论电商平台专利侵权之“通知-删除”规则

张先雨

(中南财经政法大学 知识产权研究中心，湖北 武汉 430073)

“通知-删除”规则起源于美国《千禧年数字版权法》,为了规制网络环境下的版权侵权行为设立了“避风港规则”，“通知-删除”规则便是“避风港规则”的核心内容。确立“通知-删除”规则的最初目的在于打击网络环境下的版权侵权行为，减轻网络服务提供者的侵权责任，促进互联网发展。该规则的含义为“网络服务提供者收到版权人的合格侵权投诉或侵权通知后，应及时采取相应必要措施，若网络服务提供者采取了一定的措施则无需对权利人所遭受的损失承担任何责任”，该规则实际上确立了网络服务提供者的免责事由。

“通知-删除”规则对于规制网络环境下的版权侵权行为具有十分重要的意义，世界上多数国家在立法实践中也借鉴了该规则，以应对日益频发的网络版权侵权行为，并将该规则扩大适用至网络环境下的商标侵权行为、人格权侵权行为以及专利侵权行为。该规则设立初衷在于规制网络环境下的著作权侵权行为，网络环境下的商标权侵权行为并不存在特殊之处，因此在商标权领域适用该规则并无不适宜之处。但是由于专利权自身存在一定的特殊之处，如专利权申请文件的公开性，专利权侵权行为的特殊性，这导致“通知-删除”规则在专利领域适用存在较大的不适宜。

一、电商平台专利侵权之“通知-删除”规则现状分析

(一)“通知-删除”规则之立法层面分析

我国于2006年颁布《信息网络传播权保护条例》，该条例主要针对信息网络环境下的著作权侵权行为，确定了网络环境下针对著作权侵权行为的“通知-删除”规则，但是该规则并不适用于网络环境下的商标侵权、专利侵权等行为。

《侵权责任法》第36条对网络侵权行为作出了进一步的规定，扩大了适用范围，涉及网络环境下所有侵犯民事权益的行为，但是该条仅是原则性规定，并未考虑不同侵权行为对象的独特性，在司法适用中极易导致同案不同判。

2015年再次进行《专利法》修订工作。《专利法修订草案(送审稿)》新增第63条规定，对网络环境下的专利侵权行为作出规定，明确网络服务提供者承担专利侵权责任的情形，确立了专利法领域的“通知-删除”规则。但是该草案条文对于网络服务提供者承担侵权责任的条件并未予以明确，如“必要措施”是否仅限于条文中所列举的措施，何谓“合格有效的通知”。责任承担条件的不明确，亦导致该条文在司法实践中适用的不确定性。

我国于2019年1月1日开始实施的《电子商务法》第41至第45条规定了电子商务平台经营者承担知识产权侵权责任的条件及情形，在借鉴“通知-删除”规则的同时，确立了“通知-删除-转通知”规则。立法是随着社会的发展不断进步的，尽管出台了最新的法律以规制电商平台的知识产权侵权行为，但是由于专利权的特殊性，在司法实践中适用已有法律法规解决专利侵权纠纷时，仍不可避免出现适用困境。如《电子商务法》确立了“通知-删除-转通知”规则，但是相较于“通知-转通知-删除”规则，已有规则仍存在一定的不足之处。又如《电子商务法》规定了错误通知情况下对平台内经营者的救济，但是并未对电子商务平台经营者的救济措施加以规定。针对电子商务领域的专利侵权问题仍需不断完善立法。

综合我国上述法律对“通知-删除”规则的规定，该规则的含义为，网络服务提供者在接收到权利人合理的投诉通知或侵权通知后，应当及时采取必要措施，若因不及时采取措施导致损害结果扩大，将对损失扩大部分承担侵权责任。“通知-删除”规则在我国的立法语境之下俨然成为网络服务提供者的归责条款，已经背离设立“避风港规则”的初衷，立法者必须结合目前电子商务领域的发展现状，从促进电子商务发展角度出发，不断完善“通知-删除”规则在专利领域的应用。

(二)“通知-删除”规则之司法实践运用

本文以“电商平台”“专利侵权”为关键词在无讼网查询到相关案例共计153个。其中，涉及外观设计专利侵权的64个，实用新型专利侵权的47个，发明专利的10个。以“天猫公司”“专利侵权”“通知”为关键词在无讼网查询到相关案例共计71个。其中涉及外观设计专利侵权的36个，实用新型专利侵权的13个，发明专利侵权的8个。

由此可见，电商平台专利侵权的客体主要集中在外观设计专利和实用新型专利之上，这是由于针对外观设计和实用新型的专利申请采取形式审查，导致大量的“垃圾专利”“僵尸专利”以及“侵权专利”的产生。

“威海嘉易烤生活家电有限公司诉永康市金仕德工贸有限公司、浙江天猫网络有限公司侵害发明专利权纠纷案”(以下简称威海嘉易烤案)是电商领域专利侵权纠纷第一案。法官在审理该案时综合各方面情节认定天猫公司的主体性质、嘉易烤公司“通知”的有效性以及天猫公司在接到“通知”后是否应当采取措施及所采取措施的必要性和及时性。

研究多个类似案例之后发现，法院在审理电商平台专利侵权案件时通常会考虑如下内容：作为网络服务提供者的电商平台是否具有审查上架商品侵权的能力，权利人发出的侵权通知或投诉通知是否有效，以及电商平台采取措施是否必要和及时。此亦即本文讨论的重点。

二、电商平台专利侵权领域“通知-删除”规则的适用困境

“通知-删除”规则设立初衷是为规制网络环境下的版权侵权行为。虽然版权、专利权均属于知识产权，但是二者存在较大的区别。版权和专利权的区别也决定了“通知-删除”规则在网络专利侵权领域适用具有较大的“排异性”，由此会导致诸多适用困境。

(一) 网络环境下著作权侵权与专利权侵权的区别

1.著作权与专利权的保护客体不同

著作权保护客体为作品、表演和录音录像作品[1]，根据我国《著作权实施条例》对作品的定义可知，著作权所保护的是作品中所包含的信息。《信息传播权保护条例》中规定了“通知-删除”规则，这表明“通知-删除”规则在设立之初仅适用于以信息形式传播的作品。

根据我国《专利法》规定，申请人在申请专利权时需要公开专利技术方案，因此《专利法》所保护的并非专利权所体现的信息，而是制造、使用、销售、许诺销售以及进口专利产品的行为[2]。

2.互联网环境下侵权行为判断难易度不同

在网络环境下，专利权侵权行为的判断难度远远大于著作权侵权行为。由于互联网环境下著作权保护的客体为作品的信息网络传播权，网络服务提供者只需将权利人的作品与被传播作品加以简单比较，便可以辨别被投诉人行为是否构成侵权。但是对于实用新型专利和外观设计专利而言，其保护范围须严格依照权利要求书的记载，只有专业领域的技术人员才能把握产品中的专利技术是否涉嫌侵权，网络服务提供商仅仅提供网络交易平台，而非专业技术人员，无法要求其较为准确判断专利侵权行为是否存在[3]。

此外，由于专利权所保护的是与专利产品有关的一系列行为，在互联网环境下，产品信息和产品是相互分离的，作为网络服务提供者的电商平台无法接触到专利产品，自然无法辨别、防控专利侵权行为。

3.行为主体的匿名性与否不同

网络环境下存在海量信息，而著作权法下的署名权允许作者使用非真实姓名，这导致侵权行为发生后，著作权人无法查找到真正的侵权行为人。权利人出于自身权益的保护往往将权利主张对象转至网络服务提供者，而网络服务提供者作为网络的“守门人”，对侵权行为具有一定的掌控能力，并且网络服务提供者在享受流量带来利益的同时亦应承担一定的责任，由其承担一定的侵权责任存在一定的合理之处。

随着互联网技术的不断进步，商家在电商平台注册时，电商平台经营者会要求商家进行实名认证，遵守平台制定的制度。如此规定使电商领域不存在匿名等问题，权利人可以直接向侵权人主张权利，而无需由没有过错的电商平台经营者承担间接侵权责任。

著作权与专利权的上述区别，决定了起源于著作权领域的“通知-删除”规则无法直接规制网络环境下的专利侵权行为。尽管在网络技术迅速发展、电子商务发展迅猛的大背景之下，规制互联网环境下的专利侵权行为迫在眉睫，但是若将适用于著作权领域的“通知-删除”规则直接应用于专利侵权领域，必然会导致一系列问题，将会背离立法者的最初意愿。

(二) 电商平台专利审查义务的不合理加重

由于电商平台的功能在于提供电子商务交易平台，对频发的专利侵权行为不可能构成直接侵权行为，只能追究其间接侵权责任。追究电商平台的专利间接侵权行为具有一定的合理之处，例如电商平台为侵权行为的存在提供了平台，由其对侵权行为的防控承担一定的责任无可厚非。此外，电商平台对于侵权行为具有个体权利人不具有的防控能力，当发生侵权行为时，电商平台可以在第一时间下架侵权产品，控制侵权后果的进一步扩大[4]。即使是侵权行为，电商平台也能从中获取一定的利益。根据权利与义务相一致原则，电商平台亦应当承担一定的责任，以防止电商平台一味地追求利益而放纵侵权行为发生[4]。但是如此之规定将会无限地扩大电商平台对于平台内行为的审查义务，增加其负担，最终阻碍电子商务的发展。

首先，电商平台经营者仅是电子商务交易平台的提供者，若要求其针对商家的海量产品逐个检查耗时耗力，在经济上不具有现实可能性。其次，在互联网环境下产品信息和产品是相互分离的，电商平台经营者只能了解到商家在平台发布的产品信息，而无法直接接触产品，要求其承担较高的注意义务是不切实际的，也会不合理地加重电商平台经营者的义务。最后，专利侵权审查需要借助等同侵权、全面覆盖原则、多余指定原则等侵权判定原则，非专利领域的专业技术人员无法判断专利侵权行为的构成。要求电商平台经营者承担专利侵权审查责任，亦会导致电商平台经营者责任的加重。

目前，天猫公司、京东商城等电商平台制定了一系列的规则制度，要求进入平台内的商家进行实名注册，签约保证遵守平台制定的规则，不实施侵犯他人权利的行为。电子商务平台经营者通过此种行为已经尽到了合理的事前注意义务，不可过分苛责于电子商务平台，不合理地加重其注意义务。

有学者认为针对电商平台内发生的重复侵权行为，应当要求电商平台承担更重的注意义务。因为既然电商平台已经知晓商家实施过侵权行为，并且对该行为实施了惩罚行为，那么便应当对该商家做进一步观察，防止商家再次实施侵权行为。不可否认如此考虑的合理之处，但是网络信息可以随时更新，商家可以通过改换包装、变更信息等措施逃避电商平台的监控，而电商平台不可能对每一件商品的信息进行查询。因此即使针对重复侵权行为，也不宜要求电商平台承担过重的注意义务。

(三)“通知-删除”规则的实际应用性弱

正如上文所述，目前“通知-删除”规则在《信息网络传播权保护条例》《侵权责任法》《专利法修订草案(送审稿)》《电子商务法》中均有规定。《信息网络传播权条例》仅针对著作权领域适用，而《侵权责任法》属于原则性规定，学者针对该条文规定产生较大分歧。有学者认为该法所保护的是包括专利权在内的所有民事权益，有学者则认为应当对该条文进行限缩解释，不应将专利权包含在内[5]。《专利法修订草案(送审稿)》对网络环境下的专利侵权行为适用“通知-删除”规则亦为原则性规定，并未对该规定做进一步的规定，例如，何为有效的通知、必要措施具体包含哪几种措施等。《电子商务法》的出台明确了该法适用于电商领域的知识产权侵权行为，当然包含专利侵权行为，并且规定了错误通知后对被投诉商家的救济措施，但是仍未对该规则的适用予以明确细致的规定。

上述法律规定的混乱与不完备导致“通知-删除”规则在规制电商领域专利侵权行为时具有较大的不适用性。首先，法律仅以简单的条文规定电商平台经营者在接收到权利人的有效通知后应当采取必要措施，但是并未对“有效通知”的要件作进一步规定。这使得电商平台在处理权利人的投诉通知时具有不同的评价标准[6]，导致权利人的利益无法得到有效的保护，还极易发生错误删除现象，从而损害未侵权商家的合法权益。其次，电商平台在接收到权利人的有效通知后需要及时采取必要措施，根据相关法律规定，必要措施包括删除、屏蔽、断开连接等，那么电商平台在不确定是否构成侵权行为时，将侵权通知转通知给平台内被投诉商家是否属于必要措施。电商平台采取必要措施的不明确性将直接影响电商平台间接侵权行为成立与否、侵权责任承担与否。

有效通知和必要措施是影响电商平台经营者责任承担的关键，但是立法的不明确，将导致司法实践中法官在进行判决时具有较大的主观随意性，不利于保护真正权利人和未实施侵权行为商家的合法权益。

(四)“通知-删除”规则的滥用

“通知-删除”规则要求电商平台经营者在接收到权利人有效通知后便采取必要措施。正如上文所述，为避免不合理加重电商平台经营者的注意义务，电商平台在收到权利人投诉通知后往往只需进行形式审查。而有效通知构成要件的不明确，使得电商平台为了避免自身陷入侵权诉讼之中，往往会在对权利人的投诉通知进行形式审查之后采取相应的措施。

根据上文对“通知-删除”规则司法实践运用现状的分析可知，专利侵权行为主要集中在实用新型专利和外观设计专利之上。而实用新型和外观设计在申请专利时往往只是对申请材料进行形式审查，如此便会导致大量的“侵权专利”存在。

电商平台对投诉通知的形式审查，以及对实用新型专利和外观设计专利申请材料的形式审查，往往促使部分侵权专利权人滥用“通知-删除”规则，打压同业竞争对手，从而实现不正当竞争目的。

(五)权利滥用下寻求救济困难

“通知-删除”规则的滥用导致并未实施侵权行为的平台商家的产品被下架，在网络信息发展十分迅速的今天，产品下架将会给商家带来巨大损失。然而《侵权责任法》和《专利法修订草案(送审稿)》均未对恶意投诉行为加以规制，未规定对无故遭受巨大损失的平台商家的救济措施。《电子商务法》规定了错误通知下对平台内商家的救济措施，但是并未规定对电商平台经营者的救济措施。

首先，尽管电商平台在收到权利人投诉通知后只需进行形式审查，但仍然需要投入一定的人力、物力、时间等成本[7]。其次，由于电商平台和平台内经营者签订有合作协议，在虚假通知情况下电商平台实施了错误删除行为，平台内经营者将会追究电商平台的违约责任。再次，电商平台在虚假投诉通知的误导下实施错误删除行为，这将会严重损坏电商平台自身信誉。

三、电商平台专利侵权领域“通知-删除”规则的完善之道

(一)“通知-反通知”规则的引入

《信息网络传播权保护条例》规定网络服务提供者在收到著作权人的有效投诉通知后，应当及时采取必要措施制止侵权行为，而后将投诉通知转通知给被投诉方，在收到被投诉方有效通知后，将删除的内容予以恢复，此后若权利人不服只能向人民法院提起诉讼。此种规则被称之为“通知删除-反通知恢复”。

针对专利权领域的网络侵权行为，《侵权责任法》和《专利法修订草案(送审稿)》均仅规定了网络服务提供者在接收到权利人通知后应当及时采取删除、屏蔽、断开连接等必要措施，并未对后续措施予以规定。如此规定对保护权利人利益固然重要，但是却无法保障在错误通知或恶意通知情况下平台内商家的合法权益。2019年出台的《电子商务法》规定电商平台经营者在收到投诉通知后应当及时采取必要措施，而后将该投诉通知转通知给被投诉商家，被投诉商家可以向电商平台经营者提交证明未实施侵权行为的证明材料，此即“通知删除-转通知”规则。

尽管《电子商务法》相较于其他几部法律的规定更为详细，但是仍存在一定的缺陷。比如一旦实施了删除等措施后，被投诉商家便会遭受巨大损失，虽然事后商家有权反投诉，但是损害已经发生。与其事后补救，不如事前预防。有学者提出可以考虑引入“通知-转通知”规则[8]，即电商平台在接到权利人投诉通知后，应当将该投诉通知转送给平台内经营者，若经营者提出反投诉意见并提交相应材料证明自身并未实施侵权行为，则电商平台不应采取任何措施，权利人和经营者可以通过诉讼方式解决纠纷。若经营者在接到电商平台的投诉通知后并未采取任何措施，可以认定经营者实施了侵权行为，此时电商平台应当及时采取必要措施制止侵权行为。

“通知-转通知”规则与“通知-删除”规则是两种利益的衡量[9]，前者更多考虑平台内商家的利益，防止错误删除行为对商家造成无法弥补的损失。后者则只注重对权利人利益的保障。为了更好平衡双方权益，本文认为选择“通知-转通知”规则更为适宜，虽然该规则更加重视平台内被投诉经营者的利益，但是并非完全不考虑权利人利益。在权衡权利人和被投诉商家的损害后，采取该种规则更为适宜。

(二)加强与知识产权专业机构的合作

由于专利技术比较复杂，无法要求作为非专业人员的电商平台承担过重的专利侵权审查义务。阿里巴巴集团与浙江省知识产权局建立合作关系，针对平台内的投诉首先由电商平台经营者进行分类，对于较为明显的专利侵权投诉由电商平台经营者自行处理，对于较为复杂的，则由平台转送给知识产权局，由专业的知识产权人员进行侵权认定[10]。阿里巴巴集团与浙江省知识产权局的合作，既可以减轻电商平台经营者的专利侵权审查义务，也可以减少错误删除的发生率，有效维护权利人、平台内经营者的合法权益。其他电商平台经营者可以借鉴阿里巴巴的成功经验，与专业的知识产权局加强合作，以减轻自身对专利侵权行为进行审查的义务，保证处理结果的正确性，避免因错误删除承担违约责任。

(三)明确“有效通知”的构成要件

《信息网络传播权保护条例》对著作权人向网络服务提供者提交的侵权通知应当包含的内容予以明确规定，《侵权责任法》第36条和《专利法修订草案(送审稿)》均未对权利人提交投诉通知的内容作出规定，《电子商务法》也只是简单规定“通知应当包含构成侵权的初步证据”，并未对通知的具体内容进行规定。

本文认为在现有法律框架下，《专利法》在修订时应当对侵权通知的内容加以细化，具体内容可以考虑借鉴《信息网络传播权保护条例》的相关规定。当然考虑到专利权区别于著作权，可以增加通知的内容，要求权利人提交专利权利证书等证明专利权存在的材料[9]。

“有效通知”构成要件在立法上的明确，可以统一电商平台的判断标准，减轻电商平台审查义务，降低电商平台错误删除几率，减少权利人对“通知-删除”规则的滥用。

(四)扩大必要措施的范围

现有法律规定网络服务提供者在接到权利人有效通知后，应当采取删除、屏蔽、断开连接等必要措施。但是当电商平台接到权利人投诉通知后，在不能确定平台内经营者是否构成侵权时，将该投诉通知转送给被投诉经营者或转送给专业知识产权机构，是否属于此处所称的必要措施，目前立法框架内并未对此做出回应。

在司法实践中，法官在审理案件时往往从减轻电商平台经营者责任角度出发，对必要措施进行扩大解释。如在广东汉斯工具有限公司与应钢峰、浙江天猫网络有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案中，法院认为案件涉及较为复杂的专利技术比对，天猫公司无法自行作出准确判断，而天猫公司在接到侵权投诉之后便通知被投诉经营者，委托知识产权机构对侵权产品与专利产品进行技术比对并出具咨询意见。虽然天猫公司并未对侵权产品链接进行删除，但是天猫公司已经尽到了合理的注意义务，采取了必要措施，不应当再追究天猫公司的间接侵权责任。

在汪恩光与福建美之扣家居用品有限公司、浙江天猫网络有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案中，法院认为权利人在提起侵权诉讼之前并未对天猫公司发出侵权投诉通知，在此种情况下天猫公司已经自行采取了屏蔽案涉产品信息的措施，可以认为天猫公司已经及时采取了防止侵权后果扩大的必要措施。

本文认为，现有法律对必要措施的规定采取列举式与概括式相结合的立法技术，因此对必要措施进行扩大解释也是其应有之义。在现有法律框架之下，若投诉通知所涉专利技术较为复杂，电商平台无法自行判断，则电商平台将该投诉通知转送给被投诉经营者或专业的知识产权机构也属于采取的必要措施之一。若权利人直接针对侵权行为提起诉讼而并未告知电商平台，则电商平台在得知侵权行为可能存在的情况下自行进行删除、屏蔽、断开连接等，也应视为已经采取了必要措施，不应再追究其间接侵权责任[11]。

(五)完善对权利人及电商平台的权利救济措施

《电子商务法》对权利人发出错误通知和恶意发出错误通知两种情形规定了不同的民事责任，但是对当事人应当承担何种民事责任以及如何承担民事责任并未加以细化。对于电商平台经营者的损失更是未进行任何规定。

本文认为，修订后的《专利法》可以将《电子商务法》关于对平台内经营者救济的规定加以引用，并将其规定适用于电商平台经营者，同时对错误通知人或恶意通知人应当承担的民事责任加以细化，加强对错误通知或恶意通知的打击力度，以维护洁净的网络交易空间。

互联网技术的不断进步，推动电子商务的诞生和发展。电子商务在促进经济发展的同时，也为网络专利侵权行为的滋生提供了土壤。“通知-删除”规则在规制互联网环境下的著作权侵权行为方面发挥着较为重要的作用，但是切不可盲目引用，将该规则应用于与著作权存在诸多不同的网络专利权侵权领域。规制网络专利权侵权行为需要不断完善立法，结合专利侵权行为的特征，针对性地完善“通知-删除”规则，以便最大限度地发挥该规则在规制专利侵权行为方面的作用。