从专利审查指南的修改看最接近现有技术的选择

柴宝玲

北京市盈科（广州）律师事务所，广东 广州 510623

创造性审查中，“三步法”一直是审查员使用的最主要的评判方式。“三步法”的第一步是“确定最接近的现有技术”，该步骤具有举足轻重的作用，它是后续过程的起始点与依托，无论是第二步“分析发明与最接近的现有技术相比的区别技术特征”还是第三部“是否有动机改进该最接近现有技术”都与之有关。“三步法”第一步，关于如何选择最接近现有技术，《专利审查指南》以举例的方式对其进行了表述。该段表述从“或者”一词分开，可以将选择方法分为两类：第一类是“与这要求保护的范明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术”，第二类是“虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术”。随后还有补充说明：“在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。”

从补充说明可以看出，《专利审查指南》列举的两类选择方法中，以第一类为主，第二类为辅。第一类首先要满足“相同的技术领域”这一基础条件，辅以“技术问题、技术效果或者用途最接近”，在满足上述条件的情况下，更优选地是选择“公开了最多的技术特征”的现有技术。第二类是要求“功能相同，并且公开了最多的技术特征”，此时可以不要求技术领域相同。《专利审查指南》在第二类方法中使用的是“功能相同”而不是“技术问题、技术效果或者用途相同”，是因为目前《专利审查指南》在“三步法”中第二步强调 “所能达到的技术效果”要“在要求保护的发明中”确定，而“要保护的发明”和现有技术的技术领域并不相同，从而导致技术问题和技术效果根本不会相同。因此，第二类中“功能相同”可以理解为“不具体限定技术领域，技术特征的固有属性所能解决的技术问题和取得的技术效果相同”。

《专利审查指南》中专门列举第二类方法，并且允许选择“技术领域相近的现有技术”作为最接近现有技术，是为了避免部分申请人将相同的技术特征无限制地转用至不同的技术领域，从而在事实上提高转用发明的授权门槛。当然对于转用发明，《专利审查指南》还要求审查员考虑转用领域的远近、转用的难易程度等因素，在相反的方向给转用发明的授权放松了限制，在一定程度上允许甚至鼓励提出转用发明的专利申请。明确这些转用发明的考量因素，也避免审查员无限制地使用第二类方法，而忽视了第一类方法为主的要求。因此，本文后续部分对于最接近现有技术选择方式的探讨，以“相同的技术领域”前提条件下的第一类方法为主。

在2019年9月23日，专利局公布了《专利审查指南》的修改公告，新的《专利审查指南》于2019年11月1日起正式施行。对第二部分第四章“创造性”的修订虽未对“三步法”第一步的内容进行直接修改，但是经研究表明，有关第二部分第七章“检索”和第八章“实质审查程序”的修改内容很多都与之有关。目前，实质审查工作的重点是三性评判，其中创造性又是重中之重，因此对第七章和第八章的修改对于创造性的审查工作具有重要的指导意义。下面笔者将对上述修改内容进行分析，探寻新增规定将对最接近现有技术的选择起到何种影响。

上文提到，相同的技术领域是选择最接近现有技术的前提。本次指南修改对创造性评判的最大贡献即在于给出了如何确定相同技术领域的具体方法。关于技术领域，在第七章5.3节“确定检索的技术领域”中，原先即有“审查员确定的表示发明信息的分类号，就是申请的主题所属的技术领域”。在第二章“说明书和权利要求书”第2.2.2节“技术领域”中，也提到“发明或者实用新型的技术领域应当是发明或者实用新型所属或者直接应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。该具体的技术领域往往与发明或者实用新型在国际专利分类表中可能分入的最低位置有关。”然而“最低位置”究竟哪个分类号才能切合发明的主题，此次《专利审查指南》通过对6.2-6.3节的内容进行了重新撰写，给出了进一步地提示。在6.3.4节“（3）调整基本检索要素的表达”中进一步写道：“调整分类号的表达时，通常首先使用最准确的下位组，再逐步调整到上位组，直至大组，甚至小类。”根据分类体系构成和该段行文可知，这里的“下位组”、“上位组”应当是“下位小组”（例如两点组、三点组）、“上位小组”（例如一点组）。

通过这两段的描述，《专利审查指南》首次提出了“相同的技术领域指的是在同一分类体系下可以分到同样的下位小组”这一观点。这为我们选择最接近现有技术指明了方向，今后可以通过直接比对多篇现有技术和本发明的分类号，迅速确定对比文件1。将分类体系从“国际专利分类表（IPC分类表）”扩展到CPC、FI/FT等多个体系，由审查员自由选择，《专利审查指南》的这种调整标志着CPC等更加细化的分类体系在创造性审查中扮演者越来越重要的角色。此外，对于产品权利要求，部分分类按用途分，部分按结构分，二者存在不一致的情况；对于此种分歧，笔者认为审查指南通过新增的“如果同时存在多个非常相关的分类号，可以一并检索”的表述，告知审查员应当考虑到这种分歧的存在，在确定技术领域时要兼顾两种出发点下发明可能分入的不同分类号，从而导致实际上同时存在有两个技术领域。

第一类方法中，除了“相同的技术领域”这种前提条件，还要保证“所要解决的技术问题、技术效果和用途最接近”。这里的“所要解决的技术问题”，等同于“发明声称所解决的技术问题”，其基于改进背景技术得到，是发明内容部分明确公开的发明对背景技术的贡献，也是申请人认定的发明点之所在。在此次第八章第4.2节的修改中，《专利审查指南》强调了阅读背景技术，从而正确理解发明、确定发明点的必要性。

本次修改，将发明点的地位提高不少，目前来看，《专利审查指南》认为发明点应该属于最接近现有技术应当公开的内容。除了之前从正面规定的选择最接近现有技术时应当选“所要解决的技术问题、技术效果和用途最多的”，在第八章还进行了反向表述，从而进一步明确这一观点。目前对于部分审查员将发明点评价为公知常识的做法，专利局是非常不认同的，《专利审查指南》在第八章第4.10.2.2节新增规定“在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明”。同一段表述中，如果非发明点的技术特征被认定为公知常识，只在申请人提出异议的情况下才需要举证或说明理由，而对于发明点，必须由审查员主动举证。既然有充分的证据来证明发明点属于公知常识，那么选择证据之一作为最接近现有技术评述创造性则更加容易做到。因此，审查指南实际上告知了我们应当将公开了发明点的现有技术选做最接近现有技术。

我们知道，“三步法”中的第一步和第二步都是客观步骤，但是评价技术特征为公知常识却属于第三步主观步骤。不给证据就将发明点认定为公知常识一直倍受诟病，背后的深层原因是弄混了“三步法”中的客观步骤和主观步骤，尤其是没有客观地选择最接近现有技术。审查指南做出发明点要举证的新规定，正是想要令最接近现有技术的选择排除主观因素的干扰，回归客观，从而令申请人信服。

综上所述，本次指南修改为“三步法”第一步中“确定最接近的现有技术”做出了全新的规定。新规一方面进一步明确了相同的技术领域意味着在同一分类体系中可以分到同一小组下，另一方面则明确了将公开了发明点的现有技术选作最接近的现有技术。在满足上述条件的情况下，更优选地是选择公开最多技术特征的现有技术。通过上述三个步骤选出的最接近的现有技术，可以使得现有技术更能令申请人所接受，从而使得创造性“三步法”评述更为客观。