商标不使用抗辩规则的困境与出路

张 铃

(清华大学 法学院,北京 100084)

商标注册取得制下,注册程序是商标权取得进路中的必要阶段,但与商标注册取得制如影随形的问题是商标抢注、商标囤积等资源浪费现象。2013年修订的《商标法》为了实现遏制商标抢注、清除闲置商标、释放稀缺资源、提高商标管理效率的目的,不仅重申并完善了注册商标连续三年不使用撤销制度(以下简称“不使用撤销制度”),而且在商标侵权制度中允许在后商标使用人以在先注册商标连续三年不使用抗辩,抗辩成功的法律后果为免除损害赔偿责任(以下简称“不使用抗辩规则”),实现了商标法的体系统一。立法的完善在遏制商标囤积等方面发挥了重要作用,但理论界对此问题的认识远未达成一致,争议主要集中于侵害不使用的注册商标是否应承担除损害赔偿责任以外的其他民事责任?一种观点认为,侵害长期不使用的注册商标不构成侵权,不应承担任何形式的民事责任。[注]参见张玉敏:《注册商标长期不使用撤销制度体系化解读》,《中国法学》2015年第1期;王芳:《我国注册商标权利行使上的使用要求之制度构建——以欧盟相关立法为鉴》,《法学家》2015年第4期;王莲峰:《我国商标权利取得制度的不足与完善》,《法学》2012年第11期。另一种观点认为,侵害不使用的注册商标应承担除损害赔偿责任以外的其他责任,以责令停止侵权行为作为主要责任方式。[注]参见汪泽:《未使用注册商标的民事救济与限制》,《知识产权》2006年第3期;郭修申:《以“实际使用”为核心构建商标保护制度》,《中华商标》2009年第10期。对此问题的解决需回溯到不使用撤销制度的内生逻辑,以及现行不使用抗辩规则的设计是否与不使用撤销制度的内生逻辑一脉相承?此外,有必要审视不使用抗辩规则的引入是否遵循商标侵权认定的基本规则?对上述问题的澄清有利于实现商标不使用法律后果的体系统一,正确解读商标注册取得制等深层次的问题。

一、不使用抗辩规则对混淆理论的扭曲

(一)解释论下混淆理论在不使用抗辩规则中的失灵

《商标法》第57条第(一)、(二)项列举的商标侵权行为包括:未经商标权人许可,在同一商品上使用与注册商标相同的商标,以及在同一或类似商品上使用相同或近似商标,容易导致混淆的。此条给出的信息是:混淆可能性是认定商标侵权的实质要件[注]理论界与实务界对于被控侵权人在同一种商品上使用与注册商标相同的商标是否仍以混淆可能性为实质要件存在争议。有学者认为：Trips协议第16条第1款规定在相同商品上使用相同商标，则直接推定具有混淆的可能性。此处法官无需再考虑其他因素，可直接认定后者使用商标的行为能够使消费者产生混淆。在相同商品上使用相同商标都被直接认定为侵权行为，其实在这种情况下再去考虑是否可能造成混淆并没有实际意义。参见管玲玲：《混淆理论在商标侵权认定中的适用及发展》，《中华商标》2012年第3期。笔者认为，无论商标是否使用在同一商品上，均以混淆可能性为实质要件，Trips协议第16条第1款的真实意思是指，在同一种商品上使用与注册商标相同的商标混淆可能性大，但并不意味着不需混淆可能性。。

《商标法》第64条第1款规定：“注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。”以文意解释为标准,该条包含以下两点结论:第一,不使用抗辩规则的适用条件是存在三年不使用注册商标的客观事实和没有为注册商标专用权人造成任何损失;第二,只要不使用抗辩成立,法律后果为免除被控侵权人的赔偿责任。

2001年《商标法》第44条规定了连续三年停止使用的注册商标,由商标局责令限期改正或撤销,2013年《商标法》第49条第2款完善了商标不使用撤销制度,不仅规定了正当理由是阻碍商标撤销的条件,而且规定了不使用撤销程序的申请人与审理期限,体现了商标使用在商标权维持中的核心地位。此种情况下,为了在商标保护中突出商标使用及与不使用撤销制度相协调,2013年《商标法》采取折衷方法,免除被告对此类商标的赔偿责任。[注]参见芮松艳：《“使用”对商标侵权认定及赔偿责任的影响——评2013年〈商标法〉》，《中国工商管理研究》2013年第10期。采取这种方案的原因在于我国实行商标民事侵权程序与行政撤销程序的二元分立体制,法院只能对行政机关相关决定的合法性与正当性作出裁决,而无法触及商标权的效力,[注]参见刘春林：《商标三年不使用抗辩制度研究》，《中华商标》2014年第10期。故在侵权判定中,法院仍然持商标权有效的保守态度。

这种不彻底的制度改造导致不使用抗辩规则的成立条件和法律后果与《商标法》第57条之间存在难以调和的矛盾。具体而言,在注册商标长期未在市场中使用的情况下,《商标法》第64条允许商标权人以注册商标权正当有效为由,请求法院保护其商标外壳,禁止商标使用人对商标的继续使用。但是,根据商标侵权判定的混淆理论,商标权无法支撑指控商标使用人承担侵权责任的诉讼请求,原因在于,根据巴黎公约第6条之5规定,在决定商标是否符合受保护的条件时,必须考虑一切实际情况,尤其是已经使用时间的长短。巴黎公约在确定商标的保护问题时并未区分商标注册取得与商标使用取得,这意味着无论商标取得模式如何,商标使用是判断商标侵权的重要考虑因素。结合我国《商标法》第57条的规定,商标侵权的判断要求被告的行为产生引起相关公众对商品来源误认的可能性。因此,混淆可能性的认定必然包含商标使用。但商标注册取得制更强调商标权取得的效率和商标权保护的安全,因此商标侵权认定中必然要降低混淆可能性对使用的要求,但即使不要求存在实际混淆,商标权人也需具有使用商标的主观意图与现实可能,如果商标权人不满足上述条件,他人在市场上使用相同或近似商标,相关公众不会产生误认商品来源的可能性,混淆可能性即不存在。如果被告未进行产生混淆可能性的使用,就不构成商标侵权意义上的“商标使用”,此时,被告并不构成侵权。因此,在商标注册后不使用未达到法定期限,以及商标不使用存在正当理由的情形下,难以认定注册商标权利人不具有使用商标的主观意图与现实可能,将商标的形式要件作为认定商标混淆的决定条件是不违背混淆可能性判断的基本前提的。但如果在商标权人无继续使用注册商标的主观意图与行为的情况下,仍坚持“商标即使不使用,也存在混淆可能性”的观念,则与混淆可能性认定的商标使用或使用预期的前提相背离。可能有学者认为,如果长期未使用或停止使用的注册商标能够在商标被撤销前,基于重新使用注册商标恢复商标效力,则使用商标仍然存在与注册商标混淆之可能性。不过,这也只是一种主观臆断,并不能否定注册商标在重新启用之前就被他人撤销的可能性。实际上,作为理性的经济人,完全有理由相信商标使用人在商标侵权诉讼后,为了扫除商标使用的障碍,申请撤销注册商标,而不具有阻碍商标使用正当理由的商标权人,难以在短时间内实际使用注册商标。因此,商标侵权中混淆可能性的认定需要法官通过考察商标使用的主观意图与现实可能综合认定,而非主观臆断或猜测。在不存在阻碍商标使用的正当理由的情况下,难以证明商标权人有使用注册商标的意图与行为,进而难以认定在后商标使用具有混淆可能性。在不存在或没有足够理由说明商标使用具有混淆可能性的情况下,第64条仍将被控侵权人对注册商标的使用认定为侵权,与第57条要求商标侵权具有混淆可能性的根本准则不相吻合。

(二)不使用抗辩规则忽视混淆理论的侵权判定功能

在民法与知识产权法领域,侵权责任与侵权损害赔偿责任是不同的法律概念,两者在构成要件上也存在差异。正如郑成思教授所言,侵权损害赔偿(tort)的范围要稍窄些,它只覆盖了负有损害赔偿责任的侵权,而侵权责任(infringement)的覆盖面较宽,它除了把损害赔偿责任涵盖在内,还涵盖了一切侵犯他人权利或利益的行为。[注]郑成思:《中国侵权法理论的误区与进步》,《中国专利与商标》2000年第4期。侵权责任本身强调,某一行为只要进入他人权利范围,就应承担侵权责任,“而不问行为人的主观状态和行为的实际损害”[注]欧修平、李嵘:《论知识产权侵权行为与民事责任的关系》,《科技与法律》2009年第3期。。主观过错、损害行为、损害事实、因果关系仅是判断侵权损害赔偿责任而非侵权责任的要件,侵权责任的构成要件要比侵权损害赔偿责任的构成要件宽松,同时侵权损害赔偿责任的承担以侵权成立为前提。在商标法领域,“未经商标权人的同意使用注册商标,容易引起混淆”为判断商标是否侵权的实质要件,无实际损失是损害赔偿责任免除的依据,商标权的排他性范围涵盖所有与注册商标存在混淆可能性的商业标识在特定商品上的使用。

由此可知,在不使用抗辩规则中,首先要解决的问题不是侵权赔偿责任的免除,而是是否构成商标侵权的问题。有学者指出:从侵权损害赔偿原理来说,实际损害是承担损害赔偿责任的条件之一,侵犯注册商标专用权造成的“损害”,体现为消费者对商品来源的混淆、误认。而原告不使用其注册商标,市场中的消费者难以造成混淆,在缺乏“损害”的情况下,侵权损害赔偿失去了基础。[注]冯晓青:《我国商标法修改的最新进展及其完善研究(上)》,《邵阳学院学报(社会科学版)》2014年第1期。不少学者支持《商标法》对不使用注册商标的禁止权保护,并进一步指出未经撤销程序的注册商标仍具有形式意义上的商标权,为有效商标,商标法应予保护,并以责令停止侵权行为作为主要责任方式,不支持赔偿请求。[注]汪泽:《未使用注册商标的民事救济与限制》,《知识产权》2006年第3期;郭修申:《以“实际使用”为核心构建商标保护制度》,《中华商标》2009年第10期。由此可见,学者论证商标侵权的基本逻辑是:商标权人享有形式意义上的商标权→侵害形式意义上的商标权不会造成消费者混淆→商标权人没有实际损失→被控侵权人需承担除损害赔偿责任以外的其他责任[注]汪泽:《未使用注册商标的民事救济与限制》,《知识产权》2006年第3期。。不难发现,认为被控侵权人应承担侵权责任的学者同样认为,使用注册商标不具有使消费者混淆商品来源的可能性,遗憾的是,学者只将其作为认定商标权人没有实际损失的缘由,而忽略了混淆可能性在认定商标侵权责任是否成立中的独立作用。根据《商标法》第57条的规定,混淆可能性是商标侵权责任认定的实质条件,不存在混淆可能性的商标使用,不可能构成商标侵权。不使用抗辩规则导致的不合理后果是,不构成侵权责任的被告仍需承担损害赔偿责任。

(三)司法实践中商标注册取得制对混淆理论的束缚

2013年《商标法》出台之前,法院对于侵害不使用注册商标的案件形成了两种不同的处理意见:一类为认定被告不构成侵权,如“红河”商标侵权案中,法院认为,商标权人自商标注册后未实际使用注册商标,“红河”商标与被申请人的产品未形成固定联系,相关公众不存在混淆商品来源的可能性。而“红河红”商标经长时间大规模使用,已经发挥识别作用,相关公众不会产生混淆或误认,且申请人主观上也没有造成与被申请人商标相混淆的不正当意图。因此被告不构成侵权[注]最高人民法院(2008)民提字第52号。;一类为认定被告构成侵权,并承担损害赔偿责任。如“接堂”商标侵权纠纷中,法院认为即使原告有三年以上没有生产经营使用“接堂”商标的产品,在商标局作出撤销注册商标的行为以前,原告仍然是“接堂”商标的专有权人。但在确定赔偿数额时,法院认为,应当结合被告侵权的主观过错程度及侵权所获利润、时间跨度等因素予以酌定[注]湖北省宜昌市中级人民法院(2006)宜民三初字第8号。。

2013年《商标法》出台以后,司法界对商标侵权中不使用规则的做法实现统一,涉及此类问题,均依第64条判决被告免除损害赔偿责任的承担。对于法院如此判决的理由,广东省高院在格力公司与美的公司“五谷丰登”商标纠纷案中给出了比较深入的解读。法院的裁判思路可分为两部分:第一,针对损害赔偿责任的承担问题,法院认为,商标法保护注册商标的目的在于保护商标的识别功能即商标的显著性,从保护商标正当性的道德基础出发,值得法律保护的是商标经过经营者长期使用和持续投入的劳动成果。而未使用的商标没有区别商品来源的功能,不会造成消费者混淆,也不会给商标权人造成损失;不使用的商标也不是商誉的载体,侵权人无从借用商誉推销自己的产品,所以侵权人的获利与商标权人没有任何联系,其侵权损害赔偿请求权不成立;第二,针对侵权责任的成立,法院认为,在商标权被撤销或宣告无效前,商标权人仍然拥有完整的商标权利,有权排斥他人在相同或类似商品上使用相同或近似商标,商标权人基于行使权利所支出的合理开支应当得到赔偿。[注]广东省高级人民法院(2015)粤高法民三终字第145号。

法院判决存在的问题在于,混淆可能性与商标法保护注册商标的目的是论证商标侵权责任而非商标损害赔偿责任应考虑的因素,法院与部分学者一样,存在混淆商标侵权责任与损害赔偿责任构成要件以及判断顺序的错误。在后使用商标不存在与在先不使用注册商标混淆的可能性,对在先不使用注册商标的任何商标法保护都是缺乏道德基础与事实基础的,按照此种逻辑推理,在后使用注册商标并没有承担侵权责任的正当性依据。但法院基于商标民事侵权程序与行政撤销程序的二元分立体制,只免除了被告的损害赔偿责任。

综上所述,大多数学者与法官被“商标注册即取得商标权”的绝对观念所固化:学者与法院根深蒂固的论证前提是事实上不使用的注册商标仍为有效商标,坚持对注册商标的绝对保护,甚至忽略混淆理论在商标侵权认定中的基础作用。此种观点导致商标法基本理论在不使用抗辩规则中的失灵与颠覆,也无法贯彻注册商标长期不使用撤销制度的立法目的。为了更好地解读商标侵权制度中不使用抗辩规则的目的与适用规则,有必要从不使用撤销制度中事实上不使用注册商标的法律性质入手,破除商标注册取得制对不使用抗辩规则的束缚。

二、不使用抗辩规则与不使用撤销制度的脱节

在商标侵权制度中,事实上不使用的注册商标处于何种法律状态,学界关注较少,但此问题的明确对不使用撤销制度与商标侵权制度的协调具有重要意义,它关系到不使用抗辩的法律后果。

(一)不使用抗辩规则对不使用商标法律性质的忽视

1.事实上不使用的注册商标权利相对失效

从国内学者的研究现状来看,关于事实上不使用注册商标法律性质的界定,除了前述学者坚持的“未经撤销程序的注册商标仍为有效商标”[注]冯晓青:《我国商标法修改的最新进展及其完善研究(上)》,《邵阳学院学报(社会科学版)》2014年第1期。,另一种观点认为,事实上不使用的注册商标在商标纠纷程序中于特定当事人之间权利相对失效,未经撤销程序的注册商标在商标撤销程序之前存在恢复效力的可能,经过撤销程序的注册商标权利绝对失效[注]张玉敏:《注册商标长期不使用撤销制度体系化解读》,《中国法学》2015年第1期。。

不难发现,坚持事实上不使用注册商标仍为有效商标观点的学者,论证逻辑在于:商标注册即可取得商标权,未经异议、无效、撤销等商标权消灭的法定程序,商标权不受任何限制。但是,2013年《商标法》对不使用撤销制度的设计本身即是对绝对的商标注册取得原则的巨大突破。具体而言,原则上,商标注册并不要求申请人在先使用商标,但为了遏制由此产生的商标囤积以获取不正当利益的情形发生,《商标法》要求商标权人在取得商标权后及时使用注册商标,如果商标权人无正当理由继续闲置商标资源,推定商标权人缺乏使用商标的意图与能力。此种情形下,释放公共资源,维护商标管理秩序,形成良好的竞争秩序以及维护消费者利益等公共利益为剥夺私权提供了足够充分且正当的理由。由此导致的法律后果是,单纯的履行商标注册程序不能保证注册商标持续有效,只有在注册后,持续使用注册商标,发挥其识别商品的功能与价值时,商标权才不可动摇。与此一致,《商标法》第64条排除了不使用商标权人的损害赔偿请求权,进一步强调了未经使用的注册商标权是不完整的商标权。因此,商标注册程序并不能保证商标注册即持续有效,商标注册取得原则在不使用撤销制度中的作用大打折扣。

各国对事实上不使用注册商标法律性质的态度是:美国《兰哈姆法》第45条规定,商标停止使用满三年,且没有继续使用的意思,视为放弃商标权;法国商标法第714-5条规定,无正当理由连续五年没有在注册指定的商品或服务上实际使用商标时,其所有人丧失商标权利,失效自五年期满之日起算,失效具有绝对效力;俄罗斯《商标、服务标记和原产地名称法》第22条规定,商标的法律保护可以因其注册后,任何连续三年未使用在全部或部分商品上提前终止。比较法上,各国对事实上不使用注册商标效力的认定是绝对失效,我国的特殊之处在于撤销程序是注册商标绝对失效的生效要件。不过,第49条规定能够提起撤销程序的是任何单位与个人,表明事实上不使用的注册商标已经失去了商标法保护的必要与价值,撤销程序只是将商标失效的效力向公众公示,以维护商标交易安全与市场秩序。由此可知,事实上不使用的注册商标在符合商标撤销的实质要件下,商标权即失效,不过基于商标注册登记簿的效力,商标权的失效不具有绝对性,经过撤销程序的注册商标才绝对、确定失效。

2.不使用抗辩规则未贯彻权利相对失效的认定

按照不使用撤销制度中对事实上不使用注册商标权利相对失效的界定,商标权人要求被控侵权人承担法律责任缺乏有效的支撑,按照逻辑推理,被控侵权人使用商标不构成商标侵权,但第64条仍坚持形式意义上的商标为有效商标的观点,导致的后果是被控侵权人申请撤销在先注册商标后,还需向已撤销的注册商标承担侵权责任的悖论。在商标侵权诉讼中,损害赔偿只是责任承担方式的一种,相对而言,禁止商标使用的威慑力更大[注]王芳:《我国注册商标权利行使上的使用要求之制度构建——以欧盟相关立法为鉴》,《法学家》2015年第4期。。被控侵权人在不知悉注册商标的存在,经过实际使用占据了一定市场份额的情况下,如果商标注册人要求其承担停止侵权等民事责任的主张得到法院支持,则被控侵权人不得不改用其他商标,其通过使用商标积聚的信用和财产都将付诸东流,而商标注册人则可轻而易举地获得他人通过劳动和投资在商标上积聚的信用或无形财产,这对被控侵权人是极不公平的[注]李扬:《注册商标长期不使用撤销制度中的“商标使用”界定——中国与日本相关立法、司法之比较》,《法学》2009年第10期。。即使被控侵权人之后可以通过撤销程序撤销注册商标,但在商标局审理期限内仍错过了商机,产生了实际损失。此外,考虑到商标注册前,第三人通常会对商标注册情况进行检索,是出于不存在或不侵害在先商标权的善意而使用商标,民法存在对善意第三人的倾斜性保护,而《商标法》第64条的规定显然放弃了对在后使用人的实质利益的保护,而选择了商标的形式外壳,其不合理性是显而易见的。

(二)不使用抗辩规则脱离不使用撤销制度的内生逻辑

根据《商标法》第49条第2款的规定,因不使用撤销注册商标的条件有三:第一,注册商标未按照法律要求使用;第二,不使用的期限为连续三年;第三,没有正当理由的阻碍。正当理由决定了即使注册商标连续三年不使用,其仍为合法有效的商标,只有不存在阻碍商标正当使用的正当理由时,不使用的注册商标才属于应被撤销的注册商标。由此,不使用撤销制度本身的论证逻辑因正当理由的存在,分为两种路径:“注册商标连续三年不使用→有正当理由→商标权有效”与“注册商标连续三年不使用→无正当理由→商标权应被撤销”。如前所述,商标权人是否具有使用商标的主观意图与现实可能是认定混淆可能性的关键因素,而此要素可通过是否具有阻碍商标使用的正当理由来判断。在商标存在不使用的正当理由时,连续三年不使用并不能表明商标权人不具有继续使用商标的意图与能力,允许商标权人行使禁止权,禁止在后商标使用人继续使用商标,是在利益平衡的前提下,坚持商标注册取得基本原则的必然结果,此种结果是公平原则与比例原则的综合考量,其立法设计具有合理性。在商标不使用不存在正当理由达到法定期限时,注册商标就满足了撤销的实质条件,此时事实上不使用的注册商标权相对于使用人失效,商标权人无法寻求任何法律保护。《商标法》第64条与第49条第2款最明显的区别是,不使用抗辩规则并不区分商标不使用是否基于正当理由,一概认为需承担除损害赔偿责任以外的其他责任,显然忽略了在不使用撤销制度第二种分析路径中,商标权利状态本身的变化对商标侵权制度的影响,以偏概全地统合了两种分析路径下的不同权利状态,由此必然导致不使用抗辩规则与不使用撤销制度的不相契合,不使用抗辩规则的合理性遭到合理质疑。

三、不使用抗辩规则的完善

不使用撤销制度是对商标注册取得制的突破,是对绝对的商标注册即取得观念的修正,《商标法》对商标注册取得制的修正应不仅体现在不使用撤销制度、商标先用权等明确的法律规则中,还应贯穿《商标法》始终。不使用抗辩规则的设计在一定程度上又回归到绝对的商标注册取得制下,由此造成与商标侵权认定的混淆理论和不使用撤销制度效力认定路径的不一致。解决这个问题最根本的方法就是坚持不使用撤销制度的内生逻辑与混淆理论,彻底改造不使用抗辩规则的法律后果,明确规定侵害无正当理由不使用的注册商标,不构成侵权。

(一)改造不使用抗辩规则的合理性分析

长期以来,学术界对将劳动理论适用于商标法存在争议,因为商标权的获得并不要求商标注册人事先的商标使用。而不使用抗辩规则在一定程度上是对支撑私人权利来源的劳动理论的回归,不使用撤销制度要求,商标权的持续有效以商标使用为前提,而商标使用需要商标权人持续的资产投入与劳动,不使用撤销制度以影响商标权效力的方式使商标权回归证成私人权利来源的自然法基础[注]黄汇:《商标权正当性自然法维度的解读——兼对中国〈商标法〉传统理论的澄清与反思》,《政法论坛》2014年第5期。。不使用抗辩最直接的理论基础来源于劳动理论,同时劳动理论也为不使用抗辩规则改造提供了正当性依据。

在劳动理论的指引下,商标标识在未使用之前,处于未开发的天然状态,这种状态下的注册商标既没有利用的价值,也没有保护的意义。商标注册人通过实际使用注册商标,赋予了商业标识新的生命,使商标从“能指”转向“所指”,凝聚了独立于商业标识本身的财产价值,使商业标识价值增值,商标实际使用的劳动投入是他人对知识产权主体权利尊重的源泉[注]郭修申:《以“实际使用”为核心构建商标保护制度》,《中华商标》2009年第10期。。无正当理由不使用的注册商标即使没有经过撤销程序,其未凝聚商标权人的“生产性”劳动的事实,也使商标权失去了存在的正当性依据,商标权人再绝对排斥他人对注册商标的使用,导致劳动与权利失衡。在劳动者付出的努力与生成物的财产权价值不成比例的情况下,这些权利就是不合适的酬金[注]罗比特·P·墨杰斯，彼特·S·迈乃尔，马克·A·莱姆利等：《新技术时代的知识产权法》，齐筠、张清、彭霞等译，北京：中国政法大学出版社，2003年，第3页。,对于不合适的酬金应当予以调整,才能平衡私人权利与公共利益的关系。因此,对于无正当理由不使用的注册商标,仍然给予除损害赔偿责任以外的其他民事责任保护,缺乏正当性基础。此外,如前所述,事实上不使用的注册商标权利相对失效,被控侵权人享有的抗辩属于请求权消灭抗辩。而对于有正当理由不使用的注册商标,其不使用没有积累商誉,不存在商标法保护的财产利益,他人使用商标也不存在搭便车的主观故意与客观可能,因此商标使用未给商标权人造成实际损失。但商标权人不使用并非出于本意,其受商标法保护的正当性依然存在,故仅排除商标权人的损害赔偿请求权能够平衡各方利益。

(二)改造不使用抗辩规则的必要性分析

现行商标不使用抗辩的立法与实践并未清楚认识和落实商标法保护的实质内容。受商标法保护的对象究竟是什么?主流观点认为,商标法仅仅在保护商标所有人商誉的范围内提供禁止他人使用该商标的权利[注]Prestonettes,Ine.v.Coty,264U.5.359(1924).。也有观点主张,商标法保护的不是商标设计,也不是商标申请的民事法律行为,而是基于商标使用形成的两类秩序:一类是有利于商标所有人的竞争秩序;一类是消费者的认购秩序[注]赵克:《注册商标撤销制度的功能刍议》,《中华商标》2016年第3期。。还有学者认为,商标法表面看是对符号的保护,实际是对特定符号与特定商品之间联系的保护[注]郑其斌:《论商标权的本质》,北京:人民法院出版社,2009年,第89页。。美国有学者主张,法律对商标提供保护是为了激发公司投资使用商标,成功的商标就像一个信息包,保护没有向消费者传递任何信息的商标需要付出巨大但没有必要的代价[注]Stephen L.Carter,“The Trouble with Trademark”,99 Yale L.J.759,760(1989-1990).。这些观点均认为商标法保护的是负载在商标标识上的其他利益而非标识本身。结合前文的分析,在商标注册取得制下,只要商标标识被注册,商标权人即获得商标禁止权,但这种权利是不稳定的,如果商标权人于他人在相同或类似商品上注册或使用相同或近似商标前,未投入使用或停止使用达到法定期限,商标权即失效,商标注册人只有实际使用才能维持商标权的存续。因此,商标保护在不同时期产生的基础不同,一般而言,在注册商标长期不使用撤销制度规定的法定期限之内,商标法保护的是商标权人独占使用注册商标的权利,此种权利产生于商标申请的民事法律行为;而超过法定期限,商标法不仅保护商标专用权,更重要的是保护负载在商标标识上的财产利益,正如一位美国法官所言,商标所有者努力将商标应用于市场,形成一种标志的吸引力,以此形成人们的购物倾向,如果他人窃取了商标所有人创造的标识上的吸引力,所有者可以获得法律上的救济[注]See Mishawaka Rubber & Woolen MFG Co.v.S.S.Kresge Co,316 U.S.205(1942).。据此,商标法保护的是“权利人通过使用劳动,赋予商标以商誉内涵的过程”[注]黄汇:《商标权正当性自然法维度的解读——兼对中国〈商标法〉传统理论的澄清与反思》,《政法论坛》2014第5期。,而受商标法保护的禁止权和财产利益或吸引力来源于商标的实际使用。当然，如果存在阻碍商标使用的正当理由,商标权人的专用权与禁止权仍受法律保护,这是公平原则在商标法领域的特殊要求。由此可知,商标注册人仅实施了商标申请的民事法律行为,无正当理由不实际使用商标,缺乏商标法保护的实质利益,不应认定被控侵权人构成侵权,而现行立法与实践显然将不具有商标保护利益的空壳商标作为保护对象,与商标法鼓励商标使用的目的不相吻合,导致不合理的法律后果。

(三)不使用抗辩规则的完善

从比较法而言,根据《欧盟理事会第207/2009号欧共体商标条例》第51条第1款的规定,如果商标注册后连续五年没有实际使用于核定商品或服务上,也没有不使用的正当理由,注册商标应被撤销或在商标侵权程序中以反诉撤销[注]Council Regulation(EC)No 207/2009 of 20 February 2009 on the Community trade mark,Council Regulation (EC) http://www.ciplawyer.com/article.asp?articleid=1509.最后访问时间:2017.3.10.。我国与欧盟及其主要国家均采用了商标注册取得制,且现代商标保护已经发展为保护消费者认知与保护商誉,这一点从商标法对描述性标志的保护可见一斑。《商标法》第11条规定,通用标识、描述性标识等其他缺乏显著性的标志不能作为商标注册,但同时又允许通过使用取得显著特征的商标可以获得注册。如此规定的原因便揭示了商标法的价值追求——保护商誉,这与反假冒对商誉保护的法理基础相一致。因此,在我国,商誉是法律保护的实质内容。我国与欧盟及其主要国家相似的制度因素与理论基础为我国借鉴国外立法提供了可能[注]王芳:《我国注册商标权利行使上的使用要求之制度构建——以欧盟相关立法为鉴》,《法学家》2015年第4期。。从相关组织与国家的立法来看,无论是在侵权程序中以反诉撤销注册商标,还是排除商标注册人的各项请求权,均否认了不使用的注册商标获得法律救济的可能,而我国现行立法仅排除了被控侵权人损害赔偿责任的承担,与国际立法存在差距。

因此,为了实现不使用抗辩规则与不使用撤销制度的逻辑衔接,实现不使用抗辩规则应有的价值,其法律后果应与不使用撤销制度的内生逻辑保持一致。鉴于我国实行民事侵权程序与行政撤销程序的二元分立体制,不宜在侵权程序中允许被告反诉原告商标失效,要求法院撤销该商标,而只能以商标使用不构成混淆,商标权相对失效为由,免除相对人的侵权责任。基于此,笔者建议《商标法》第64条修改为:注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人不使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,且无正当理由的,不构成侵权;注册商标专用权人能证明不使用的正当理由的,被控侵权人不承担赔偿责任。

四、结 语

不使用抗辩规则是2013年《商标法》修订的亮点之一,一方面在商标法中实现了与不使用撤销制度的体系统一,另一方面强调了商标使用在商标权取得与维持中的作用。但是,不使用抗辩规则的设计不仅导致商标侵权判定基本规则——混淆理论的失灵,且难以充分发挥遏制商标抢注、杜绝商标囤积的功能。造成这一后果的根本原因在于,忽略了正当理由在不使用撤销制度中对权利状态的影响。因此,笔者建议,不使用抗辩规则仍应以不使用撤销制度的权利性质为基础,以正当理由为分界点,细化不使用抗辩规则的规定,明确侵害无正当理由不使用的注册商标,不构成侵权。