商标许可使用后增值利益的归属问题探讨

陈　娟

西南民族大学法学院，四川　成都　610041



商标许可使用后增值利益的归属问题探讨

陈娟

西南民族大学法学院，四川成都610041

摘要：随着“中国包装装潢第一案”的一审结果新鲜出炉，学界对商标许可使用后增值利益的归属问题的讨论愈发热烈，然而，由于《商标法》对此并没有规定。对于该问题，我们应该依照民法的“意思自治”原则，首先可以允许双方当事人在许可使用合同中约定，如果没有约定，则按照“公平原则”对增值利益部分进行公平的划分。

关键词：商标法；增值利益；许可使用；公平原则；意思自治

有“中国包装装潢第一案”之称的某公司“红罐之争”一审结果如今已经出炉，然而，对该案的讨论并没有结束，其中就包括商标许可使用后增值利益的归属问题。对于这个问题，我国《商标法》并没有做出详细的规定，因此，很多学者发表了自己的意见，可是学者们的意见却大相径庭。

一、商标增值部分应当归属于商标所有权人

持该观点的学者从《商标法》确定的商标权的财产权属性出发，认为商标持有人可以将自己的商标许可给他人使用是基于商标权的财产权属性，以换取财产上的对价，谋取财产利益。而且从该案的判决书可以看出，该案中的商标许可的合同性质属于普通许可合同，也明确约定了许可期限，尽管原被告双方对约定的使用期限有争议，但不可否认的是，被许可使用人应该到期返还商标使用权。因此，有学者认为商标的增值部分作为商标的附加值自然也应归属商标所有权人。①

然而这种观点有失公平。毕竟商标被许可使用人为此做出了较大的付出。如果商标的增值利益全部归属于商标所有人，会极大的打击使用者的积极性。一来会打击被许可使用人在使用商标的过程中充分发挥主观能动性，不能将商标的价值发挥到极致；二来会影响商标许可使用的交易，跟《合同法》的鼓励交易原则相违背。

二、商标增值利益归被许可使用人所有

赞成该观点的学者认为，商标的增值利益可以按照物权法的“添附规则”，商标的增值利益归属于被许可使用人所有。所谓“添附规则”，即在使用物租赁期限届满之后，使用者有权拆下添附物，归自己所有，即使是添附后不可拆分的，使用者也有权请求返还添附物上的增值部分。而且如果商标许可使用合同的当事人未约定商标增值的利益归属时，双方就此可能构成无因管理、侵权或不当得利的法律关系，按照所构成的法律关系来断定商标增值利益的归属。但是，有学者认为此观点存在不妥之处。会削弱商标注册及其公示的稳定性；难以量化评估商标及其增值；不具有现实可行性。

三、根据民法中的公平原则对其进行利益分配

也有学者从商标的价值出发，认为商标的价值是在商标使用过程中不断地增值。而被许可人作为商标的使用者，是商标价值的贡献者之一，其对商标增值所付出的投入理应有所回报。被许可人在使用商标的过程中，对商标做出了宣传广告等投入，从而使商标更具有价值，因此如果在这种情况下，不对被许可人进行一定的利益分配的话显失公平。在双方当事人在许可使用合同中没有就商标增值利益如何分配的情况下，应当在许可协议终止后，基于公平原则对涉案商标的增值利益进行合理的分配。②这种观点较为合理公平。

四、关于“后发商誉”

陶鑫良与张冬梅两位学者因此还提出了“后发商誉”的概念。“后发商誉”是相对于“先发商誉”而言的，所谓“先发商誉”，是指在许可他人使用注册商标或者他人“傍名牌”而擅自使用该注册商标的时间节点之前，已通过注册商标权人的在前充分使用，使得该注册商标在上述时间节点前已产生了显著的巨大商誉，即“先发商誉”。③“后发商誉”是指在许可他人使用该注册商标或者他人擅自使用该注册商标的时间节点之前，该注册商标还没有较高的知名度或美誉度，即还没有显著商誉。在该时间节点之后，或者是被许可使用人在后的被许可使用过程中的贡献所致，或者是在擅自使用该注册商标者在后的擅自使用过程中的效果所致，才使得该注册商标“后发”产生了显著商誉。

五、意思自治原则的运用

笔者认为，不论是从什么角度出发，我们首先应该适用民法的意思自治原则以及《合同法》的合同自由原则。根据民法的意思自治原则以及《合同法》的合同自由原则，我们应该允许双方当事人在商标许可使

用合同中互相约定关于商标许可使用后商标增值利益的归宿问题。所谓合同自由原则，是指当事人在法律允许的范围之内，就与合同有关的事项享有选择和决定的自由。④合同自由原则包括缔约自由、选择相对人自由、决定合同内容的自由、变更或者解除合同的自由、选择合同形式的自由。我们都知道商标的许可使用是通过合同的形式完成的，既然商标许可合同具备合同的所有要件，那么，合同双方的当事人就可以对相关的事项在不违反相关法律法规规定的情况下，可以在合同中自由约定。因此按照合同自由原则，合同相对人可以自由决定合同内容，就此可以在合同中约定关于商标许可之后增值利益的归属问题。

当合同双方当事人并没有就商标增值利益做出约定时，我们应该依照民法的公平原则，对其进行合理的划分，至于怎样合理的划分，这就要有很多个标准，比如商标在被许可使用之前的知名度，是已经在全国范围内有了知名度还是在某个省亦或是某个市或者根本没有知名度。还要注意在被许可使用之后被许可使用方对这个商标的知名度付出的成本，包括一切宣传费用，包括电视广告费、纸质宣传费或者是活动宣传费等等。

如果商标在被许可使用之前就已经有很大的知名度，而且被许可使用方也没有就此商标的宣传花费太大的成本，那么商标被许可使用之后的增值利益就不算是“后发商誉”，因此被许可使用方可以少分增值利益的部分，比如等许可使用期限已到之后，如果双方就该合同要不要继续续约没有达成一致意见，法院就可以裁定或者判定该商标的所有权以及增值利益归商标所有人所有，但是商标所有人也要给予商标使用人一定的经济补偿，该补偿按照使用人之前就该商标的价值做出的贡献的多少来决定。

如果商标使用人对商标的价值增长有很大的贡献，而且此商标已经成为了该商标使用人所产产品的标志的话，那结果就另当别论了。如果在许可使用之前该商标并没有知名度，之后有知名度完全是靠商标使用人对该商标做宣传，法院做判决或者裁定的时候应该考虑商标使用人就该商标付出的成本，做出有利于商标使用者的决定，或者是对商标使用人来说公平的决定。

六、总结

某公司包装装潢的案子让我们知道我国《商标法》还有很多不完善的地方，我们都知道，如果我国《商标法》对商标的增值利益有详细的规定，就不会有这些纠纷，会减少人力物力财力的浪费。当然，任何国家的任何一部法律都需要经过漫长的时间去修改和完善，只有发现问题，才可以解决问题，才可以有更完美的结果。

虽然我国《民法》以及《合同法》有很多原则，而且也有好几个原则适用解决关于商标许可使用之后商标增值利益这个问题，但是笔者依然坚持首先应该适用合同自由原则，其次是公平原则。

[注释]

①段晓珊.从“王老吉”商标案看商标增值利益的归属与分配[J].商场现代化，2013(15).

②段晓珊.从“王老吉”商标案看商标增值利益的归属与分配[J].商场现代化，2013(15).

③陶鑫良，张冬梅.被许可使用“后发商誉”及其移植的知识产权探析，知识产权，2012.

④崔建远.合同法(六版)[M].法律出版社，2016.2.

[参考文献]

[1]崔建远.合同法(六版)[M].法律出版社，2016.2.

[2]陶鑫良，张冬梅.被许可使用“后发商誉”及其移植的知识产权探析[J].知识产权，2012.

[3]段晓珊.从“王老吉”商标案看商标增值利益的归属与分配[J].商场现代化，2013(15).

[4]郑其斌.论商标权的本质[M].北京：人民法院出版社，2009.

[5]杨延超.加多宝对王老吉的贡献如何保护[N].经济参考报，2012-5-29.

[6]蒋玉.从王老吉争夺战看商标保护的法律对策[J].中共南宁市委党校学报，2012.

[7]江锋涛.“王老吉”商标之争的法律策略[N].中国知识产权报，2012-06-15.

[8]李杨.究竟谁动了谁的奶酪——加多宝与广药之争案评析[J].知识产权，2012.

[9]胡灿.商标使用许可中利益与风险之博弈——以王老吉商标纠纷案为视角[J].东方企业文化·商业文化，2012.

中图分类号：D923.43

文献标识码：A

文章编号：2095-4379-(2016)22-0184-02

作者简介：陈娟，汉族，青海大通人，西南民族大学法学院，2014级民商法学硕士研究生。