出口企业涉美专利纠纷该如何应对？

薛亚君

随着美国经济危机的爆发，知识产权问题日益成为其贸易壁垒的焦点，其重中之重就是专利问题。中国的很多优秀企业，如联想、华为、海尔等都在拓展美国市场时遭遇了专利之痛。如何应对专利纠纷，成为中国出口型企业面临的首要问题。许多企业对于在美专利诉讼头痛不已,却未想过是否有其它相对代价小、收效高的手段，来维护自己的利益，而美国专利商标局的授权后再审查制度提供了一条很好的解决途径。2011年9月16日，美国总统奥巴马签署了《美国发明法案》（Leahy-Smith America Act，以下简称AIA法案），本文拟以此次改革为背景，对美国专利商标局授权后审查制度的演变历程进行考察，以供有关方面参考。

一、单方再审与双方再审之比较

（一）单方再审(Ex Parte Reexamination)

美国是世界上最早实行专利制度的国家之一。为了加强专利保护，美国成立了专利商标局（以下简称USPTO），一开始USPTO对专利权的管辖局限于授权之前，授权后的专利如果出现争议,将由法院在诉讼中予以解决。但诉讼程序耗时长、费用高，为了能更快速高效地解决专利效力问题，1981年7月1日，美国确立了单方再审制度，授权USPTO在一定条件下对授予专利权的实质性问题进行复核。

单方再审的主要规定在美国专利法第301-307条。专利权人、USPTO或任何第三人都可以向USPT0申请单方再审，单方再审的理由仅限于，在先专利和公开出版物对被质疑专利的可专利性,提出了实质性的新问题（a substantial new question of patentability，以下简称SNQ）。美国《专利审查指南》认为，对于SNQ的范围和含义，成文法条无须进行太具体的定义，而是交由判例法来提供具体详细的指导。在单方再审中，如果再审申请人是专利权以外的人，其身份可以要求USPT0保密,审查费用为2520美元。

启动单方再审，需要申请人向USPTO提交请求书，请求书中需说明该请求是针对哪一项权利要求所提出，详细解释在先专利和出版物如何影响该权利要求，如果在先文件是非英文的，需要提交英文译本。申请人提交的文件还包括再审请求所针对专利的说明书、权利要求等专利文件的复印件，如果专利权人曾经在审理过程中放弃过某些权利要求的话，请求人还应提供放弃声明复印件，如果该专利以前曾经出现过再颁和再审情况，还需提交再颁专利证书、再审证书的复印件。

USPTO在收到申请后3个月内，审查该申请是否属于影响专利性的新的实质性理由和证据。如果决定再审，USPTO会向专利权人发出再审查的受理通知和副本，指定一名新的审查员，重新审查授权专利的专利性问题。审理中，USPT0可以增加对比文件，或者依据新理由重新考虑使用过的对比文件，专利权人可在2个月内选择是否做出答辩或修改专利。专利权人可以修改、删除、更新权利要求，但是不能扩大专利的保护范围，也不能引入新的可专利性主题。如果再审请求人是专利权人以外的第三人，则其有一次针对专利权人答辩或修改意见提出反驳的机会，但第三人只能参与到这一步，后续的审理只在审查员和专利权人之间进行，故名“单方再审”。

就单方再审的结果，专利权人以外的再审请求人不能提出上诉 ,而专利权人不服可上诉至专利上诉和争议委员会(BPAI)，对BPAI决定不服，可再上诉到联邦巡回上诉法院（CAFC)。单方再审审理完毕后,USPTO会颁发再审查证书给专利权人。

（二）双方再审（Inter Partes Reexamination）

为了防止偏袒专利权人的利益，弥补单方再审查中第三方不能参与的缺陷,美国于1999年确定了双方再审制度，适用于1999年11月29日以后在美国已经授权的专利。双方再审的审查理由，也限于审查在先专利和出版物的公开对专利授权实质性条件的影响，申请费用为8800美元。

与单方再审不同的是，双方再审允许再审请求人作为独立一方参与审查过程，并可对专利权人的任何主张进行答辩，也可以对专利商标局的审查通知书做出陈述。申请人有权获得USPT0发给专利权人的、与再审有关的任何通讯资料的复印件。再审请求人必须公开自己的身份，不允许匿名。双方再审的审理，采用书面方式，双方一般不与审查员会晤。若对再审最终决定不满意，专利权人和申请人都可以向BPAI上诉，时间是在收到上诉权通知书后一个月或30天内（以时间长的计算）。不服BPAI的决定，当事人可再上诉到CAFC。双方再审需要注意的问题是禁止反悔原则，如果审理最终认定专利有效，则再审请求人不管是在USPTO，还是在法院的诉讼中，都不得以相同的证据和理由，再次挑战同一个专利的效力。

二、单方再审与双方再审的现状

从1981年7月1日至2011年9月30日，USPTO共受理单方再审案件11782件，其中专利权人自行提起3801件，占33%，第三方提起7815件，占66%，专利局长签署命令提起166件，占1%。进入到诉讼中的单方再审案件为3894例。共颁发了8578例单方再审查证书，专利权利要求书被宣告无效的974件（第三方作为再审申请人导致权利要求书被无效的674件，占第三方作为再审申请人提起申请总案例的12%），修改后维持的为5661件，（第三方作为再审申请人迫使专利权利要求修改的为3432件，占64%），全部权利要求被维持的1943件（第三方作为再审申请人而再审后全部权利要求被维持的1274件，占24%），单方再审程序平均耗时约25.6个月,在申诉至BPAI后，审查时间在1.8-11.1年之间。

1999年11月29日双方再审制度确定以来，至2011年9月30日，USPTO共受理双方再审案件1389件，其中进入诉讼程序的为974件，约占70%。共颁发305例双方再审查证书，专利权利要求书被宣告无效的133件，占44%，修改后维持的为137件，占45%，而全部权利要求被维持的35件，占11%，双方再审程序平均耗时约36.2个月,在申诉至BPAI后，审查时间在2.4-7.9年之间。

从统计结果来看，单方再审的数量远远超过多方再审，其中一个因素是单方再审程序从1981年就已开始，而双方再审是从1999年底才确立的制度，但即使从2000年开始计算单方再审的数据，单方再审数量的6274件也是双方再审1389件的4倍多。分析其原因，首先是因为单方再审的费用较低，申请费为2520美元，到USPTO审查决定做出时，据美国律师协会调查，总的花费平均约为1万美元。而双方再审的申请费为8800美元，平均花费约为5万5千美元左右。另一个原因就在于单方再审有一部分是由专利权人自己提起的，比如专利权人发现在先文件可能会对自己的权利要求不利，与其等着竞争者提出，还不如自己提出单方再审。此外在专利许可使用或转让时，专利权人有时也会提出再审请求，用来证实其专利确实有效，以使被转让人能较安心的付费。第三个原因在于，单方再审可以匿名进行，所以同一再审申请人可对同一专利提出多个申请案，而双方再审中，同一个再审申请人对同一专利只能提出一个申请案。

从挑战专利权成功率来看，双方再审要高于单方再审。第三方经由单方再审挑战专利权导致专利权无效的，占第三方作为再审申请人提起申请总案例的12%，而双方再审实例中，有44%的再审专利被全部无效。主要原因在于，虽然单方再审与双方再审在提出在先技术相关文件与准备方面，需要花的时间差不多，但单方再审的第三方申请人（相对于专利权人和专利商标局来说）不能参与审理，而双方再审的申请人可参与再审的全过程，使得挑战成功率较高。

数据显示，近年来美国专利商标局的授权专利质量并不高，许多专利都或多或少存在些实质性缺陷而被宣告无效。单方再审以及双方再审的运行也并不好。单方再审程序平均耗时约2年, 双方再审程序平均耗时约3年。可见，美国希望通过单方再审和双方再审的设立，以行政途径将专利纷争快速解决的目的似乎并未达到。为此，一些国会议员提出了专利改革法案，2011年9月Leahy-Smith法案取消了双方再审程序，并创建了专利授权后重审程序(Post-Grant Review，PGR)和双方重审程序(Inter Partes Review，IPR)。这两个程序的制定旨在尽量把专利是否有效的问题在行政审查环节确定，以减少司法诉讼，提高效率。

三、 PGR、IPR与再审制度的比较

（一）授权后重审（PGR）

PGR是指在专利授权日或再颁证日起9个月内，除专利权人以外的任何第三人，可以基于任何专利无效理由，如新颖性、非显而易见性、披露不完全、说明书不支持等，向USPTO申请该专利中的一项或多项权利要求无效。该程序只适用于AIA法案签署颁布之后申请的专利，生效时间是2013年3月16日。

提起PGR程序的门槛是：申请人所提交的资料应表明，至少一个权利要求很可能不具有可专利性，或者所提申请将提出一个新的或未解决的重大法律问题。此外，PGR中专利权人只有一次机会修改专利文件，删除或修改被质疑的权利要求，但修改不能超范围。AIA法案要求USPTO允许在PGR程序中采取证据开示制度，但证据开示的范围和程序仍不清楚，有待日后明确。

（二）双方重审（IPR）

2012年9月16日之后, “双方再审”将废除，并将被双方重审（IPR）所取代，IPR是指在专利授权9个月后或PGR程序终止后，基于现有专利或公开出版物提供的现有技术，从授权专利的新颖性和非显而易见性方面，用来证明专利权利要求无效的程序。

IPR与目前的双方再审程序相比，启动门槛要高一些,适用优势证据原则。申请人必须使得审理人员相信，他有合理的理由可能将某项专利权利要求无效。原有的“双方再审程序”适用范围仅限于1999年11月29日至2012年9月16日已授权的专利，而IPR适用于所有已授权专利，并且IPR可以通过和解结案。

（三）与再审制度的比较分析

首先，从审理的理由来看，PGR可以基于任何专利无效理由，如新颖性、非显而易见性、披露不完全、说明书不支持等，向USPTO申请某专利权无效。其申请理由较单方再审和双方再审要广泛得多，可使第三方在授权早期就能够发动对专利有效的挑战，速战速决。

其次，PGR、IPR的申请人，和双方再审的申请人一样，必须是真实利益相关人，且不允许匿名进行，也都禁止反悔。一旦最终结果做出，申请人既不能以同样理由，在USPTO针对同一专利再次提出审查申请；也不能以此理由在CAFC提起无效诉讼或是在国际贸易委员会发起337调查，上述特点不同于单方再审。同时，PGR和IPR的门槛较单方再审和双方再审制度高，申请人必须出具充分的证据，才有可能启动程序，这样可以减少恶意的再审申请。

再次，不同于单方再审程序中专利权人只能在USPTO决定启动再审后才能提交自己的陈述，PGR中，专利权人可以在USPTO启动重审之前的某个时间（该时间期限由USPTO局长设定），就提交一份预先的答辩主张不启动PGR，USPTO在收到专利权人的答辩后3个月内（若专利权人没有回应，则在答辩期限届满后）决定是否启动PGR。

另外，AIA法案以“专利审查及申诉委员会”（the Patent Trial and Appeal Board，以下简称PTAB）取代了原“专利申诉及抵触委员会”（BPAI），PGR和IPR的审理都在PTAB进行审理，审理期限为12个月，特殊情况下专利局长可以适当延长审理期限，但延长不得超过6个月。此规定将两种程序的审理期限可控制在一年半内，较以往的再审程序缩减了不少。同时，以往的再审都是在USPTO的专利再审中心审理，对审理结果不满意的先向BPAI申诉，再不满继而向CAFC上诉。而PGR和IPR，在审理时就已经在PTAB进行，对PTAB的决定不满时，当事人就只能向CAFC上诉。这样，与以往再审制度相比，可节省一次行政审理程序。

四、中国企业的应对之策

美国专利法修改后，在挑战专利有效性方面新增加了两个程序，减少了中国企业在美国请求专利无效的成本，有利于降低中国企业进入美国市场的风险。中国企业应积极面对美国专利法的修改，做好以下对策：

第一，学习美国专利法，加强对美国专利商标局的了解。只有密切关注美国新修改的专利法，准确把握各项设立制度的生效和失效时间，中国企业才能清楚在什么阶段可以采用什么策略，以应对侵权诉讼或保护自己的创新成果。此外，由于再审与新增加的重审程序均是在美国专利商标局进行，中国企业应该对美国专利商标局的机构设置、工作人员的工作方式、习惯进行深入的了解，否则很难运用好新程序。

第二，学会运用再审与重审制度。以前美国专利确认权主要是在法院进行，程序复杂、耗时长，专利诉讼费用也很高，据美国律师协会的统计，平均约在200万美元左右，这让很多想在美国提出专利无效的中国企业望而却步。而PGR和IPR程序的成本要低得多，举证责任也较轻，且审理时间短，一年至一年半内就可获得最终裁决。但这两个程序的劣势在于有禁止反言的规定，所以应结合单方再审综合考虑。如果专利权人在专利权授权后9个月内指控某企业侵权，被控侵权的企业应尽量延长提交答辩的期限，尽快向USPTO提出PGR，一旦PGR程序启动，就请求法院中止诉讼。若专利权人在授权9个月后指控某企业侵权,则被控侵权人应尽快向USPTO提出IPR，同样一旦启动IPR程序，就请求法院中止诉讼。需要注意的是，在IPR制度生效后，如果想利用该程序，需要尽早提交申请。因为AIA法案允许USPTO在该程序生效后的前四年限制IPR的数量 。如果被控侵权人掌握的在先技术够强，也可考虑单方再审程序。虽然单方再审中非专利权人不能参加审理，但若在先技术足可以将专利权无效掉，启动单方再审也是一个好的选择，因为单方再审没有禁止反言的规定，并且单方再审可以匿名进行，若请求人不方便出面或不想被专利权人注意到自己的动作，可采取单方再审的方式。

第三，主动申请专利，提高专利质量。中国企业应当主动在美国申请专利，因为即使通过种种程序将别人的专利无效，但此过程中使用的在先技术很可能是别的竞争对手的专利，最后自己的市场还是保不住。只有企业拥有了自己的专利，加以再审、复审、交叉许可等策略的应用，才可能在商业谈判或竞争中稳操胜券。同时，由于在美国挑战专利有效性的成本降低，在美国申请专利的中国企业，也要考虑到自己的专利被别人无效的机会也会增加，企业只有不断提高自己的专利质量，专利权才能更稳固。

参考文献:

[1]见《美国专利审查指南 》：Manual of Patent Examining Procedure(MPEP),Eighth Edition ,chapter 2242.

[2] 35U.S.C.302.

[3]美国法院判例：Yuasa Battery v. Commr,3USPQ2d1143(D.D.C.1987.).

[4] Manual of Patent Examining Procedure(MPEP), Eighth Edition ,chapter 2279.

[5] 37CFR 1.20(c) (2).

[6]http://www.uspto.gov/patents/stats/ Reexamination Information.jsp.

[7] AIA法案，CHAPTER 32—POST-GRANT REVIEW.

[8] AIA法案，CHAPTER 31—INTER PARTES REVIEW.

[9] AIA法案319.(2).b.Graduated implementation.