外观设计专利行政确权与司法保护之困境——以“便携式空气净化器”外观设计专利侵权纠纷为例

万 炯

福建上度律师事务所，福建 厦门 361000

一、案件回顾与争议焦点

（一）案件回顾

案例一中，陈某某依法享有专利名称为“便携式空气净化器”的外观设计专利权，LT 公司在未经陈某某授权的情况下擅自制造、销售侵权其专利权的产品。请求判令LT 公司：立即停止侵害陈某某外观设计专利权的行为，赔偿陈某某经济损失及合理开支共计34.6万元并承担案件诉讼费用。

一审中，深圳中院认为，被诉侵权产品与涉案专利产品均为便携式空气净化器，属于同类产品，可以进行外观设计的比对。经比对，两者整体形状均为圆角矩形形状，二者顶部均居中设置一挂环、挂环两侧各设置一个纤维束，两者的主要区别为：第一，被诉侵权产品底部为一个USB接口；涉案专利底部设有按钮、USB 接口以及排孔。第二，被诉侵权产品的主视图上设置有一个圆形按钮，涉案专利中无按钮。第三，两者顶部挂环及纤维束的具体设计存在细微差别。根据“整体观察、综合判断”的原则进行比对，以一般消费者的认知能力判断，两者在整体视觉效果上无实质性差异，局部的细微差异不对整体视觉产生影响，两者构成相近似的外观设计。

二审中，广东省高级人民法院认为，本案专利产品的设计要点系产品的整体设计，其区别于现有设计的主要特征在于其边缘平滑过渡的长方形整体形状、顶部有一镂空凸起、周边侧面均无多余装饰的极简设计特征，而被诉侵权产品在该设计特征部分均与涉案专利相同。二者虽在顶部的镂空凸起形状和底部电源插口部分有细微变化，但这些变化对整体视觉效果不会产生显著影响，以一般消费者的认知能力，通过整体观察以及综合判断，认定二者构成近似。LT 公司关于被诉侵权产品不落入涉案专利保护范围的上诉理由不成立，本院不予支持。

再审中，广东省高级人民法院认为，原判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，驳回LT 公司的再审申请。

（二）争议焦点

本案一审时，当事人的争议焦点集中于被控侵权产品是否落入涉案专利的保护范围，即被控侵权产品与涉案专利是否构成近似。二审和再审时，LT 公司认为，涉案外观设计专利存在保护范围不清楚的问题。判断被控侵权产品是否落入涉案专利的保护范围的前提是明确涉案专利的保护范围。

因此，在被诉侵权产品与涉案专利产品均为便携式空气净化器属于同类产品的前提下，因为二者的外观设计存在“实质性差异”，所以本案审查的第一要务是明确涉案专利的保护范围，进而才能判断被诉侵权产品与涉案专利是否构成近似，从而才能进一步判断被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围。

（三）争议焦点中的法律问题

本案中，专利文本中所记载的内容是否恰当地囊括了设计人的创新成果以及清晰地界定了权利保护范围，是一个非常关键的问题。因此，本案涉案专利保护范围是否清楚以及明确其保护范围，成为审理此案的重中之重。

《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）2008 年第三次修正时新增的第二十七条第二款规定，已明晰和强调对外观设计关于清楚表达的实质性要求，该条款既属于驳回条款，也属于能够适用于专利权无效宣告请求的条款。在授权阶段，审查员更关注视图投影关系是否对应，各视图的表达是否一致、是否充分公开了请求保护的外观设计、是否清楚地显示了保护范围等。在确权阶段，合议组主要关注的是通过涉案专利的图片和照片，判断是否可以通过其对应关系得到确定的外观设计产品，明晰涉案专利视图所显示的产品的外观设计，并能够确定涉案专利的保护范围。

笔者通过检索发现，大多数专利申请人出于保护范围最大化的角度考虑，对设计要点的描述通常是笼统且模糊的，比如一项灯光控制台（1024S）外观设计专利，其设计要点记载为“主视图”。对于这种专利，双方当事人的争议很大，从一审到二审，直到再审，在此期间被诉侵权人亦将一次又一次地针对涉案专利提起无效宣告，而且无效宣告结果并不一定对被诉侵权人有利，如“手电筒”案。在侵权诉讼与无效宣告交织的案件中，被诉侵权人在支出成本不断增加的同时，还将陷入侵权风波长时间未决而严重损害企业市场占有量及品牌价值，并且难以恢复［1］。面对外观设计专利行政确权与司法保护中的此种困境，笔者认为有必要进行探讨。

二、外观设计专利保护范围清楚的法律分析

（一）外观设计专利权的保护范围

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。与发明和实用新型相比，外观设计专利的图片或者照片既起到了“权利要求书”的作用，又起到了“说明书”的作用。因此，本款进一步明确外观设计专利权的保护范围，以体现该产品外观设计的图片或者照片为基本依据［2］。

实践中，简要说明主要用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。简要说明中记载了对确定外观设计专利的保护范围会产生影响的一些因素，如设计方案的设计要点等。因此，规定简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计，可以使外观设计专利权保护范围的确定更为合理［3］。

（二）外观设计专利权保护范围清楚的涵义

外观设计专利权授权后，其公告的外观设计具有权利公示性质，该公示可以为公众避免侵权提供稳定的预测依据。在专利保护范围的问题上，既要为专利权人提供充分有效的保护，又要保证法律的确定性，维护公众的利益，二者不可偏废［4］。

申请人提供的图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计［5］。这里讲的“清楚”，是指图片或者照片应当清晰、准确，能够全面反映外观设计的特征。

案例一中，涉案专利的简要说明中的第3 点明确表述，本外观设计产品的设计要点：产品的整体设计。《专利审查指南（2010）》第一部分第三章第4.3 节的简要说明中提到，根据2010 年第二次修订的《中华人民共和国专利法实施细则》第二十八条的规定，简要说明应当包括外观设计的设计要点。设计要点是指与现有技术相区别的产品的形状、图案及其结合，或者色彩与形状、图案的结合，或者其他部分。

（三）外观设计专利权保护范围清楚的界定

在外观设计侵权判定之前，需要确定其保护范围。确定一项外观设计专利的保护范围需依据该项外观设计专利的申请人提供的图片或者照片。这本是行政授权或确权阶段的工作，但是由于外观设计的审查机制难免出现技术性纰漏。

案例一中，根据申请人提交的图片，可以看出各视图表达清楚，投影关系对应，清楚地显示了便携式空气净化器的外观设计。但是，值得注意的是，第一，从便携式空气净化器产品本身来说，并非第一个被权利人发明创造出来的，本案中，LT 公司提交了其所检索到的专利文件；第二，一件具有美感的外观设计能够吸引消费者的注意力，权利人为防止别人模仿、抄袭外观设计的核心部分，获得市场竞争优势和经济效益，必然有其需要保护的设计要点。因此，仅从其各视图以及投影关系并不能清楚地界定其保护范围，所以需要通过简要说明进行解释。

通过审查得知，本案中外观设计的设计要点记载为“产品的整体设计”。涉案专利中“产品的整体设计”的表述与《专利审查指南（2010）》的相关规定不符，所以只有将涉案专利中“产品的整体设计”的涵义界定清楚，才能进一步判断是否侵权。因此需要对设计要点中的“产品的整体设计”的“整体”一词作全方位的考察。本案中，“整体”被应用在涉案专利的设计要点中，如果将涉案专利的“产品的整体设计”解释为“色彩与形状、图案的结合”，换而言之，将涉案专利的保护范围解释为“色彩与形状、图案的结合”，必然缩小了涉案专利的保护范围，从而损害了权利人的相关利益。但是如果将涉案专利的“产品的整体设计”解释为“产品的形状”“产品的图案”以及“产品的形状与图案的结合”中的任一种情况，又必然扩大了涉案专利的保护范围，从而损害专利权人以外的社会公众的利益。笔者认为，应当审查涉案专利在授权及确权程序中的留存相关记录以确定其保护范围，如果通过相关记录亦不能明确其保护范围，应当让权利人在本案中明确其保护范围。

三、实践中外观设计专利保护范围清楚的界定不足

案例一中，一审及二审法院均没有对涉案专利的保护范围审查以及界定。因为涉案专利存在保护范围不清楚的问题，所以无法确定涉案专利权利人是否请求保护色彩，一审及二审法院并没有对涉案专利与被诉侵权产品的对涉案专利的整体视觉效果更具有影响的色彩进行认定。然而一、二审法院对两者的色彩均未说明，实则变相地运用司法手段扩大了涉案专利的保护范围。

一审及二审法院所认定的特征，多数是主要由技术功能决定的以及在产品正常使用时不容易被直接观察到的设计特征。比如挂环（镂空凸起）与挂绳协同作用主要起到将被诉侵权产品挂起的作用，纤维束（圆柱形凸起）主要起到发射负离子的作用，电源插孔主要起到连接充电线的作用。本案中，广东省高级人民法院在判决书的分析说理部分未对LT 公司主张的观点给予回应，亦未对关于涉案专利的保护范围问题给予直接回应。

四、对外观设计专利行政确权与司法保护困境的建议

（一）加大外观设计专利审查力度，确保授权质量

只有从源头加大外观设计专利申请的审查力度，才能从根本防止瑕疵外观设计获得授权，从而确保外观设计专利的授权质量。笔者认为，在对外观设计审查时，不仅深入适用《专利法》第二十七条第二款的规定，而且严格按照《专利审查指南》中对简要说明的规定审查，特别是简要说明中设计要点规定审查。笔者认为，无论是深入适用《专利法》第二十七条第二款，还是严格按照《专利审查指南》中的规定审查，正是外观设计专利制度形式审查的要义所在。

（二）完善外观设计专利权保护制度

外观设计专利保护制度中，只是规定了简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。但是并没有规定简要说明应该在何时对外观设计作出解释，也没有规定其对外观设计作出的解释的法律效力如何。因此，无论是行政授权确权还是在司法保护程序中，对外观设计专利中的简要说明要么持以视而不见的态度，要么作出不当解释。因此在外观设计专利保护制度中完善明确简要说明的作用势在必行。

（三）在司法保护中引入外观设计专利无效抗辩权

笔者认为，在司法保护中应当引入外观设计专利无效抗辩权。抗辩权人行使的专利无效抗辩权并不能使权利人的请求权消灭，而是可以阻却权利人的请求权生效［6］，抗辩权人可以拒绝履行外观设计权利人提出的停止侵害诉请。法院无须就行政机关的专利授权的效力作出判断，仅对涉案专利所涉及证明目的以形成自由心证，从而据此决定专利无效抗辩权是否发生阻碍请求权，进而决定支持或反对专利权人的主张。

（四）在司法保护中加大外观设计专利权人举证责任

在外观设计专利中无简要说明或者简要说明撰写不规范的情况下，人民法院可以就涉案专利不同于现有设计的设计特征让权利人予以充分说明以及举证并记录在案，如若权利人未能充分说明及举证则需要承担举证不能的法律后果。从而倒逼外观设计专利申请人更加慎重对待其申请，进而形成外观设计专利保护制度的闭环。

五、结语

本文以“便携式空气净化器”外观设计专利侵权纠纷为例，针对外观设计专利行政确权与司法保护的困境，提出以下建议：第一，在对外观设计审查时，不仅应当深入适用《专利法》第二十七条第二款的规定，而且需要严格按照《专利审查指南》中对简要说明的规定审查，特别是简要说明中设计要点的规定；第二，在外观设计专利保护制度中完善明确简要说明的作用，以及将“保护范围是否清楚”作为对外观设计专利提起无效宣告的无效理由；第三，在司法保护中引入外观设计专利无效抗辩权；第四，在司法保护中加大外观设计专利权人举证责任。通过形成外观设计专利保护制度的闭环，以期实现专利确权程序与专利侵权司法保护的柔性衔接。