《专利法》中公知常识认定和举证

周 丽 赵新飞

国家知识产权局专利局，北京 102200

《专利法》隶属于知识产权法律体系，随着经济的发展，因专利引发的纠纷数量愈来愈多。稳定的专利权有利于维护社会稳定，激发社会创新活力。在发明专利的创造性审查中，采用对比文件与公知常识结合来评价创造性是常用的方式，但是现行我国《专利法》《专利法实施细则》《专利审查指南》以及相关司法解释中对公知常识的内涵和外延并未给出清晰、详尽的界定［1］。在专利依据《专利法》审查的过程中，其举证规则应与《民事诉讼法》中相关规定相适应，但《专利法》中所涉及的公知常识证据，与民事诉讼中所采用的证据也不完全相同。因此，在专利的审查实践中，关于公知常识证据的举证方式和时机等方面尚存在较大争议，本文对上述问题进行了分析和交流。

一、公知常识的认定

公知常识的认定与创造性的判断息息相关［2］，通常采用三步法评述发明申请创造性时，确定基于区别特征实际解决的技术问题后，若区别特征为公知常识，且现有技术给出了采用公知常识所述的技术手段能够解决上述技术问题，则该技术方案具有显而易见性，不符合《专利法》第二十二条三款规定的创造性。因此，公知常识认定的准确性和确凿性，可影响授权案件的客观公正。结合《专利审查指南》［3］中的规定：审查员在审查意见通知书中引用的公知常识应当是确凿的。可知在公知常识认定时，应避免出现割裂技术特征或割裂技术手段的关联性，片面认定公知常识的情况，应站位所属领域技术人员，深刻理解发明申请和现有技术，善于运用法律思维，对技术方案整体把握，以联系的、严谨的思维方式，准确认定公知常识。

二、公知常识证据举证方式的选择

《民事诉讼法》对于证据举证的基本规则为“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明”，即“谁主张，谁举证”，没有证据或证据不足以证明当事人的主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。证据形式包括书证、物证、视听资料、电子数据等。但同时，最高人民法院司法解释中规定了六种免证事实，无需提供证据，其中包括众所周知的事实、自然规律和定律、推定的事实、法院生效裁判所认定的事实、仲裁机关生效仲裁裁决所认定的事实、公证机关公证文书所认定的事实。

在专利实质审查和复审阶段，通过专利审查员与申请人之间，以审查意见通知书和审查意见答复的方式交流，就发明的创造性取得一致性意见，确保专利审查结论的正确性，既不损害申请人的权益，也维护了社会公众的利益。在审查实践中，一种观点认为，《专利法》中规定的公知常识，即最高人民法院司法解释中规定的六种免证事实之一，因此在审查员审查过程中，对于其认定的公知常识无需提供书证等具体证据。一种观点认为，由于专利审查员知识储备、专业技能、对创造性判断的认知可能存在差异，以致常常会导致公知常识的判定和处理存在分歧和偏差，进而导致公知常识的判定存在主观性和不确定性，在不提供具体证据的情况下，可能导致错误的审查结论，最终影响审查案件的走向，有违《专利法》的立法宗旨。

《专利审查指南》中规定：如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。由此可知，对于《专利法》中所认定的公知常识，不是必须提供对应的公知常识证据，即公知常识具体证据只是证明公知常识的一种方式，但不是唯一方式，也可通过说明理由的方式予以证明。公知常识证据仅用于增加公知常识的确凿性，也就是说，公知常识不是公知常识证据的待证事实，公知常识证据欲证明的公知常识，在缺乏该证据的情况下，仍属于客观成立的事实。

关于公知常识证据的证据形式是否仅局限于书证，一直存在争议。随着我国对知识产权全链条保护的加强，专利法律体系的逐步完善，对于公知常识的举证渠道在进一步拓宽，对于公知常识证据形式的内涵也会逐渐丰富，可以预期，今后在《专利法》证据举证种类上会逐步向民事诉讼证据种类看齐，审查员对于公知常识证据举证的难度也会进一步减小。因此，《专利法》中公知常识证据的举证方式，需要专利审查员根据法律相关规定，结合创造性的评述，客观分析公知常识是否需要书面或其他证据形式举证。对于申请原始申请文件中明确记载了其解决的技术问题、效果或作用的区别技术特征，通常认为其属于申请人认定的发明构思的关键技术手段，当审查员认定为公知常识时，应进行具体证据的举证。反之，对于原始申请文件中并未记载其解决的技术问题、效果、作用或参数选择原因的区别特征，即不直接体现发明构思的区别技术特征，审查员作为本领域技术人员认定其为公知常识，可通过说理的方式使得申请人信服。

此外，对于举证或说理的评述的形式，虽然《专利审查指南》中采用“或”的方式表达“说理”和“举证”之间的关系，但是说理和举证的关系并非相互独立的，这不意味着，审查员在已经举证的情况下就不必说理。笔者认为指南中采用“或”是兼顾程序节约原则的一种体现，只要能证明公知常识认定的“确凿性”即可，而说理和举证的关系应当是相辅相成、互相配合的，举证的方式能增加确定性，说理的方式可以使逻辑更加清晰，容易接受。对于较复杂的区别技术特征，只进行说理评述会显得单薄，而单纯进行举证时容易出现证据不全或者技术特征零乱的情况，此时需要采用举证和说理互相配合进行评述。无论举证方式还是说明理由的方式都是确保技术特征认定确凿性的手段，因为二者的目的相同，因此在需要的时候配合使用，能够使公知常识的确凿性更加有说服力。

三、公知常识证据举证时机的选择

关于公知常识证据的举证时机，审查员在审查实践中常规处理方式是，首先认定公知常识，在申请人对其认定的公知常识提出异议之后，审查员进行说理或举证。

案例一（专利申请号：201610181359.2）请求保护一种九圈螺旋水道新能源汽车水冷电机机壳的铸造工艺，其权利要求限定了：该铸造工艺采用热芯盒覆膜砂制芯制作九圈螺旋水道芯，砂子采用高温焙烧砂。审查员于第一次审查意见通知书中认定“砂子采用高温烧焙砂”为本领域公知常识。申请人意见回复中强调：本申请的创新点为砂子采用高温烧焙砂，请审查员举证其为何是公知常识。审查员此时进行补充检索，于第二次审查意见通知书中举证公知常识教科书文件，指出教科书文件中披露了解决重新确定的技术问题的上述技术手段并进行充分说理，二通后申请人对此未提出异议。

该案例中，一通审查员认定区别特征为公知常识，未提供证据。在申请人提出异议的情况下，审查员及时履行举证责任。对于审查员基于《专利审查指南》规定所采取的上述常规处理方式无可厚非，但笔者认为，这种处理方式可能会不合理地延长专利审查周期。

案例二（申请号：CN201210554440.2）公开一种压气机蜗壳的制造方法，权利要求K中限定了一种应用激光数控技术直接烧结代替砂芯的塑料材质的压气机蜗壳的形状，再通过常规熔模铸造方法完成压气机蜗壳的浇注成型的制造方法，审查员于第一次审查意见通知书中认定，该权利要求1与最接近现有技术的区别技术特征，一为快速制造方法适用于压气机的蜗壳，在建模过程中需考虑铸造收缩率，将模型按比例分别放大，二为三维建模时根据其结构将模型从中间进行一分为二的剖切，浇注前再将两半模壳组合固定形成模具，审查员认定上述区别特征均为本领域公知常识，且对区别特征一进行公知常识的说理后，以附件形式提供了网络文献证据，百度文库中一篇技术介绍类文献“SLS（选择性激光烧结）”，结合该证据对模型放大比例及其原理予以说理。申请人在收到第一次审查意见通知书以及公知常识文件后，放弃答复通知书。

上述案例中，审查员在第一次审查意见通知书中，在申请人未提出任何异议前即对认定的公知常识进行举证，承担了举证责任。虽看似与《专利审查指南》规定所采取的常规处理不符，但在审查过程中通过提高证据意识，主动使用确凿的证据，使得申请人更加信服。因此，若审查员能够对申请人可能提出的涉及公知常识的异议方向进行预判，在第一次审查意见通知书中即充分提供涉及公知常识的相关证据和/或基于客观事实进行充分说理，可增强引用公知常识的确凿性，既可以增加审查意见说服力，也能够提升专利案件结论的正确性，极大地缩短授权或者驳回周期，实现专利的及时保护，从源头保证授权专利的质量，减少后续专利诉讼纠纷。同时，专利审查行为也是国家知识产权局专利局行使行政权力的行为，不管是在专利的审查实践还是审判实践中，证据意识的增强是必要的。通过主动提供书证的方式，可充分体现行政主体落实和履行行政法规定的高效便民、公平公正的行政法基本原则，兼顾维护申请人利益以及社会公众利益。

此外，在专利审查实践中，若发明的原始申请文件中并未记载某一技术特征的选择原因、实验数据、选择的效果，或者记载的选择原因和技术效果与对比文件中实质相同，也就是说申请人在原始申请文件中认为其发明构思的关键不在于此，审查员对此认定公知常识可以暂不举证。因为，假使要求审查员对于申请文件中所有没有说明选择原因、选择效果的技术特征，都必须在认定为公知常识后予以举证，会大大增加审查员的工作量，降低行政效率，浪费行政资源。笔者认为，申请人对审查员认定的公知常识存在异议，主张该技术特征并非公知常识，但又不能提供证据证明该技术特征的选择原因和预料不到的技术效果，则申请人的异议主张不成立。即对于申请人于原始申请文件中未记载选择原因、实验数据和能够带来的技术效果的技术特征，申请人异议主张其并非公知常识，应提交相关证据，否则该主张无法得到支持，应承担一定的不利后果。

根据原始申请文件中所记载的发明点、相关实验数据以及技术效果，来确定申请人提出异议主张时对于证据的举证责任，具有其可行性和合理性，其原因在于，申请人作为其发明创造的本领域技术人员，更了解其发明的核心构思和创新点，具有公知常识的举证能力；也有助于申请人准确把握其发明实质，促进专利申请撰写质量的提高，增强申请人与审查员之间的沟通，提高行政效率，这与民诉法的证据规则中“谁主张，谁举证”是相适应的。

四、结论

在《专利法》的审查实践中，以事实为依据、以法律为准绳的原则贯穿始终，对于公知常识的准确认定是创造性评述结论正确的必要前提，随着专利法律体系的逐步完善，公知常识的举证渠道将进一步扩展。虽然具体证据并非必要条件，但在申请人针对与发明构思或创新点有关的技术特征提出异议时，审查员应承担举证责任。申请人提出异议，但原始申请文件中并未记载存在异议的技术特征的作用和效果时，申请人举证支撑其自身观点更有利于案件审查，且对于其异议主张，申请人无法提供相关证据时，应承担一定的不利后果。在专利实审、复审审查过程中，审查员若能够对申请人可能提出的涉及公知常识的异议方向进行预判，在申请人提出异议前提供书证等具体证据，可增强公知常识认定的确凿性，缩短审查周期，提高行政机关的公信力。当审查员无法预判申请人异议方向和修改方向时，教科书、技术词典等工具书记载的技术内容不是证明公知常识的唯一方式，对于申请人无异议或自认的事实，暂不举证，有利于节约审查效能，提高行政效率。合理对公知常识进行举证，明晰举证时机和举证方式，不仅有利于限制公知常识的滥用，维护专利权的稳定，更有利于公正合理保护公共利益和激励创新。