特殊申请提交时的常见问题分析及建议

陈腊梅

一、引 言

随着我国专利申请量的日益增长，发明专利申请中涉及诸如要求优先权、分案申请、同日申请、涉及生物材料样品保藏、涉及不丧失新颖性宽限期等类型的申请也日益增多。这些类型的申请因其特殊规定，我们常称之为特殊申请。对这些特殊申请，因申请人对规定理解不到位或操作失误，提交时频频出现各种错误。在这些错误中，有些错误导致的权利丧失可以通过救济程序予以补救，例如：因未缴纳优先权要求费而被视为未要求的优先权，在恢复期内可通过恢复程序进行恢复；而有些错误导致的权利丧失却不能请求恢复，例如：因优先权期限超出12 个月而被视为未要求的优先权，根据《专利法实施细则》第6 条第5 款的规定，不能请求恢复权利。当权利丧失后，即使通过救济程序能够恢复权利，申请人也需为此付出审查周期延长及财力消耗上的代价，对于不能恢复的权利，将导致申请人的利益严重受损。因此，加深申请人对相关规定的理解、明确操作建议，对降低提交特殊申请时的错误率十分必要。

欧阳平等人在《涉及本国优先权专利申请的注意事项》中针对请求书中“要求优先权声明”填写的易错点进行了详细的分析①欧阳平，李增顺，毛晓鹏.涉及本国优先权专利申请的注意事项[J].中国发明与专利.2013（07）：77-79.；宋扬等人在《初步审查中对于分案申请优先权审查的两种典型情形的探讨》中探讨了主动恢复分案未要求的优先权及分案申请的在先申请号与原申请号相同时的处理流程②宋扬，肖伟民.初步审查中对于分案申请优先权审查的两种典型情形的探讨[J].审查业务通讯.2014（05）：53-59.；黄蕾等人在《重新确定申请日对相同发明创造的“同日申请”的影响及对策研究》中对同日申请中一件案件重新确定申请日后将对另一件案件授权前景产生的影响进行了阐述③黄蕾，俞可嘉.重新确定申请日对相同发明创造的“同日申请”的影响及对策研究[J].中国发明与专利.2014（05）：98-102.；欧阳平等人在《关于生物材料样品保藏初步审查标准的思考》中探讨了不同生物材料样品的几种保藏类型所产生的不同影响④欧阳平，刘世昌，李增顺.关于生物材料样品保藏初步审查标准的思考[J].审查业务通讯 .2011（05）：33-41.；陈嘉威在《专利法新颖性宽限期审查的理解与探析》中提出了不丧失新颖性证明材料应当具备法律中有效证据所包括的三个特征⑤陈嘉威.专利法新颖性宽限期审查的理解与探析[J].审查业务通讯.2012（02）：13-17.。上述文献对特殊申请某一方面的特性进行了深入的研究，对某一类特殊申请的提交具有指导意义，但对具有一定相似性的多类特殊申请缺少对比及归纳分析，未能有效解决申请人可能混淆相关规定的困扰，因而在帮申请人从整体上把握各类特殊申请的常见错误方面收效不佳。

因此，基于审查中的案例，本文着眼于几类常见的特殊申请，从特殊规定、期限、费用、表格填写及需提交的文件等几方面对导致申请人权利丧失的错误分门别类，详细分析每一类错误产生的原因，并给出提交时的操作建议。简言之，本文按照案例举隅、案例分析、操作建议的框架性结构将各种常见错误完整、系统地呈现给申请人，以帮助申请人更好地理解特殊申请的相关规定，减少操作上的失误。

二、要求优先权的申请

优先权是指申请人在第一次提出发明专利申请（下称在先申请）后，又在12 个月内就相同主题再次提出发明专利申请（下称在后申请），与其他人在其在先申请的申请日之后、在后申请的申请日之前就同一主题所提出的申请相比，其在后申请享有优先地位。享有优先权的在后申请相当于将申请日提前至其在先申请的申请日（即优先权日）。因而，享有优先权对一件专利申请的新颖性和创造性具有十分重要的意义。相应地，上述12 个月的期限被称为优先权期限。

在要求优先权的申请中，导致优先权被视为未提出，申请人权益受损的问题主要体现在优先权的基础、优先权期限及优先权要求费不符合规定三个方面。

（一）在先申请不符合本国优先权的基础

1.在先申请已享有优先权

【案例1】专利申请2018*****1436，提交时要求申请2017*****5981 作为优先权，然而，在先申请2017*****5981 已享有优先权2017*****1673。根据《专利法实施细则》第32 条第2 款规定，该申请要求的优先权被视为未提出。

2.在先申请为分案申请

【案例2】专利申请2018*****2546，提交时要求申请2017*****1123 作为优先权，然而，在先申请2017*****1123 为一件分案申请。根据《专利法实施细则》第32 条第2 款规定，该申请要求的优先权被视为未提出。

3.在先申请已被授予专利权

【案例3】专利申请2018*****0137，提交时要求申请2011*****9635 作为优先权，然而，提交在后申请时，在先申请2011*****9635 已被授予专利权。根据《专利法实施细则》第32 条第2 款规定，该申请要求的优先权被视为未提出。

【案例分析】《专利法实施细则》第32 条第2 款规定，提出后一申请时，在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：（一）已经要求外国或者本国优先权的；（二）已经被授予专利权的；（三）属于按照规定提出的分案申请。这样规定是由优先权必须是首次申请的特性所决定的。

《专利法》第29 条第2 款规定：“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”因而，优先权应当是第一次提出的专利申请。为什么要求优先权是第一次提出的专利申请呢？这是因为仅可在优先权期限内给申请人其申请优先的地位，且该期限不能重复叠加。例如，A、B、C 三件申请，C 要求B 作为优先权，B要求A 作为优先权。如果不对在先申请的性质做出限定，那么就会出现如下情形：B 相对于A 拥有12个月的优先权期限，而C 相对于B 也拥有12 个月的优先权期限，从而C 相对于A 实际就拥有了24 个月的优先权期限，这对其他申请人显然有失公平。因此，作为优先权基础的在先申请必须是针对相同主题的首次申请⑥尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011：385.。这里所指的“首次申请”，是指在先申请的主题应当没有要求过优先权，或者提出过要求优先权声明但未享有优先权⑦国家知识产权局.审查操作规程·初审流程分册[M].北京：知识产权出版社，2011：134.。因而，在先申请已享有优先权的，不能再作为优先权，但部分优先权的情况例外。部分优先权是指：C 要求B 作为优先权，B 要求A 作为优先权，如果B 中作为C 的优先权基础的主题没有要求过优先权，也即C 享有的是B 较于A 新出现的主题，那么C 可以享有B 中的部分优先权。

在案例1 中，因其在先申请2017*****5981 已享有优先权，所以不能被要求作为优先权。在案例2 中，由于分案申请是从原申请分出来的申请，因此原申请是第一次申请，而分案申请不是第一次申请，故也不能被要求作为优先权。在案例3 中，由于在先申请已经被授予专利权，如果在后申请仍能享受其优先权，那么将会导致同样的发明创造被重复授予专利权。因此，已被授予专利权的申请也不能被要求作为优先权。

那么，如何判断在先申请是否已被授予专利权呢？很多申请人在收到授予专利权通知书和办理登记手续通知书时，常误以为无论是否办理登记手续，在期限届满前该专利申请均视为尚未授予专利权。实际上，现行规定是：“如果专利局已经针对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，且申请人已缴纳相关费用的，视为在先申请已经被授权。申请人尚未缴纳相关费用的，视为在先申请尚未被授权。”因而，是否缴费是判断一件申请是否授予专利权的标准。之所以如此规定，主要基于以下两方面的考虑：第一，申请人在期限内办理了登记手续充分表明了其希望获得专利权的意愿；第二，实际情况中，部分申请人希望在国家知识产权局进行授予专利权公告之前尽早获得授予专利权的证明。

申请人对授予专利权的时间点产生误解，大多是将其与分案申请的提交时机（即原申请发出的办理登记手续通知书中规定的期限届满前）相混淆，从而导致提交在后申请时，在先申请已被授予专利权，从而丧失了要求优先权的机会。

【操作建议】在提交要求优先权的申请时，需要核实在先申请的状态并注意：

1.除了部分优先权的情况，在先申请如已享有优先权，不能作为优先权。

2.在先申请是分案申请或已被授予专利权，不能作为优先权。

3.涉及部分优先权时，应当在提交申请时主动提交有关部分优先权的说明，以避免审查员发出不必要的视为未要求优先权通知书，从而缩短审查周期。

4.在先申请如已缴纳授予专利权的相关费用，视为已被授予专利权，不能作为优先权。

5.如果要求一件申请作为优先权，而该申请已收到授予专利权通知书，应当在未缴纳相关费用时尽快提交在后申请。

(二)优先权期限已超过12 个月

【案例4】专利申请2017*****096X，申请日为2017年12月25 日，提交时要求申请2016*****5997作为优先权，在先申请2016*****5997 的申请日为2016年11月30 日。根据《专利法》第29 条第2 款的规定，该申请要求的优先权被视为未提出。

【案例5】以纸件形式提交的专利申请2017*****6654，要求申请2016*****8309 作为优先权，在先申请日为2016年4月15 日。在后申请的邮戳日不清晰，受理时以收到日2017年4月18 日作为申请日，并于当日发出专利申请受理通知书。随后，申请人于2017年10月9 日提交了有关申请日更正的请求，然而，因已错过提交申请日更正请求的时机，根据《专利法》第29 条第2 款的规定，该申请要求的优先权被视为未提出。

【案例6】专利申请2017*****2091，申请日为2017年8月23 日，要求申请2016*****7894 作为优先权，优先权日为2016年10月11 日。然而，在后申请提交时在说明书附图中遗漏了图3。随后，申请人于2017年10月25 日补交了遗漏的图3 并重新确定了申请日，根据《专利法》第29 条第2 款的规定，该申请要求的优先权被视为未提出。

【案例分析】根据前述《专利法》第29 条第2 款的规定，优先权期限超出12 个月的在先申请不能作为优先权。12 个月的优先权期限是《巴黎公约》中已做出的规定，我国专利法沿用了《巴黎公约》中对该期限的规定。在案例4 中，申请人提交在后申请时，其优先权期限已超出12 个月；在案例5 中，申请人在临近优先权期限届满时以纸件形式提交在后申请，而在后申请因邮戳日不清晰只能以收到日作为申请日，虽然申请人提出了申请日更正请求，但根据《专利审查指南》（2019 版）第五部分第三章第4 节的规定，该更正请求因未在递交专利申请文件之日起2 个月或者申请人收到受理通知书之日起一个月内提出，因而未得以更正，从而导致其优先权期限超出12 个月；在案例6 中，在后申请在提交时遗漏了部分附图，根据《专利法实施细则》第40 条的规定，以申请人补交附图之日作为申请日，重新确定的申请日的延后导致其优先权期限超出12 个月。诸如上述类型的优先权期限超期案件，给申请人的利益造成了严重的损害。

【操作建议】在提交要求优先权的申请时，需要核实优先权期限并注意：

1.优先权期限超出12 个月的，不能作为优先权。

2.对于以纸件形式提交的在后申请，应当确保邮寄时邮戳日清晰可见。

3.对于在后申请，应当确保提交时附图完整无遗漏。

4.避免在临近优先权期限届满时提交在后申请。

（三）优先权要求费不满足要求

1.未缴纳优先权要求费

【案例7】专利申请2017*****9288，申请日为2017年09月13日，要求了三项优先权2016*****6220、2016*****5928、2017*****1220，并于2017年9月13日发出专利申请受理通知书，但在缴费期限内，申请人未缴纳优先权要求费。根据《专利法实施细则》第95条第2款的规定，该优先权被视为未提出。随后，申请人提交了恢复权利请求书，并缴纳了恢复权利请求费，但在恢复期内，申请人仍未缴纳优先权要求费。审查员就此发出办理恢复权利手续通知书，然而，申请人在未答复该通知书，从而导致其要求的三项优先权均被视为未要求。

2.逾期缴纳优先权要求费

【案例8】专利申请2017*****7133，申请日为2017年11月15日，要求了一项优先权2017*****6734，并于2017年11月16日发出专利申请受理通知书，申请人于2018年1月31日缴纳了优先权要求费，并于2018年1月29日提交了恢复权利请求书，缴纳了恢复权利请求费。根据《专利法实施细则》第95条第2款规定，该优先权因逾期缴纳优先权要求费被视为未提出，并根据《专利法实施细则》第六条的规定，同意恢复优先权2017*****6734。

【案例分析】《专利法实施细则》第95 条第2 款规定：“申请人要求优先权的，应当在缴纳申请费的同时缴纳优先权要求费，期满未缴纳或者未缴足的，视为未要求优先权。”该缴费期限是指《专利法实施细则》第95 条第1 款中规定的自申请日起2 个月内或者自收到受理通知书之日起15 日内。该处缴足是指按项收取优先权要求费，每项80 元。因此，要求了优先权的申请，应当在规定的期限内足额缴纳优先权要求费。

然而，据统计，审查中超过百分之五十被视为未要求的优先权均是因未缴纳、未缴足或逾期缴纳优先权要求费而造成的。在案例7 中，申请人因未缴纳优先权要求费，导致优先权被视为未要求，其后虽办理了恢复手续，但却仍未缴纳优先权要求费，从而丧失了要求优先权的权利。在案例8 中，申请人因错过了优先权要求费的缴纳期限，从而导致了优先权被视为未提出，虽然最终恢复了优先权，但不得不为此多付出恢复权利请求费1000 元。

【操作建议】在提交要求优先权的申请时，需要注意：

(1)应当在自申请日起2 个月内或者自收到受理通知书之日起15 日内缴纳优先权要求费。

(2)应当缴足优先权要求费，优先权要求费的总额=优先权的项数×80 元。如要求3 项优先权，共需要缴纳优先权要求费80×3 ＝240 元。

三、分案申请

一件专利申请应当限于一项发明创造，这是专利申请的单一性原则⑧。当一件专利申请包含两项以上发明、实用新型或外观设计时，不再满足单一性原则，申请人可以以分案申请的形式对其他的发明创造进行重新申请。分案申请是以原申请（第一次提出的申请）为基础提出的，所以能够享受原申请的申请日。因此，分案申请制度是当原申请不满足单一性要求时，尽最大可能保护申请人利益的一种补救方式。

在涉及分案的申请中，导致分案申请被视为未提出或其他申请人利益严重受损的错误主要是由于提交分案的时机不符合规定及请求书表格中填写有误。

（一）提交分案申请的时机不符合规定

1.分案申请在原申请办理登记手续的期限届满后提出

【案例9】分案申请2018*****3576，提出申请之日为2018年5月3 日，原申请2013*****6282 于2018年2月7 日发出办理登记手续通知书，通知书中指定的办理登记手续的届满日为2018年4月23 日,该分案申请提出日已超出原申请办理登记手续的期限届满日，根据《专利法实施细则》第42 条的规定，该分案申请被视为未提出。

2.分案再分案申请在原申请办理登记手续的期限届满之后提出

【案例10】分案再分案申请2018*****2924，提出之日为2018年8月21 日，它是针对分案申请2015*****3270 提出的再分案，其提出时，分案申请2015*****3270 处于复审阶段，原申请为2010*****8536，原申请办理登记手续的届满期限是2015年6月15 日，该分案再分案申请提出时已超出原申请办理登记手续的期限届满，根据《专利法实施细则》第42 条的规定，该分案申请被视为未提出。

【案例分析】 《专利法实施细则》第42 条规定：“申请人可以在本细则54 条第1 款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请”。《专利法实施细则》第54 条第1 款规定：“国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后，申请人应当自收到通知之日起2 个月内办理登记手续”。

因此，可以将申请人提出分案申请的时机归纳如下：

（1）原申请已收到授予专利权和办理登记手续通知书，在办理登记手续通知书指定的期限届满前可以提交分案申请；

（2）原申请已被驳回，自申请人收到驳回决定之日起3 个月内，不论是否提出复审请求，均可以提出分案申请；

（3）原申请在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，可以提出分案申请；

（4）原申请提交了撤回专利申请声明的，撤回专利申请声明生效（即发出手续合格通知书）之前，可以提出分案申请；

（5）原申请已被视为撤回的，在恢复期内，可以提出分案申请；

（6）对于已提出过分案申请，针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的提交时机仍应当根据原申请来确定。

在案例9 中，分案申请因提交时已超出原申请办理登记手续的届满期限，因而被视为未提出。在案例10 中，申请人因不清楚分案再分案的提交时机应当根据原申请来确定，从而导致提出分案再分案时已超出原申请办理登记手续的届满期限而被视为未提出。

【操作建议】在提交分案申请时，需要核实原申请的状态并注意：

（1）仅在收到国家知识产权局发出的授予专利权通知之前及收到之日起2 个月内、专利申请被驳回、撤回或者视为撤回前，才可以提交分案申请。

（2）尽量避免在临近期限届满时提交分案申请，以避免因邮戳日不清晰或遗漏附图等原因导致申请日延后从而错过提交分案的时机。

（二）分案申请的请求书表格中填写有误

1.原申请中要求了优先权或涉及生物材料样品保藏，但分案申请的请求书未填写上述信息

【案例11】分案申请2018****1568，其原申请2016****2345，要求了在先申请2015***1257 作为优先权，并涉及生物材料样品CGMCC No.*****的保藏。然而，在分案申请的请求书中，申请人遗漏了填写原申请中要求的优先权及生物材料样品保藏信息。实质审查阶段，该申请因遗漏填写的生物材料样品保藏信息导致说明书未能充分公开该申请的技术内容，不符合《专利法》第26 条第3 款的规定而被驳回。

2.请求书中遗漏填写原申请信息

【案例12】专利申请2017*****6274，在实质审查阶段，经检索发现申请2015*****8956 中已公开了2017*****6274 的全部技术内容。申请人陈述该申请实际为申请2015*****8956 的分案申请，因疏忽未在请求书中填写原申请的信息，请求添加遗漏的原申请信息。根据《专利法实施细则》第43 条第3 款的规定，该请求未被接受，根据《专利法》第22 条的2 款的规定，该专利申请因不具备新颖性被驳回。

3.请求书中填写了多余的原申请信息

【案例13】分案申请2017*****5084，在实质审查阶段，发现该申请并非请求书中填写的原申请2017*****9765 所对应的分案申请。申请人陈述该申请实际并非分案申请，因疏忽在请求书中未删除多余的原申请信息，请求删除多余的原申请信息并将其更正为一般申请进行审查。然而，根据《专利法实施细则》第43条第3款的规定，该请求未被接受。根据《专利法》第33 条的规定，该分案申请因修改超出原申请的保护范围被驳回。

4.请求书中将原申请信息错填成优先权信息

【案例14】申请2018****1226，要求优先权2017****5674，实质审查阶段，检索到在优先权日与申请日间能破坏其新颖性的对比文件，且经核实，该申请并不享有优先权2017****5674。申请人陈述该申请实际为一件分案申请，因疏忽在请求书中将原申请信息错填成优先权信息，请求将错填的信息进行更正并将其作为分案申请进行审查。然而，根据《专利法实施细则》第43 条第3 款的规定，该请求未被接受。根据《专利法》第22 条第2 款的规定，该专利申请因不具备新颖性被驳回。

5.请求书中将优先权信息错填成原申请信息

【案例15】分案申请2017****9297，实质审查阶段，审查员发现该申请并非请求书中填写的原申请2017****1123 的分案申请。申请人陈述该申请并非一件分案申请，申请时因疏忽将优先权信息错填成原申请信息，请求将错填的信息进行更正并将其作为要求优先权的申请进行审查。然而，根据《专利法》第30条的规定，申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，未提出书面声明的，视为未要求优先权。该请求未被接受，而根据《专利法》第33 条的规定，该申请因修改超出原申请的保护范围被驳回。

【案例分析】案例11-15 均是因申请人在请求书表格填写中的疏忽而导致该申请丧失了专利权保护的机会。在案例11 中，原申请要求了优先权并涉及生物材料样品保藏，而分案申请的请求书中未填写相应的信息。初步审查阶段将视为该分案申请未要求优先权或不涉及生物材料样品的保藏。而到实质审查阶段，才发现遗漏了优先权或生物材料样品保藏，而遗漏的生物材料样品保藏正好影响了说明书的充分公开，从而导致该申请被驳回。

案例12 和案例13 是将一般申请与分案申请相互混淆的典型案例。在案例12 中，分案申请因在请求书中漏填原申请信息而被当成一般申请受理，不再享有原申请日，只能以提交日作为申请日，最终因原申请已公开其全部的技术内容而不具备新颖性而被驳回。在案例13 中，一般申请提交时因在请求书中填写了多余的原申请信息而被当成分案申请受理，在实质审查阶段，因其本质上并非分案申请，最终因修改超出原申请的保护范围而被驳回。同时，因该发明创造的技术方案已进行了公布，所以选择重新申请也不可行，最终导致该发明创造错失专利保护的机会。

案例14 和案例15 是将要求优先权的申请与分案申请相互混淆的典型案例。在案例14 中，申请人将一件分案申请错误地当成要求优先权的申请提交，这样可能带来两种结果：第一，如果初步审查阶段该错误的优先权不符合形式要求（例如：优先权期限超过12 个月等），那么该优先权将被视为未提出，此申请将不能再享受优先权日（实际为原申请日），只能以实际提交日作为申请日，因此，该申请的原申请将会破坏其新颖性；第二，如果初步审查阶段该错误的优先权符合形式要求，将会导致该申请的原申请作为本国优先权的在先申请被视为撤回且不得请求恢复。因此，一旦将分案申请当成要求优先权的申请提交，或者导致原申请破坏其新颖性从而使得此申请不具备授权前景，或者导致原申请因本国优先权成立而被视为撤回。在案例15 中，申请人将一件要求优先权的案件当成分案申请提交。如果该分案申请符合初步审查的要求（审查实践中，此类情况通常都能符合形式要求，因为能够满足优先权的形式要求通常也能满足对分案申请的形式要求），而当进入到实质审查阶段，该申请因实质上并非一件分案申请最终只能因修改超范围而被驳回。此时选择重新申请，不仅超过了12 个月的优先权期限，而且其技术方案也已进行了公开，因而丧失了要求优先权重新申请的机会。因此，针对分案申请或要求优先权的申请，在请求书的填写中应当仔细核对，一旦错填了信息，将在很大概率上导致该案件错失专利权保护的机会。

【操作建议】在提交分案申请时，需要注意：

（1）若原申请要求了优先权或涉及生物材料样品保藏，且分案申请中也涉及相应的权利，应当在分案申请的请求书中填写相应的信息。

（2）分案申请，应在请求书的分案申请栏中应当填写原申请号和原申请日。

（3）一般申请，在请求书的分案申请栏中应当删除多余的原申请信息。

（4）要求优先权的申请，应当将在先申请信息填写至请求书的“要求优先权声明”栏。

（5）分案申请，应当将原申请信息填写至请求书的“分案申请”栏。

（6）应当准确填写在先申请号、在先申请日、原申请号及原申请日。

四、同日申请

根据《专利法》第9 条第1 款的规定，同日申请是指同一申请人同日就同样的发明创造申请的实用新型和发明专利。若先获得的实用新型专利权尚未终止，申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。同日申请制度实现了同样的发明创造在实用新型专利权和发明专利权中的接续保护，最大程度上保障了申请人的权益。

在涉及同日申请的案件中，申请人常出错的地方主要在对同日申请本质的理解不到位和放弃权利操作上的疏忽，使得申请人在同日申请的处理中丧失了不必要的权利。

（一）放弃本不必放弃的实用新型专利权

【案例16】同日申请的发明2014*****4112，审查员发出审查意见通知书，指出本发明具有授权前景，但其权利要求与已获授权的实用新型专利2014*****7511 的权利要求请求保护的技术方案完全相同，两者属于同样的发明创造，为符合专利法第九条第一款的规定，申请人可以放弃已授权的实用新型专利权或修改本申请的权利要求。随后，申请人放弃了已授予专利权的实用新型专利，同时还修改了发明的保护范围。

（二）将放弃同日的实用新型＝放弃专利权

【案例17】同日申请中的实用新型2015*****2229，申请人希望通过放弃实用新型专利权从而获得对同日的发明的授权，于是向实用新型专利提交了“放弃专利权声明”，但声明中勾选了第1项“根据专利法第44 条第1 款第2 项的规定，专利权人声明放弃上述专利权”，该实用新型专利失效。随后，申请人发现“放弃专利权声明”中勾选错误，应当勾选第2 项“根据专利法第9 条第1 款的规定，专利权人声明放弃上述专利权”，因此请求撤销其之前提出的“放弃专利权声明”。但根据《专利审查指南》（2019 版）第五部分第9 章第2.3 节的规定，该请求未被接受。

【案例分析】案例16 和案例17 是因申请人对同日申请的规定理解有误或操作疏忽导致的权利丧失。在案例16 中，申请人并未真正理解“同样的发明创造”的含义，从而放弃了本不必放弃的实用新型专利权。在《专利法》第9 条第1 款的规定中，“同样的发明创造”是指同日的发明与实用新型存在的保护范围相同的权利要求⑨国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京：知识产权出版社，2010：167.。而《专利法》第9 条第1款之所以规定同日申请中的发明要获得授权，必须放弃已授权的实用新型，是因为两者本是“同样的发明创造”，需要避免重复授权。如果同日的发明与实用新型已不再是“同样的发明创造”，例如发明已经修改了权利要求的保护范围，那么两者就不属于《专利法》第9 条第1 款中规定的同日申请了，因此也就不必放弃已授权的实用新型了。换言之，同日申请中的发明要获得授权，可以放弃已授权的实用新型，也可以修改发明权利要求书的保护范围。在案例17 中，申请人因不清楚放弃专利权与放弃同日的实用新型专利权之间的区别，在“放弃专利权声明”中进行了错误勾选，随后虽然提出了更正请求，但根据《专利审查指南》（2019 版）第五部分第九章第2.3 节的规定，该实用新型的放弃为申请人主动放弃的专利权，不属于专利权非真正拥有人恶意要求的放弃，因而，不能撤销之前的放弃。从而导致了实用新型专利权自“放弃专利权声明”手续生效之日起不再受到保护，而同日的发明则不得不修改保护范围（使其与已失效的实用新型的保护范围不同）才能获得授权。实际上，上述两种放弃在放弃的专利类型、权利放弃生效的时间点及对授权保护范围的影响三方面均不相同。“放弃专利权”是针对所有类型专利的放弃，权利放弃在“放弃专利权声明”手续合格时即刻生效，放弃实用新型的专利权，同日的发明需要修改保护范围才能获得授权。而“放弃同日的实用新型专利权”仅针对同日申请中尚未终止的实用新型专利权，权利放弃在同日的发明专利公告之日才生效，并且此种放弃，同日的发明无需修改保护范围即可授权。因此，针对同日申请，不仅需要理解“同样的发明创造”的含义，还应当特别清楚两种权利放弃的区别。

【操作建议】当同日申请中的发明具有授权前景时，申请人应当注意：

1.既可以选择放弃已授权的实用新型，也可以选择修改发明的保护范围来获得对发明的授权。

2.选择修改发明的保护范围时，不必放弃已授权的实用新型。

3.应当向实用新型而非同日的发明提交“放弃专利权声明”。

4.在“放弃专利权声明”中应当勾选第二项，并正确填写同日发明的申请号。

五、生物材料样品保藏

生物材料样品保藏是指申请专利的发明涉及新的生物材料，该生物材料公众不能得到，并且对该生物材料的说明不足以使所述领域的技术人员实施其发明的，申请人应当在提交专利申请时在请求书及说明书中声明该生物材料的保藏事项，并在规定的期限内提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明。

在涉及生物材料样品保藏的申请中，申请人常在提交证明文件的期限和请求书表格的填写上出错，从而导致生物材料样品被视为未保藏。

（一）未在规定的期限内提交生物材料保藏证明及存活证明

【案例18】专利申请2018*****7386，申请日为2018年3月6 日，请求书中填写了生物材料样品保藏事项，但直至2018年7月6 日，申请人都未提交的保藏证明及存活证明，根据《专利法实施细则》第24 条第1 款的规定，该生物材料样品被视为未提交保藏。

（二）申请涉及生物材料样品的保藏，但请求书中漏写保藏事项

【案例19】专利申请2015*****6368，请求书中未填写生物保藏事项，实质审查阶段，实审员在审查意见通知书中指出：本申请请求保护一株地衣芽孢杆菌，但申请人未在《专利法实施细则》第24 条规定的期限内提交保藏单位出具的保藏证明及存活证明，且公众无法从商业渠道获得该菌株，申请前的专利和非专利文献中也没有相应记载，因而，本申请的说明书中未对“地衣芽孢杆菌”做出充分公开，不符合《专利法》第26 条第3 款关于说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明，因而不能被授予专利权。

【案例分析】案例18 和案例19 是由于申请人不清楚涉及生物材料样品保藏的申请对期限及请求书表格的填写要求而导致的权利丧失。《专利法实施细则》第24 条规定：涉及生物材料样品保藏的专利申请应当在请求书和说明书中写明该生物材料的分类命名、保藏该生物材料样品的单位名称、地址、保藏日期和保藏编号；申请时未写明的，应当自申请日起4 个月内补正；期满未补正的，视为未提交保藏。同时，应当在申请时或者最迟在申请日起4 个月内提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明；期满未提交证明的，该样品视为未提交保藏。在案例18 中，申请人未在规定的期限内提交保藏证明和存活证明，从而导致该生物材料被视为未提交保藏。该失误虽可以通过恢复程序恢复丧失的权利，但需要额外付出恢复权利请求费。在案例19 中，申请人因不清楚涉及生物材料样品保藏的申请需要在请求书中写明保藏事项并在期限内提交相关的证明，仅在说明书中提及了保藏编号或保藏事项。按照现行规定，该情况在初步审查阶段按照不涉及生物材料保藏的申请处理⑩国家知识产权局.审查操作规程·初审流程分册[M].北京：知识产权出版社，2011：136.，因而该错误直至实质审查阶段经检索才能被发现，而在实质审查阶段，既已超出了提交保藏证明及存活证明的规定期限，也已超出了生物材料样品视为未提交保藏的恢复期限，不能再通过恢复程序添加遗漏的生物保藏事项，从而导致该申请不能被授予专利权。

【操作建议】涉及生物材料样品保藏的申请，应当注意：

1.在请求书生物材料样品栏中填写生物材料样品的保藏事项。

2.在说明书中写明生物材料样品保藏事项。

3.自申请日起四个月内提交相关的保藏证明及存活证明。

六、不丧失新颖性宽限期

不丧失新颖性宽限期是指申请日（或者优先权日）前的某一时期内发明创造的某些公开在一定条件下可以不影响发明创造的新颖性。我国《专利法》第24 条规定了申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形的，不丧失新颖性：（一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

在涉及不丧失新颖性宽限期的申请中，申请人往往对“他人未经申请人同意而泄露其内容”情形应在何时、提交何种形式的证明文件才能享受新颖性宽限期上认识不清。

【案例20】专利申请2017*****0555，申请日为2017年10月30 日，请求书中勾选了“他人未经申请人同意而泄露其内容”选项，但直至2017年12月30 日，申请人都未提交“他人未经申请人同意而泄露其内容”的证明材料。根据《专利法实施细则》第30 条的规定，申请人未在规定的期限提交相关证明材料，视为未要求不丧失新颖性宽限期。

【案例分析】“他人未经申请人同意而泄露其内容”是针对第三人以不合法的手段从发明人、设计人或者发明创造的其他所有人那里得知发明创造，不经其同意而在申请日前将其公开。为了证实他人确实未经申请人同意而泄露了其内容，申请人需要提交相应的证明材料。一份符合规定的证明材料中需要注明泄露日期、泄露方式、泄露的内容，并由证明人签字或者盖章。申请专利的发明创造在申请日前六个月内“他人未经申请人同意而泄露其内容”，若申请人在申请日前已获知，应当在提出专利申请时在请求书中勾选“他人未经申请人同意而泄露其内容”选项，并在自申请日起两个月内提交证明材料；若申请人在申请日以后得知，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料，证明材料符合规定的，可以享有不丧失新颖性宽限期。

如果申请人勾选了请求书中的“他人未经申请人同意而泄露其内容”选项，但未在规定的期限内提交证明材料或提交的证明材料不符合规定，审查员会针对该项发出视为未要求不丧失新颖性宽限期通知书。如果申请人未在通知书中指定的恢复期内办理恢复手续，需要等待恢复期届满后，该案件才能初步审查合格，而这样的流程大概需要耗费6 个月左右的时间。因而，申请人不仅需要明确提交证明材料的期限，还需衡量能否提交符合规定的证明材料，如果勾选了“他人未经申请人同意而泄露其内容”选项但不能提交符合规定的证明材料，不仅最终不能享受到新颖性宽限期，还延长了审查周期，不利于专利申请早日获得授权。

【操作建议】当申请涉及“他人未经申请人同意而泄露其内容”时，应当注意：

1.充分考虑能否在规定的期限内提交符合规定的证明材料。

2.应在请求书“不丧失新颖性宽限期声明”栏中勾选第三项。

3.当收到“视为不丧失新颖性宽限期”的通知书时，应积极进行答复，从而缩短审查周期，为申请的早日授权创造有利条件。

七、总 结

本文结合审查实践中的具体案例，对要求优先权、分案申请、同日申请、涉及生物材料样品保藏及不丧失新颖性宽限期等几类特殊申请，从特殊规定、期限、费用、表格填写及提交的文件等方面容易导致申请人利益出现重大损失的问题进行归纳汇总。对每一类特殊申请，详细分析了产生问题的原因，并给出了相应的操作建议，以帮助申请人在提交申请时避免出现类似失误，保护申请人的利益。表1 给出了上述各类特殊申请可能涉及到的错误类型。从表中可以看出，就错误类型而言，时间期限与表格填写是各类特殊申请中最容易涉及到的申请错误；而对比各类特殊申请来看，要求优先权的申请所涉及的错误类型比较多。具体来说，提交要求优先权的申请和同日申请，需要特别注意其特殊规定，而几乎提交任何一类特殊申请，都应仔细填写请求书表格，不错填漏填声明项。此外，足额缴纳优先权要求费，提交不丧失新颖性宽限期证明材料，也是申请人不容忽视的方面。综上所述，通过本文的梳理归纳，希望能够帮申请人进一步厘清各类特殊申请中的常见错误，在提交申请时避免损害权益的错误出现。

表1 特殊申请的错误类型涵盖表