案说美国外观设计延续申请制度

吴晴瑶 李爱民

一、引 言

申请人无论是直接向美国专利商标局（USPTO）提交外观设计专利申请，还是通过WIPO 国际局提交指定美国的国际外观设计专利申请，其申请文件必须是非临时申请文件（nonprovisional application）。外观专利的审查方式与发明专利的审查方式大致相同。取得外观专利授权条件大多与发明专利的授权条件相同（如图1 所示）。外观设计必须具有新颖性，即不得与在先技术相同，详见美国《专利法》（35U.S.C，Untited States Code Title 35-Patents）第102 条；必须具有非显而易见性，详见美国《专利法》第103 条；必须清楚、完整地予以披露，并提出明确主张，详见美国《专利法》第112 条。此外，为获得专利保护，外观设计必须具有“装饰性”，详见美国《专利法》第171 条。

美国《专利法》中没有本国优先权的条款规定，但其延续/持续申请（Continuing Application）相关条款规定可享受在先申请日的权益，该制度运用较灵活，对美国的专利保护产生了深刻的影响。

图1 美国外观设计专利审查流程图

二、美国外观设计延续申请

术语“持续性”（Continuity）用于表示发明人相同或至少拥有一个共同发明人的两个“共同悬而未决”有着相同主题（Same Subject Matter）的不同申请之间的关系。当在先申请不是临时申请时，后来提交的申请可以被称为延续申请。且应在在后申请的申请数据表中写明共同未决的相关在先申请的信息，以表明其关联性，例如写明在先申请的申请号及申请日。

与仅有分案申请制度的中国专利实务不同，美国《专利法》允许申请人在提交专利申请后提交延续申请，美国《专利法》第120 条、第121 条是关于美国延续申请享有较早申请日权益的规定。美国《专利法》并未定义延续申请，但《专利法实施细则》（37C.F.R，Title 37 -Code of Federal RegulationsPatents,Trademarks,and Copyrights）1.53（b）中将延续申请分为三种：继续申请（Continuation Application）、分案申请（Divisional Application）及部分继续申请（Continuation-in-part-Application）。①参见 37C.F.R § 1.53（b）Application filing requirements —Nonprovisional application.The filing date of an application for patent filed under this section,except for a provisional application under paragraph (c) of this section or a continued prosecution application under paragraph (d) of this section,is the date on which a specification as prescribed by 35 U.S.C.112 containing a description pursuant to §1.71 and at least one claim pursuant to § 1.75,and any drawing required by § 1.81(a) are filed in the Patent and Trademark Office.No new matter may be introduced into an application after its filing date.A continuing application,which may be a continuation,divisional,or continuation-in-part application,may be filed under the conditions specified in 35 U.S.C.120,121 or 365(c) and §1.78(c) and (d).延续申请是在原始申请的基础上，对其申请文件进行整理、补充或选择而形成的新的申请。

继续申请（Continuation Application，以下简称CA）其说明书与在先申请相同，权利要求书可以不同，但不能超出在先申请的范围，可以享受在先申请的权益。通常提出继续申请的目的是申请不同于在先申请的权利要求的范围。

例如，先申请主张整体外观设计的权益，在后申请可以继续申请方式主张部分外观设计的权益。

2012年3月23 日，申请人锐步公司（Reebok International Limited）提交申请序号29/416,618（以下简称618 申请）鞋的外观专利，主张鞋底的权利，在618 申请授权前，申请人于2014年8月6 日提交该申请的继续申请，申请序号29/498,683，主张618 申请中鞋底外侧突起装饰设计的权利，并于2017年1月17 日核准公告USD776,411（如图2 所示）。

图2 鞋的CA 案

分案申请（Divisional Application，以下简称DA）包含与先前申请不同且独立的发明内容。与继续申请一致，分案申请应与在先申请中最初披露的内容一致，申请人不能加入任何新的实质内容事物。分案申请的一套权利要求是从先前申请中划分出去的独立发明（如图3 所示）。

图3 健身器材DA 案

分案申请往往是在审查员提出限制性要求后做出的。与中国专利实务中的分案申请类似，美国专利局申请局若认为某项申请案含具有可被区分的发明内容，则会提出限制性要求。申请人可对在先前审查中放弃的专利内容提出一项或多项分案申请案。由此，分案申请也能享有先前申请案的优先权益。

继续申请及分案申请不允许加入新的事项/主题（New Matter），若加入新事项/新主题，申请人可以提出“部分继续申请”（Continuation-in-part，以下简称CIP）（如图4 所示）。

图4 Shipping container 母案及CIP

例如，申请人Theranos 公司（Theranos,Inc.）于2013年9月8 日，申请两件方盒形运输容器（Shipping Container）外观专利：440 申请中方盒容器为闭合状态，容器表面有阴影线，视图披露（Disclosed）了容器的俯视面、左侧面及正面，俯视图左侧中部两个凸起为虚线绘制；441 申请中方盒容器为打开状态，容器可见面无阴影线，视图揭露了容器的俯视面、左侧面及正面，打开容器的俯视图显示的小孔及卫生巾形槽内部为虚线绘制。2013年9月10 日，申请人提交这两件母案的CIP，容器可见面均添加阴影线，视图揭露了方盒容器闭合及打开状态下的后侧面、右侧面及底面，且将两个母案视图中各虚线结构改为实线绘制。

在后申请，由于揭露母案方盒容器未曾显示的后侧面、右侧面、底面及增加阴影线被视为增加了新事物可以以部分继续申请方式提出。

美国专利申请实务中允许在发明专利基础上提出外观设计专利的延续申请，但申请人需要注意的是，对于新增的部分，如需获得专利权，均必须满足美国新颖性要求，即，如果新增加的部分已经公开使用、销售、许诺销售或通过文献公开了，申请人必须在公开日起一年内提交部分继续申请，才不会丧失新颖性。

例如，2012年7月10 日，锐步公司（Reebok International Limited）提交一种鞋类物品申请，申请序号13/545,603（以下简称603 申请），包括鞋、鞋底及鞋底突起排布的发明专利申请，主张22 项权利，含有28 张附图，附图中鞋、鞋底均为右脚穿着的鞋及鞋底设计（如图5 所示）。在603 申请第一次公开日（2014年1月16 日）前，申请人又提交该发明申请的两件外观设计部分继续申请。申请人基于603 申请中fig1、fig3、fig5 视图于2013年2月1 日提交申请序号29/444,725（以下简称725 申请）的外观专利申请，725 申请为左脚鞋底设计，增加鞋底表面阴影；申请人基于603 申请中fig20、fig24 视图于2013年2月5 日提交申请序号29/444,897（以下简称897 申请）的外观专利申请，897 申请为左脚鞋底设计，鞋底突起排布与fig20、fig24 相同，但突起表面的纹理与之不同。

图5 发明603 申请及其外观CIP

在725 申请及897 申请授权前，申请人于2013年10月22 日分别提交上述两申请的分案申请：申请序号29/470,558（以下简称558 申请）及申请序号29/470,560（以下简称560 申请）。558 申请与725 申请的差异在于，558 申请鞋底四周突起上的楞线较725 申请中的清晰可见。560 申请是897 申请的分案，要求的是鞋底侧面一圈突起的权利。2015年11月20日，申请人提交申请序号29/546,332，是560 申请的分案申请，要求整个鞋底申请的权利（如图6 所示）。

三、外观设计专利延续申请提出的时机及保护期限

（一）延续申请提出的时机

当在后提交的申请根据《专利法》第120 条、第121 条、第365（c）或第386（c）要求享有在先非临时申请的权益时，在后提交的申请必须与在先申请或中间非临时申请共同未决（Copending）才能同样地享有在先申请的申请日权益。条款中定义的共同未决要求在后申请在以下情况之前提交：（A）在先申请取得专利；（B）放弃在先申请；（C）在先申请程序终止。

图6 725 申请及897 申请的分案申请

如果在后申请在母申请发布专利的同一天提交，专利通常将在支付发行费后4 周内公布。USPTO 鼓励申请人在不迟于支付发行费用之日提交任何延续/持续申请（Continuing Application），以避免在提交申请之前发布在先申请。

如果先前的申请被放弃，为使在后提交的申请与在先申请“共同未决”，在后申请必须在前案放弃之前提交。被放弃的情形有：未起诉而被遗弃；表达放弃；因未支付发行费而被放弃。

“程序终止”一词包括申请被放弃、专利被发布或终止在先申请的法律程序的情况，因此这种表达是三个“共同悬而未决”（copendency）定义中最广泛的。

（二）美国外观设计保护期限

外观延续申请与发明专利延续申请不同之处在于，发明专利的CA、DA 案保护期限从母案申请日开始计算，对于CIP 申请，与原申请（母案）的公开范围一致的部分，其申请日及优先权日与母案一致,对于新增加的部分，其申请日则为CIP 的申请日。外观设计专利保护期限是从专利获得授权之日起算。为加入“工业品外观设计国际保存海牙协定日内瓦文本”2012年12月18 日美国修改了《专利法》第173条规定的外观设计专利期限，2015年5月13 日当天或之后提交的外观专利申请，外观设计专利期限自授权之日起15年，但对在2015年5月13 日之前提交的外观专利申请，外观设计专利期限仍是自授权之日起14年②参见 35 U.S.C.173 Term of design patent.amended Dec.18,2012,Public Law 112-211,sec.102(7) (effective May 13,2015).。

四、外观设计专利延续申请中“无新事项（No new matter）”判断标准

美国外观设计审查实务对于外观设计延续申请中是否有“新事项”（Newt matter）的判断，USPTO 坚决贯彻“披露且已描述（disclosed and described）”的原则，其根据为：

（一）有关外观设计专利说明书及视图修改的法律规定

美国《专利法》第112 条（a）款规定，说明书应包含对发明以及对发明的制造、使用的方式和方法，以完整、清晰、简洁和确切的词语进行书面表达，使发明所属领域的任何技术人员，或者与该发明联系很密切的人员，都能制造和使用该发明；说明书还应公布发明人或共同发明人所熟知的实施该发明的最佳方式。

美国《专利法》第132 条是关于驳回通知和再审的规定。其第（a）款规定：“对申请被驳回、或者对其有异议或有所要求的，局长应通知申请人，说明理由，并附送对判断继续进行其申请程序是否适当而可能有用的信息和参考资料；如果申请人仍坚持其授予专利权的，那么无论是否经过修改，皆应对该申请再审。对申请所作的修改不可对发明的披露添加新的内容。”

美国《专利法实施细则》第1.121 条专利申请中的修改形式第（f）款规定，修改不允许加入任何申请没有披露的内容（No New Matter）。

美国《专利法》第112 条（a）款规定类似中国《专利法》第27 条第2 款外观设计专利清楚表达的规定，美国《专利法》第132 条及《专利法实施细则》第1.121 条规定类似中国《专利法》第33 条修改超范围的条款规定。

依据美国《专利法》第112 条（a）款规定，参考母案设计而申请的CIP，请求保护的设计未在母案中揭露，则不符合该条书面说明的要件，无权享有在先申请日的权益；如果申请人所提CIP 设计，改变较早在先申请中所揭露设计的形状或结构，这种改变已构成一个全新的设计，则不得享有在先申请的权益。

（二）外观设计专利延续申请视图修改实务

要求保护的外观设计必须在视图中用实线（Solid Lines）表示。虚线（Broken Lines）在外观设计中的两个常见的用途是揭露与要求保护的外观设计相关的环境和定义要求保护的外观设计界限。虚线的类型有，虚线（Dashed）、一点虚线（Dot-dash）和双点虚线（Dot-dot-dash）③参见《美国专利审查程序手册》（MPEP）15.50.04.。

美国开放部分外观设计专利多年，关于美国外观设计专利的申请实务中，申请人或专利律师经常在专利审查过程中提CA 案或是利用视图修正的方式，将视图中的一些实线变为虚线来克服审查员的驳回理由，以扩大或延续外观设计专利的保护范围，取得外观设计专利的保护。

（三）Apple 公司鼠标设计案④葉雪美.Apple 滑鼠設計專利申請與圖式修正[J/OL].北美智権報（,2015-1-31）[2018-12-19].http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/Others-34.htm.

2005年6月3 日，Apple 公司提出一件鼠标的外观设计专利申请，视图是以实线及较细的阴影线来揭露鼠标的整体设计（如图7 所示）。审查员找到证据，以该申请是“显而易见”，依据美国《专利法》第103 条（a）款规定驳回该申请，Apple 的御用专利律师Saidman（Design Law Group 的Perry J.Saidman），为了克服上述驳回理由，提出继续申请（CA）的请求，经过两次视图修改，减少原视图中实线的部分将其改为虚线，增加新的梯形框边界线并说明，申请人并未加入新事物/新主题（No New Matter）。申请人拥有在先申请视图中所揭露的所有事物，修改文件只是减少视图中某些实线部分，将其改为用虚线揭露，并未偏离原始文件的揭露。该修改变更的是设计的保护范围，并未改变物品的表面配置，如同CAFC（美国联邦巡回上诉法院）在Salmon 案件中所定义的。Apple 律师经过数次的抗辩，最终USPTO 于2009年5月19 日核准公告该外观设计专利，USD0592665（如图8 所示）。

图7 USD 29/231,465 外观设计申请原始视图

以往美国外观设计专利申请实务，将视图中的实线变更为虚线，只要不影响物品的表面配置，美国专利及商标局（USPTO）通常都是允许的。不过，视图中虚线部分改成实线，原则上是不允许的，因为美国外观设计专利的视图有表面阴影线的要求，视图中物品的表面应以适当的阴影线来处理，以便清楚地揭露请求设计的立体空间外观所有的表面轮廓特点。如果外观申请视图中，由于没有绘制适当的表面阴影，而导致设计的形状及轮廓无法清楚辨识，则不符合《专利法》第112 条第（a）项规定。此外要注意的是，依据申请时文件所揭露的内容无法清楚得知该设计的形状，而后补充的视图再添加表面阴影线，被视为导入了新的事项。

图8 USD0592665 最终核准公告视图

2014年3月，USPTO 在修订《美国专利审查程序手册》（MPEP）第十五章1503.02 绘图的虚线章节通过对In re Owens 案的描述中增加了新的规定，当边界线是通过视图修改方式或是在继续申请中引进，引进的边界线必须符合《专利法》第112 条（a）款规定。

（四）In re Owens 案⑤参见In re Owens(Fed.Cir.Mar.26,2013).

宝洁公司于2004年12月21 提出一个瓶体的外观设计申请，申请序号29/219,709（以下简称709 申请）并于2006年11月7 日公布，随后2006年提交申请序号29/253,172（以下简称172 申请）是709 申请的继续申请(is a continuation of U.S.Design Patent Application No.29/219,709)寻求709 申请2004年优先权日的权益，172 申请要求三个设计要素：（1）靠近瓶颈的瓶子正面和背面的小月牙形区域；（2）沿着瓶子的“肩部”的狭窄三角形区域；和（3）瓶子的五边形中心板的上部（如图9 所示）。

图9 In re Owens 案

审查员拒绝了172 申请，理由是在原始FIG.2 中增加了虚线，审查员理解这是一个全新的“梯形”表面，被认为是新事物，缺乏《专利法》第112 条书面描述，且依据《专利法》第103 条（a）款规定，该申请被驳回（如图10 所示）。

宝洁公司委托专利律师Saidman（与Apple 公司鼠标设计案同一律师）提出上诉，案件关键点在于172 申请是否能享有709 申请优先权日的权益。2013年7月15 日，CAFC 在In re Owens 案件所建立的判断原则，在继续申请案的每一条线、每一个曲面和曲线都必须在母案的书面说明及视图中清楚“揭露且已描述（disclosed and described）”才能符合说明书要件，享有美国《专利法》第120 条规定的母案申请日权益。

图10 增加的新事物

因此，如同上述Apple 公司经典的鼠标修改案例USPTO 以后应该不会再同意修改了。以后外观设计专利的视图修改不可以增加原始申请文件中未能予以支持的新的边界线，也不能通过延续申请引进原始申请文件并未揭露的边界线。

五、结 语

美国外观专利延续申请是对发明人相同或至少拥有一个共同发明人、“相同主题”的外观设计所提出的申请，并对在先申请的类型没有限制，只要在先申请处于未决期间,申请人可通过继续申请（CA）把没有包括在原权利要求书中，但已经在原申请完整公开的发明点以一项新的专利申请提交。对于继续申请，说明书部分不可超出原申请的公开范围。

基于避免重复授权（Double Patenting）的考虑，审查员如果认为该专利申请权利要求书含有超过一项发明（审查员可能指出多个权利要求含有多个发明，或者单个权利要求含有多个发明），就会向申请人发出《限制要求通知书》（Restriction Requirement），要求申请人把专利申请权利要求书限制为仅仅包含一项发明。对于从母案分割出来的部分，申请人可以向美国专利商标局提出分案申请（DA）。对于分案申请，说明书部分不可超出原申请的公开范围。

在申请提交后，如果申请人对发明做了进一步的改进，可以通过提交部分继续申请（CIP）的方式对新增的发明点进行保护。对于新增加的部分，其申请日则为部分继续申请日。申请人需要注意的是，对于新增的部分，如需获得专利权，均必须满足美国新颖性要求。

美国外观专利延续申请，在先申请与在后申请是延续的关系，在先申请与一系列在后申请均有各自的生命周期，本文旨在通过美国外观专利申请实务案例介绍外观专利延续申请制度及视图修改的规定，提醒中国申请人在美国申请外观专利时，在先应披露且主张所有可能的实施例，以便在后以分案申请或继续申请方式作为专利布局策略。