对原申请不存在单一性缺陷的分案申请的审查

武广涛

分案申请是一类特殊的专利申请，《专利审查指南》规定：“一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。”该规定没有明确可以分案的原申请是否存在单一性缺陷，也没有进一步明确两项发明的具体含义。在审查实践中存在原申请不存在单一性缺陷的分案申请，针对此类申请审查员的处理方式存在不同，本文对该类分案申请的审查从不同的角度进行探讨，并给出了审查建议。

一、分案申请的由来

分案申请是从原申请中分割出来的一部分，其形式上虽然是一个新申请，但实际上和原申请具有同等地位，即申请日仍是原申请的申请日，如果原申请享有优先权，则可继承原申请的优先权日。

分案申请的法律规定来自《专利法实施细则》第四十二条第一款，为什么要规定分案申请则要追溯到《专利法》。我国《专利法》第三十一条规定，专利申请需要符合单一性要求，对于不符合单一性要求时应当如何处理由《专利法实施细则》第四十二条第一款作出规定。因此，探讨分案申请必然不能脱离开单一性，抛开单一性的分案申请必然背离了分案申请的立法本意。

在一件专利申请中，申请人实际公开了多项发明创造，并表达了希望就这些发明创造获得专利保护的意愿，由于该申请不符合单一性的要求，也就不能在一件申请中得到保护。如果仅因为这一原因就迫使申请人仅仅保留其中一项发明创造，对其他发明创造只能随后重新提出一件新的专利申请，以随后的提交日作为其申请日，则申请人的利益就会受到损害。基于这一理由，《专利法实施细则》规定申请人可以随后针对上述其他的发明创造提出一件特殊的专利申请，这就是所谓的“分案申请”。分案申请可以保留其原申请日或优先权日，这样就保证了专利申请人的正当利益不受损害，这是我国分案申请制度的立法宗旨。

二、原申请不存在单一性缺陷的分案申请

目前存在一些分案申请，其本身并不存在单一性缺陷，符合授权条件，申请人在收到授予专利权通知书以后，办理登记手续前，将原申请权利要求进行调整组合，或重新概括形成新的权利要求，提交分案申请。

审查过程中，针对此类分案申请是否成立存在两种不同观点。一种观点认为：此类分案申请提出的时机符合规定，《专利法》《专利法实施细则》《专利审查指南》中均没有明文规定类似情况不能提出分案申请，因此分案成立；另一种观点认为：此类分案申请并不是为了克服单一性缺陷而提出的，与分案申请的立法本意相悖，分案不成立。

下文将针对上述两种观点尝试从申请人、代理师、社会公众和审查部门的角度分别进行讨论。

第一，从申请人的角度。申请人在原申请收到授予专利权通知书和办理登记手续通知书后，可以得知其原申请技术方案符合授权条件，此时提交分案申请，提交时机符合规定，分案申请与原申请虽然不存在单一性缺陷，但《专利法》《专利法实施细则》《专利审查指南》均没有明文规定不能提交不存在单一性缺陷的分案申请。分案申请的权利要求与原申请的权利要求保护范围不同，属于不同的发明创造，由于原申请技术方案符合授权条件，分案申请的技术方案同样很容易获得授权，可以通过分案申请再获得多件专利权。

第二，从代理师的角度。很多代理师存在这样一个概念，并非仅限于出现有单一性问题时才能提出分案申请。特别是由于在发明实质审查中，审查员一般不允许超出原权利要求范围的修改（即使这种修改没有超出《专利法》第三十三条规定的范围），为了对原权利要求进行修改，改变原权利要求保护的范围，代理师只好通过提交分案申请的形式对原申请进行修改。另外，对于涉外代理的代理师，由于受到美国分案申请的影响和委托人（申请人）的要求，也会在收到授权通知书后提交分案申请。

第三，从社会公众的角度。此类分案申请对社会公众是不利的。原申请办理登记手续并公告后，社会公众对其专利保护范围有了明确了解，但是社会公众在分案申请被公开或公告前并不能得知申请人还提交了分案申请，保护了一个类似的技术方案或者在原申请中已经公开但是未要求保护的技术方案。社会公众在实施该类似技术方案或者原申请中未要求保护的技术方案时可能并不侵犯专利权人的权利，但是在分案申请授权后则侵犯了专利人的权利。这种是否侵权的不确定性导致社会公众无所适从，不利于社会经济的稳定性和继续创新的积极性。

第四，从专利审查部门的角度。原申请和分案申请实际上对现有技术的贡献没有实质区别，审查部门在审查原申请时已经分配审查员进行审查，如果对同样技术内容的分案申请重新分配审查员再次进行审查，则多个审查员针对多个技术方案无实质区别的分案进行审查，浪费了审查资源。这种审查资源的浪费对其他申请人和社会公众是不公平的，同时不同审查员进行审查也存在审查结论不一致的可能性。

三、法院对类似分案申请的判例

2020 年北京知识产权法院就上述情形的分案申请在审查阶段作出的分案不成立的审查决定提出的行政诉讼所作出的行政判决，支持了分案不成立的作法。

北京知识产权法院(2020)京73 行初3088 号行政判决书涉及某公司不服国家知识产权局作出的分案视为未提出的行政复议决定。

该行政复议决定涉及该公司的一件分案申请，该分案申请的原申请被授予专利权，其限定的保护范围确定，且符合单一性的要求。该公司在收到原申请授予专利权通知书和办理手续登记通知书后，将原申请的权利要求简单修改后，提出分案申请。国家知识产权局根据《专利法实施细则》第四十二条第一款的规定作出分案申请视为未提出通知书。该公司针对分案申请视为未提出通知书提出行政复议，国家知识产权局维持了分案视为未提出通知书。该公司不服该行政复议决定，向北京知识产权法院提起诉讼。

北京知识产权法院在行政判决书中认为：《专利法实施细则》中的“两项以上发明、实用新型或者外观设计”值得是两项或者两项以上彼此独立、不同的发明创造，并不表示申请人可以随意将原申请权利要求的技术特征简单修改或组合后，另行作为分案申请提出。

原申请权利要求与分案申请权利要求存在的差异较小，不足以构成两项或两项以上彼此独立、不同的发明创造，则原申请并未包括两项以上实用新型，不符合分案条件。

四、此类分案申请的审查处理建议

对于此类分案申请，如何处理，主要从以下几个方面考虑：

第一，分案申请的立法本意就是保护因原申请存在单一性缺陷而不能在原申请中得到保护的技术方案，避免申请人的利益损失。在原申请中，申请人做出的技术贡献已经明确记载，申请人也已经明确了其请求保护的范围，并且在原申请的审查过程中申请人有权利调整其保护范围，申请人的利益可以在原申请中得到保护，不会造成损失。此类分案申请，其做出的技术贡献没有实质变化，原申请完全能够保护，不需要通过分案申请的方式再次要求保护。

第二，专利审查不仅涉及申请人与审查员双方，还需要考虑社会公众的利益，以及审查资源等问题。此类分案申请对社会公众的不确定性和审查资源的浪费是不言而喻的。

第三，退而言之，此类分案申请请求保护的技术方案多是对技术特征进行了调整组合或重新概括，这些调整组合或重新概括的技术方案大多在原申请中没有完全一样的记载，存在分案申请超范围的可能。即使分案成立，由于分案申请的技术方案超范围仍需要修改，且修改后的技术方案很可能与原申请的技术方案相同而出现重复授权的问题，所以此类分案申请大多没有授权前景。

综上，如果原申请符合单一性要求，且分案申请的权利要求与原申请的权利要求属于同一发明构思，仅是将原申请权利要求的技术特征简单修改或者组合后提出的分案申请，审查实践中应当直接根据《专利法实施细则》第四十二条第一款作出分案视为未提出的审查决定。