站位生物领域技术人员的创造性判断

赵建民 张晓霞

一、引言

依据中国《专利法》，发明的创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。为了统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响，应当基于所属技术领域的技术人员（即本领域技术人员）的知识和能力对发明是否具有创造性进行评价。在具体判断中，一般采用“三步法”：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

在“三步法”的第一步中，常采用两种方法确定最接近的现有技术，一种方法是选择公开了关键技术手段的对比文件，关键技术手段体现发明构思，可能是对现有技术做出创造性贡献的特征，与要保护的发明密切相关；另一种方法是选择与本发明技术背景相似的对比文件，该方法更加符合欧洲专利局（以下简称“欧专局”）创造性判断的“问题—解决”方法①王傲寒.欧洲专利局申诉委员会关于最接近的现有技术选取的思路及实例[J].专利代理，2017 (4):29-32.。中国创造性判断的“三步法”借鉴了欧专局重构发明的方法，也强调背景技术和客观技术问题的认定②石必胜.专利创造性判断研究[M].北京：知识产权出版社,2017：59.，该方法可以更客观地判断创造性，避免“事后诸葛亮”的主观因素影响，与“本领域技术人员”概念的设定目的相协调一致。在生物领域，有一些生物材料类的发明（例如基因、核酸、蛋白、多肽等）因涉及特定的检索方式（序列检索）和对比文献类型（生物数据库文件），如果采取第一种方法确定最接近的现有技术，容易犯“事后诸葛亮”的错误。因此，从某种意义上来说，为了客观评价这类发明的创造性，生物领域技术人员应该具有正确确定最接近的现有技术的能力。

生物领域技术人员还应知晓申请日或优先权日之前生物领域所有的普通技术知识，能够获知生物领域中所有的现有技术，并且具有应用到该日期之前常规实验手段的能力。在专利创造性判断时，常遇到缺乏实验证据的情况，虽然生物学是实验科学，但也遵循基本的生物学原理和规律，在此情形下，生物学原理和规律属于生物领域技术人员进行创造性判断所能依据的普通技术知识。在创造性判断时，充分站位生物领域技术人员有助于澄清和判断发明对现有技术做出的贡献，使得授权权利要求与发明对现有技术做出的贡献相匹配。

笔者拟以四个案例探讨正确站位生物领域技术人员对选取最接近的现有技术，克服“事后诸葛亮”，以及依据所掌握的普通技术知识来考量发明创造性的适当性。

二、案例

（一）正确选取最接近的现有技术，克服“事后诸葛亮”。

案例1：申请号为201410347654.1，名称为“一种水稻源抗虫相关基因及其编码产物与应用”的发明专利申请。

该申请请求保护一种水稻源抗虫相关基因OsHILRR1 在转基因植物或作物育种中的应用，所述OsHI-LRR1 基因具有SEQ ID No.1 的DNA 序列。审查员以如下理由驳回了该申请：对比文件1（NCBI：NP_001058424.1）公开了一种富亮氨酸重复类受体蛋白激酶，基因序列与本申请SEQ ID NO:1 完全一致，对比文件2 公开了一个在水稻虫害诱导的防御反应中发挥重要作用的富亮氨酸重复类受体蛋白激酶LRR-RLK1，本领域技术人员在对比文件1 公开了LRR-RLK 蛋白的基础上很容易想到将其用于对比文件2 中。

申请人提出复审，认为水稻中存在一千多个富亮氨酸重复类受体蛋白激酶基因，不同的富亮氨酸类受体蛋白激酶有着截然不同的生物学功能，在对比文件2 的引导下，本领域技术人员会从现有技术公开的大量序列中筛选富亮氨酸类受体蛋白激酶来实现抗虫效果，在对比文件1 和2 公开内容的基础上，不能预见其基因的抗虫机理并将其应用于抗虫水稻的育种中。

复审合议组认为：对比文件1 中仅公开了所述蛋白包含了蛋白激酶样结构域，并没有公开所述蛋白为富亮氨酸重复类受体蛋白激酶，也没有公开所述蛋白名称为LRR-RLK1；对比文件2 并没有公开LRRRLK1 即为对比文件1 中公开的蛋白，根据对比文件1，并不能知晓其具体是否为富亮氨酸重复类受体蛋白激酶，更不能知晓其在水稻中沉默后可以赋予水稻抗虫的能力，因而，本领域技术人员不能获知对比文件1 中公开的蛋白即为对比文件2 中所述的LRRRLK1 蛋白，对比文件2 也没有给出对比文件1 中的蛋白序列可以用于转基因植物抗褐飞虱的技术启示。因而，撤销驳回决定。

案例2：申请号为201410712820.3，名称为“一种耐高温的淀粉酶、其编码基因及其应用”的发明专利申请。

权利要求1 请求保护一种耐高温的淀粉酶；权利要求5 请求保护一种生产权利要求1 所述的α-淀粉酶的方法；权利要求9 请求保护权利要求1 所述的α-淀粉酶的用途，其特征在于用于水解糖原或淀粉。一通评述如下：对比文件1（NCBI：WP_033012820.1）公开了一种来源于嗜热地芽孢杆菌的α-淀粉酶，其序列与权利要求1 中序列SEQ ID NO：2 相同，因而权利要求1 不具备新颖性；对比文件2 给出了将淀粉酶基因构建pET28a 表达载体，在大肠杆菌中表达的技术启示，因而权利要求5 不具有创造性；淀粉酶能够水解糖原和淀粉是本领域的公知常识，本领域技术人员能够想到将权利要求1 所述的α-淀粉酶用于水解糖原和淀粉，因而权利要求9不具有创造性。一通后申请人删除权利要求1 和9，仅保留和修改了权利要求5。

案例1 和案例2 的共同点是都涉及具有特定序列的生物材料的用途，审查员都以序列检索获得的NCBI 生物数据库文件作为最接近的现有技术评价创造性。案例1 审查员明显犯了“事后诸葛亮”的错误，虽然对比文件1 公开了一种蛋白激酶基因，序列与本申请SEQ ID NO:1 完全一致，客观上与本发明富亮氨酸重复类受体蛋白激酶LRR1 基因是同一种基因，但在申请日前，生物领域技术人员并不知晓对比文件1 公开的蛋白激酶基因就是富亮氨酸重复类受体蛋白激酶基因，其次，即使对比文件1 公开了该基因是富亮氨酸重复类受体蛋白激酶基因，但水稻中存在上千种的富亮氨酸重复类受体蛋白激酶，并具有不同的作用，对比文件2 仅公开了其中一种富亮氨酸重复类受体蛋白激酶基因与抗虫有关，本领域技术人员在看到本申请前难以将对比文件1 基因与抗虫显而易见地联系起来。

案例2 与案例1 的不同之处在于案例2 的对比文件1 已经明确公开了其是一种α-淀粉酶，并且现有技术已知α-淀粉酶具有水解糖原或淀粉的功能，因此审查员在评述权利要求9 时，以公知常识评述区别特征（水解糖原或淀粉）。然而，在笔者看来，案例2 对权利要求9 的评述也是一种“事后诸葛亮”的判断方法，主要原因在于选择最接近的现有技术不恰当，低估了发明对现有技术的贡献。《专利审查指南》并未对如何确定最接近的现有技术给出绝对性的判断标准，比如可以选取所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近的现有技术，也可以是公开了发明的技术特征最多的现有技术；曾经使用的《审查操作规程 实质审查分册》给出的审查指导意见是优先考虑所要解决的技术问题、技术效果或用途最接近的现有技术，其次考虑公开了的发明的技术特征最多的现有技术③孟杰雄.最接近的现有技术在创造性评价中的作用及其选择[J].专利代理,2019(1):15-21.。相比之下，欧专局案例法中却有较硬性的规定，即需要首先考虑的是直接指向相同的目的或效果的现有技术作为最接近的现有技术，否则，它将不能显而易见地引导本领域技术人员获得所要保护的发明。欧专局上诉委员会强调，决定最接近的现有技术是一个客观的而不是主观的活动④石必胜.专利创造性判断研究[M].北京：知识产权出版社,2017：252.。在判断步骤上，欧专局一般会使用“主观能—客观能”方法，即为了取得预期的技术进步，在现有技术的启示下，创造能力有限的本领域技术人员主观上能不能做出发明。案例1 和案例2 所用的对比文件1 都是审查员进行序列检索后获得的序列文件，未记载解决任何技术问题。以案例2 为例，该发明说明书记载目前耐高温淀粉酶的需求量大，开发具有耐高温、活性稳定的高温淀粉酶是当务之急，而通过酶学性质鉴定证明了该种α-淀粉酶具有很好的酶活（8579U/mg）、耐酸性（PH 在4.5-7 维持50%以上活性）、热稳定性（55-80℃维持50%以上活性）、不依赖Ca2+。而α-淀粉酶在工业生产上应用十分广泛，不同的应用领域由于工艺条件的特殊性，要求α-淀粉酶必须具备耐酸耐高温的特性才能在工业应用中更高效更节省的行使其催化作用，在有些生产工艺中，如高果糖浆生产，还有必要开发不依赖Ca2+的α-淀粉酶⑤石方方,焦国宝,丁长河,等.耐酸耐高温α-淀粉酶的研究进展[J].中国食品添加剂,2014(4):171-176.。因此，该发明将该种α-淀粉酶应用于水解糖原或淀粉解决了现有α-淀粉酶水解糖原或淀粉低效、成本高的技术问题，具有广泛工业应用前景。对比文件1 公开了一种α-淀粉酶，客观上α-淀粉酶可以水解糖原或淀粉，但在对比文件1 没有公开该序列特征的α-淀粉酶能够解决何种技术问题或者具有何种优良的酶特性情况上，本领域技术人员缺乏“主观能”将其应用到水解糖原或淀粉中以取得技术进步。2019 年修改施行的《专利审查指南》将“然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”修改为“然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”⑥中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].知识产权出版社,2019.，案例2 区别特征“用于水解糖原和淀粉”在该发明中所能达到的技术效果是提供一种具有广泛工业应用前景的用途，因此权利要求9 实际解决的技术问题应该是如何工业上广泛应用该种序列的α-淀粉酶，然而，现有技术缺乏使得本领域技术人员确信该种α-淀粉酶可以被工业上广泛应用的“主观能”启示。可见，新修改的《专利审查指南》也在向欧专局“主观能—客观能”方法靠拢。

以对比文件1 作为最接近的现有技术去评价案例2 权利要求9 的创造性是不符合本领域技术人员技术开发的实际过程的。发明是由生产中的实际技术问题推动的，如案例1 申请人的复审理由，根据技术问题筛选基因/酶才是研发思路，生物领域技术人员不会在NCBI 生物序列数据库中随机看到一种α-淀粉酶就想到使用它去解决现有技术中存在的技术问题，因此对比文件1 难以作为改进发明的基础。数据库文件未公开该发明所要解决的技术问题，实际上是本领域技术人员看到该发明之后通过序列检索得到了后见之明，然后把技术问题套回对比文件中才得到了启示。这种判断方法没有回溯到申请日之前，根据本领域技术人员具有的能力来判断发明的显而易见性。

在“问题—解决”判断方法下，类似于对比文件2 的现有技术更适合作为最接近的现有技术，对比文件2（会议论文，作者是该申请发明人）公开了与该发明作用相同、技术效果相同的淀粉酶，但仅公开了来自于Geobacillus 属菌株，且未公开淀粉酶序列。在NCBI/Protein 里 检 索Geobacillus 和alfa-amylase，有900 多条结果，如此多数据量不可能通过“显易尝试”或规模可控，效果可期的有限实验筛选得到对比文件2 未公开的序列，况且对比文件2 作者还可能未将淀粉酶序列上传到NCBI 数据库中。因此，以对比文件2 作为最接近的现有技术也难以评价权利要求9 的创造性。基于现有证据，审查员低估了该发明对现有技术做出的创造性贡献。在欧专局审查标准下，很多类似案例2 的案子会走向授权，具体如要求保护已知丝氨酸蛋白酶的饲料用途的CN104350149A 被驳回，但其同族的EP2807254B1 在欧专局得到授权。

（二）发挥生物领域技术人员的能力，辨别发明的创造性贡献。

案例3：涉及同一申请人的两个同日系列申请，申请A 的申请号为201610146716.1，名称为“一种罗伦隐球酵母rho1 基因cDNA 序列及其编码的Rho1GTP 蛋白”；申请B 的申请号为201610146001.6，名称为“一种用于表达罗伦隐球酵母Rho1GTP 蛋白的酿酒酵母基因工程菌、其构建方法及其应用”。

案例3 是一项将罗伦隐球酵母rho1 基因导入酿酒酵母中后提高酿酒酵母抗逆性和生防效力的发明。申请A 要求保护特定序列的罗伦隐球酵母rho1 基因和蛋白，申请B 要求保护转入所述罗伦隐球酵母rho1 基因的酿酒酵母基因工程菌，其构建方法和生防用途。审查员授权申请B，但以对比文件1（NCBI：XM_572018.1）公开了与罗伦隐球酵母同属的新型隐球酵母的rho1 基因，且在不同物种中用同源序列和已知基因序列分离目的基因是公知常识为由驳回了申请A。

案例4：申请号为201910211986.X，名称为“一株隐球酵母及其胞外多糖与应用”的发明专利申请。

该申请发现一株隐球酵母S20（属于Cryptococcus Heimaeyensis）的胞外多糖具有抗肿瘤作用。权利要求1 要求保护隐球酵母菌株S20，权利要求3 请求保护所述隐球酵母S20 所产生的胞外多糖在制备抗肿瘤药物中的应用。审查员对所有权利要求都进行了授权。

案例3 和4 都涉及生物材料本身和其应用，说明书实施例仅证明了一种生物材料（特定序列基因或特定菌株）的应用技术效果，并且权利要求也仅要求保护这一种生物材料。然而，本领域技术人员根据说明书不能够确定只有要求保护的生物材料才具有相应应用技术效果，还是说同类型生物材料（如相同物种来源但序列不同的同一基因，或属于同一菌种的不同菌株）都具有相应应用技术效果，而要求保护的生物材料仅是举例。弄清楚这个问题非常重要，它决定了可授权的权利要求类型和范围。

以案例3 申请A 为例，《专利审查指南》规定：如果在申请的发明中，某蛋白已知而其氨基酸序列是未知的，那么只要本领域技术人员在该申请提交时可以容易地确定其氨基酸序列，编码该蛋白质的基因发明就不具有创造性。但是，如果该基因具有特定的碱基序列，而且与其他编码所述蛋白质的、具有不同碱基序列的基因相比，具有本领域技术人员预料不到的技术效果，则该基因的发明具有创造性。rho1 基因是进化保守、具有广泛生物学功能的已知基因，虽然对比文件1 新型隐球酵母rho1 基因与罗伦隐球酵母rho1 基因序列有所不同，但rho1 基因在同属酵母中较高的保守性能够保证本领域技术人员在申请日前获得罗伦隐球酵母rho1 基因 cDNA 序列和它所编码的氨基酸序列，并且该申请说明书并未记载和证明权利要求1 所述罗伦隐球酵母rho1 基因相较于其它编码罗伦隐球酵母rho1、具有不同碱基序列的基因相比有何种预料不到的技术效果。因此，在该申请未证明要求保护的罗伦隐球酵母rho1 基因是特殊的情况下，生物领域技术人员根据所掌握的普通生物学知识（保守基因在进化上倾向保持原有功能，尤其同一物种的不同个体的保守基因应该具有相同的作用），可以合理推定发明对现有技术的贡献是提供一种已知产品的新用途（申请B），而不是提供一种特殊的新产品（申请A）。

案例4 代表了一类微生物发明，如果现有技术中找不到与要求保护的菌株具有相似用途或功能的菌株或菌种，则倾向认可菌株具有创造性。然而，笔者认为值得商榷。《专利审查指南》规定：与已知种的分类学特征明显不同的微生物（即新的种）具有创造性。如果发明涉及的微生物的分类学特征与已知种的分类学特征没有实质区别，但是该微生物产生了本领域技术人员预料不到的技术效果，那么该微生物的发明具有创造性。发明取得了预料不到的技术效果是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。Cryptococcus Heimaeyensis 是现有技术已知的菌种，案例4 说明书也未证明隐球酵母S20 菌株相较于其它Cryptococcus Heimaeyensis 菌株具有何种“质”或“量”的变化。说明书记载现有技术已知某些种类微生物的胞外多糖具有抗肿瘤效果，不同种（而非不同株）隐球酵母多糖的组成比例不同。在这种情况下，本领域技术人员只能根据掌握的普通生物学知识进行判断：相同种的微生物由于遗传背景相似，其生理结构、功能、代谢特点一般也是相同或相似的。Cryptococcus Heimaeyensis 也没有抗癌的选择压力而需要专门进化出胞外多糖新增抗癌功能的菌株。因此，站位生物领域技术人员，可以判断，现有证据不能证明隐球酵母S20 菌株相对现有已知Cryptococcus Heimaeyensis 菌种做出了创造性贡献，能够确定做出创造性贡献的是隐球酵母菌株的新用途。

生物发明属于大化学领域，技术效果的认定严重依赖实验结果的证实，可预期性较差。然而，很多专利申请文件的实验做得不充分或有缺陷，在这种情况下如何认定技术效果和创造性贡献成为难题。但反之，生物毕竟还是一门科学，有其自然规律和逻辑，在证据不足的情况下，生物领域技术人员应该依据普通生物学知识进行符合生物学规律的判断。生物材料的创造性需要由与已知同类生物材料的明显技术效果不同来体现，现有技术没有记载不代表现有生物材料一定没有相关技术效果，很可能只是没有进行该技术方向的研发而已。比如弗莱明发现青霉菌可以产生抑菌的青霉素，但弗莱明发现的在培养皿中抑菌的青霉菌与之前已经存在了亿万年的青霉菌没有实质不同，弗莱明的创造性贡献是发现青霉菌的一种用途而不是那天培养皿中的青霉菌菌株。生物领域技术人员需要依据现有技术和普通生物学知识进行综合判断，确定发明的创造性贡献之所在。

三、结语

发明具有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。“三步法”、美国专利商标局“教导-启示-动机”的判断方法，都容易存在主观因素影响显而易见性的正确判断。在常规判断方法之外，国家知识产权局、美国专利商标局、欧洲专利局都考虑辅助判断因素（一直渴望解决但未解决、克服了技术偏见、产生了预料不到的技术效果、商业上获得成功）来纠正主观因素的影响。在生物领域，由于关键技术手段（生物序列）、检索手段（序列检索）、对比文件类型（生物数据库文件）的特殊性，非常容易受主观因素的影响。以申请日之后获知的序列检索获得的数据库文件作为最接近的现有技术是一种上帝视角的“先见之明”，在申请日之前，生物领域技术人员实际上根本无法得知到底选择数据库中的哪一种生物材料作为发明起点可以获得技术进步。因此，“三步法”是否趋于正确，站位生物领域技术人员，正确选择最接近的现有技术是关键。笔者建议评判生物材料类发明创造性时借鉴欧洲专利局“问题—解决”判断方法，优先选择公开了相同或相近技术问题的对比文件作为最接近的现有技术，在申请日之前重构发明。如果这种“三步法”走不通，很可能以关键技术手段作为最接近的现有技术存在“事后诸葛亮”的错误，需要谨慎斟酌。

弄清楚发明对现有技术的贡献不仅关系对菌株产品创造性的判断，也关系到申请人的权益。如果相应的用途或功能不止要求保护的菌株有，而是较广泛的同种菌普遍具有，那么仅要求保护特定菌株和其应用对申请人来说没有实际保护价值，别人很容易筛选同种不同株的菌进行生产和应用。如果证明了除了要求保护的菌株，其他同种不同株菌也具有相应功能，则可以要求保护菌种的用途而非菌株的用途，大大扩展保护范围，此时才具有实际经济意义。选择多个不同样本而非单一样本进行实验以保证实验的可信度、代表性是生物领域技术人员技术开发的一般思路和常规做法，申请人在实验和撰写申请时应该注意同种不同株菌株的比较，使得审查员清楚地知晓本发明的创造性贡献在何处。审查员应站位生物领域技术人员，以生物领域技术人员具有的能力判断生物材料的创造性贡献，在审查中提出合理的理由，后续申请人可以通过如提交其它现有技术证据或补充实验证据来证明生物材料的创造性，使得创造性贡献与授权权利要求类型、保护范围相匹配。在此种引导下，中国申请人在专利申请中会更充分展现自己的创造性工作，有利于保护专利权人的合法权益，提高专利质量，推动发明创造的应用。