论标准必要专利的滥用及其法律规制

翟业虎

(首都经济贸易大学 法学院，北京 100070)



论标准必要专利的滥用及其法律规制

翟业虎

(首都经济贸易大学 法学院，北京 100070)

标准必要专利的许可人滥用主要表现在实体和程序两方面,实体上主要是指专利伏击和专利劫持,而程序上主要是威胁申请禁令或排除命令;被许可人滥用主要是反专利劫持和诉求专利无效等。比较分析各国的FRAND和严控禁令等规制措施后提出了完善我国的标准必要专利的相关立法的法律建议:原则性规定标准必要专利权人负有对所有专利使用人按照FRAND条款许可使用和不能滥用FRAND承诺,对专利使用人寻求禁令救济的义务,原则上标准必要专利使用人不得对专利的有效性提出无效的诉讼请求,原则上不允许标准必要专利与使用人达成独占性专利改进技术的回授协议等。

标准必要专利;FRAND；专利伏击；专利劫持；专利规制

一、问题的提出

标准必要专利自问世以来就充斥着垄断与公开的矛盾以及私人利益与公共利益的博弈,并隐含着知识产权与消费者权益的角力。何为标准必要专利?简单地说,标准必要专利是指为了达成一种企业标准所必须使用的一种专利。然而,技术标准和专利权从传统理念来分析在本质上存在内在的紧张和不可调和的关系。因为两者都是公开的文字表示,但技术标准具有通用、成熟、无偿性、广泛性等特点,且标准化机构在采集标准时就希望尽量避免侵犯他人的知识产权,相反,专利权具有专有性、地域性和时间性的特点。标准化过程中渗透专利权,导致技术标准的强势与专利权的优势就会使专利权人的竞争力如虎添翼,成为专利权人逐利最大化的最佳途径[1]278，因而,多数公司都会选择作出FRAND承诺，因为他们一旦把自己的专利变成了企业标准,那么他们拥有的专利就从普通个别专利变成了标准必要专利。当这种标准被广泛运用,那么他拥有的技术也就得到了广泛实施。这样标准必要专利权人就能拥有巨大的许可使用专利的机会。例如WIFI标准必要专利权人,可以收取十万亿的WIFI器件的特许使用费。

标准必要专利的持有人与使用人以及相关使用方的利益角逐和诉讼等从未停歇。“微软诉摩托罗拉”是第一起由法院判决确定标准必要专利特许使用费率基本测算原则的案例。微软主张摩托罗拉有义务以FRAND的价格许可其专利,而摩托罗拉却通过两封报价书违反了其义务，微软于2010年11月向美国西雅图华盛顿地区法院起诉摩托罗拉违约。显然,这是一起摩托罗拉欲以其优势地位索要高于FRAND承诺的特许费的典型案例。虽然标准必要专利权人在FRAND承诺下申请禁令保护一般都不会被批准,但是2015年11月3日,德国杜塞尔多夫地方法院在意大利专利管理公司SISVEL诉海尔的通讯产品专利侵权的案件中,同意原告方的禁令申请,向被告发出了停止侵权的禁令，这在标准必要专利诉讼中极为罕见。

此外,在中国著名的两家通信公司华为公司与中兴公司之间也发生了涉及标准必要专利的禁令之争。华为公司在德国起诉中兴通讯公司侵犯其五项长期改进专利之一的标准必要专利。欧盟司法法院认为无论在何种情形下,标准必要专利权人(承诺根据FRAND条款授予专利许可证)根据欧盟运转条约(简称“TFEU”)第102款规定,寻求对标准必要专利的使用人申请禁令,则有可能被认为是滥用市场支配地位的行为[2]。

鉴于标准必要专利事关保护创新和公共利益,实践中应如何去权衡,让人颇费思量。本文拟就此展开讨论,以厘清标准必要专利权利的边界。

二、标准必要专利的滥用和危害

标准必要专利权人滥用权利主要表现在实体上和程序上两方面,实体上主要是指专利伏击(也有称“专利丛林”)和专利劫持。

专利伏击是发生在标准的制定过程中的滥用。参与标准制定的机构成员在参与标准发展和设定过程中隐瞒该款专利技术被纳入标准的事实,致使之前适用该专利技术的公司都被纳入侵犯该标准必要专利范畴。在这类案件中,标准必要专利权人只要实行下述任何一个行为便构成滥用:第一,故意对该款专利保持沉默或隐瞒;第二,散布不存在专利的虚假消息;第三,不按照FRAND条款要求许可该专利技术。这种滥用行为在专利标准制定过程中消减了竞争，因而危害巨大。

另外一种常见的滥用就是专利劫持。从合同法的基本原理知晓,如果合同双方的谈判地位具有显著差异,那么互惠互利的谈判结果就很难达成。无论如何,一项普通专利技术被纳入标准必要专利也可能会破坏公平竞争,即专利权人在成为标准必要专利权人后利用杠杆作用就能在专利标准设立过程中谈判取得比没有成为标准必要专利前更高的专利许可费率和其他的优惠条款。这种情形就是典型的“专利劫持”。专利劫持或以专利劫持为威胁将会增加专利许可的成本而阻碍创新,同时增加包括其他专利权人在内的其他市场主体参与者的不确定性。这种滥用不仅严重威胁了专利使用人的合法利益,而且对专利持有人也同样带来严重的伤害,进而危害创新发展,损害消费者的整体利益。上述微软公司就是不堪摩托罗拉公司的专利费的高额勒索而愤然起诉。同样,在中国,华为公司不服IDC公司的高额许可费率也向法院提起了诉讼。

程序上的滥用主要是威胁申请禁令或排除命令。如果专利受许可人和使用人愿意接受FRAND规定条款并支付许可费,标准必要专利权人就不能申请或威胁适用禁令来获取更高的利益和更优惠的条件。一般来讲,适用标准化专利从事产品生产的专利使用人已经排除了不适当的禁令或排除命令的威胁。在美国,利用排除禁令通常是不会得到允许的,除非侵权者的FRAND辩解没有得到支持。只有没有意愿实施FRAND义务的受许可人才可能受到禁令或排除命令的限制,对于一般的有意愿实施FRAND义务的申请人是严格禁止适用禁令或排除命令的[3]。对此构成专利权滥用,也有学者持不同观点。例如有人认为如果针对FRAND的双方谈判失败,不给与专利权人在联邦法庭上的禁令申请许可或者国际商会的排除命令,那么对于标准必要专利的保护空间就非常有限。

此外,在标准必要专利权人的相对方也易出现权利滥用问题，主要也表现为反专利劫持和诉请标准专利无效。

其一,反专利劫持。英文为“Reverse hold-up”或“Hold out”，是指标准必要专利使用人故意拖延与专利权人有关FRAND使用费的诚信谈判。这种情形会导致专利权人迫不得已花费大量的人力和物力将涉嫌侵权的专利使用人告上法庭,耗费巨大的时间和精力,最终也只能获得FRAND规定的专利使用费。正是因为看到了这些专利使用人最坏的结果，也就是支付他们本该早支付的专利使用费,所以大量的专利使用人就如法炮制,导致标准专利权人利益受损,以致于许多专利权人不得不放弃加入专利标准的行列,因而阻碍了科技创新与科学发展,最终影响到广大消费者的利益和整个经济的持续稳定发展。

其二,诉请标准专利无效在普通的专利侵权纠纷中,被诉侵权的被告方往往会使用一种非常犀利的抗辩方式,那就是釜底抽薪——诉请所涉专利无效。单个的专利在众多的专利群或专利池中或许影响甚微甚至是无足轻重的,所以即便是这种剑走偏锋的方式致使个别专利被法院认定无效,但这并不一定能影响标准必要专利的使用费的数额。所以,这种在被诉专利侵权的情形下,采取诉请标准专利无效的方式可能并不奏效,甚至是缘木求鱼[4]。

最后,我们还要探讨一下实践中在标准专利许可协议中可能出现的“回授条款”(Grant-back license)进行分析。根据美国《95指南》的定义，回授是在被许可人同意知识产权许可人有权使用被许可人改进的许可技术的协议。不当回授条款也可能因构成权利滥用而受到法律规制。

三、滥用标准必要专利行为的规制方法及其检讨

针对以上各种滥用行为,我们将主要讨论对标准必要专利形成中和形成后的所谓专利劫持以及禁令的合理性,最后结合其他滥用行为如反专利劫持和诉请专利无效以及回授等进行规制讨论。

(一)FRAND条款和专利劫持的多种化解措施

我们可以尝试以下六种方法来减轻专利劫持带来的后果。

1.FRAND承诺应当是向每一个实施标准专利的使用人作出的,也就是说每一个实施标准专利的使用人都能享受FRAND待遇,而不论标准专利权人在作出FRAND承诺时是否知晓该标准专利或已经签订相关法律文件。这一点与一般的合同的相对性原理是不同的。FRAND是一个合同的承诺，而作为一份合同和一个交易,通常需要两方当事人。但当标准必要专利权人作出FRAND承诺时好像就是交易的一方，另一方就是该合同的受益方。该合同是由标准必要专利权人和专利标准化组织之间签订的,所以这个合同的第三方受益人就是标准必要专利的使用人。但是使用人必须是一个自愿实施的被许可人，如果使用人没有意愿实施该专利,就不会构成标准必要专利许可合同的一方当事人。所以,要强调当一方承诺公平、合理和无歧视条款时一方就负有义务,但另一方也同样负有公平、合理和无歧视协商的义务。

2.严格执行收取合理许可费的承诺。本文开头提到的摩托罗拉一方违反FRAND承诺,给微软公司开出两封报价书,以及在中国发生的华为诉IDC公司许可费纠纷,都会因在许可费上谈判不成而酿成诉讼。必须强调的是,之所以会在许可费上产生如此分歧,可能是各方对时局的判断或把控不一致导致的。事实上,恰当的决定标准必要专利许可费的方法应当是着眼于取得专利所花费的实践成本,是在专利被宣告称为标准必要专利之前的成本以及专利本身的功能效用,而不应该是专利成为标准必要专利之后的专利劫持的价值。避免标准必要专利权人在看到标准必要专利为使用人带来较大收益时而见利忘义,背弃FRAND承诺而进行专利劫持。

3.许可费的计算依据是最小可销售零件,而不能是最终产品。正如印度竞争委员会在最近对爱立信的市场行为进行调查后提出的最初结论一样,爱立信根据标准必要专利使用人制造的最终产品来改变FRAND的专利许可费是过分和带有歧视性的,根本是违反FRAND条款的[5]。

4.除非在特别的情形下,一般负有FRAND义务的标准必要专利权人不得寻求禁令或者排除令的实施。除非使用人构成非自愿专利实施人,标准必要专利权人才可以申请禁令或排除命令。

5.负有FRAND义务的标准必要专利权人不能要求将来的受许可人还要申请非标准必要专利的许可。因为这种“搭售行为”极易为标准必要专利权人“敲竹杠”打开方便之门。

6.标准必要专利权人的FRAND义务不会因为转让行为而免除,受让人仍需遵守FRAND义务。虽然他们不是FRAND承诺的当事人,但他们也不只是单务的合同当事人,仍被要求要遵守双务的诚信协商义务,许诺使用人使用专利。无论是法庭判决还是标准化组织的政策也明确地要求只要他们从作出过FRAND承诺的原始所有权人那受让了标准必要专利,即使和使用人没有合同关系,这种承诺依然对受让标准必要专利人具有法律约束力。以上就是司法实践中总结的六条具体的减轻措施。

(二)严格管控禁令和排除令的运用

禁令(Injunction)是禁止某主体开始或继续威胁或侵犯另一主体的法定权利,或是强制某主体履行一定的行为的司法措施。禁令是一把双刃剑,在标准必要专利的侵权诉讼中,获得广泛的关注。在标准必要专利侵权诉讼中,由于权利人负有FRAND义务,因此只要使用人能够构成“willing implementer”通常就认为该情形下禁令就没有适用的余地。但各国对于禁令的管控也不尽相同,下面我们来逐一进行考察。

1.美国

美国学者认为,当某一项专利被判定为承诺授权使用并负有FRAND义务的标准必要专利时,这个专利权人就无权援用禁令救济[6]。因禁令会从根本上改变双方协商FRAND许可协议具体细节的热情,并且侵蚀这种标准必要专利的商业价值。在许多司法判决中,专利权人的基本财产权利就是可以排除他人制造、使用、销售或许诺销售或进口专利发明。但是,一个侵犯专利权的诉讼中,原告想要申请禁令,那就必须证明:(1)遭受了不可挽回的损失; (2) 金钱赔偿不足以弥补损害; (3) 考虑双方的难处,公正的救济是有保证的;(4)适用永久禁令不会损害公共利益。而公共利益通常是指对以下这些因素的考量:对公共健康和福利的影响,对美国经济公平竞争环境的影响,对类似或直接有竞争关系的产品产量的影响，以及对美国广大消费者的影响。美国联邦法庭适用EBAY测试法来决定禁令救济是否合适,ITC的行政管理法官被要求在决定是否适用排除令时考虑成文法第337部分公共利益的因素。

最近,两个联邦法庭否决了标准必要专利权人提出禁令请求,同时,另外一个法庭得出这样的结论：对SSO作出的FRAND承诺,就像其他合同的制度安排,并不剥夺SEP所有权人的申请禁令救济的权利,除非合同条款剥夺了专利所有权人的该种权利。在Apple v. Motorola (N.D. Ill.)一案中,根据波斯纳法官的意见,摩托罗拉应当遵守FRAND义务,并且这并不意味着就可以用禁令替代损害赔偿[7]。波斯纳法官还指出联邦贸易委员会在2012年6月6日对ITC 适用第337-TA-752调查后主张的公共利益,同意对ITC公司因为侵犯标准必要专利权而适用排除命令会损害公共利益。在Microsoft v. Motorola (W.D. Wash.)的审理中,法律据于EBay因素的考量,实质上,因为摩托罗拉负有按FRAND条款授权使用的义务,并且法庭已经通过确定许可费率促进了许可交易,而摩托罗拉公司没有能够举证不可挽回的损失和法律上的救济不周,因而不能支持摩托罗拉的禁令请求。显然,无论是从合同法和专利法的角度还是从反不正当竞争法的角度,无论是从法院审判的角度还是从政府管理的视野,似乎对禁令和排除命令一般都持不予支持的态度,这样有效地规制了标准必要专利权人的权利任性。

2.欧洲

欧洲27个成员国对禁令的态度可谓是各不相同。到目前为止,极少的法院会同意在负有FRAND义务的标准必要专利诉讼中权利人的禁令救济请求。

德国法院如果发现侵权,通常会下达禁令。德国专利法并没有给专利侵权人据于FRAND辩解所拥有的免于禁令的空间。但无论如何,德国法院通过适用反不正当竞争法发展了名为橙色笔记本标准来确认FRAND辩解。在2009年5月6日的橙色笔记本标准中,德国联邦最高法院根据反不正当竞争法,第一次允许专利使用人主张有权得到FRAND许可而对禁令予以辩解和否定[7]。该标准确立了在欧盟和德国反不正当竞争法下的FRAND辩解的框架。同时,法院还规定了FRAND辩解成立的三个要求:其一是原告具有市场优势地位;其二是被告提供了“可接受”许可的合同条款给原告;其三被告已践行了好像原告已接受的那个要约。满足这三个条件的举证责任在于被告。举例来说,被告必须考虑到正常使用了专利并且必须直接向原告或者向法院开立的国家支付宝账户支付了使用费。或许是法院处理效果良好,以致于德国专利法院正成为全球专利纠纷解决的首选地[8]。

荷兰法院只要标准必要专利权人举证了侵权或即将侵权就会同意禁令的请求。但荷兰法院也注意到了德国的橙色笔记本标准,只不过法院更多地那样从专利法的角度,而不是像德国那样从竞争法的角度。Philips v. SK-Kassetten案中,海牙法庭主张FRAND授权许可义务的存在并非必然阻止必要专利权人行使自己的专利权,包括通过诉讼申请禁令救济[9]。而在Samsung v. Apple 案中, 同样是海牙郊区法院驳回了三星公司的禁令请求,理由是三星的行为既构成了法律滥用又违反了诚信的先合同义务[8]。通常,法国和意大利法庭也会同样拒绝禁令的申请。

3.亚洲

中国各级法院通常会尊重和适用最高法院的司法解释,对外国专利权人根据FRAND给予的条件认为是和中国的低成本的商业化运营环境不相称。2014年4月,广东省高院在华为诉Interdigital一案中,认为IDC公司违反了中国反垄断法。2016年新颁行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第24条第2款规定:“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时,专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合 理、无歧视的许可义务,导致无法达成专利实施许可合同,且被诉侵权人在协商中无明显过错的,对于权利人请求停止标准实施行为的主张,人民法院一般不予支持。”

日本对待禁令的态度与德国相类似。例如东京地方法院就曾拒绝三星公司的禁令请求,理由是通过申请初始禁令的方法来行使受制于FRAND条款的标准必要专利的权利构成权利滥用。2014年2月,韩国交易委员会就负有FRAND义务的专利权人寻求禁令救济是否构成违反韩国公平交易法作出了第一号决定，认为苹果公司没有诚信地与三星公司进行商议,三星公司针对苹果公司在与其3G 手机交流技术相关的标准必要专利的禁令请求不构成优势地位的滥用或不公平交易行为。

总的来说,标准必要专利发达的国家和地区往往重在防止其标准专利受限和价值贬低,其往往成为专利所有权人的庇护者和辩护人,而标准必要专利欠发达的国家和地区往往采取防守姿势,注重对专利使用人的保护,限制专利权人的权利扩张。

四、我国标准必要专利的立法现状及其完善

我国曾饱受西方强国的专利驱使,在标准必要专利的战场上屡败屡战。随着华为、中兴等一批拥有较多标准必要专利的市场主体的强势崛起,中国也逐渐在国际标准必要专利市场上拥有了一席之地。但总的来说,我们的标准必要专利数量少,质量有待提升,多数情况下我们还是处于专利使用人的地位和角色。所以,对我国标准必要专利进行必要的法律梳理和分析,趋利避害,完善相关法律法规以及政策,对正在蓬勃发展的中国标准必要专利事业必将是一副良好的助推剂。

(一)我国标准必要专利的立法现状

目前,我国对标准必要专利的法律调整呈现出基本法律缺失、司法解释救急、部门规章支撑的局面。这种局面必须尽快得到扭转,我国必须寻找到能促进标准必要专利发展的完善路径和策略。

1.基本法律缺失

我国的基本法律中,无论是合同法,还是专利法，都缺乏对标准必要专利的直接规定。专利法只有第十二条*中华人民共和国专利法第十二条规定：“任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”是有关专利实施许可的规定,没有有关标准必要专利的特殊规定。第四十八条到第五十八条是有关强制实施许可专利的规定,与标准必要专利的实施许可方式亦有所差别。第六十六条是对禁令的规定,当然也不是主要针对标准必要专利提出的*中华人民共和国专利法第六十六条规定：“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。申请人提出申请时,应当提供担保;不提供担保的,驳回申请。”。

目前,我国已经跻身专利大国的行列,虽然在全球与专利强国尚有一定的差距,应当说基本法律缺失是法律严重滞后的表现,也反映出我国的专利法存在重大漏洞,必须及时予以修订。

2.司法解释救急

2008年最高法院就发布了一个有关标准必要专利的司法解释,对是否构成侵权和必要专利的许可费进行了说明和解释。另外,在最高人民法院办公厅关于印发2013年中国法院10大知识产权案件、10大创新性知识产权案件和50件典型知识产权案例的通知中提到了中国第一例有关标准必要专利的诉讼案件,即华为技术有限公司与IDC公司标准必要专利使用费纠纷上诉案。该案件对中国确定标准必要专利的许可费以及是否批准禁令等具有一定的参考价值。但该案不是最高法院做出的判例,更非司法解释,所以无法起到普遍规范标准必要专利的作用。

2016年1月25日由最高人民法院审判委员会第1676次会议通过,2016年4月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》对标准必要专利做出了较为详细的规定*该司法解释第24条规定:“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的,人民法院一般不予支持。推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时,专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务,导致无法达成专利实施许可合同,且被诉侵权人在协商中无明显过错的,对于权利人请求停止标准实施行为的主张,人民法院一般不予支持。” 本条第二款规定：“所称实施许可条件,应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商,仍无法达成一致的,可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时,应当根据公平、合理、无歧视的原则,综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。法律、行政法规对实施标准中的专利另有规定的,从其规定。”。

3.部门规章支撑

我国是最擅长使用部门规章和政府法规彰显行政权力强势的国家。在标准必要专利这个领域表现就更加明显。下面我们按照颁布的时间来对基本行政命令和部门规章进行解读和评析。

2015年《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》第三条规定:“完善标准必要专利的公平、合理、无歧视许可政策和停止侵权适用规则。”这原则性规定了FRAND原则和禁令规则。2015年国家工商总局的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》针对标准必要专利,于第六条规定具有市场支配地位的经营者不得在行使知识产权的过程中滥用市场支配地位,排除、限制竞争。2014年国家标准化管理委员会、国家知识产权局制定的《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》,严格规定了信息披露程序、期限和具体要求，明确了标准必要专利权人的义务。对于专利实施许可费用,该规定只是提到了协商处理,并无原则性规定。

(二)我国关于标准必要专利的立法完善

对于我国专利法的修订可谓仁者见仁。笔者无意对整个专利法修订进行评论，仅就涉及标准必要专利的相关立法来做一些探讨,以期抛砖引玉。

1.现行草案关于标准必要专利的规定存在的不足

针对标准必要专利,本次专利法修改草案主要增加了两条内容:

(1)规定标准必要专利默示许可制度,以处理好标准和专利之间的关系,防止专利权人在参与国家标准制定过程中不当行使专利权损害公共利益*草案第八十五条规定参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的,视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商;双方不能达成协议的,可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的,可以自收到通知之日起十五日内向法院起诉。。

(2)增加防止专利权滥用的原则性规定。现行专利法已经包含了对专利权行使进行限制的制度,例如强制许可、不视为侵权的规定等,但还缺乏一项统领上述规定的基本原则,导致人民法院审理某些案件及行政机关制定相关下位规范时缺乏足够的法律依据。草案建议在专利法总则中第十四条规定申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得滥用专利权损害公共利益或者不合理地排除、限制竞争。

上述规定貌似解决了标准必要专利的立法疏漏,实则并没有解决实践中的法律依据问题,更重要的是可能还犯有方向性和原则性的错误。下面试作一简要的分析。

其一,上述法条的规定是一种限权性规定,是一种保守和防守性的立法措施,可能对发展中的标准必要专利事业不利。其二,规定一个抽象的条款是否有必要?其三,规定默示许可是否正确?另外，其规定的使用费的解决方法是否存在多此一举之嫌?其四,有些应当规定的内容必须从法规或规章上升到基本法的位阶。其五,还有很多重要的内容并没有纳入本次修订。

中国现在还没有达到需要对国家标准必要专利加强约束的阶段,当前我们更需要鼓励现今的企业把他们先进的技术贡献给国家标准,给予它们一定的经济利益的权利,使所有的企业都愿意拿出最先进的技术,因此,我们不能片面地仅对国家标准必要专利进行限制,这样将会产生非常不利的后果[9]。

统领性的“诚实信用原则”其实作为一个合同的基本原则在我国合同法里已经阐述得非常清楚,在专利法的修改草案中再加上这一条,笔者觉得有画蛇添足之嫌,因为专利实施合同或许可合同作为技术合同的一种,法院或行政执法机构或专利组织直接适用合同法的规定就可以了,根本不需要在专利法中再行重复。

上面我们已经讨论了对于标准必要专利设立中的披露义务以及不披露的后果。我们只需按照国际惯例宣示有披露的义务,并不明确规定不披露的法律后果,这样就可以给予我国司法机关或者执法机关或专利组织自由裁量权和一定的灵活度。这样一方面不违反国际惯例,另一方面又维护了我国的一个经济主权的灵活性。至于FRAND协议,我们也持同样的观点。对于因FRAND条款谈判破裂导致的法律后果也尽可由当事人双方来进行协商处理,尊重当事人的意志自由和私权神圣。这时,并不需要行政执法部门的调停或裁决,也不需要专利组织的斡旋,完全可以由当事人的依据合同自由原则来解决。

标准必要专利当事人就许可合同的谈判失败或破裂并不并然导致禁令的制裁。我们都知道中国现在对于专利侵权是很少启用禁令,而是采取损害赔偿的方法。我们新出台的司法解释也应证了这一点。但是与欧美法院的巨额的赔偿是一种对侵权案件受害人的慰藉不同,中国的无关痛痒的赔偿对于侵权人根本就起不到遏制的作用,所以在必要的情形下还得使用禁令和排除令这把杀手锏,才能有利于保护标准必要专利。2016年出台的司法解释明确规定必须是标准必要专利人是故意违反FRAND义务导致无法达成许可合同且专利权使用人不存在明显过错,这种情况下法院会否认禁令或排除命令的适用。显然,这里隐含了如果这两个条件不是同时具备,法院就有可能不排除适用禁令等。因此,在我们的专利法和政府规章当中统一规定不得适用禁令是一种不明智的立法办法,而且对于这个重要的问题一定要在基本法律中作出具体规定,否则在裁决合同效力时就无法引用行政法规和基本法律的规定来作出相应的处理。笔者认为应当对于禁令作出“一般性排除和外加另外适用”的安排,以免使专利法在制裁严重侵犯标准必要专利时沦为“没有牙齿的老虎”。

而在标准必要专利的实施许可合同中,专利权人和专利使用人有时并不存在合同关系,FRAND许可条款只是标准必要专利权人和标准化组织之间订立的,当实际专利使用人在标准必要专利权人滥用FRAND条款,不给予使用人使用权或索取高额许可费时,实际专利使用人由于没有与专利权人的合同关系,往往碍于“合同相对性原理”很难从法律上作为原告来进行起诉或仲裁。而在欧美等国更多地通过案例法已经解决了合同对于第三者的法律关系问题。对此,我国专利法应当对于这种法律尴尬局面作出规定来予以破解。

另外,对于标准必要专利使用人故意以诉讼方式来拖延正当的专利许可费的支付,也就是所谓的“反劫持(Hold-out)”也缺乏相应的规制措施。

最后,上述规定对于“专利回授”只做出了独占性的许可的禁止和限制的规定,而对非独占性的专利回授也缺乏相关的规定和司法解释。另外,对于标准必要专利实施许可合同中规定禁止限制使用人对专利的有效性提出质疑的权利。似乎以国际化的观点来看,略显武断,合同条款主要还应由当事人来进行协商。而在实践中又出现了假借“诉请标准必要专利无效”来对专利权人进行反劫持的一种使用人的权利滥用，对此,笔者也建议应当对这种新型的滥用权利的方式进行一种前瞻性的立法规制,以保障标准必要专利的高效和良性运转。

2.我国关于标准必要专利的法律完善建议

第一,原则性规定标准必要专利权人负有对所有专利使用人按照FRAND条款许可使用的义务,并且在标准必要专利形成中和形成后有按照标准化组织规定进行信息披露的义务;且所有专利使用人均构成专利许可合同的当事人并有权享有相关合同权利和承担合同义务。

第二,原则上标准必要专利权人不能滥用FRAND承诺,对专利使用人寻求禁令救济,除非有充分证据证明使用人系“非自愿”使用人或者使用人濒临破产等情形。

第三,原则上标准必要专利使用人不得对专利的有效性提出无效的诉讼请求,除非有足够的证据证明如被诉请无效的专利如果被宣布无效后能有效降低专利使用费,从而降低消费者的购买价格。

第四,如果标准必要专利使用人纯粹为了拖延支付根据FRAND规定所应该支付的使用费而应对诉讼,则应当认定此系使用人滥用权利且违反诚实信用的行为,不仅应当及时判令使用人立即支付使用费,且应加收诉讼期间因逾期支付而导致的违约金。

第五,原则上不允许标准必要专利与使用人达成独占性专利改进技术的回授协议,但非独占性的回授协议不在此限。另外,还应将实践中证明行之有效的司法解释尽快上升到基本法律的层面,增加对行政主导下形成的标准必要专利的规定,以顺应复杂的市场变化和国际接轨的法治需要。

[1] 韩其峰. 专利池许可的反垄断法规制[M]. 北京:中国政法大学出版社,2013.

[2] Covington, Burling LLP. European Court of Justice’s Judgment in Case C-170/13 Huawei v ZTE[EB/OL]. https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2015/07/alert_huawei_judgment_(072015).pdf, 2016-3-6.

[3] Daryl Lim. Standard Essential Patents, Trolls, and the Smartphone Wars: Triangulating the End Game[EB/OL]. http://www.pennstatelawreview.org/wp-content/uploads/2015/02/1-LIM.pdf, 2016-3-19.

[4] J Gregory Sidak. Evading Portfolio Royalties for Standard-Essential Patents Through Validity Challenges[EB/OL]. https://www.criterioneconomics.com/docs/evading-portfolio-royalties-for-seps.pdf. 2016-3-19.

[5] J Gregory Sidak. Apportionment, Frand Royalties, and Comparable Licenses After Ericsson V. D-link[EB/OL]. https://www.criterioneconomics.com/docs/apportionment-frand-royalties-comparable-licenses-ericsson-dlink.pdf. 2016--3-19.

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[7] Lawrence R Gabuzda, Geoffrey D. Oliver. Standards-Essential Patents and Injunctive Relief[EB/OL]. http://www.jonesday.com/files/Publication/77a53dff-786c-442d-8028-906e1297060b/Presentation/PublicationAttachment/270fc132-6369-4063-951b-294ca647c5ed/Standards-Essential%20Patents.pdf. April.2013.

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(责任编辑 卢 虎)

2017-04-12

翟业虎,男,江西宜春人,法学博士,首都经济贸易大学法学院副教授,硕士生导师，研究方向:知识产权法，海商法。

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