专利申请中分案申请的优先权恢复问题探悉

于艳淼

一、问题提出

在我国专利申请中，母案要求了优先权的分案申请是否需要在提出分案时再次提交优先权声明？如未在分案提出时声明是否可以请求权利恢复？恢复权利的期限是多长？这一系列问题常常困扰着申请人、代理人及专利审查员。在我国现行的专利法律法规和规章中，对母案要求了优先权的分案申请的优先权声明时机及其权利恢复期限的规定非常模糊，业界人士对此也莫衷一是。本文结合有关法律法规，对该问题进行简要梳理。

二、概念梳理

（一）优先权

优先权原则源自“巴黎公约”，其目的是为方便成员国国民就其发明创造在本国提出专利申请后，在其他成员国申请获得专利权。所谓“优先权”是指申请人在一个成员国首次提出申请后，在一定期限内就相同主题在其它成员国提出申请的，其在后申请在某些方面被视为是在首次申请的申请日提出的。①专利制度之所以确立优先权原则，是因为绝大多数国家的专利法都采用先申请原则。根据该原则，对于同样的发明创造，只对最先提出专利申请的人授予专利权。

我国《专利法》第29条对优先权及时限有明确规定②，无论是外国优先权还是本国优先权，在后申请都能以其首次申请的申请日作为优先权日。

（二）分案申请

专利法第31条对专利申请做了单一性规定，对于不符合单一性要求的专利申请，《专利法实施细则》（“以下简称“细则”）第42条规定：一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第54条第1款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请。也就是说，基于不符合单一性要求的一项专利申请，申请人可以主动或者依据审查员的审查意见提出分案申请，以克服单一性缺陷。

细则第43条第1款规定：分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日。③该规定主要是考虑合案提出专利申请时申请人实际上已经向国家知识产权局披露了多项发明创造，并表达了希望就这些发明创造均获得专利保护的意愿，分案申请可以保留原申请日，原申请享有优先权的，分案申请还可以保留优先权日，这样就保障了专利申请人的正当利益。④

（三）权利恢复

我国专利制度中（细则第6条）对于因各种原因导致权利丧失给出了救济制度，即在一定条件和手续下，允许申请权利恢复⑤，当申请人由于个人原因导致权利丧失的，一般情况下会有两个月恢复期，通常情况下，审查员的各类视为未提出的通知书（下文简称“视未通知”）均有两个月的恢复期。而对于优先权的恢复问题，《专利审查指南》（“以下简称指南”）的第一部分第一章中规定：视为未要求优先权并属于下列情形之一的，申请人可以根据细则第6条的规定请求恢复：……（4）分案申请的原申请要求了优先权。⑥即，优先权视未后，申请人可以补救，只需在规定期限内克服缺陷并提出恢复请求，而母案要求了优先权的分案申请也在权利恢复的允许范围内。

（四）关于期限

在专利申请过程中，有很多期限，民事行为法指出附期限行为是指当事人在法律行为中设定一定的期限，并将期限的到来作为民事法律行为效力的发生或消灭的依据⑦。在我国专利制度中期限分为：1、法定期限，专利法及其实施细则规定的各种期限；2、指定期限，审查员在根据专利法及其细则作出的各种通知中，规定申请人（或专利权人）、其他当事人作出答复或者进行某种行为的期限，指定期限一般为两个月。⑧ 指定期限是由国家知识产权局规章明确规定的，具有法律效力，之所以做出此类规定是为了更好的界定法律行为的效力，规范专利申请和审查流程，更好的保护创新主体和公众的合法权益。

三、政策模糊点及目前做法

（一）分案申请的优先权是否需要再次声明

根据细则第43条规定⑨，很多申请人、甚至代理人都会认为基于已经享有优先权的母案提出的分案，应当相当于自动享有母案的优先权日，即该分案申请不需再另做优先权声明。

但是实际并非如此，因为我国专利法第30条规定：申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，未提出书面声明或的，视为未要求优先权。即如分案提出时未声明，根据专利法将视为未要求优先权。审查员据此审查合法合理（因为并不是所有分案申请都必然享有母案的优先权）。以上两种理解似乎都有依据，因此分案申请的优先权是否需要声明在法规和法理理解上存在一定分歧。

（二）分案申请的优先权是否可以恢复

虽然在专利法和细则中对这个问题并没有做具体规定，但在指南中明确规定分案申请的原申请要求了优先权的情况下视为未要求优先权可以恢复⑩。

但本条规定的后面却还有一句：“除以上情形外，其他原因造成被视为未要求优先权的，不予恢复。例如，由于提出专利申请时未在请求书中提出声明而视为未要求优先权的，不予恢复要求优先权的权利。”这一补充说明反而让很多人产生了疑惑。

（三）分案申请的优先权恢复有无期限

在优先权恢复的问题中，其规定的前三种情况的恢复期为2个月，因为这三种情况会有审查员发出建立2个月恢复期的“优先权视为未要求通知书”，但对于第四种情况，也就是我们所要研究的问题是没有期限限制的，因为如果申请人没有在分案申请的同时填写优先权声明，审查员将无法发出视未通知，也就是如果申请人后来想要弥补，根据目前的规定是可以提出恢复请求，并且一般会审核通过的——这又是一个盲点和不规范之处。

（四）目前审查工作实践中的一般做法

针对以上几个问题，目前的审查工作实践中的一般做法是：1、实审过程中，审查员一般认为分案申请应当同时声明优先权，如不声明则视为未要求，则实质审查按照母案申请日检索；2、初审过程中，当初审审查员发现一份分案申请的母案要求了优先权，但其未在分案申请的请求书中填写优先权声明时，一般通过电话或便函，提醒申请人，建议其提交该分案不要求优先权的意见陈述或者权利恢复手续；3、因为没有明文规定，根据立法宗旨和指南规定，如提恢复请求，将予以恢复优先权。

四、对策建议

为了进一步规范专利审查和申请流程，更好的保护创新主体和公众的合法权益，本文认为，对分案申请的优先权恢复问题，我国专利制度建设应当进一步完善：

（一）从制度角度，明确分案申请的优先权应当再次声明

因为对分案申请是否需要再次提交优先权声明的理解存在歧义，根据专利法第31条的规定“申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明。”建议在专利审查指南中对分案申请的优先权需要再次声明做明确规定，即在初步审查部分，明确母案要求了优先权的分案申请需要提交优先权声明，如未在分案申请的请求书中提出优先权声明，则审查员需要发出视为未要求优先权通知书，且建立两个月的恢复期；在实质审查部分，进一步明确一份分案申请，要求了母案优先权的按照优先权日检索，未要求优先权的，按照母案申请日检索。

（二）从操作角度，优化专利审查与申请系统

在制度完善的基础上，从规范操作角度，应当对所研究的此类分案申请的审查流程和期限做具体规定和系统修改。首先，对于现有的审查系统，分案申请的优先权审查项应当作出相应调整或修改，对母案享有优先权的分案申请自动建立优先权审查项，以便于审查员对该项发出各类通知书。其次，在专利申请平台端可做的调整有：递交分案申请时系统应当能够自动关联母案的优先权信息，并根据母案优先权要求情况提示申请人分案申请是否要求优先权，是否需要修改请求书等，如果母案要求了优先权，分案不需要要求，则直接进入某一信息确认界面等等。（作者单位：国家知识产权局）

注释：

① 尹新天.中国专利法详解[M].北京.知识产权出版社，2012：283.

② 国家知识产权局.《中华人民共和国专利法》[M]. 2010.

③ 国家知识产权局.《中华人民共和国专利法实施细则》[M]. 2010.

④ 尹新天.中国专利法详解[M].北京.知识产权出版社，2012：303-304.

⑤ 国家知识产权局.《中华人民共和国专利法实施细则》[M]. 2010.

⑥ 国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010：第一部分第一章6.2.5.

⑦ 董安生.民事法律行为[M].北京：中国人民大学出版社，2002：300.

⑧ 国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010：第五部分第七章.

⑨ 国家知识产权局.《中华人民共和国专利法实施细则》[M]. 2010：“依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。

⑩ 国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010：第一部分第一章6.2.5.