我国抵触申请规定之法理辨析

文/郭小军

我国抵触申请规定之法理辨析

文/郭小军

损害赔偿是一种重要的民事责任，是对权利人最直接的救济方式。实现损害赔偿的填平原则是对侵权人承担侵权责任的基本要求，也是法律给予权利人有效保护的重要体现。实践中，由于举证困难，法定赔偿确实以压倒性优势成为确定损害赔偿方式的主流，导致我国专利权保护“赔偿低、效果差”的现象。为解决这一问题，首要任务是通过制度激励，引导权利人积极提供有关证据，承担举证责任，同时根据举证妨碍规则和其它证据规则，使举证妨碍行为的实施者承担不利后果，争取通过法定赔偿之外的计算方法获得赔偿。

损害赔偿；证据规则；法定赔偿

在中山市泰宝电子科技有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人邱惠鹏实用新型专利权无效行政纠纷案中，北京知识产权法院认为专利复审委员会将外观设计专利（授权公告号为CN301742475S）作为抵触申请来评价涉案实用新型专利的新颖性系适用法律错误，因此撤销了专利复审委员会做出的宣告涉案专利无效的决定。北京知识产权法院在该案中基于两点理由认为外观设计专利不会构成实用新型专利的抵触申请。

首先，依据《专利法》第二十二条第二款的文义解释及《专利审查指南（2010）》的审查要求，可以作为发明或实用新型的抵触申请的专利，仅可以是发明或实用新型专利，而不能是外观设计专利。

其次，抵触申请规定的目的在于避免重复授权。因重复授权情形原则上仅会出现在相同的保护客体之间，所以发明与实用新型之间可互为抵触申请，而外观设计则不会构成发明、实用新型的抵触申请，但可以构成发明或实用新型专利的现有技术。1参见北京知识产权法院（2015）京知行初字第1720号行政判决书。

上述案件中，北京知识产权法院认定抵触申请规定的目的在于避免重复授权。这可能归因于我国《专利法》修订程中有关部门传达的抵触申请的立法目的的影响。2参见国家知识产权局条法司：《〈专利法〉第三次修改导读》，知识产权出版社2009年3月第1版，第51-52页，“构成抵触申请的发明或者实用新型虽然不是在后申请的申请日以前已经公开的技术，不能按照现有技术的概念影响在后申请的新颖性，但是如果对申请日不同但内容相同的两份申请都授予专利权，就会导致对同样的发明创造重复授予专利权的结果，这不符合‘禁止重复授权原则’。规定存在抵触申请的发明或者实用新型专利申请也不具备新颖性，不能被授予专利权，是落实‘禁止重复授权原则’的重要举措。”但是，如果仅仅是为了避免或者禁止重复授权，那么如何理解

已经撤回、视为撤回、被驳回、放弃或被宣告无效的在先专利申请或者专利可以作为抵触申请来影响在后专利申请或者专利的新颖性？3参见尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年3月第1版，第259页。如何理解在先专利申请或者专利在权利要求书中没有请求保护的内容也能影响在后专利申请或者专利的新颖性？

通过以下对抵触申请规定的具体含义及其立法目的进行探讨，不难发现，抵触申请规定的意义和价值绝不仅仅在于“禁止重复授权”。进而会发现，建立一种绝对的例外规则—排除外观设计和发明、实用新型专利申请或者专利彼此构成抵触申请，也是不恰当的。

一、抵触申请规定中的“发明”、“实用新型”和“外观设计”分别指的是技术方案和设计

《专利法》第二十二条第二款和第二十三条第一款对抵触申请的定义是“没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”和“没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中”。从字面看，这里的“发明”、“实用新型”、“外观设计”既可以理解为专利申请类型也可以理解为技术方案或者设计本身。从专利申请类型的角度理解，“发明”和“实用新型”分别指“发明专利申请或者专利”和“实用新型专利”；“外观设计”指“外观设计专利”。从技术方案或者设计的角度理解，“发明”、“实用新型”分别指“发明技术方案”和“实用新型技术方案”；“外观设计”指“设计本身”。

如果只是基于“禁止重复授权”的立法目的来理解抵触申请，因为担心造成专利权的冲突和对专利权保护期限的不当延长，似乎第一种解释更加符合立法本义4同注释3，第98-99页，“发明和实用新型专利保护的是一种技术方案，其着眼点在于该技术方案所能产生的技术功能；外观设计专利保护的是产品富有美感的外观设计方案，其着眼点在于该设计方案所能产生的使人赏心悦目的外部视觉效果，两者截然不同。因此，一件发明或者实用新型专利申请或者专利与一件外观设计专利申请或者专利不可能涉及相同的发明创造。”，尽管专利法第九条关于禁止重复授权的规定并没有从字面上排除发明、实用新型和外观设计专利彼此构成重复授权的可能性。5《专利法》第九条第一款规定了同样的“发明创创造”只能被授予一项专利权。根据《专利法》第二条，”发明创造”一词包含了发明、实用新型和外观设计。但是，从《专利法》第二十二条和第二十三条的上下文来理解，则第二种解释更加合理。

《专利法》第二十二条规定“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术……创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步……实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。”这里的“发明”、“实用新型”指的是技术方案或者说是发明或者实用新型本身，而非相应的专利申请或者专利。《专利审查指南》进一步证实了这一点，“专利法所称的发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，这是对可申请专利保护的发明客体的一般性定义，不是判断新颖性、创造性的具体审查标准。”6《专利审查指南（2010）》第二部分第一章第2节。类似地，《专利法》第二十三条整个条款评价的是可授予专利权的“外观设计”这种客体，亦即单独定义的“外观

设计”并不指代外观设计专利申请或者专利。

另外，整部《专利法》也是用“发明”、“实用新型”和“外观设计”分别指代相应的技术方案和设计，用“申请”、“专利申请”、“发明或者实用新型专利申请”、“发明专利申请”、“实用新型和外观设计专利申请”、“专利”、“发明专利”或者“实用新型或者外观设计专利”等来指代相应的申请或者专利。例如，《专利法》第二十条规定，“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。”《专利法》第四十条规定，“实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。”

所以，《专利法》第二十二条和第二十三条关于抵触申请的规定中所涉“发明”、“实用新型”和“外观设计”指的是相应的技术方案和设计，而非相应的申请或者专利类型。从这个意义上来说，在判断是否构成抵触申请的时候，考虑的重点是在先专利申请是否已经公开了在后专利申请的技术方案或者设计，而非限定于特定的专利申请类型。

二、抵触申请构成“拟制的现有技术”

《专利法》第二十二条第二款规定，“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”第二十三条第一款规定，“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。”

依据上述规定，发明或者实用新型不具备新颖性的情形包括两种：一是该发明或者实用新型属于现有技术；二是就同样的发明或者实用新型曾有人在申请日以前提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。第二种情形即抵触申请。外观设计尽管没有明确使用“新颖性”的概念，但其规定与发明和实用新型新颖性的规定相仿。

根据“明示其一，排除其他”规则，抵触申请不属于现有技术。《专利法》第二十二条明确规定现有技术技术是“申请日以前在国内外为公众所知的技术”，《专利法》第二十三条也规定现有设计是“申请日以前在国内外为公众所知的设计”。“现有技术”和“现有设计”必须满足在“申请日”这个关键日期之前公开的要求。抵触申请显然不符合“现有技术”的定义。7参见国家知识产权局条法司：《〈专利法〉第三次修改导读》，第51-52页；《专利审查指南（2010）》第二部分第四章第2.1节。以下将主要结合发明来进行论述，并且把现有技术和现有设计统称为“现有技术”。

《专利审查指南》规定，判断对比文件是否构成涉案专利的抵触申请时，应当以对比文件所公开的专利申请或者专利的全部内容为判断依据。8参见《专利审查指南（2010）》第二部分第三章第2.2节。尽管也有国家在适用抵触申请时采用权利要求制度9比如，印度、越南、瑞士。See Dr.Yogesh Nagpal, Understanding the Intricacies of Secret Prior Art, http://www.winsomeip.com/wp-content/uploads/2015/07/Article-Understanding-the-Intricacies-of-Secret-Prior-Art-July-7-2015-1.pdf.最后一次登陆时间2016年10月25日。，大部分国家和地区在评价在先专利申请是否构成抵触申请时采取全文比较制度，“即对于发明、实用新型而言，将在后申请的权利要求书中请求保护的内容与在先申请的全部

申请文件进行对比，而不仅是就请求保护的发明创造之间进行对比”10张跃平：《发明、实用新型与外观设计专利申请之间可互为抵触申请》，载《电子知识产权》2010年8期，第52页。。“在进行审查时，抵触申请的审查原则和基准适用新颖性的审查原则和基准。”11同注释10，第52页。这也解释了为什么将抵触申请至于新颖性规定之下。

作为新颖性规定的一种特殊形式，抵触申请规定的目的应当与新颖性规定保持一致。

专利赋予发明人或者设计者对其发明创造一种垄断权，从而在一定的期限内限制其他人实施其发明创造。12参见《专利法》第十一条、第四十二条。根据新颖性的“对价理论”，“赋予发明人排他权利的对价是他通过交给社会公众手中一种手段而给社会公众带来的利益。通过使用这种手段，社会公众的需求得以满足。如果这种手段已然通过在先发明人的创造性天赋而可以获得，或者尽管社会公众首先从发明人那里获得上述手段，但是该手段不能进行有益的应用，社会公众不能从他的发明行为获得任何好处，那么他的专利没有对价。”13William C.Robinson, The Law of Patents for Useful Inventions, Vol.I, § 221, at 305 (1890).所以，新颖性规定的目的是避免对公众可以自由实施的现有技术给予保护，否则任何人都可以从公有领域攫取现有技术而置于自己的垄断之下。这不仅缩小了可以自由实施的公有领域的范围，而且还限制了技术的进步。

抵触申请不符合严格的现有技术的定义，在前后两件专利申请的申请人和发明人不同时，后一专利申请的发明创造不可能来自于在先的抵触申请，这也是后一专利申请的正当性所在。但是对于社会公众来说，该在先专利申请即抵触申请的技术，一旦进入公有领域，即可以自由使用，不应当受到在后专利申请的限制，否则与专利制度促进科学技术进步和经济社会发展的宗旨相背离14参见《专利法》第一条。，进而阻碍发明创造造福于社会。

抵触申请仅仅是相对于在后专利申请而言，它本身也是一个正常的专利申请。构成抵触申请的一个要件是向公众公开该专利申请的内容，从而公众可以在公开内容的基础上进行下游技术或者设计的开发，或者在该技术或者设计进入公有领域后自由使用该技术或者设计。从这个意义上理解，抵触申请符合现有技术的定义。抵触申请之所以称之为抵触申请，仅仅因为其公开日在后一专利申请的申请日之后，而这主要是由于程序上的原因所造成的。在Alexander Milburn Co.v.Davis-Bournonville Co.案中，美国最高法院认定，如果在先申请在后授权的申请公开了在后专利申请请求保护的发明，即使该在先申请没有请求保护该发明，该在先申请仍然阻止在后申请人成为最先的发明人。15See 270 U.S.390, 401 (1926).法院的理由是，美国专利商标局的程序延迟不应当成为影响在后申请有效性的因素。16See Id., at 400, 401.如果专利申请流程得到改进，很多所谓抵触申请也就不再是抵触申请了。

因为抵触申请的特殊性，大部分国家和地区都规定了抵触申请仅仅用于评价在后专利申请的新颖性，而不包括创造性。例如，我国《专利审查指南》规定，“专利法第二十二条第二款中所述的，在申请日以前由任何单位或个人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的内容，不属于现有技术，因此，在评价发明创造性时

不予考虑。”17《专利审查指南（2010）》第二部分第四章第2.1节。在欧洲，抵触申请属于现有技术的范畴，但却被排除用来评价创造性。18See Art.56 EPC.美国的情况比较特殊，抵触申请视为现有技术，可以用来评价专利申请的新颖性和创造性。19See 35 U.S.C.§ 102 and 35 U.S.C.§ 102 (2006).

抵触申请一般仅仅指在本国提交的在先专利申请，所以具有地域性限制。以中国的抵触申请为例，根据《专利法》第二十二条第二款和第二十三条第一款的规定，只有在中国提交的在先专利申请才有可能成为在后专利申请的抵触申请。欧洲和美国对抵触申请也有类似的地域性限制。20See 35 U.S.C.§ 102; Art.54(3) EPC.

总结抵触申请和现有技术的区别主要在于：首先，抵触申请的公开日在在后专利申请的申请日之后；其次，抵触申请具有地域性限制；最后，在大部分国家和地区，抵触申请不能用来评价在后专利申请的创造性。所以抵触申请被称之为“秘密现有技术” 或者“拟制的现有技术”。21Report of the Tegernsee Experts Group: Treatment of Conflicting Applications, Study Mandated by the Tegernsee Heads, Munich, 24 September 2012, at 5, https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/treatment_of_conflicting_apps.pdf.最后一次登陆时间2016年10月25日。

鉴于抵触申请与现有技术的上述区别以及接下来介绍的抵触申请与优先权（priority）的共同特点，美国学者Douglass Thomas认为抵触申请是一种“优先权”。“在所有规定了秘密现有技术的国家，仅仅国家申请具有击败对手专利的效果（patent-defeating effect）—不考虑外国申请。这一规定与优先权分析一致，但是与现有技术的概念不同。”22C.Douglass Thomas, Secret Prior Art - Get Your Priorities Straight! Harvard Journal of Law & Technology, Volume 9, Number 1, Winter 1996, at 174.在中国也是这样，如果这两件专利申请请求保护的客体相同，只有两件专利申请都提交国家知识产权局或者进入中国国家阶段，才会讨论这两件专利申请的优先权问题，即，谁有权获得专利的问题。23参见《专利法》第九条第二款。“在先申请制度中，申请依定义是建立优先权的行为 …… 大部分先申请制的国家规定了专利申请从其申请日起具有击败对手专利的效果。在这些国家，击败对手专利的效果通常限定于仅仅针对新颖性，即专利申请被用于确定新颖性而非创造性。”24C.Douglass Thomas, Secret Prior Art - Get Your Priorities Straight! at 172.

在国家知识产权局专利复审委员会与白象食品股份有限公司、陈朝辉外观设计专利权无效行政纠纷案中，白象公司持有的第1506193号“白象”商标的申请日为1997年12月12日，在涉案外观设计专利的申请日2000年10月16日之前，核准注册为2001年1月14日，在涉案外观设计专利的申请日之后。最高人民法院审查认为，商标申请权不能作为专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利。但是，商标申请权对于判断外观设计专利权和注册商标专用权是否构成权利冲突具有重要意义。只要商标申请日在外观设计专利申请日之前，在先申请的注册商标专用权就可以对抗申请日在后的外观设计专利权。白象商标获得注册后，涉案专利的实施客观上会与其产生权利冲突，应当依照保护在先权利的原则，认定申请日在先的白象注册商标专用权可用于对抗陈朝晖的外观设计专利权。最高法院据此驳回了专利复审委员会的再审申请。25参见最高人民法院（2014）知行字第4号行政裁定书。在本案中，法院对所谓

“商标申请权”的解释实质上阐述了优先权的内涵，其同样可以适用于对专利申请日的理解。

从优先权的角度看，抵触申请不宜用来评价在后专利申请的创造性。现有技术则不同。Rich法官在In Re Bass案中认为，“在某一目的是现有技术，在所有目的、所有法院和专利局也是现有技术。”26In Re Bass, 474 F.2d 1276, 1289 (C.C.P.A 1973).这是美国主张用抵触申请来评价在后专利申请的创造性的重要原因。

但是，抵触申请在以下三个方面不符合优先权规定。首先，抵触申请不以授权为前提，而构成优先权则需要以专利申请最终授权为必要条件。如果在先专利申请最终没有授权，那么它不会在优先权的意义上具有击败在后专利申请或者专利的效果。其次，优先权比较的对象是专利申请请求保护的客体，说明书公开的内容不在其内。最后，优先权针对的是不同申请人提交的专利申请，针对同一申请人提交的多件专利申请，通常不认为是优先权问题。我国抵触申请规定不考虑先后专利申请的申请人是否相同，包含了“自我抵触”的情形。

综上考虑，笔者更倾向于将我国《专利法》中的抵触申请理解为一种“拟制的现有技术”，从对价和衡平的角度出发，采用全文比较制度来评价在后专利申请的新颖性，鼓励申请人尽早提交专利申请。同时，两项不相同但是显而易见的发明获得授权有利于促进专利权人的竞争。

但是，我国抵触申请规定下的“自我抵触”也给申请人造成了一些困扰。例如，大型公司在一个项目的研发过程中会陆续形成诸多发明，这些发明彼此关联。一个申请中难免会涉及到其它申请中的技术。为了避免“自我抵触”，申请人不得不推迟提交专利申请，从而推迟了专利技术向社会公开和进入公有领域的时间。而如果提早申请，则难免会将未完全完成的技术包含在专利申请中，造成公开不充分，同样不符合发明人和社会公众的利益。

三、抵触申请规定的意义和价值不仅在于“禁止重复授权”

在我国《专利法》中，除了抵触申请规定之外，可以达到禁止重复授权目的的条款有《专利法》第九条第一款规定的“禁止重复授权原则”和第二款规定的“先申请原则”。通过比较这三项规定，可以看出它们的设立有各自不同的任务，不能简单地以“禁止重复授权”一言以蔽之。在考察各法条规定的意义和价值时，除了要考虑其关联性之外，更应该侧重考虑其适用条件和效果等方面的区别。

（一）禁止重复授权原则

《专利法》第九条第一款规定了禁止重复授权原则，即，“同样的发明创造只能授予一项专利权”。禁止重复授权原则有两个主要的目的，一是防止多项专利权之间发生权利冲突、提高实施发明创造的成本和妨碍被授予专利权的发明创造的实施应用；二是防止专利保护期限的不当延长，影响公众尽早利用专利技术。27同注释3，第96页。

根据《专利审查指南》的规定，“在先申请构成抵触申请或已公开构成现有技术的，应当根据专利法第二十二条第二、三款，而不是根据专利法第九条对在后专利申请（或专利）进行审查”28《专利审查指南（2010）》第二部分第三章第6节。。所以，我国禁止重复授权条款应用的情形是，不同的人就同样的发明创造同日提出两件以上专利申请和同一人就同样的发明创造同日提出两件以上专利申请。

在美国，当申请人先后提交了两件专利申请，而两件专利申请请求保护的发明不相同但是又不具有专利性上的区别的时候，就产生了

非法定的重复授权问题。专利申请人可以通过提交保护期限放弃声明（terminal disclaimer），保证第二件专利申请和第一件专利申请在授权后同时到期，则可以获得两件专利。29See MPEP § 804, Definition of Double Patenting [R-07.2015].

《欧洲专利局审查指南》指出，“相同申请人就同一发明不能被授予两件专利是大部分专利制度接受的原则”30Guidelines for Examination in the EPO, section G-IV-5.4.，欧洲专利局扩大申诉委员会（Enlarged Board of Appeal）也已经在案例中确认了禁止重复授权原则。31See G 1/05 of 28 June 2007.欧洲专利局扩大申诉诉委员会还在案例中暗示，在一定情形下，可以通过附限制性条件来避免重复授权。32See G 2/10 (Disclaimer/SCRIPPS) of 30 August 2011.

重复授权以授予或者存在两项专利权为前提。在抵触申请的情况下，如果该抵触申请的申请人在该专利申请公开之后撤回该专利申请，或者该专利申请被视为撤回、被驳回、被放弃或者在授权后被宣告无效，那么不会产生对同样的发明创造授予两项专利权或者同时存在两项专利权的情况，从而不会导致专利权的重叠和冲突。

（二）先申请原则

《专利法》第九条第二款规定了“先申请原则”，即，“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。先申请原则仅仅适用于不同的人就同样的发明创造先后提出专利申请的情形。33同注释3，第96-97页。如果在先专利申请没有授权或者授权后被宣告无效，则不适用先申请原则否定在后专利申请获得专利权。“同样的发明创造”对于发明或实用新型“是指两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同的权利要求”34《专利审查指南（2010）》第二部分第三章第6节。。所以，尹新天认为“从防止重复授权的角度来看，禁止重复授权原则是一个更加上位的概念，涵盖了所有各种情况；先申请原则是一个相对下位的概念，仅涵盖了其中一种情况。”35同注释3，第97页。

禁止重复授权原则仅仅规定了存在两件或者两件以上专利申请的时候，只能授予一项专利权，却没有解决这一项专利权应当授予谁的问题。先申请原则尽管可以视作是禁止重复授权原则的下位概念，但是其目的是解决专利权的归属问题。36同注释35。即，当有不同的人就同样的发明创造先后提出两件以上专利申请的时候，只有最先提交的专利申请可以被授予专利权。

先申请制度是相对于先发明制度而言的，后者考虑的是，当不同的发明人作出了同样的发明的时候，只有最先作出发明的人可以获得专利。

《美国发明法案》（即，AIA）实施之前的《专利法》第102条关于新颖性的规定确立了美国先发明制度，即以发明完成的日期作为判断发明新颖性的关键日期。37See 35 U.S.C.§ 102 (2006).判断一项发明的完成，通常包括两个步骤：（1）发明的构思（conception）；（2）发明的付诸实践（reduction to practice）。38See Id.如果一个发明人在日期A完成了发明构思，并且随后勤勉地致力于将该构思付诸实践，直到于日期B完成了付诸实践，那么以日期A（而不是日期B）作为其发明完成日期。39See MPEP § 2138, Pre-AIA 35 U.S.C.102(g) [R-11.2013].

AIA实施之前的《专利法》第102条还规定了法定阻却（statutory bar），其以申请日作为是否可以取得专利权的关键日期，而法定阻却事由可以是发明日之后的事件。“从《专利法》第102条的规定看，即使在AIA实施之前，美国也并不奉行‘纯粹’的先发明制—亦即完全以发明日为准确定优先权和新颖性—相反，它鼓励发明人及时申请专利和披露发明成果。因为如果按照发明日为标准而判断新颖性，先发明人就可能采取一些策略行为，比如拖延战术，先等待其他发明人解决了其中的一些技术难题或者排除了实施风险之后，再来主张自己是先完成发明人进而主张专利权，或者等到相关发明产品的竞争市场形成之后再主张专利权以排除竞争对手。”40金海军：《从美国〈专利法〉第102条看发明人先申请制的实质》，载《知识产权》2013年第4期，第75页。

如前所述，在先申请原则下，专利申请人提交有效的专利申请，实际上是建立了一种优先权，保证在先申请人就同样的发明创造优先获得专利。所以，有人把先申请制度比喻为一种前往专利局的“赛跑”。41See Mark A.Lemley, Does“Public Use” Mean the Same Thing It Did Last Year? Texas Law Review, Vol.93:119, at 119 (noting that“Under the new law, an inventor can’t rest on merely having invented; they have to race to the Patent and Trademark Office (PTO) in hopes of beating competitors”).

（三）抵触申请规定的意义和价值

现行《专利法》将抵触申请扩展到包括本人在先申请、在后公开的专利申请或专利，即包括了“自我抵触”的情形。与禁止重复授权原则和先申请原则相比，抵触申请规定最突出的特点的是其不要求构成抵触申请的在先专利申请获得有效专利权，并且按照新颖性标准来评价在先专利申请是否披露了在后专利申请或者专利请求保护的技术方案或者设计。

与禁止重复授权原则和先申请原则相比，抵触申请规定尤其在以下情形下是有意义的：第一，在后专利申请请求保护的技术方案仅仅在该抵触申请的说明书中被披露；第二，虽然在后专利申请请求保护的技术方案也是该抵触申请请求保护的技术方案，但是在先专利申请在公开后撤回、视为撤回、被驳回或者放弃取得专利权等而没有获得专利或者在先专利申请在授权后被宣告无效。除这两点之外，即使该抵触申请在授权后被放弃，仍然可以适用先申请原则或者禁止重复授权原则来处理。换句话说，抵触申请的意义和价值特别在于，在抵触申请中存在没有构成有效权利的内容时，防止在后专利申请就该内容获得专利权。

如果在先专利申请和在后专利申请的申请人相同，在先专利申请构成抵触申请意味着在后专利申请没有要求在先专利申请的优先权。申请人在提交在后专利申请的当时放弃了对在先技术内容的主张并且任由该技术公之于众。或者，申请人怠于行使自己的权利，使得在后专利申请提交的时间超过了可以要求优先权的期限。如果允许在后专利申请就在先专利申请中披露的内容获得专利，那么该技术进入公有领域从而可以自由使用的时间相应地推迟了。

如果在先专利申请和在后专利申请的申请人不同，那么如前所述，我们可以将抵触申请视为现有技术，尽管该现有技术因为审查程序的原因而公开于在后专利申请的申请日之后。“对于在抵触申请中没有请求给予专利保护的技术解决方案，实际上已经由抵触申请的提出者无偿地提供给社会，进入了公有领域，成为社会公众可以使用的技术解决方案，将该技术解决方案的专利保护给予在后申请人，会妨碍社会公众使用自由公知技术，这是与建立专利保护制度的立法宗旨相违背的。”42王澄：《论抵触申请》，载《中国专利与商标》2005年第4期，第23页。在先申请人有

权将自己的发明创造公之于众，捐献给社会。之后，抵触申请的申请人可以自由地使用该发明创造也是对该申请人最基本的回馈。任何在后申请的专利都不应当将在先捐献的发明创造重新收回来放入自己的私有领域，阻止包括在先申请人在内的社会公众实施已经进入公有领域的技术，甚至还推迟这种技术进入公有领域的时间。

此外，构成抵触申请的专利被宣告无效并不必然导致在后专利因为相同事实和理由而无效。例如，抵触申请是发明专利，而在后专利申请是实用新型专利，因为二者对创造性的要求不同，所以发明专利被宣告无效并不意味着实用新型专利也无效。又如，抵触申请请求保护的客体无效，但是其说明书中公开了可以获得专利的其它技术方案，而后者恰恰构成了在后专利申请或者专利请求保护的客体。抵触申请规定对于防止在类似情形下在后专利申请获得有效专利发挥着独有的作用。

在《专利法》第九条明确规定禁止重复授权原则以及在抵触申请规定中增加了“自我抵触”之后，抵触申请规定独特的意义和价值进一步凸显：首先，抵触申请规定作为新颖性规定的一种特殊形式体现了新颖性规定的立法目的，其防止因为授予在后专利申请专利而将本应进入公有领域的技术纳入到私有领域，推迟该技术进入公有领域的时间，阻止公众获取公知技术、自由利用公知技术；其次，抵触申请规定是对捐献原则和在先专利申请的申请人的维护；最后，抵触申请规定可以实现禁止重复授权，防止重复侵权损害的效果。

（四）域外关于抵触申请的规定

我国抵触申请规定的上述意义和价值，在其它国家或地区的类似制度中均有体现。

根据《欧洲专利公约》，在先申请在后公开的专利申请破坏在后提交的专利申请的新颖性。而且，抵触申请不仅适用于他人的专利申请，也包括发明人自己的专利申请。43See Article 54(3) EPC.亦可参见尹新天：《中国专利法详解》，第260页，“《欧洲专利公约》关于抵触申请的规定没有对其申请人的范围作出限定，这表明抵触申请既可以是他人提出的在先申请，也可以是本人提出的在先申请” 。但是，抵触申请不得用来评价在后专利申请的创造性。44See Art.56 EPC.如果在公开日之前在先申请被撤回或者视为撤回，但是因为专利局已经做好了公开准备而被公开，则该申请从公开日起而非从申请日起成为现有技术。因此，这种类型的专利申请将不因为其在先的申请日而构成抵触申请。45See Guidelines for Examination in the EPO, C-IV -7.1.1; J 5/81.这表明，对于违背在先申请人意愿造成的公开，欧洲专利局不承认其“在先公开”的效力。

《欧洲专利公约》第54(3)条的抵触申请规定的目的是：“1）防止就同样的发明授予不止一项专利；2）将专利授予最先申请专利的人”46Donald M.Cameron and Jordana Sanft,“Secret" Prior Art: Europe and Japan - A Different View, presented at the Annual Meeting of the AIPLA, Washington D.C., October 31, 2003.。需要注意的是，《欧洲专利公约》没有规定禁止重复授权原则47See, e.g., T 1423/07 - 3.3.02.，这也许可以在某种程度上解释，为什么《欧洲专利公约》对抵触申请有如此严格的要求。

在日本，抵触申请规定不包括“自我抵触”，即，相同申请人（或者完全相同的发明人）先后提交的两件申请不会构成抵触申请。48See Japan Patent Act, Act No.121 of 1959, amendment: Act No.109 of 2006, Article 29-2.

AIA之后的美国《专利法》第102(a)(2)条关于新颖性、现有技术规定，一个人有权获得专利，除非请求保护之发明在根据第151条所授予的专利中、或者在根据第122(b)条而公开

或者视为公开的专利申请中已有描述，其中，该专利或专利申请署名为另一发明人并且在请求保护的发明的有效申请日之前已经有效提出申请。49See 35 U.S.C.§ 102(a).所以，美国关于抵触申请的规定仅仅适用于前后专利申请的发明人不同的情形。另外，如前所述，美国抵触申请是现有技术，可用于对在后专利申请的创造性进行评价。50See 35 U.S.C.§ 103.

根据AIA之前的美国《专利法》第102(b)条规定的“法定阻却”，一个人有权获得专利，除非在美国申请专利之日起一年之前，该发明在本国公开使用或者销售。51See 35 U.S.C.§ 102(b) (2006).在此“法定阻却”及更早的类似规定下，在美国的司法实践还创设了除抵触申请之外的秘密现有技术，包括秘密商业使用（secret commercial uses）。52美国学者对于AIA之后美国《专利法》是否保留了Metallizing Engineering确立的“秘密商业使用”意见不一。See e.g., Stephen Elkind,“Secrets, Secrets Are No Fun! Balancing Patent Law & Trade Secret Law Under the America Invents Act”, the Federal Circuit Bar Journal, Volume 22, Number 3, at 433; Mark A.Lemley, Does“Public Use” Mean the Same Thing It Did Last Year? Texas Law Review, Vol.93:119, at 1120.

Metallizing Engineering Co.v.Kenyon Bearing & Auto Parts Co.案涉及发明人对他的处理金属构件表面的方法的秘密使用。Learned Hand法官在该案中认为，即使发明人的使用是“非公开而是秘密的”，当一个人“使用他的秘密来获得相对于他人的竞争优势的时候，他不能因此而延长垄断的期限”53Metallizing Eng’g Co.v.Kenyon Bearing & Auto Parts Co., 153 F.2d 516, 518 (2d Cir.1946).。因此，“发明人获得专利的一个条件是，他在发明可以获得专利的时候不应当竞争性地实施该发明，他必须或者满足于秘密保护或者合法的垄断。”54Id., at 520.由此案可以得出，在专利申请提交之一年或更久之前专利权人对其专利申请所涉方法的竞争性的秘密实施破坏该专利的专利性。法院鼓励可以获得专利的发明尽早公开，并防止事实上延长专利的垄断期限。发明人本人的秘密商业使用与第三人的秘密商业使用被区别对待，后者不会导致发明人的专利无效。55See Id.

四、发明、实用新型和外观设计专利申请或者专利可以互为抵触申请

结合《专利法》的上下文来理解抵触申请规定，充分认识其不同于禁止重复授权原则的适用条件和效果，就可以知道，在判断是否构成抵触申请时不需要考虑专利申请类型的区别，发明、实用新型和外观设计专利申请或者专利彼此可以互为抵触申请。

尽管在先外观设计专利充分公开发明或者实用新型技术方案的情形比较罕见，但并不是不会发生。上述中山市泰宝电子科技有限公司实用新型专利权无效行政纠纷案就是一个典型的案例。在这个案件中，因为外观设计专利请求保护产品的外观，与实用新型专利请求保护的产品技术方案不同，所以二者不会构成重复授权。但是，在先外观设计专利事实上披露了产品的结构，所以完全有可能如无效宣告请求审查决定所认定的已经公开了涉案实用新型专利的技术方案。

既然抵触申请是新颖性规定的下位概念并且构成拟制的现有技术，抵触申请的判断本质上是新颖性的判断，而不是重复授权的判断，所以适用新颖性的全文比较制度来判断其对在后专利申请的影响。在审查中从来不需要判断

抵触申请最终是否会获得专利权以及其权利要求书限定的保护范围，仅仅需要考虑该抵触申请是否公开了相同的技术方案或者设计、是否涉及相同的技术领域或者产品，是否具有相同的技术效果和解决了相同的技术问题。法院在上述中山市泰宝电子科技有限公司实用新型专利权无效行政纠纷案中认可在先的外观设计专利可以构成发明、实用新型专利的现有技术，那么它也可以构成发明、实用新型专利的抵触申请。本案中，如果查明在先外观设计专利确实已经公开了在后实用新型专利请求保护的技术方案，但是该实用新型专利却可以阻止包括外观设计专利的专利权人在内的社会公众的产品进入市场，这违反了最基本的公平原则，也不符合社会公众的利益。

抵触申请规定体现了对捐献原则和在先专利申请的申请人的维护，并防止因为授予在后专利申请专利而推迟已经公开的技术进入公有领域的时间。在采用全文比较制度的基础上，只要在先申请在后公开的专利申请公开了在后专利申请请求保护的主题，在后专利申请就丧失了获得有效专利的机会，不应当因为专利申请的类型而区别对待。我国抵触申请规定不仅仅是为了禁止重复授权而设立。在适用抵触申请规定时不应当作专利申请类型化的区别而忽视其真正的意义和价值。

Probing into the Rationale for the Conflicting Application Rule

For a long time, it has been a prevalent view that the purpose of legislation for the conflicting application rule is to prohibit“double patenting”.However, upon rereading it in the context of the Patent Law and reexamining its specific functions, and by comparing it with the rule of prohibiting double patenting as well as the first-to-file rule, it is discovered that, the rationale for the conflicting application rule is in no way for purely prohibiting double patenting.Restating the rationale for the conflicting application rule is critical to the application of the rule in prosecution and invalidation proceedings, and is also beneficial to convey the legislation value accurately.

Secret prior art; Conflicting application; Double patenting; First-to-file; Policy consideration

郭小军，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所，专利代理人。