浅析未注册驰名商标的国际保护问题——以iPad商标权纠纷案为例

戴 琼

(广东警官学院 法律系，广东 广州 510232)

浅析未注册驰名商标的国际保护问题
——以iPad商标权纠纷案为例

戴 琼

(广东警官学院 法律系，广东 广州 510232)

2012年由广东省高级人民法院审理的案件——美国苹果公司与深圳唯冠公司的平板电脑iPad商标纠纷案早已落下了帷幕，但该案所产生的问题依然值得我们深思：一是对国外驰名而未在国内注册的商标是否应突破地域性限制而予以保护;二是国外驰名商标在驰名前其他人已在国内注册是否也应对国外驰名商标所有人给予商标权的保护。对于这两个问题，应该在立法中加以修改和完善。

未注册驰名商标；国际保护 ；商标权；巴黎公约；TRIPS

随着驰名商标具有越来越重要的经济价值，对它的国际保护问题引起了国际社会广泛的关注。由于商标权只在注册国受法律保护这一地域性的特点,故国外未注册驰名商标很容易被仿冒或抢注,如果仍然固守商标权的地域性,显然对原商标持有人很不公平,也损害了消费者的利益。虽然巴黎公约和TRIPs以及国内立法对国外未注册驰名商标的保护作了一些规定，但仍不完善，因而有必要对这一问题进行深入的探讨和研究。为此，笔者以深圳唯冠公司与美国苹果公司的iPad商标权纠纷为例，对国外未注册驰名商标保护的必要性、现行立法的有关规定及其存在的不足及其完善提出自己一些粗浅的见解。

一、美国苹果公司与深圳唯冠公司iPad商标权纠纷案及其产生的法律问题

香港唯冠国际控股有限公司(简称唯冠国际)在台湾的子公司即唯冠电子股份有限公司(简称台湾唯冠)于2000年在多个国家与地区分别注册了“iPad”商标。唯冠国际在中国大陆的子公司深圳唯冠科技有限公司(简称深圳唯冠)，于2001年又在中国工商行政管理总局商标局注册了“iPad”商标。 2009年， 英国IP申请发展有限公司(简称英国IP公司)和台湾唯冠签署了商标转让协议，其中包括中国内地的商标转让协议。协议签署之后，英国IP公司向台湾唯冠支付了3.5万英镑购买所有的“iPad”商标，2010年，英国IP公司以10万英镑为对价，将“iPad”商标所有权转让给了美国苹果公司(简称苹果公司)。2010年，苹果公司向深圳中级人民法院法院请求判决“iPad”商标权归其所有，并向深圳唯冠索赔相关费用。深圳市中级人民法院认为唯冠公司是中国大陆的“iPad”商标权人，苹果公司没有按照我国关于商标转让的规则受让商标，在中国不享有“iPad”商标专用权。苹果公司不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉，2012年经法院调解，苹果公司与深圳唯冠就“iPad”商标案达成和解，苹果公司向深圳唯冠公司支付6000万美元，唯冠公司的“iPad”商标过户给苹果公司。[1]

虽然该案的纷争早已落下帷幕，但其中所涉及的商标权的法律问题依然值得我们深思。这反映两个问题依然需要我们研究解决：一是是否有必要突破商标权的地域性限制，对未注册驰名商标是否应给予充分保护？二是如果对国外驰名商标给予保护，当国外未注册驰名商标与国内已注册驰名商标发生冲突时又应如何解决？

二、对未注册驰名商标保护的必要性

对于深圳唯冠公司与苹果公司的iPad商标权纠纷，深圳市中院和广东省高院的处理并无不妥，因为商标权具有地域性限制，苹果公司的iPad没有在中国注册，即使其已在世界驰名，也不能获得中国法律的保护，而唯冠公司在苹果公司的iPad驰名前已经在中国注册，其商标则受中国法律保护。但是，一个是市值全球第一、其产品在全球拥有无数消费者的科技巨人，一个是名不见经传、其产品未在市场上打开销路，消费者对其商标一无所知的，被8家银行追债的濒临破产者，后者竟然在这场商标权的纷争中获胜，显然是不公平的，这也反映了在商标权的地域性限制的不合理之处。为此，笔者认为，在经济全球化的今天，对于商标权实行先注册取得的国家，有必要突破商标权的地域性，对未在本国注册的国外驰名商标应实行充分的保护是有充分理由的。

首先，商标法所保护的应该是商标所承载的商誉而非商标本身，对驰名商标的保护是鼓励人们创立自己的品牌。

驰名商标之所以给予法律保护，是由于使用者对商品的生产和销售付出心血和汗水，使商标在长期的使用中积累了较高的信誉而成为驰名商标的。商标法的立法宗旨是鼓励人们创立品牌，从而提高企业的竞争力，而不是鼓励不劳而获。“驰名商标也是一个符号，只不过这个符号背后隐藏的是良好的商业信誉，已经注册的驰名商标并没有因为其注册而改变符号的本质，与未注册的驰名商标并没有本质的区别。社会付出巨大的立法成本决不是为了保护纯粹的符号，而是为了保护商业信誉。”[2]如苹果公司的iPad早在2010年面世之前，就已经为此作了大量的宣传，后来在世界30多个国家合法使用，我国的消费者已经了解了其性能、价格等信息，也通过各种渠道购得并使用该种电脑，在我国未销售前已为公众广为知晓。因此苹果公司的iPad在全球同时也在我国享有了高的美誉，苹果公司的iPad这一品牌有了较高的商誉才具有巨大的商业价值。而唯冠公司的iPad则在市场上闻所未闻，消费者对其一无所知，也就没有任何的商誉可言，故也没有任何商业价值，换言之，唯冠公司对iPad的品牌毫无贡献却能获得巨大的经济利益是不劳而获，不利于鼓励企业去努力打造自己的品牌。

第二，对未注册驰名商标的保护能充分保护消费者的正当权益。

商标法的立法宗旨之一是保障消费者的利益，对此我国《商标法》作了明确规定。[3]

商标具有识别的功能和品质保证的功能,商标是区别众多同类商品和服务的标记。消费者在购物时，通常不关心商品的真正来源，而是根据商标来选择消费，驰名商标不仅具有较高的知名度,同时也是商品具有较高质量的保证,而国际上的驰名商标无论其是否在本国注册,并不影响消费者的选择。对消费者来说，驰名商标即意味着可靠的商品质量和良好的企业声誉。国内“抢注”的与国外驰名商标相同或相类似的商标或者在先注册的与国外驰名商标相同或相类似的商标会造成消费者的混淆而购买，损害了消费者的正当利益。如我国广大的消费者在苹果的iPad平板电脑还未面世以前就熟知该产品并十分期待该产品在中国的销售，该产品是当时最为时髦的电子产品之一，备受中国消费者青睐。而消费者对唯冠的同品牌产品一无所知。因此，如果判决苹果公司侵犯了唯冠公司的商标权，造成对公众的误导，影响了唯冠公司iPad的销售，损害了其经济利益的损害在逻辑上在情理上都是说不通的。而因唯冠的iPad在中国在先注册导致苹果的iPad无法在中国大陆使用该商标而使广大的“果粉”无法购买苹果的iPad，则使消费者蒙受了损失。因此，从保护消费者的正当利益出发，有必要对国外未注册驰名商标给予充分的法律保护。

第三，对未注册驰名商标的保护体现了公平和正义

驰名商标的知名度和良好声誉是和商标所有人长时间的辛勤努力和财力、物力的大量投入所建立起来的,驰名商标所产生的“认牌购物”、“顾客吸引力”的功能能够转化为巨大的经济效益。如果法律对未注册驰名商标不给予保护，将大大助长假冒、仿冒以及抢注等这些不劳而获的行为，这对原所有人是不公平的。而即使在国内“善意”的在先注册的相同或相似的商标对这一品牌效应也没有任何贡献，如唯冠公司的iPad，如果判决苹果公司侵权而承担巨额赔偿也不公平的。同时也不利于鼓励企业的创新。众所周知，“iPad”商标的价值依附于苹果公司产品本身的技术创新性、优越性而产生，此商标为人们所熟知主要是因为产品自身的魅力。换言之，苹果公司才是“iPad”这一世界驰名商标的真正的所有人。但是知识产权又具有地域性的特点，深圳唯冠因为在中国注册而在中国拥有了该商标的专有权，因而其向苹果索偿完全合法。然而，深圳唯冠因为“iPad”商标的注册而获得了远远高于商标本身创造性智力成果的对价，这一结果实有违民法的公平原则。这一结果暴露了现行我国商标权司法保护制度的注册在先原则与对未注册驰名商标的司法保护方面的不合理之处。知识产权制度的目的是通过保护知识产权从而激励科技创新，维护社会公平，进而推动社会经济全面进步。对唯冠公司的商标权的保护显然是与知识产权的这一立法宗旨背道而驰。

三、国际条约及我国立法对未注册驰名商标的规定

驰名商标具有巨大的经济价值,这已为人们所共识,《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)中，对未注册驰名商标的保护已作了规定。

针对于未在本国注册的驰名商标，《巴黎公约》的规定包括以下内容：(1)如本国法律允许，应依职权，或依有关当事人的请求，对商标注册国或使用国主管机关认为在该国已经属于有权享受本公约利益的人所有而驰名、并且用于相同或类似商品的商标构成复制、仿制或翻译，易于产生混淆的商标，拒绝或取消注册，并禁止使用。这些规定，在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或仿制，易于产生混淆时，也应适用。(2)允许利害关系人在这种商标已经注册后的5年内，提出撤销或禁止使用这种商标的请求；(3)对于以欺诈手段取得注册或使用的商标提出撤销或禁止使用这种商标的，则不受时间限制。[4]该规定对商标权的地域性有所突破,但成员国仍有权决定是否对未在该国使用的驰名商标提供保护。换言之，公约并没有强制要求其成员国必须承担驰名商标的保护义务，而是规定由各成员国根据本国的商标法律制度的要求，决定是否承担该项义务，因而它是一项选择性的国际义务。

TRIPS对未注册驰名商标的保护提高到更高的水平,其内容包括：(1)将对驰名商标的保护由商品商标扩大到服务商标；(2)将保护的范围扩大到非类似商品或服务；(3)对如何认定驰名商标做了原则规定：应顾及有关公众对其知晓程度，包括在该成员地域内因宣传该商标而使公众知晓的程度。[5]根据该规定，受公约保护的驰名商标可以包括：一是已经在被请求保护国取得注册的驰名商标，二是未在被请求保护国注册的驰名商标。已实际使用中的驰名商标，即仅仅是使用中的未注册驰名商标，三是既未在该被请求保护国注册，亦未在被请求保护国使用，但是由于种种原因已在该国驰名的商标。

显然，TRIPS协议进一步加强了对驰名商标的保护，包括对未注册驰名商标的保护。值得注意的是，该协议在认定对未注册驰名商标保护方面，没有强调使用，而是认为通过广告媒体达到在相关公众中被广泛知晓的目的即可成为驰名商标。如苹果公司的iPad在正式进入我国市场前已为我国广大消费者所知晓，按TRIPS规定，应认定为驰名商标。我国《商标法》也对未注册驰名商标的保护作了规定。《商标法》第十三条规定“ 为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”我国商标法第十三条第一款关于未注册驰名商标保护的规定中，保护的客体即未注册商标的范围包括：(1)在我国使用中的未注册商标；(2)虽然尚未在我国使用，但是客观上在我国却已驰名的商标。该规定明确了对未注册驰名商标的保护，实现了我国商标法与国际公约的接轨；突破了传统理论关于商标具有严格的地域性的观念。

四、 我国关于国外未注册驰名商标与国内注册商标的冲突及其解决

国外未注册驰名商标与国内注册商标冲突可分以下两种情况

(一) 在我国注册商标以前该商标已经在国外驰名而发生的冲突

对在我国注册以前该商标已经在国内外驰名的商标，国外驰名商标持有人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。根据我国商标法第十三条第二款和第四十五条的规定，已经注册的商标，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。如果对恶意注册的，驰名商标持有人则不受五年时间的限制。这些规定表明，当注册商标与未注册驰名商标发生冲突的时候，如果注册是在该商标在国外被他人使用已经驰名之后，则驰名商标持有人可以请求宣告该注册商标无效，该商标注册人不得再使用该驰名商标。而在同类商品上该商标专用权将归属于未注册驰名商标持有人。同时商标法对在我国未注册驰名商标的保护期限也作了明确规定，即自商标注册之日起五年内，未注册驰名商标所有人可以请求宣告注册商标无效，超过五年，就失去该项申请的权利，这也意味着商标专有权归商标注册人所有。除非商标注册人在我国恶意抢注，则不受五年时间的限制。关于恶意注册，是指商标抢注行为，只要驰名商标持有人请求，即可宣告国内注册商标无效。抢注行为具有严重的社会危害性。首先，抢注行为严重损害了国外驰名商标持有人的正当利益。因为抢注者造成了消费者对驰名商标的混淆，损害了原驰名商标持有人的商品的商业信誉,同时，又抢占了原驰名商标持有人的市场份额；其次，抢注行为也损害了广大消费者的合法权益。抢注者使消费者对商标造成误认，侵犯了消费者的知情权，对消费者是一种野蛮的欺诈行为。再次，抢注行为更是一种不正当竞争的行为，这种行为严重地破坏了市场经济公平竞争的秩序，损害了社会公共利益，违反了诚实信用的基本原则，不利于市场经济的健康发展。因此法律明确规定如经原商标持有人的请求，应宣告该注册商标无效。

(二)在我国注册商标以前该商标在国外没有驰名而发生的冲突。

我国商标法对国外未注册驰名商标与在先注册商标发生冲突并未规定的解决办法。若按商标法第十三条和第四十五条的规定来处理，显然对国内在先注册人是不公平的。笔者认为，对此，应突破注册在先原则，允许先注册人与驰名商标持有人共同享有商标专有权。 因为我国实行的注册取得商标权制度,注册商标人已经合法地享有了商标权，只要没有法定的事由(如该注册商标被依法注销或撤销)，注册商标人有权使用该商标，不能因为该商标驰名而剥夺在我国注册商标人的权利,理由如下：

1.规定国内先注册人与国外驰名商标持有人共享商标专有权，不影响商标的识别功能。只要两者明确规定未注册驰名商标持有人与注册商标人明确标明生产厂商，即使两者分享商标权，也不会造成混淆。对于注册商标在前的，虽然商标已经注册，但经过使用并未驰名，说明相关公众不知晓，未注册驰名商标持有人使用该商标时，一般公众不会认为商品是由注册商标人提供的，使用驰名商标的商品被混淆成注册商标人的商品几乎是不可能的。也有一种担心就是注册商标人提供的商品可能被误认为是驰名商标人的商品，商标的功能是识别商品来源，但识别商品来源的标识不仅仅是商标，还有生产企业名称、产地、国别等，只要生产者标明企业的名称等，也不会造成公众的误认。

2.未注册驰名商标持有人与注册商标人共享商标权，不损害注册商标人的利益。对注册商标人利益的损害一般为挤占其市场份额、贬低其商品声誉，而未注册驰名商标之所以驰名，不是因为商标本身，而是由商品的品质决定的。众所周知，未注册驰名商标的商品无论美誉度还是商品的品质都享有更高的声誉才驰名，它不可能造成注册商标的商品声誉的损害。如苹果公司的iPad在中国的的销售不可能影响唯冠的iPad产品的信誉，消费者本来对唯冠公司的iPad一无所知，唯冠的iPad产品几乎没有任何市场，不可能挤占唯冠iPad的市场份额，不会因为未注册驰名商标持有人使用了与注册商标相同的商标就必然损害注册商标人的利益。甚至还有可能给注册商标人带来益处，以后公众知晓了注册商标，提高了注册商标的知名度，由此可能带来其市场份额的增加。

3.未注册驰名商标持有人与注册商标人共享商标权，对消费者的利益不会造成损害。如前所述,商标法的立法宗旨之一是保障消费者的利益，“iPad”商标纠纷案终审结束前，由于苹果公司的iPad不能在中国销售，中国消费者只好在国外购买，这无疑要花费更多的成本,这说明未注册驰名商标禁止在我国使用，反而损害了消费者的利益。又，如前所述，消费者购买时除了看牌子，要看生产厂商，只要生产者标明厂家，就不会对商品造成混淆。

4.未注册驰名商标持有人共享商标权符合建立未注册驰名商标保护制度的初衷。正如有学者提出指出，驰名商标制度是对具有较高知名度和美誉度的商标的保护，对驰名商标的保护与是否注册无关，注册与否仅影响其应受到的保护程度。 一旦商标驰名，则该商标即使未注册，仍然能阻止他人在同类商品上使用或注册该商标，“驰名商标是对一般的、非驰名商标保护原则的一种例外和补充”[7]175，对于驰名商标的跨类保护，要求是该驰名商标已经注册。由于驰名商标不在某类商品上注册却仍然不允许他人在该类商品上注册或使用，实质上也表明在未注册的领域，也是因为商标驰名才保护的。所以，驰名商标保护制度是为未注册驰名商标而设立的。

[1]6000万美元！IPAD商标权属纠纷案天价和解[N].中国青年报 , 2012-07-03(05).

[2]冯晓青.未注册驰名商标及其法律保护研究[J].法学家,2012,(4).

[3]中华人民共和国商标法》第一条[Z].

[4] 《巴黎公约》第6条之二[Z].

[5] TRIPS第十六条第三款[Z].

[6] 驰名商标司法保护中存在的问题及解决对策[J].中华商标，2007，(11)：33-39 .

[7] 陈耀东.商标保护范围研究[M].天津:天津人民出版社,2003.

责任编辑：韩 静

On the Issue of International Protection of Non-registered Well-known Trademarks-Taking the Case of Disputes over the Right of iPad Trademark

Dai Qiong

(Dept. of Law, Guangdong Police College, Guangzhou 510232, China)

In 2012, Guangdong Provincial Higher People's Court tried a case involving American Apple company's iPad and Shenzhen Weiguan company's tablet computer. Although the disputes over the right of iPad trademark have been settled, the case has triggered some problems that need to be considered. First, we need to consider whether to extend protection to those foreign well-known trademarks without registration in China. Second, we need to consider whether to protect those well-known trademarks with initial registration in China before they become well-known. The relevant legislation needs to be amended and improved as to the two problems.

non-registered well-known trademarks; international protection; right of trademarks; Paris Convention; TRIPS

2015-08-10

戴琼(1963- )女，广东罗定人，广东警官学院法律系副教授，从事国际私法和国际经济法研究。

DF41

A

1009-3745(2015)04-0118-05