结合复审谈超范围的认定与判断

张真

摘 要：在实际审查业务中，超范围的判断相对难以把握。本文从实际案例出发，根据审查过程中审查员与申请人双方的意见内容、双方争论的焦点，以及复审委员会对于同一问题的认定结果，深入分析不同类型超范围的认定和判断。通过比较分析，探讨在实际审查工作中如何客观准确地理解和实践“直接地、毫无疑义地确定”。

关键词：超范围 直接 毫无意义 概括 组合

中图分类号：D923.4 文献标识码：A 文章编号：1672-3791（2014）04（a）-0204-02

专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。审查指南[1]进一步规定：原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的技术内容。通常，申请人在专利申请的审查过程中为了克服审查员指出的申请文件的缺陷从而使其能够获得授权，大都存在修改申请文件的情况，而审查员对修改文件的审查又必然涉及到对专利法第三十三条的理解和使用。

1 案例分析

原始权利要求如下。

（1）一种减少无线信号中的谱线的方法，包括：产生包括多个脉冲的码字；响应该码字，产生多个码字调制的子波；用发送数据的比特调制该多个码字调制的子波以形成多个数据调制子波；发射该多个数据调制的子波。

（2）如权利要求1所述的减少无线信号中的谱线的方法，其中产生多个码字调制的子波的步骤进一步包括：产生多个未调制子波；以及将该多个未调制子波的每一个和多个脉冲之一混合。

修改后的权利要求如下。

一种减少无线信号中的谱线的方法，包括：产生包括多个脉冲的码字；在第一子波源提供第一多个未调制子波；在第二子波源提供第二多个未调制子波；选择来自所述第一子波源的第一多个未调制子波和来自所述第二子波源的第二多个未调制子波之一作为选择的多个未调制子波；响应于所述码字，将该选择的多个未调制子波的每一个与所述多个脉冲之一混合以产生多个码字调制的子波；用发送数据的比特调制该多个码字调制的子波以形成多个数据调制子波；发射该多个数据调制的子波。

【审查员意见】：权利要求2的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，理由如下：特征“选择来自所述第一子波源的第一多个未调制子波和来自所述第二子波源的第二多个未调制子波之一作为选择的多个未调制子波；响应于所述码字，将该选择的多个未调制子波的每一个与所述多个系列脉冲之一混合以产生多个码字调制的子波”超出了原说明书和权利要求书记载的范围，原说明书中记载的是：选择第一和第二子波源的正确顺序来产生包含码字调制子波的期望信号流。可见，通过选择第一子波源和第二子波源得到的子波是码字调制子波而不是未调制子波，通过选择第一子波源和第二子波源得到的子波无需再与码字混合。因此，修改后的技术方案既未明确地记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书所记载的内容直接地、毫无疑义地确定。

【申请人意见】：本领域技术人员能够清楚地了解，开关550通过选择操作接收第一和第二子波源510和520中的一个的输出，并且从码转换器560输出的码流也被输入到开关550以与来自通过开关550选择的第一和第二子波源510和520中的一个的子波混合，从而产生码字调制子波。由此可知，在没有从码转换器560输出的码流的输入的情况下，开关550的选择操作并不能产生包括由码字调制的子波的期望信号流。因此，本领域技术人员基于本申请说明书的记载并且参考附图，能够容易地获得本申请权利要求2中记载的上述技术特征。

【复审合议组意见】：本申请说明书附图2和图3记载的内容并未明确从码转换器560输出的码流也被输入到开关550以与来自通过开关550选择的第一和第二子波源510和520中的一个子波混合，从而产生码字调制子波，原说明书中子波发生器的第二实施例记载如下内容：第一子波源产生第一子波，第二子波源产生第二子波，码转换器将码字转换成正确的开关控制信号，选择第一和第二子波源的正确顺序来产生包含码字调制子波的期望信号流，根据上述内容可知，原说明书中记载了首先由码转换器将码字转换成正确的开关控制信号，再选择第一和第二子波源的正确顺序以产生多个码字调制子波，即开关是通过从码转换器输出的开关控制信号来控制的，再对第一和第二子波源的顺序进行选择以产生多个码字调制的子波。

【案情分析】：根据本申请说明书的记载，本申请的目的是提供一种能最小化在得到的信号谱中的谱线的无线收发机。其技术方案是：图1的信号发生器能用在的UWB收发机中，信号发生器1010包括本地振荡器310，码发生器320以及子波发生器1130。子波发生器1130运行以产生形成码字调制子波的一系列子波。子波发生器输出的码字调制的子波作为稍后会被发送数据调制的未调制信号流向上发送。码字调制的子波流和发送数据流在信号混合器1030混合，以产生由码字和发送数据流调制的数据调制信号流。其中，图3是图1的子波发生器的第一示范实施例的框图。如图3所示，子波发生器1130包括第一子波源1210，第二子波源1220，开关550以及码转换器560。在该实施例中，第一子波源1210和第二子波源1220各自产生在第一和第二方向之间交替的一系列子波。码转换器560产生正确的开关控制信号，选择第一和第二子波源1210和1220的正确顺序来产生包含码字调制的子波的期望信号流。图4是图10的子波发生器的第二示范实施例的框图，子波发生器1330包括子波源610和子波混合器1330。子波混合器1330混合来自码发生器320输出的码流和来自子波源610的子波流。仔细分析上述内容可知，原说明书中记载了首先由码转换器将码字转换成正确的开关控制信号，再选择第一和第二子波源的正确顺序以产生多个码字调制子波，即开关是通过从码转换器输出的开关控制信号来控制的，再对第一和第二子波源的顺序进行选择以产生多个码字调制的子波。也就是说，码字仅仅是用来选择第一子波或者第二子波的控制信号，而最终通过控制信号选择出来的子波将作为码字调制子波。说明书中并没有明确记载申请人所说的“输入到开关550的码流与来自通过开关550选择的第一和第二子波源510和520中的一个的子波混合”，即“码字与子波混合”，并且上述内容也不能由原申请文件中直接地、毫无意义地确定。

由此可以看出，在判断是否超范围时，要站在本领域技术人员的角度，准确理解技术方案，以本案为例，重点在于我们通过对技术方案的理解要确定通过选择第一子波源和第二子波源得到的子波究竟是码字调制子波还是未调制子波。这是问题的根结所在，也是申请人和审查员争论的焦点。本案修改后的权利要求中的技术特征看起来似乎都记载在原说明书中，但是仔细辨别之后可以看出，修改后的技术方案的部分特征记载在第一实施例中，部分特征记载在第二实施例中，即修改后的技术方案是两个实施例的技术方案的组合体，而该组合技术方案并未记载在原申请文件中，也不能由原申请文件直接地、毫无疑义地确定，这显然超出了原申请文件记载的范围。因此，不能因为修改后的技术方案中的各个特征记载在原申请文件中就认定为不超范围，而是要仔细研究修改后的整体技术方案是否记载在原申请文件中或者是否能够从原申请文件中直接地、毫无疑义地确定。

此案也是在实际审查过程中经常遇到的问题，需要强调的是，并不是所有的组合不同实施例中的特征而修改的权利要求都会超范围，即，不能看到修改后的内容与原申请文件记载的内容不同时，机械地得出修改超范围的结论，这会严重损害申请人的利益，而是需要审查员在充分理解发明技术方案的基础上，根据原申请文件技术方案的整体内容进行判断，从所述领域的技术人员的角度出发，对发明所要解决的技术问题、达到的技术效果有一个整体的把握，以最大限度的保护申请人的合法权益。

2 结语

通过以上案例可以看能出，在判断超范围时应该严格按照两个层次进行，即，与原说明书和权利要求书文字记载的内容是否相同，是否可以从原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定。需要注意的是，在判断修改后的内容与原说明书和权利要求书文字记载的内容是否相同时，不能过于机械和简单的做出认定，即使修改后的技术方案中的各个特征在原申请文件中有记载，但是要进一步分析组合后的方案是否能够从原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定。此时，应当站在本领域技术人员的角度，充分理解原申请文件记载的技术方案，把握发明创造的核心内容，从技术层面进行整体分析，这样才能得出准确和客观的结论。

参考文献

[1] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010版[M].知识产权出版社，2010（1）.