也论涉外定牌加工中的商标侵权认定

杨小青

摘 要：涉外定牌加工行为违反了中国《商标法》及《商标法实施条例》之规定，在中国现有法律框架下应当认定为侵权，否则将会与《知识产权海关保护条例》等的规定冲突，影响中国现行的司法秩序。而且，从长远利益看，中国应当继续奉行严格的商标专用权保护主义原则，制裁这些恶意的规避法律的行为，维护世界正常的竞争秩序，挽回商标权人潜在的利益损失。

关键词：定牌加工；商标侵权；侵权认定

中图分类号：D92 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2014）03-0294-02

定牌加工，其英文缩写为（Original Equipment Manufacture）译为“原始设备厂商”，亦称“贴牌”、“定牌生产”、“代工生产”、“三来加工”。定牌加工有广义和狭义之分[1]。本文所指的定牌加工，是国际贸易的定牌加工（又称为OEM，俗称“ 贴牌”）是加工贸易的一种形式，它是指在来料加工和来样加工业务中，由境外委托方提供商标（一般是已注册的商标），经境内企业加工或装配后，再贴上境外委托方提供的商标或品牌返销国外的经营活动（该委托方在中国国内没有该注册商标的商标权人）[2]。随着经济全球化、贸易自由化的发展，中国许多制造企业选择为大型跨国公司进行贴牌生产。定牌加工在推动中國经济发展的同时，也常常使加工企业陷入商标侵权的泥潭。一方面是由于定牌加工企业缺乏知识产权法律意识；另一方面对于中国企业接受为国外商标权人的委托加工生产产品，贴附委托方的商标，并将产品销往国外，如果国外商标权人的商标与国内注册商标相同或者近似且使用于相同或者类似商品上时，委托方、加工方的行为是否构成商标侵权，知识产权界存在较大争议。深圳中院审理的“耐克商标案”为此类案件之典型。在司法实践和行政执在司法实践和行政执法中，做法不一。前些年法院偏向于均把此类案件作为商标侵权处理，近几年法院偏向于认为此类案件不侵权。笔者在此谈几点个人看法，仅供理论研究和实务操作之参考。

一、定牌加工属于《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第52条和《中华人民共和国商标法实施条例》（以下简称《商标法实施条例》）第50条规定的行为，均应判定为商标侵权

目前认为涉外定牌加工行为不构成商标侵权的主要理由是：（1）贴牌行为不是商标法意义上的使用行为；（2）定牌加工的商品全部销售到国外，不进入中国市场，不会给商标权人造成损害。

笔者对此持有异议。事实上，中国奉行的是商标权的严格保护主义，中国商标法规对商标侵权行为的各种情形都有明确规定，依据这些规定涉外定牌加工的加工方是侵权的，那些认为涉外定牌加工行为不构成商标侵权的理由都是站不住脚的。

（一）定牌加工中的贴牌行为属于商标法意义上的使用行为

有观点认为，定牌加工的性质属于合同法中加工承揽，加工方按照定作方的要求将商标贴附于产品上，并将产品全部出口交付给定作方，只是一种国际间的劳务输出，加工方的贴牌行为不是真正商标法意义上的商标使用行为[3]。因此，该定牌加工不构成商标侵权。

中国《商标法》第52条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（1）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（2）销售侵犯注册商标专权的商品的……”。由此可以看出，商标的“使用”与“销售侵犯注册商标专用权的商品”是两种并列的商标侵权行为，如果将这里的“使用”仅狭义地理解为“销售”的话，那么《商标法》第52条第（1）项的规定就毫无意义了。此其一。其二，《商标法实施条例》第3 条也对“商标的使用”做出专门规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”众所周知，将商标直接用于商品、商品包装或者容器的主要是产品的生产者和加工者而非销售。故被委托方即加工方的加工贴牌行为也属于商标使用行为。

另外，《中华人民共和国合同法》第7 条规定，“当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益”。这一条款表明任何人在订立、履行合同时，均有义务对合同的合法性进行审查，并承担相应的法律责任。鉴于涉外定牌加工合同中涉及国内注册商标专用权保护的问题，加工方有义务依法对定作方所提供的境外商标的合法性进行审查。若加工方未尽审查义务，加工侵犯国内注册商标专用权的商品的，仍然应当承担商标侵权责任。加工方不可能因为是“加工承揽关系”而免责。

（二）是否给商标权利人造成直接损害不是构成商标侵权行为的必要条件

这是认为加工方不构成商标侵权观点所持的最大理由，认为涉外定牌商品均出口到境外，未在国内销售，不会给中国商标权人造成损害，故不构成商标侵权。

笔者认为，知识产权侵权理论有别于传统民事侵权理论，并不以有损害事实发生为构成要件。一般的民事侵权行为主要由四个法律要件构成：一是要有损害事实存在；二是行为人实施了违法行为；三是该违法行为与损害事实之间存在因果关系；四是行为人主观上有过错。而根据《商标法》第52条第（1）项之规定，商标侵权行为并不强调必须有直接损害事实的存在，而重在“未经商标注册人的许可”这一要件。因此，行为人实施侵权行为即使没有给商标注册人造成直接损害，也要承担侵权责任。

最高人民法院在商标侵权民事责任承担问题上明确指出：请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿[4]。笔者认为，最高人民法院的规定是符合适度保护原则的，是否发生实际损失不应作为是否判断侵犯商标专用权的构成要件。

二、如果涉外定牌加工行为不构成商标侵权，将于中国现行的其他相关规定冲突，影响法律的权威和统一

中国《中华人民共和国知识产权海关保护条例》（以下简称《知识产权海关保护条例》）等的规定，如在海关实施出口知识产权保护措施时，并不要求审查是否会导致消费者混淆、误认等要件。中国《商标法》第52 条第（1）项的规定中并无混淆才构成侵权的明文规定，是否构成商标权侵权的判定只能严格适用法律，不应超越法律规定，而且混淆的判断是具有主观性的。如果在侵权判断中引入混淆标准将会导致目前行政查处的大多商标侵权假冒案件不能成立，会对市场秩序造成破坏[5]。

三、从长远利益看，涉外定牌加工应当界定为侵权，否则会损害商标权人潜在的市场利益，影响全球的市场竞争秩序

当今世界是开放的世界，国际贸易交往频繁，一国的商品通过制造、买卖等交易行为，并通过进出口而在不同国家之间流通。由于商品是知识产权的载体，于是商标权保护的地域性受到冲击，权利冲突的发生成为客观现实。

商标权作为一种知识产权，其损失往往处于一种不可估计的进行时状态，根据TRIPS 协议第五十条要求，成员国当局应该禁止这种“即发侵权”，也就是把侵权产品制止在进入流通渠道之前，而不是之后。中国作为世贸组织的成员国亦应遵守该规定。1999 年北京曾出现过这样一个案例。一个非商标权人的库房里存放了上百个带有商标权人商标瓶贴的酒瓶且商标标识是真的，不是非法印制的，商标权人很清楚该存放人不可能制造出正牌的酒，下一步肯定是装上假酒出售。但由于存放者还没有装，没有出售，亦即没有对权利人造成“实际损害”，其“侵权”似乎没有发生，这就是所谓的即发侵权。况且，是否造成事实损害也并不是法律学者一家之言可以断定的，应当留待产业界的经济学者们研究，或者用法经济学的视角来分析。有人认为，外商的贴牌竞争行为，有可能抬高同类商品的定牌加工费用，从而增加国内注册商标专用权人的生产成本，客观上会隐含地造成不应有的损失[6]。

笔者也赞同上述观点，虽然可以用不正当竞争法进行规制，但在实践中却加重了中国商标权人的举证责任，变相地损害了中国商标权人的利益，故仍应按照《商标法》进行保护。

四、结语

涉外定牌加工行为违反了中国《商标法》及《商标法实施条例》之规定，中国现有法律框架下应当认定为侵权，否则将会与《知识产权海关保护条例》等的规定冲突，影响中国现行的司法秩序。而且，从长远利益看，中国应当继续奉行严格的商标专用权保护主义原则，制裁这些恶意的规避法律的行为，维护世界正常的竞争秩序，挽回商标权人潜在的利益损失。

法律从来都是多种法益相互制衡的结果，对于我们来说要分清主次、分清轻重。要保护中国的外来加工企业，促进对外贸易发展，提高民族经济发展水平有很多途径，其中最重要一条途径就是鼓励发明创新，拥有自己的核心技术，不再做“世界工厂”，而要站在利益链的最高端，这也必将是中国企业未来走向全球的基础。故此，保护知识产权人的利益是我们国家的重要任务。万万不可为眼前利益，就“法外开恩”。

参考文献：

[1] 杜丽丽.定牌加工侵权行为认定[J].合作经济与科技，2006，（5）.

[2] 李辉.企业防范定牌加工的商标侵权问题研究[J].经济与管理，2007，（1）.

[3] 馮晓青.商标侵权专题判解与学理研究[M].北京：中国大百科全书出版社，2010：67.

[4] 最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第7条规定.

[5] 魏小毛.商标侵权判定标准解读[N].中国知识产权报，2005-10-02.

[6] 祝建军.涉外定牌加工中的商标侵权[J].人民司法，2008，（2）.[责任编辑 魏 杰]