关于中国专利法第二十六条第四款与日本专利法相关规定的比较（上）

文 / 袁颖

前言

在专利申请文件的撰写过程中，权利要求书的撰写是非常需要技巧的，既要满足专利法和专利细则的各项形式规定，还要为申请人争取最大的保护范围，又要保证不能超过说明书的原始记载内容，同时最好还要为后续的程序，比如审查意见答复及复审等程序保留修改的空间。因此笔者在下文中通过对中国和日本两国在权利要求书撰写规定上的比较使各位更好地了解如何撰写权利要求书。

第一部分：中国专利法第26条第4款的规定

中国专利法第26条第4款规定“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限制要求专利保护的范围”，专利审查指南第二部分第二章对权利要求书撰写的规定进行了更具体的说明，并对第26条第4款中的“以说明书为依据”，“清楚”，“简要”的要求进行了详细的解释。

一、“以说明书为依据”

权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持，具体的规定可参见审查指南，在此不再赘述。

在实践中，当收到关于“权利要求得不到说明书支持”的审查意见时，代理人在答复时要非常小心。如果是说明书中有支持，那么通过合理的争辩即可以克服上述缺陷；如果说明书中没有明确的公开，那么代理人在答复时就要格外地注意，因为如果在答复时引入新的说明书未公开的内容，那么根据专利法第33条会导致“修改超范围”的缺陷，而如果争辩未公开的内容是公知常识，那么就要小心审查员利用代理人的答复意见质疑权利要求的创造性，而根据“禁止反悔原则”，如果一旦所涉及发明的发明点就在于上述权利要求的相关特征时，情况就会对申请人和代理人非常不利。

所以权利要求书的撰写与说明书的撰写都非常重要，是要结合在一起的，说明书要为权利要求书提供必要的支持，以避免公开不充分，避免权利要求得不到说明书的支持，同时尽量多地添加实施例，为概括得出的权利要求提供足够的支持，以避免审查员认为权利要求不能从说明书中概括得出，而造成权利要求的不必要的范围缩小。同时还要注意“捐献原则”，如果某技术特征或者技术方案在说明书中已公开，而由于发明人或者代理人的失误没有写到权利要求中，那么就相当于为公众做了贡献，在后续的维权中是不可以再要求保护这些捐献了的技术方案。可见权利要求书与说明书的撰写是非常的重要，权利要求应该以说明书为依据是必须要满足的重要规定，因为在后续程序中，如果出现此缺陷，代理人在答复时是比较被动的，而且此条不仅是驳回条款，也是无效条款，因此代理人应当格外的注意。

二、“清楚”

权利要求书应当清楚，一是指每一项权利要求应当清楚，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。具体的要求可参见审查指南，在此不再赘述。

在实践中，我们经常会碰到审查员发出关于权利要求不清楚的审查意见，其中有形式的缺陷，也有涉及实质内容上的缺陷。形式上的缺陷，有些是因为没有引用基础，有些是因为出现了上述提到的导致保护范围不清楚的用语，有些是因为权利要求之间的引用关系不清楚等等，而这些形式上的缺陷一般通过修改都可以克服。而实质上的缺陷，比如有些是因为技术特征描述得不清楚，导致审查员认为通过该描述无法清晰表述该权利要求所要保护的技术方案，而如果说明书中的相关描述也是同样不清楚时，代理人在答复时同样会比较被动，因为同样会面临修改超范围或者没有创造性的问题。实质上的缺陷还有这种情况，因为权利要求中仅简单罗列技术特征，而没有各技术特征之间的关系，造成权利要求要保护的技术方案不清楚，而如果说明书中或者附图中同样没有做出描述，那么代理人在答复时同样面临尴尬的处境。因此在撰写权利要求书和说明书时，同样要注意清楚地描述技术特征和技术方案，清楚的要求不仅仅是指形式上的清楚，同时要求实质上的清楚，通过用语和具体描述清楚地表达技术特征和技术方案，避免造成不清楚的缺陷。

三、简要

权利要求书应当简要，一是指每一项权利要求应当简要，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当简要。审查指南中明确指出，一件专利申请中不得出现两项或两项以上保护范围实质上相同的同类权利要求。

在实践中，一般比较少收到关于权利要求不简要的审查意见，当申请人撰写的权利要求过于详细，包含了很多不需要的技术特征时，审查员一般不会发出审查意见要求申请人修改，因为这是申请人自己要求的保护范围。而代理人在撰写时，应当合理的控制出现在权利要求中的技术特征，避免对权利要求做出过多的不必要的限制，避免损害申请人的利益。

第二部分：日本专利法的第36条第5、6款的规定

日本专利法第36条第5款规定，第36条第2款中权利要求的范围，必须区分权利要求项，按照各项权利要求记载欲获得专利的发明的所有必要事项；此时，某一权利要求限定的发明与另一项权利要求限定的发明可以是相同的。

而对比中国专利法关于“简要”的要求，“一件专利申请中不得出现两项或两项以上保护范围实质上相同的同类权利要求”，因此可以看出上述中国专利法中不允许出现的情况，在日本专利法中是允许的。

与中国专利法第26条第4款直接对应的条款就是日本专利法第36条第6款，其中规定，第36条第2款中权利要求范围的描述，必须符合下列各项规定：1、欲获得专利的发明在说明书中有记载；2、欲获得专利的发明是清楚的；3、各项权利要求的描述是简洁的；4、描述应当符合经济贸易产业省的条令。

一、“在说明书中有记载”

关于“在说明书中有记载”的规定，审查员在审查时遵循以下规则：

1、判断权利要求的描述是否满足第36条第6款i项的规定，应当基于对要求保护的发明及在说明书中记载的发明的对比和审查。对比和审查应当以要求保护的发明为基准，研究哪些在说明书中有记载。在判断的同时，应当注意不能根据说明书中记载的特定实施例来过度限制权利要求的范围。

2、在进行上述对比和审查时，对要求保护的发明和在说明书中记载的发明之间的实质对应关系的审查，不是单纯考虑表达的一致性。因为如果只要满足表达一致，即使实质上未向公众公开的发明也可以获得专利权，则将违背第36条第6款i项的意图。这一条原则与中国审查指南中相关规定一致，均指明不仅仅因为权利要求与说明书在表达上是一致的就判断权利要求是得到说明书支持的。

3、对于实质上对应关系的审查是通过如下方式进行的，即，调查权利要求的发明是否超出在发明详细说明中本领域技术人员能够认识的发明课题能解决的范围。判断为超出本领域技术人员能够认识到的发明课题能解决的范围时，无法说发明详细说明中作为发明记载的内容与权利要求的发明为实质上对应，因此违反第36条第6款i项的规定。

以下是一些不满足此项的典型示例。

1、在说明书中既未记载也未暗示的事项在权利要求中有记载。

2、权利要求中使用的术语与说明书中不一致，并导致权利要求与说明书之间的关系不清楚。

3、说明书中公开的内容既不能被扩展成也不能被概括成权利要求保护的范围，即使根据公知常识。

以上三种典型示例与中国审查指南的相关规定一致，不需过多解释。

4、如果说明书中描述的用于解决技术问题的技术手段没有在权利要求中体现出来，那么权利要求的保护范围则超出了说明书的记载范围。

其中，如果说明书中记载了若干个技术问题，那么权利要求中必须记载解决至少其中一个技术问题的技术手段。这里技术问题的确定应符合以上第三条判断原则的规定，即不仅仅是发明记载内容中明确指出的，也可以是本领域技术人员根据说明书记载内容和公知常识可以推出的。

关于此第四种情况，在中国专利审查中，一般不会以违反26条第4款为理由，一般会采用缺少必要技术特征为理由。而在实质上均是因为权利要求没有记载解决技术问题的技术方案。

（未完下期续）