提高发明专利授权率的策略研究

杨 凯

（太原荣信德知识产权代理事务所（特殊普通合伙），山西 太原 030006）

一项发明要获得专利保护，必须具备专利法中规定的三项基本标准，即实用性、新颖性和创造性，统称为“三性”。被授予专利权的发明，还有两个标准，一是所属领域普通技术人员必须能够实现该发明，二是发明必须是一项技术方案，即该发明应当具有某一技术领域有关的技术特征[1]。

对应到一个专利的实操过程中，文本撰稿需要满足上述的“两个标准”，撰写前的查新检索和受理后的审通答复属于对上述“三性”进行的判断与辩论。下文将对专利实操过程中的三个阶段分别展开论述。

1 查新检索

专利的检索中，包括查新检索、技术主题检索、侵权检索和无效检索等，需要根据专利的不同目的选择不同的检索类型，然后再选择合适的检索策略。新发明申请专利，首先需要查新检索，查新检索对准确性要求较高，检索的目的就是找到最接近的现有技术，分析该发明的创新程度，从而对专利的授权前景进行判断。

1.1 检索策略的选择

检索策略包括简单检索、并列式检索、渐进式检索、追踪检索，其中并列式检索和渐进式检索可统称为块检索[2]。上述检索策略并不是孤立存在的，而是可以组合使用的。

简单检索是将关键词或分类号进行检索，操作较为简单，虽然目前检索网站大都可以根据检索词进行智能排序，但是由于目前专利量庞大，包含该检索词的专利也较多，因此，该检索方式属于试探性检索，很难得到准确的结果。

块检索是将上述简单检索的关键词或分类号采用运算符连接起来，专利检索及分析系统命令行检索界面见图1，图中方框内为该系统所支持的运算符，常用的运算符有“AND”“OR”“NOT”，其中“AND”的作用是将不同关键词连接，相当于逻辑“与”，即“同时存在”的意思；“OR”的作用是将同一关键词的多种不同表达方式连接起来，相当于是逻辑“或”，即“任选其一”的意思；“NOT”的作用是在原检索式的基础上排除不需要的关键词，相当于逻辑“非”，目的是去噪。

图1 专利检索及分析系统命令行检索界面

并列式检索是先将同一关键词的不同表达方式用“OR”连接，形成一个“块”，然后再将不同的“块”用“AND”连接。

渐进式检索是先将同一关键词的不同表达方式用“OR”连接，形成一个“块”，然后再将两个不同的“块”用“AND”连接，之后逐渐地增加“块”，不断地缩小检索范围。

追踪检索是从一件相关的对比文件出发，然后通过申请人、发明人等著录事项检索，或者从该文件的对比文件以及引用或者被引用文件出发，找到最相关的现有技术。

1.2 块检索的实际应用

首先，从专利技术交底书中筛选出多个关键词，每个关键词都需要构建成一个独立的“块”。构建“块”的方法有多种，比如找到关键词的同义词、近义词、反义词、上下位概念等，也可以找到关键词在技术方案中所起的作用、功能、效果、用途等，还可以找到最接近的分类号。

其次，将构建“块”之间用“OR”连接，此时，可采用并列式检索的策略，先用“AND”将各个关键词进行连接构成“块”，再用“OR”将各个“块”连接，也可采用渐进式检索的策略，先用“AND”将部分关键词进行连接，再用“OR”连接，随后逐渐地增加“块”。

然后，将上述构建的检索式在专利检索网站进行检索，需要注意的是，检索时，可以单独针对说明书摘要、权利要求书、说明书分别进行检索，说明书摘要是简单提及专利主要内容，权利要求书记载的是核心技术特征，说明书记载的范围最广，这也导致噪声词较多，检索中可根据实际情况及时调整检索策略。

最后，根据检索的结果调整关键词。具体是通过增加、删除、修改关键词，此时需要加入运算符“NOT”，明确排除检索结果中的噪声词。上述调整检索式的过程属于动态调整，即调整一次之后可以先检索，根据检索结果再行调整，最终得到最接近的现有技术。

2 文本撰稿

专利撰写包括五部分，分别是权利要求书、说明书、说明书附图、说明书摘要、摘要附图，其中，权利要求书是要清楚、简要地限定专利保护的类型及范围。说明书是要达到清楚、完整的要求，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。说明书附图属于说明书的补充，使技术方案更加清楚，对于发明专利而言，附图不是必须的。说明书摘要是对专利内容的概述，不具有法律效力。摘要附图是在说明书附图中指定的一幅图，只需指定公开特征最多的一幅即可。通过上述可知，说明书和权利要求书属于专利必不可少的部分，对内容的要求也多，故下文对这两部分进行具体阐述。

2.1 关于说明书

《中华人民共和国专利法》 第二十六条指出：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。“清楚”是指技术术语应当含义清晰、指向明确，不会造成理解错误，如果存在歧义，如自造词，应当对技术术语的含义明确界定；“完整”是指记载了实现技术方案的所有技术特征，对于司空见惯的设备或方法的使用，可以不必记载，对于小众或者具有特定性的需注明出处，具有明确的指引；“能够实现”是指所属领域技术人员按照说明书的记载能够再现，而且能够达到记载的技术效果。

说明书包括五部分，分别是技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式。

1）技术领域。表述应是直接应用的技术领域，不应是上位或相邻的技术领域，也不是发明专利本身。如一项关于挖掘机悬臂的发明，在技术领域部分，应表述为“本发明属于挖掘机技术领域，具体是一种挖掘机悬臂”或“本发明涉及一种挖掘机，特别是涉及一种挖掘机悬臂”。

2）背景技术。目前，绝大多数的发明都是“改进型发明”，是在现有技术基础上的改进，该现有技术就是本专利改进的“原型”。背景技术中，应当充分、清楚、客观地说明该“原型”的技术方案，以及该技术方案存在的技术问题和缺陷。“原型”方案可以是自己熟知的，也可以是通过检索得来的；检索专利库或非专利库得到的信息，通过引用的方式进行记载。引用方式需有明确的指引，如描述其具体的申请号、公开号、名称等，再将与本申请相关的核心技术方案进行简单说明，并阐述其存在的缺陷。

3）发明内容。本部分包含3 个方面，分别是要解决的技术问题、采用的技术方案以及达到的技术效果。

一是要解决的技术问题中，不仅要明确解决背景技术中存在的哪些问题或缺点，若还具有额外的功能效果，或者解决其他新的技术问题，也要进行说明。如飞行器中的燃料箱，背景技术中说明现有技术存在不牢固的问题，而本专利除了可以解决不牢固的问题外，还具有在飞行器发生事故时容易脱离的功能，此时也需要进行描述。二是采用的技术方案中，通常记载的内容与权利要求书的表述一致，这是由于审查指南中有相关的规定，撰写一致即可。三是达到的技术效果中，应当简明、客观地写明本专利与最接近现有技术相比所具有的有益效果，以使审查员直观的了解本专利的创新点。技术效果与所解决的技术问题是一个问题的2 个方面，相互呼应。但是依托实验数据才能证明的效果，应当在具体实施方式中通过实验数据加以证实。此外，还有一种情况，就是预料不到的技术效果，含义是超出人们预期的想象，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。

4）附图说明。应当写明各幅附图的图名，并写明附图标记；附图不止一幅的，应当对所有附图作出说明。本部分关键是配合具体实施方案中的内容，以使发明能够充分公开，若发明专利不涉及附图，可省略本部分。

5）具体实施方式。内容记载应当能够支撑和解释权利要求书的内容和保护范围，使本领域技术人员能够根据该部分的记载再现本专利的技术方案，达到充分公开的目的，满足专利以公开换取保护的宗旨。

2.2 关于权利要求书

《中华人民共和国专利法》 第二十六条指出：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。“清楚”是指类型清楚和保护范围清楚，即类型为产品还是方法，保护范围是否包含了有歧义的字词等。“简要”是指除了记载发明的技术特征外，不应当记载非必要的技术特征，如专利产生的理由、对内容的种种解释、商业性宣传用语等。“以说明书为依据”是指权利要求书记载的技术方案的每个特征，都应当在说明书中找到出处，并且所要求保护的范围应当得到说明书的支持。需要注意的是，权利要求书所记载的技术方案，通常由一个或者多个实施例概括而成，多个实施例需具有一致性，使所属领域技术人员能够得出方向性或概括性的结论。

3 审通答复

审查意见通知书中常见的专利条款包括新颖性、创造性、实用性、说明书公开不充分、权利要求书未以说明书为依据等；其中，权利要求书未以说明书为依据在通常情况下并非驳回条款，修改权利要求书的范围即可；实用性及说明书公开不充分是撰写人员的撰写方法以及对技术方案的理解存在偏差，属于撰写问题，具体解决方案参见上述文本撰稿部分；新颖性通常是未进行检索，导致与现有技术区别较小，具体解决方案参见前述查新检索部分；创造性问题最为常见，审查意见通知书中绝大多数意见都是关于创造性的，因此下面针对创造性问题展开论述。

评判创造性一般采用三步法，第一步确定最接近的现有技术；第二步确定区别特征和实际解决的技术问题；第三步判断是否显而易见。

3.1 确定最接近的现有技术。

最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。可以从以下两方面来判断：

一是发明构思，即技术领域相同、技术手段相似，若两者在各自的方案中，以不同的工作原理实现不同的功能，则不能将该手段与其他手段割裂开看待。如涉案专利是一种微生物组合物，现有技术中公开了一种杀菌剂，该微生物组合物与杀菌剂均为杀菌技术领域，两者组合相同，含量不同，此时不能简单地将两者组分进行单独对比，若研发方向不同，涉案专利的微生物组合物是无法在杀菌剂的基础上进行改进的。

二是所解决的技术问题，该解决的技术问题应当与专利本身所关注的技术问题有关。如安瓿瓶和饮料的罐装工艺，两者均是要解决罐装时的定位问题，但由于安瓿瓶属于药剂容器，对药液量的要求极高，需要解决的是精准定位的技术问题，而饮料是解决普通的定位问题，因为两者关注的技术问题是不太相同的，所属领域技术人员想要安瓿瓶在灌装过程中精准定心，不会将所述饮料瓶的灌装装置作为改进的基础，这意味着饮料的罐装工艺不适于作为安瓿瓶最接近的现有技术。

3.2 确定区别特征和实际解决的技术问题

关于区别特征，可以从权利要求书的内容角度和技术特征角度来分析，这两个角度均要看具体的部件间是否起协同作用，若是，则不能把部件分开来单独对比进而查找区别特征。

关于实际解决的技术问题，要看其是否为原方案所记载的技术问题，若是，则说明对比文件无法解决该技术问题，即对比文件与涉案专利所解决的技术问题不同，对比文件不能作为最接近的现有技术；若否，则说明对比文件可以作为涉案专利最接近的现有技术，此时，该实际解决的技术问题是相对于对比文件重新确定的技术问题，对于重新确定的技术问题，需进一步判断涉案专利和对比文件是否已解决，若涉案专利未解决，则说明该重新确定的技术问题不对，若涉案专利与对比文件均解决，则说明涉案专利与对比文件采用了不同的技术方案，若涉案专利已解决，对比文件未解决，则进一步判断该实际解决的技术问题是否带有涉案专利的技术思路和解决手段，若是，则该重新确定的实际解决的技术问题不对，如在笔上装了一个灯，相对于对比文件1 而言实现了照明，对比文件2 为灯，若此时判定实际解决的技术问题是如何发光，对比文件2 解决了该技术问题，这样涉案专利将无创造性，此时判断错误，涉案专利实际解决的技术问题是如何在笔上装灯。

3.3 判断是否显而易见

可以从发现技术问题的难易程度和不同现有技术结合的动机出发。

发现问题的难易程度，有以下两种情况：一是无人认识到该缺陷，即没有意识到问题的存在；二是意识到技术问题的存在，但是无法找到缺陷存在的原因。如涉案专利的反应是在内壁上具有耐腐蚀层的容器中进行，而对比文件未对反应容器作任何说明或提出修改，此时可认为对比文件未发现该技术问题，也无法给出解决该技术问题的启示。

不同现有技术结合的动机，一是多文件结合，是否产生合理的成功预期，预见结合后的效果，如对比文件1 的技术方案中涉及圆周转动，对比文件2 的技术方案中涉及直线运动，但是其分别存在保护套损坏的情况；对比文件1 和对比文件2 的技术方案叠加组合形成了涉案专利的技术方案，涉案专利在拥有对比文件1 和对比文件2 的效果外，还防止了保护套损坏的情况，基于现有技术无法产生合理的成功预期，故不会存在将上述现有技术结合的动机。二是多文件结合的可能性，如涉案专利中可以实现杠杆闭锁的作用，被对比文件1 公开，而且技术手段中涉及杠杆具有自由端，被对比文件2 公开；对比文件1 和对比文件2 中的特征结合，公开了区别特征，但是在对比文件2 与对比文件1 结合时，将对比文件2 中的“杠杆具有自由端”应用于对比文件1 中，则对比文件1 需取消“枢轴”，这样对比文件1 中将不能实现杠杆闭锁的作用，破坏了对比文件1 中原有的系统结构。因此，所属领域的技术人员无法产生将两篇文件结合的动机。

4 结束语

本文从专利查新检索、文本撰稿和审通答复3 个方面分别进行了详细的阐述，这3 个方面处于专利申请的不同阶段，每个阶段都有其自身的作用，总体来讲，只有每个阶段均认真对待，详细分析判断，才能够提高专利申请的授权率，帮助申请人得到最佳的保护范围，进而在后续的侵权确权程序中站稳脚跟，方便后期的业务开展。