论育种材料的商业秘密保护——基于(2022)最高法知民终147号民事判决书的分析

万志前, 胡皖婷

(华中农业大学文法学院, 武汉 430070)

1 案情简介与争议焦点

1.1 案情简介

原告河北华穗种业有限公司(以下简称华穗种业公司)经过多年培育成具有优良品质的玉米自交系品种“W67”和“W68”,该公司利用“W67”为母本、“W68”为父本培育的“万糯2000”玉米杂交种于2015年11月1日取得植物新品种权。原告从未对外公开“W67”“W68”玉米自交系品种,亦未允许任何第三方使用。原告认为被告武威市搏盛种业有限责任公司(以下简称搏盛种业公司)通过不正当手段获取“W68”玉米自交系品种,于2020年10月诉请人民法院依法判令搏盛种业公司立即停止侵害,将库存的“W68”自交系亲本种子交还华穗种业公司,并赔偿华穗种业公司经济损失150万元。被告辩称,“W68”作为“万糯2000”玉米杂交种的亲本材料,不属于技术秘密,且原告委托种子繁殖公司和农户进行繁种,构成销售公开。

一审兰州市中级人民法院认为,植物新品种“万糯2000”系玉米杂交种,其父本“W68”及母本“W67”作为“万糯2000”的亲本,属于反不正当竞争法规定的技术信息,并符合商业秘密的保护条件,被告应当承担侵害原告技术秘密的相应民事责任。故判决:被告立即停止使用玉米植物新品种“万糯2000”的父本“W68”技术秘密的行为,将库存的“W68”玉米种子交还原告;赔偿原告经济损失及维权合理开支150.5万元;案件受理费18 300元由被告负担。搏盛种业公司不服,上诉至最高人民法院,2022年11月2日,最高人民法院知识产权法庭作出终审判决,驳回上诉人搏盛种业公司的上诉请求,维持一审判决。该案是最高人民法院审理的第一起涉及育种材料商业秘密的案件。

1.2 争议焦点

一是亲本“W68”是否符合商业秘密的保护条件。对于玉米植物新品种“万糯2000”的亲本“W68”是否符合商业秘密的保护条件,双方各执一词,存有较大争议,主要涉及以下具体问题。其一,“W68”作为杂交种的亲本是否属于商业秘密保护的客体。华穗种业公司在本案中仅主张亲本“W68”属于商业秘密;而搏盛种业公司认为只有与亲本相关的育种技术信息才属于反不正当竞争法保护的商业秘密,“W68”作为亲本不属于商业秘密的保护客体。其二,“W68”在被诉侵权行为发生时是否不为公众所知悉,具有秘密性。华穗种业公司主张,“W68”从未对外公开,亦未允许任何第三方使用,具有秘密性;搏盛种业公司则认为,华穗种业公司委托种子繁育公司的制种行为导致“W68”成为商品被农民公开销售,同时经品种审定的“万糯2000”公开销售也导致其亲本“W68”丧失秘密性。其三,亲本“W68”是否经权利人采取了相应的保密措施。华穗种业公司提交证据证明其通过与“万糯2000”玉米植物新品种的育种者、公司高管、委托制种企业签订保密协议,制定公司保密制度等方式对“W68”技术信息采取了保密措施;而搏盛种业公司认为,华穗种业公司虽然与种子繁育公司约定了保密条款,但种子繁育公司与村社、农户之间并无保密协议,后者不对华穗种业公司承担保密义务,因此华穗种业公司并没有对“W68”采取足够的保密措施,不能受商业秘密保护。

二是搏盛种业公司是否实施了侵害商业秘密的行为。华穗种业公司认为被告搏盛种业公司存在侵害并恶意披露其商业秘密的行为。搏盛种业公司主张被诉侵权种子“W68”是其合法取得,用于科研活动的繁殖材料。其取得该亲本种子具有合法依据,且没有生产“W68”玉米自交系种子,“W68”仅是一个虚拟代号,华穗种业公司无证据证明“W68”是国家授权予以保护的植物新品种,也没有证据证明搏盛种业公司侵害了华穗种业公司的技术信息,存在侵害商业秘密的行为。

三是搏盛种业公司是否应将其库存“W68”玉米种子交还。搏盛种业公司认为其将“W68”用于科研且该亲本种子的取得具有合法依据,不应将其生产的库存“W68”玉米种子全部交付给华穗种业公司;否则会剥夺搏盛种业公司没有使用亲本种子从事科研的权利,这显然违背《中华人民共和国种子法》和《中华人民共和国植物新品种保护条例》的立法宗旨。华穗种业公司认为,搏盛种业公司的行为构成侵犯商业秘密,应停止侵权,将库存的“W68”玉米种子交还华穗种业公司符合侵犯商业秘密民事责任的旨意[1]。

2 法理分析

2.1 杂交种亲本等育种材料是否符合商业秘密的保护条件

商业秘密是包含具有经济价值的信息,该信息通常不为他人所知或容易获得,且经所有者采取合理保密措施,是知识产权的客体之一。育种材料是否符合商业秘密的保护条件,主要涉及以下几个问题。

2.1.1育种材料是否属于技术信息

通常而言,商业秘密是指信息或专有技术,材料是否可以成为商业秘密的客体存在争议。杂交品种的母系通常被视为商业秘密,因为它们并没有被商业化。根据我国《反不正当竞争法》第九条第四款的规定商业秘密是一种商业信息,主要包括技术信息、经营信息等。杂交种亲本等育种材料显然不属于经营信息(根据相关法律法规,经营信息如经营策略、客户名单、货源情报等),是否属于技术信息,这是双方争议的焦点,也是育种材料是否受商业秘密保护的前提。技术信息一般包括设计、程序、配方、工艺、技术诀窍等。一般的物质材料本身(如木材、钢材等),很明显不属于技术信息,但含有遗传信息的育种材料显然与此不同。本案中搏盛种业公司认为只有与亲本相关的育种技术信息才属于商业秘密保护的客体,而华穗种业公司所主张“W68”亲本材料本身不是技术信息,因而不属于商业秘密保护的客体。对此,一审法院认为,在自然界中,不同植物品种之间性状表现的差异性是由不同植物品种所含的不同基因型表达出的遗传信息所决定,该遗传信息的载体为植物品种的繁殖材料。植物新品种是由育种者经过长期培育繁殖改良而成,蕴含了育种者的技术与劳动智慧,其繁殖材料是育种者长期劳动智慧的结晶,属于育种者的专有技术信息。二审法院进一步认为,作物育种过程中形成的育种中间材料、自交系亲本等,不同于自然界发现的植物材料,其是育种者付出创造性劳动的智力成果,承载有育种者对自然界的植物材料选择驯化或对已有品种的性状进行选择而形成的特定遗传基因,该育种材料具有技术信息和载体实物兼而有之的特点,且二者不可分离。因此,含有遗传信息的育种材料应属于技术信息。

2.1.2育种材料是否具有秘密性

商业秘密应当具有秘密性或“不为公众所知悉”,这是其区别于专利和公知常识的显著特征。按照最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(简称《司法解释》)第九条的规定,“不为公众所知悉”是指“有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得”。只要满足“普遍知悉”与“容易获得”其中任一情形,就应认定信息已为公众所知悉。秘密性是相对的,并不要求绝对保密。商业秘密所有人将其商业信息分享给负有保密义务的利益相关者,也不影响其秘密性,故在一定条件下商业秘密是促进信息共享、协同创新的催化剂。此外,即使某一商业信息为商业秘密所有人或负有保密义务之外的人知悉,也并不当然丧失其秘密性,如他人通过独立研发获得相关信息并将其保密的。

在本案中,华穗种业公司及其利害关系人将“W68”作为产品销售,以及“万糯2000”的审定公告对“W68”及其来源的披露,是否导致该亲本秘密性的丧失。最高人民法院认为,“W68”作为商业秘密保护的客体是否具有秘密性,应当以其是否为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得为标准,同时是否为公众所知悉的对象应当是指具体的技术信息内容,而非只是技术信息的名称或代号。育种材料的代号指向的是育种者实际控制的育种材料。育种创新的成果体现在植物材料的特定基因中,无法将其与承载创新成果的植物材料相分离,公开该代号并不等于公开该作物材料的遗传信息,在该作物材料未脱离育种者控制的情况下,相关公众无法实际知悉、获得、利用该代号所指育种材料的遗传信息。因此,披露亲本“W68”代号的行为并不会导致其所指育种材料承载的遗传信息的公开。再者,按照育种领域的惯例,亲本是作物育种的核心竞争力,通常育种者并不进行公开销售,公众难以获得。育种者通常会委托种子繁育公司扩繁亲本进行制种,但委托制种行为并非是销售亲本的行为。同时亲本的育种来源公开,并不能证明亲本来源属于容易获得的育种材料,即使在获得育种来源的情况下,在选育自交系亲本的过程中,育种者面临对优良单株、株系的选择时,在子代的选择中具有一定程度的不确定性,不同的育种者得到的纯系品种也不可能完全一致。因此,不能仅从公开“W68”及其来源推断育种材料已为公众知悉。权利人对育种材料的实际控制是利用其遗传信息进行育种的关键,如尚未脱离权利人实际控制,则所属领域的相关人员难以知悉和容易获得,因而具有秘密性。

2.1.3育种材料是否具有价值性

商业秘密的价值性,又称商业价值性,是指某项商业信息能使所有人在市场竞争中具有高于他人的优势。价值性的认定与秘密性的认定不同,后者是一种比较性质的判断,即将请求保护的信息与其他信息进行事实状态的对比分析,判断是否处于“不为公众知悉”的状态;而前者是一种自身品质的分析,即该信息是否具有商业价值。《司法解释》第十条规定,有关信息具有现实的或者潜在的商业价值,能为权利人带来竞争优势,即具有价值性。《美国反不正当竞争法重述(第三版)》关于价值性的描述是“具有足够的价值”,与不拥有相关信息的其他人相比,商业秘密为持有人提供了现实或潜在的经济优势。所谓的优势,只要具有比“微不足道”大一点的优势即可。价值性的判断不以存续时间为条件,可以是长期的也可以是短期的;价值性的判断也不以使用为条件,如失败的实验数据、半成品的技术信息、正在研发中的信息,只要能为持有人带来竞争优势,都具有价值性。

本案所涉及的争议对象亲本“W68”是华穗种业公司的育种家使用万6选系与万2选系作为基础材料,经过多年持续选育最终繁育而成的优良自交系亲本种子,具有优良品质和独特性状特征,不为公众所知悉,能够为华穗种业公司带来经济利益。因此,法院认为,本案“W68”作为“万糯2000”亲本的事实已经证明,其在组配具有优良农艺性状、良好制种产量的杂交种中具备商业价值,具有竞争优势。故亲本“W68”符合商业秘密保护的价值性要求。

2.1.4育种材料是否经权利人采取保密措施

所谓采取保密措施,是指权利人不仅主观上有将某项信息作为商业秘密保护的愿望,且在客观上采取了一定的防止商业秘密被泄露的合理措施[9]。合理的措施应根据具体的情况判断,并不要求采取极端的和花费过高成本的措施保护商业秘密。我国《反不正当竞争法》没有明确解释何种措施属于“相应的”保密措施。对此《司法解释》第十条第一款将其界定为“权利人为防止信息泄漏所采取的与其商业价值等具体情况相适应的合理保护措施”,并在该条第二、三款列举了判断是否采取了保密措施的考虑因素(如所涉信息载体特性、保密意愿、获得难易程度等)与具体情形(如限定涉密信息知悉范围、签订保密协议、对于涉密信息采用密码或者代码等)。

本案中,华穗种业公司在一审中提交了保密制度以及其与“万糯2000”玉米新品种的育种者、公司高管、委托制种企业签订的保密协议。法院认为,对内而言,华穗种业公司内部有保密制度,规定了公司育种技术资料、育种样品以及育种亲本等繁殖材料属于公司秘密,不得泄露;同时规定了公司相关人员在任职期间以及离职后的一定期间的保密义务,且离职时应当将自己持有的所有商业秘密资料等物品移交指定人员并办妥相关手续,否则承担违约责任。对外而言,华穗种业公司与受委托制种方签订的《委托繁种合同》中约定了对委托方提供的自交系亲本等育种材料的保密义务。根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》(简称《规定》)第六条的规定,结合科研育种各环节的独有因素,法院认为华穗种业公司采取避免亲本被他人非法盗取、获得及不正当使用的保密措施,符合商业秘密法定构成要件中的“相应的保密措施”。植物生长依赖土壤、水分、空气和阳光,需要进行光合作用,作物育种材料自交系亲本,必须施以合理的种植管理,具备一定的制种规模。由于种植范围、自然环境等因素影响,权利人对于该作物材料采取的保密措施难以做到万无一失。因此,判断育种材料技术信息的保密措施是否合理,不宜过于严苛,应以在正常情况下能够达到防止被泄露的防范程度为宜。

2.2 侵犯商业秘密事实认定问题分析

侵犯商业秘密的行为分两种,即通过不正当手段获取商业秘密的行为和违反保密义务而擅自披露商业秘密的行为。根据我国《反不正当竞争法》第九条第一款的规定,不正当手段主要包括以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入,或教唆、引诱、帮助他人违反保密义务等。当然法律不可能列出所有的不正当手段,根据《美国侵权法重述》第757条的评论,只要是“低于一般商业道德标准和合理行为准则的手段”(参见《美国侵权法重述》第757条的评论。)即属于此列。反之,如果是通过正当手段,如自行开发研制取得、反向工程取得、许可取得等,则不构成侵犯商业秘密。商业秘密的非公示性使其保护范围不同于专利权、著作权、商标权等传统知识产权一样的清晰明确,侵权行为更具有隐蔽性,且侵权证据大多掌握在被诉侵权人的手中,由权利人直接证明涉嫌侵权人获取商业秘密的途径和手段,难度较高。对此,我国《反不正当竞争法》第三十二条合理分配了商业秘密权利人与涉嫌侵权人之间的举证责任,即商业秘密权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯,且提供以下有关证据的情况下,涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为。司法实践中通常采用“接触+实质相同-合法来源”这一间接证明方式,即权利人证明涉嫌侵权人有接触和获取涉案商业秘密的机会或可能,且被诉侵权信息与商业秘密实质相同,此时举证责任转移,由涉嫌侵权人证明涉案商业秘密来源合法。若涉嫌侵权人不能提供合法获得或使用的证据,则推定构成侵犯商业秘密。

本案中,搏盛种业公司主张涉案种子是其合法取得,用于科研活动的繁殖材料,不构成侵犯商业秘密。法院审理认为,首先,搏盛种业公司未提交“W68”的交易记录或者获得信息,其生产繁殖“W68”所用育种材料的来源无据可查。其次,对于自主繁育问题,搏盛种业公司也无证据证明被诉侵权种子是由其他育种选系选育而来。再次,对于科研行为,其并没有提交被诉侵权种子与科研育种相关的任何育种计划、育种记录或者委托育种合同;在科研活动中正当利用他人享有权利的繁殖材料进行育种,原则上必须用于科研目的,且不得超出实现科研目的所必需的规模和数量。最后,搏盛种业公司有意隐瞒被诉侵权种子的真实信息,有掩饰和隐瞒其扩繁获得被诉侵权种子的不正当行为。基于此,法院没有认可搏盛种业公司合法来源和合理使用的主张,认定其繁育行为构成侵犯商业秘密。

2.3 侵犯商业秘密民事责任问题的分析

1986年我国颁布的《民法通则》首创“民事权利—民事义务—民事责任”的立法模式,《民法典》延续和发展了这种立法模式,并成为我国民事立法和司法的思维方法。对于侵犯商业秘密的民事责任,我国《反不正当竞争法》第十七条第一款规定,经营者违反本法规定,给他人造成损害的,应当依法承担民事责任,但仅规定了损害赔偿,没有规定停止侵害的民事责任。《民法典》第一百七十九条规定了十一种承担民事责任的方式,其中包括停止侵害和赔偿损失。《规定》第十七条专门规定了“停止侵害”的民事责任。因此,侵犯商业秘密的民事责任至少包括损害赔偿与停止侵害应无疑义。本案中,双方对赔偿损失的争议不大,以下仅就停止侵害的民事责任加以分析。

在本案中,搏盛种业公司作为制种企业,在其生产经营活动中使用华穗种业公司“W68”技术信息,属于使用华穗种业公司技术秘密的行为。同时搏盛种业公司在诉讼中并不能说明其使用的“W68”技术信息具有合法正当来源,故搏盛种业公司的有关行为已经构成对华穗种业公司商业秘密的侵害,应当依法承担停止侵害、赔偿损失等相应民事责任。根据《规定》的第十八条,权利人有权请求判决侵权人返还或者销毁商业秘密载体,清除其控制的商业秘密信息。搏盛种业公司生产的库存“W68”玉米种子作为反不正当竞争法保护的商业秘密,兼具技术信息和载体实物的特点,只有返还侵犯商业秘密的载体即繁殖材料,才可能达到停止侵害的法律效果。故对华穗种业公司主张搏盛种业公司停止侵权,将库存的“W68”玉米种子交还华穗种业公司的诉讼请求,法院予以支持,于法有据,并无不当。

3 结论与思考

商业秘密被普遍认为是当今企业最有价值的资产之一[15],保护商业秘密对维护和增强经营者竞争优势、鼓励企业创新具有重要作用。杂交种被授予植物新品种权保护后,杂交种的繁殖材料即受植物新品种权保护。杂交种的亲本,因其包含杂交种的遗传信息,属于技术信息,属于商业秘密保护的客体。通过育种者劳动所获得的具有育种竞争优势的育种材料,在不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得,且经权利人采取了合理保密措施的情况下,依法应当受到商业秘密保护。植物新品种权作为一种具有活力的新型知识产权[16],是保护新品种的主要形式,在权利产生方式、保护条件、保护范围等方面与商业秘密保护存在差异。杂交种获得品种权保护,而杂交种亲本没有申请品种权,若其符合商业秘密保护要件,应依法予以商业秘密保护,两者并不矛盾。单就亲本的商业秘密保护而言,法院的判决没有问题,但考虑到杂交种对亲本的依赖性,杂交种与亲本的植物新品种保护和商业秘密保护的关系,则有进一步探讨的空间。以下分三种情况述之。

一是杂交种和亲本都不申请品种权保护。在此种情况下,亲本和杂交种没有获得国家授予的排他权,如亲本符合商业秘密的保护条件,亲本(杂交种)可以获得商业秘密保护,不受时间限制,能为育种者带来竞争优势。

二是杂交种和亲本都申请品种权保护。在此情况下,杂交种和亲本的信息均需要公开,将亲本、繁殖材料等提交给有关部门保藏,便于公众获取。因为杂交种获得依赖于亲本,育种者可以通过在不同时间申请杂交种、父本和母本的品种权,以此实现“品种权的常青(evergreening)”,延长杂交种的保护期。为防止此类情形的出现,印度植物品种保护和农民权利管理局(PPVFRA)于2018年12月5日下达了一项指令:根据1966年《种子法案》注册杂交种亲本系应为根据该法案注册的现存杂交种的类别,不能在现存杂交种之外另外注册新品种。亲本系及其现存的杂交种的保护期一致,即注册之日起15年。

三是杂交种申请品种权保护,亲本不申请品种权保护。本案即属此种情况。按照“以公开换保护”法理,杂交种申请植物新品种权保护,品种权申请人应公开其育种技术信息。与专利技术信息不同,育种技术信息不仅包括申请品种的“育种过程和育种方法”,还包括内含遗传信息的繁殖材料、育种亲本等。单纯依靠说明书和照片之类的技术信息,而不获得育种亲本、繁殖材料这类遗传材料,所属技术领域的技术人员无法培育出同一个品种。即杂交种的培育离不开亲本,如将亲本作为商业秘密加以保护,则亲本无法公开获得,进而变相地延长杂交种的品种权保护期,这无疑有悖植物新品种权保护制度的目的,阻碍后续育种创新。因此,澳大利亚《植物育种者权利法》第19条第一、二款规定,育种者权利人必须采取一切合理措施,保证公众能够合理获取到受保护的植物品种。如果繁殖材料的质量合格,以合理价格或无偿提供给公众,数量足够,则满足公众对受保护植物品种的合理获取。在杂交种获得植物新品种权保护后,品种人权在享有育种成果专有排他权时,杂交种亲本应当被公开,并因此而丧失秘密性,不能获得商业秘密保护。如此,可有效避免通过亲本的商业秘密变相延长杂交种品种权的保护期。因此,就本案而言,如果父本“W68”受商业秘密保护,会导致以“W67”为母本,“W68”为父本培育并获得品种权的“万糯2000”玉米杂交种保护期延长。法院的判决是否会导致此种后果,应引起重视。