混淆可能性之于商标描述性合理使用的地位与适用

江南大学法学院 彭慧

一、我国商标描述性合理使用的制度现状

商标描述性合理使用指的是生产经营者在描述商品或服务的产地、质量、功能等特点时，使用的描述性表达与他人的商标相同或相似，但由于使用的善意性和正当性而不构成侵权的情形，也被称为描述性合理使用或说明性合理使用。目前《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）仅对描述性合理使用在第59条中予以了规定，主要包括以下几种情形的合理使用：（1）对通用名称、图形、型号的使用；（2）对描述性词汇的使用，指直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的词；（3）对地名的使用。值得注意的是，第59条虽对适用对象进行了详细列举，但却并未对适用范围，行为类别及构成要件进一步作出明确的规定，这也是导致本文所研究问题出现的直接原因之一。可见第59条未明确规定混淆可能性应作为商标描述性合理使用的构成要件，但混淆理论却已在商标侵权的实践中得到了充分的发展并被我国法律所吸纳，如《商标法》第57条针对商标侵权行为的认定中便引入了混淆理论。这也为混淆可能性进入商标描述性合理使用的认定范围形成了固定思维。值得注意的是，商标描述性合理使用作为商标侵权的抗辩理由与商标直接侵权行为的认定应当是有所区分的，在法律没有明确构成要件情形下，混淆可能性便被法院和控诉者“拿来式”的加以利用而无视了混淆可能性之于商标描述性合理使用的地位与适用逻辑。

此外，还有观点认为商标描述性合理使用的本质既然是对商标“形”上的使用，而非实质意义上的商标性使用，故权利妨碍规范中的商标合理使用限制与商标侵权认定中的商标性使用前提是一致的，因此从制度设置看，前者完全可以包含在后者的制度设计予以实现，没有必要再对商标合理使用进行制度构建，否则会在形式上产生冲突。鉴于该观点直接影响本文论题的成立性但又并非本文论证重点，故在此予以简单回应。本文对商标性使用制度予以认同，但该理论仍有待完善，而商标描述性合理使用其实是商标侵权诉讼实践的产物，是对特殊具体现象的制度总结，其仍然具有很强的现实运用意义及存在价值，应有所区别。

二、我国关于混淆可能性之于商标描述性合理使用认定的司法实践

目前我国理论界关于商标合理使用的构成要件主要是二要件与三要件的区分，前者以主观上的善意和客观上使用方式的合理为构成要件，后者则认为应当包括主观目的的合理性、使用方式的合理性及客观上混淆误认的可能性。无论是二要件还是三要件说，均一致认可“善意”“合理”构成要件的必要性，但对于“客观上的混淆误认的不可能性是否应当作为商标合理使用的必要条件”产生了较大的争议。其实除了理论上出现了对立情形，我国规范层面上也曾出现过自我摇摆。2004年北京市高级人民法院发布《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（以下简称《解答》），对于商标描述性合理使用的构成要件包含了“混淆可能性”，而在06年发布的《解答》中，北京市高级人民法院又转变立场，从要件中删除了“不会造成相关公众混淆、误认”的规定。

至于司法实践中，混淆可能性与商标描述性合理使用的关系可大致分为以下三类：第一类是混淆可能性的排除，即认为在判断商标合理使用时无需考虑混淆可能性；第二类是混淆可能性的包含，即混淆可能性的构成对认定商标合理使用同样具有重要作用，是其充分要件，持这类观点做法的法院为大多数。譬如“东阿阿胶”商标案、“稻花香”商标案以及“85度c”商标案等，法院的裁判思路都在阐述完前两要件后以不可能存在混淆误认性的认定作为“定论神针”，颇有以该结果保障商标描述性合理使用认定正确之用意。甚至还有法院将不会引起混淆误认的结果作为认定合理使用的绝对前提条件，如果这种使用具有混淆可能性，则可以直接排除商标合理使用情形，更无需对其他两要件进行判定；第三类认为认定合理使用时虽然不考虑混淆因素，但二者并非不存在任何联系，合理使用可以作为判断混淆可能性的可考量因素，混淆可能性则是合理使用结果中一个需要综合考量的因素。这种观点以“混淆可能性作为商标侵权的核心标准”为前提，“不造成混淆误认”作为合理使用的有利因素，但如果混淆结果一旦出现也不能避免此时合理使用仍构成侵权，此种观点虽与第二类在逻辑上有所不同，但实际并未改变混淆可能性对于商标描述性合理使用的认定具有阻却效果的绝对地位。

三、联邦法院观点的转变与问题的遗留

围绕混淆可能性之于商标合理性使用的地位与适用问题，巡回法院内部亦存在两种对立观点。第九巡回法院坚持优先适用混淆可能性的原则，其认为防止混淆是商标法的首要目的与功能，更着重对减少消费者选择成本与加强商标作为辨认来源的功能的强调。如果其使用行为导致消费者就商品来源产生可能的混淆，则其提出的合理使用抗辩不足以使其免除侵权责任，从而确立了混淆误认与合理使用不可共存的原则。而第二巡回法院则意识到了合理使用与混淆可能性之间可能存在兼容性，其认为描述性合理使用属于绝对免责的抗辩，即使被告的行为可能构成对他人商标权的侵犯时也是如此。虽然商标权保护以避免消费者混淆为目标，但法院认可商标保护的有限性，并且有时必须服从于其他利益。商标合理使用的存在前提即是赋予社会公众使用商标在公共领域内流通的“第一含义”的权利，商标权人既然选择了将具有描述性属性的商标进行注册，就应当承担“第一含义”与“第二含义”之间造成混淆可能性的风险后果，如此才有利于保护公众以及商业主体的利益。

最终这种分歧在联邦法院通过对“KP”案的审理得到了答案。该案一审法院认为其行为属于合理使用，没有进行混淆可能性认定的必要，而二审法院则认为需要在混淆可能性基础上进一步认定合理使用。最终联邦法院撤销了二审判决，并指出二审法院在关于混淆可能性与合理使用关系的认知上存在逻辑错误，合理使用抗辩与混淆可能性之间并无必然联系。这实际上是对第二巡回法院的裁判思路的肯定，即商标描述性合理使用意味着应容忍一定混淆可能性的存在。然而，联邦法院虽然认可两者可能兼容，但对于二者究竟可以兼容到何种程度的问题却戛然止步，不愿再过多明晰。同时还指出合理使用可以与一定程度上的混淆共存的观点并没有排除在评判被告的使用是否客观合理时与消费者可能混淆程度的某种关联性。

四、混淆可能性之于商标描述性合理使用的地位与适用的思考

（一）二要件法中善意与合理使用要件已蕴含了混淆因素

对于二要件与三要件之争，本文更倾向于二要件。商标的描述性合理使用要求商标使用人主观上出于善意，即使用人主观上仅具有使用权利人商标“第一含义”对自我商品或服务进行描述或说明的意图。但是从侧面而言，这种善意也包含了不具有进行不正当竞争之故意，换言之使用人主观上不具有利用他人商标使消费者造成混淆误认或者搭便车进行攀附他人商标名誉的目的。第二要件的合理使用可以说是善意主观状态在客观方面的具体体现，即客观上的使用并非商标意义上的使用，不具有辨认来源的作用，这其实也蕴含了合理使用人对其使用不会导致混淆误认的现实倾向与客观考量。因此，善意与合理使用要件已经糅合了混淆因素的考量，其导致混淆误认的现实可能性很小，满足了前两个要件就应当认定构成商标描述性合理使用，没有必要再将其作为第三要件进行重复认定以导致司法资源的浪费与举证负担的加剧。虽然将第三成要件删去带来的直接影响就是无法完全保证这种合理使用行为在结果上是否真正避免了消费者混淆，即一个好行为也有可能导致一个坏结果的发生。但本文认为这种结果风险不应当由合理使用人独自承担，下文将会继续论证。

（二）商标描述性合理使用制度前提默认了混淆可能性的存在

商标描述性合理使用的前提是该商标应当具有描述性属性，该制度的正当理论基础即在于维护他人对“公共资源”表达的自由权利。除了臆造性商标，其他注册商标通常都具有其原本的含义即“第一含义”，这些标志在成为商标之前本应存在公共领域作为人们表达与交流的工具。当商标“第一含义”的描述性属性越强，赋予商标权人的合法垄断权就越应当得到限制，否则将会影响公众权利。正如有学者指出，合理使用正当性的深层原因是对社会公众的公共资源使用权、资讯自由权以及言论自由权的维护。这种正当性是因其行为性质本身而具有的，不应该受行为结果的左右。只要第三人的行为已经满足了此正当性的要求，即在主观上具有善意，在行为方式上也是合理的，就已经可以构成对于商标侵权的抗辩，即使该行为可能在一定程度上导致了混淆或淡化。诚然，商标的“第一含义”早于“第二含义”产生但不会因为“第二含义”的产生而消失，因为商标权的存在而成为私有财产。商标权人既然选择了将这一类商标注册，就应当预见消费者可能会因为识别选择“第一含义”与“第二含义”同时存在的商标而引发的混淆可能性之风险并予以承担。此外，在认定其结果是否构成混淆时，商标的影响力往往是重要的考虑因素，其关联公式为影响力越大认定构成混淆的可能性就越大，然而这种影响力的实质就是商标权人将“第二含义”渗透至公共领域的结果，因此将混淆可能性作为第三要件是变相挤占“第一含义”生存空间的恶性循环。

（三）商标描述性合理使用不应给予商标侵权同等的构成要件要求

如前文所述，混淆可能性是认定商标侵权体系中的核心标准，而商标描述性合理使用作为商标侵权的阻却事由，在结果上都提出了不导致混淆误认的要求，那么二者在实质上的区别何为？合理使用的合理性何以体现？在相似商品或服务上使用相似商标的商标性使用行为的性质在正当性及合理性上都明显不能与商标描述性合理使用行为相提并论，但对两者的容忍态度却并未加以区分，对后者的认定标准过于严苛，不能均衡其利益。商标描述性合理使用应当有其相对独立的构成要件，与商标侵权的认定应当为两个不同的范畴，故构成要件和判断标准应有所区分，换言之，混淆可能性不应成为认定商标合理使用的构成要件。

（四）商标描述性合理使用与混淆可能性存在结果上的兼容

回到联邦法院对二者在何种程度兼容的问题，本文支持兼容观点。但这种兼容通过上文的梳理，应当认为是一种结果意义上的非偶发性兼容，而非在认定路径过程中需要兼容考虑的因素。而支持商标描述性合理使用与混淆可能性兼容的限度应是对善意和合理使用要件的正确和严格的把握。而我国法院对此多认为两者是对立的，如果存在混淆可能性，则合理使用不能成立，反之，成立合理使用的情形下就不会出现混淆可能性。事实上，混淆与否是一个由多方感观与努力交织而成的极其复杂的认定因素，混淆与不混淆的界限并非如此清晰，以一个并非完全精准的价值判断去区分合理使用的认定显然过于理想。前两个要件足以为可能造成的混淆划定一个合理的界限，可以较好地平衡商标权人与竞争者之间的利益。

五、小结

目前，混淆可能性对于商标描述性合理使用的地位及适用影响仍然十分显著，是侧重商标权人与消费者利益保护而牺牲了合理使用人利益的结果，就我国现有商标环境而言，这种认定方式或许更为稳妥安全。但本文认为，商标描述性合理使用制度本质上是一种权利限制，严格从理论而言，符合该制度特点的设计应该排除混淆可能性作为其构成要件的地位，但同时也认识到该制度与混淆可能性之间确实具有某种不具有决定性的紧密关系，如此才是逻辑自洽的。