抢注商标行为的认定及效力

摘要：近年来，以“傍名牌”“蹭热点”为特征的恶意商标抢注现象时有发生，特别是抢注“火神山”“雷神山”“李文亮”“清澈的爱”等涉疫和英烈箴言商标的行为，造成了严重的社会不良影响。由此，商标抢注现象不得不再次引人深思。

关键词：民商法;商标法;在先使用;注册商标专用权

引言：近年来，随着市场经济的蓬勃发展和知识产权保护力度加强，我国商标注册申请量持续高速增长，连续17年位居世界第一，越来越多的市场主体开始谋求利用商标战略赢得市场先机。但由于商标蕴含的巨大利益的刺激，使得当前恶意抢注之风日益盛行，严重破坏了市场竞争秩序，阻碍了我国知识产权和社会经济的发展，因此我国要坚决打击恶意抢注行为。2018年7月，在全国知识产权审判工作会议上，最高人民法院表示，坚决遏制恶意抢注商标行为，进一步净化市场竞争环境.2019年2月12日，国家知识产权局公布的《关于规范商标申请注册行为的若干规定（征求意见稿）》进一步体现了遏制恶意抢注等非正常申请注册商标行为的决心。当前，恶意抢注商标行为的认定标准，规制路径和法律责任等内容成为了司法实践中必须面对和亟需解决的难题.这些问题不仅有理论研究价值，更有指导司法实践的意义。

1商标抢注行为产生原因

1.1我国商标注册类别现行使用的是基于尼斯分类制定的《类似商品和服务区分表》，其将商品和服务共划分为45类，因此除非在全类进行注册，否则均有被抢注的风险。

1.2商标保护有地域性保护的特点，对于域外注册，商标所有人心有余而力不足。

1.3抢注商标后，其转让或许可使用产生了高额的回报，而抢注带来的成本极低。

1.4我国商标注册有形式与实质审查两个阶段，审查的前提均是基于检索是否有禁止注册情形与是否在同类上存在先用商标，对于商标注册人的主观意图无从考究。

1.5商标抢注行为带来的利益远高于成本，即使《商标法》规定了恶意抢注商标人对商标使用人造成的损失应负赔偿责任，但实践中，对于商标使用人提起索赔的案件少之又少，即使提起诉讼，也会因为各种原因例如损失举证不能等原因导致获赔金额与损失不能成正比，其中所付出的其他成本导致商标使用人不乐于提起索赔之诉。

2商标抢注行为的认定

所谓商标抢注系指明知是他人的商业标识，并已在先使用而以自己的名义抢先申请商标注册的行为。依据该概念，抢注的商标需为他人在先使用。该使用是否应区分主动使用与被动使用？若注册商标的类别不在同一类别而是跨类申请，是否构成商标抢注？

所谓主动使用系指商标所有人在经营中自己进行商标的宣传、使用。所谓被动使用系指商标所有人不主动使用，由外界例如媒体等对其进行宣传，导致该商标被大众知悉。笔者认为，对于该条款中商标的使用仅应做宽松理解，不要求严格区分自我使用和被他人使用，只要该商标存在使用这一客观状态，即应成为商标法保护的对象。

依据现行《商标法》，商标的跨类保护仅适用于驰名商标，对于知名商标、未进行注册的驰名商标、非注册普通商标、虽注册但并非知名或驰名商标在跨类

申请时是否可以适用商标法的撤销、宣告无效、提起诉讼等手段进行保护，我国商标法对于商标实行的是一类一申请原则，但实践中，商标所有人不可能全类进行注册，抢注人抓住的便是该漏洞，使商标所有人维权无门。因此笔者认为，对于该类抢注行为，应及于跨类保护。对于未注册的驰名商标，更是应该予以保护以保证正常的经济秩序。

3商标抢注行为的效力

依据《商标法》第三十二条的规定，抢注商标的行为需是用不正当手段注册在先使用并有一定影响力的商标，该类型的商标抢注为无效并无异议，但在实际操作中，商标复审及商标诉讼中对于该条中不正当手段、在先使用及具有一定影响力的举证难度不得不谓之大。即使该商标被宣告无效，但对于抢注商标被转让或被许可使用的效力仍需探讨。

3.1如何认定“不正当手段及有一定影响力”

依据《最高人民法院关于審理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条之规定：“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。”

根据该条，如何认定“明知应知”，笔者认为可从以下几个方面进行证据的收集：

（1）申请人与商标使用人是否存在同业竞争;

（2）申请人是否与商标使用人有过合作等交集关系;

（3）申请人与商标使用人是否在同一区域，对该商标是否有了解;

（4）特别需要注意的是商标代理机构系商标抢注的重发之地，代表人、代理人未经授权，以自己的名义将被代表人、被代理人的商标进行注册。

如何认定“有一定影响力”，依据前述规定在先使用商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，可以认定为有一定影响力。

因商标抢注后商标抢注人大多不会自己持有商标，抢注商标影响力较大，因此大多将抢注的商标进行转让或许可使用，对于抢注商标转让或许可使用的效力，我国法律并没有明确规定，笔者提出以下观点供参考。

3.2抢注商标转让或许可使用的效力

《商标法》第四十七条第二款之规定：“宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”那么对于抢注商标受让人或被许可使用人恶意取得该商标使用权的是否也应认定为有效？还是应该类比适用《民法典物权编》关于善意取得之规定？已经履行如何认定？93C694F9-8DE3-4170-9616-A02616A2D789

笔者认为：

3.2.1从平衡各方权益及公权与私权平衡的角度而言，上述条款的适用应以善意取得为前提。虽然《商标法》第四十七条转让阻却无效溯及力规则中并不要求善意，仅要求已经履行。但不要求受让人为善意，可能导致该条成为转让人与恶意第三人之间串通规避商标无效事由的制度漏洞。且我国法律界对于商标的取得并不认可，商标善意取得制度要求受让人需为善意，而转让阻却无效溯及力条款未对转让设置善意要件，将造就无效商标转让适用善意取得制度的条件严苛于适用第四十七条的局面。

3.2.2我国商标许可需向知识产权局进行备案，未进行备案的不得对抗善意第三人。由此可以看出我国法律仅保护善意第三人的利益，若依据《商标法》第四十七条规定中认为不需要以善意未前提，则会出现矛盾。且商标抢注行为的主观表现就是恶意抢占商标资源牟利。在商标注册环节中要求审查“恶意”，而其转让或许可使用却不以善意为审查要件，将会导致注册与使用的依据相互矛盾，使善意要件不能连续贯彻。

3.2.3《商标法》第四条位于总则，其体系位置表明“恶意”要件应当贯穿于商标存续全环节，商标转让阶段善意要件的空缺，显然与商标法强调使用的制度相违背。商标注册要求善意当然要及于转让阶段。在注册阶段对于商标使用人的保护也应及于转让阶段以规制商标抢注行为。

综上，依据我国商标申请注册的现行规定，商标取得的成本较低，必然会产生大量的商标抢注及商标囤积行为，以至于破坏市场竞争秩序。商标转让作为商标资源优化配置的制度，转让阻却无效溯及力的适用应与《商标法》第四条强化商标使用的体系效应相协调，需要强化商标转让程序中的商标使用要素，以弥补商标注册取得制度之弊端。若放宽其适用条件将降低使用在转让中的标准，反之将提升使用在转让程序中地位，让商标抢注人无利可图是规制商标抢注行为的关键所在。

如何认定已经履行？是否是转让或许可使用行为已经结束，例如转让或许可使用合同签订并进行备案就可以认定为已经履行？笔者认为在商标抢注的情形下，对于已经履行的认定应作严格解释，只有该商标已经使用，才能被认定为已经履行，否则，会滋生商标抢注人以已经履行来规避商标被宣告无效、撤销的法律后果，进而损害商标实际所有人的合法权益。

4商标抢注行为的规制

如何打击商标抢注行为，可以考虑：

（1）商标抢注行为严重损害了在先使用者的合法利益：即①使在先使用者丧失商标使用权;②可能导致在先使用者的产品、服务退出原有市场;③影响在先使用者的业务拓展;④破坏了在先使用者商标的整体效应;⑤污损了在先使用者的商誉;⑥在先使用者不得不以巨额金钱从抢注者手中受让注册商标或者取得使用许可;

（2）商标抢注对消费者利益造成了损害;

（3）商标抢注行为违背了商标法的立法本意;

（4）商标抢注行为违背了诚实信用原则，扰乱了正常的社会经济秩序;

（5）给正常的商标使用许可和商标专用权转让造成混乱;

（6）加重了商标注册管理部门的负担。

故此，可以从以下几个方面加强对被抢注商标的保护：

（1）完善《商标法》，对抢注行为进一步进行解释，加大对抢注者的惩戒机制，明确恶意抢注的法律责任。

（2）加强商标管理，建立商标年检制度，一如专利，每年需缴纳专利维护费用，这样才能释放大量被恶意囤积抢注的商标，使商标发挥其应有的价值作用。

（3）进一步细化商标申请制度，在商标申请核准阶段即进行介入，可以要求商标申请人提供使用依据，加强对商标申请主体的审查。

（4）进一步完善商标注册的公告、异议制度。因为一般被抢注的商标多是商品信誉较好，在本行业较为熟知的知名商标，如在异议公告期内，征求所注册商品在其所在行业协会的异议意见，这既可以有效减少抢注现象的发生，也可以促进有关企业的知名商标及时申请注册。

（1）禁止或者限制未使用商标的转让或许可使用来制约商标抢注者。

（2）增强公众知识产权的保护意识，让商标所有人能够运用法律武器，及早注册，充分注册，自我防范。

5结语

《商标法》虽规定商标恶意抢注系违反诚实信用原则的不法行为，但由于我国实行的是商标权注册取得制度，在实操过程中，确实增加了公众商标权保护的法律意识，且充分体现了我国在商标注册的效率优势，但在商标申请中不审查申请者的主观意图。缘此才造成商标恶意抢注行为呈现上升趋势。因此，我们不仅应该增强公众对知识产权的保护意识，更应该强化对商标使用的界定、诚实信用原则中善意取得商标权的考量，在商标确权、商标转让以及商标侵权责任等制度中贯彻执行，同时更应明确商标恶意抢注的民事责任、行政责任乃至刑事责任。唯此，才能有效遏制该行为。

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作者简介：汤谦（1979.10-），男，汉族，江苏江阴，大学本科，上海致格律师事务所专职律师，主要研究方向：知识产权法，环境资源法。93C694F9-8DE3-4170-9616-A02616A2D789