商标侵权中在先使用及反向混淆的认定

常宝堂

【关注焦点】

商标在先使用本质上是种抗辩权，可以对抗权利人的请求权。在先使用应当是在商标申请日前持续性、实质性的使用，并且已经在未注册商标上形成了一定影响力，否则就不必限缩权利人的权利。在商标注册制度下，商标在先使用人取得的是一种消极意义上的抗辩权，没有积极的权能，因此一般不应当允许进行转让、许可使用等积极的行为。在网上进行销售的行为完全覆盖了注册商标权人排他权的范围，超出了在先使用的原使用范围。商标侵权中的混淆不仅可能是正向混淆，也可能是反向混淆。商标反向混淆中的在后使用人往往具有更高的知名度，导致相关公众有可能误以为权利人提供的商品来自于在后使用人，进而损害权利人未来的期待利益。

【基本案情】

原告：西安卫尔康安市场营销服务有限公司。

被告：西安饮食股份有限公司。

被告：西安大业食品有限公司。

西安卫尔康安市场营销服务有限公司（以下简称卫尔康安公司）于2008年6月10日申请注册“玉浮梁”商标，2010年4月14日经核准在酒、含酒精饮料等商品上取得“玉浮梁”注册商标。涉案“玉浮梁”商标曾被案外人申请撤销，国家工商行政管理总局商标评审委员会复审决定维持该涉案商标。西安饮食股份有限公司（以下简称西安饮食公司）于2014年6月向国家工商行政管理总局商标局申请注册“玉浮梁”商标，该申请被驳回。西安饮食公司与西安大业食品有限公司（以下简称大业公司）的稠酒产品使用了“玉浮梁”或“玉浮粱”字样及“西安饭庄”字样，在西安饮食公司下属单位西安饭庄各分店及淘宝网络平台进行销售。在大业公司成立前，涉案“玉浮梁”稠酒由西安饮食公司的下属单位联合食品公司进行统一生产，2013年9月20日起，西安饭庄授权大业公司生产、销售包括稠酒系列产品在内的多种食品。卫尔康安公司向西安饮食公司发函要求停止侵权，西安饮食公司于2013年9月20日复函称，确认卫尔康安公司享有“玉浮梁”商标的客观事实，并表示西安饮食公司及西安饭庄从未制造“玉浮梁”系列稠酒。卫尔康安公司一审请求法院判令西安饮食公司和大业公司停止侵犯其注册商标专用权的行为，并在有关报刊刊登道歉声明、消除影响，赔偿损失200万元和维权费用暂计10.59409万元，予以罚款、收缴侵权产品和伪造商标标识等民事制裁并承担诉讼费。二审中陕西高院将证明被控侵权产品销量及销售方式的举证责任分配给了西安饮食公司和大业公司，在法院数次对举证责任分配进行释明并告知法律后果的情况下，西安饮食公司和大业公司并未提供相应证据证明涉案产品的销量和销售方式。

【裁判结果】

西安中院一审判决：驳回原告西安卫尔康安市场营销服务有限公司诉讼请求。

陕西高院二审判决：一、撤销西安市中级人民法院（2016）陕01民初953号民事判决。二、西安饮食股份有限公司、西安大业食品有限公司立即停止侵害西安卫尔康安市场营销服务有限公司注册商标专用权的行为。三、西安饮食股份有限公司、西安大业食品有限公司于本判决生效后十日内赔偿西安卫尔康安市场营销服务有限公司经济损失20万元。四、西安饮食股份有限公司、西安大业食品有限公司于本判决生效后十日内赔偿西安卫尔康安市场营销服务有限公司为制止侵权行为的合理开支105940.9元。五、驳回西安卫尔康安市场营销服务有限公司的其余诉讼请求。

法院生效裁判认为：1.西安饮食公司证明其在维尔康安公司注册商标申请日前存在在先使用行为的证据证明力较弱，且2013年西安饮食公司的复函确认卫尔康安公司享有“玉浮梁”商标的客观事实，并表示西安饮食公司及西安饭庄均从未制造“玉浮梁”系列稠酒。复函内容与该公司在诉讼中的观点明显矛盾。由于西安饭庄的良好商誉，西安饮食公司生产的“玉浮梁”稠酒的影响力很大程度上来自于“西安饭庄”这一注册商标，而非来自于该公司对于“玉浮梁”商标的使用。西安饮食公司未能充分举证证明其在先实质性、持续性地使用了“玉浮梁”商标，并且形成了一定影响力。事实上，包括销量在内的诸多因素都可以成为考量影响力的参照依据，但西安饮食公司在二审法院多次释明的情况下，对此并未充分举证证明。西安饮食公司与大业公司的在先使用抗辩不能成立。2.由于在先使用抗辩不能成立，故不必再对在先使用抗辩成立后的原使用范围进行审理和认定。但由于上诉人在上诉中提出了这一问题，因此二审法院对此问题仍进行了分析。在商标注册制度下，商标在先使用人基于在先使用标识获得的并不是一种积极意义上的专用权和排他权，而是一种消极意义上的抗辩权，因此一般不应当允许进行转让、许可使用或者在网上进行销售等积极的行为。因为如果允许在先使用人进行以上积极行为，则势必会对商标权人的许可权、排他权等造成冲击，限缩商标权人的主要权利，导致两者权利失衡。本案中大业公司在注册商标申请日后对使用“玉浮梁”商标的产品的生产、销售行为，以及在互联网上的销售行为已经超出了在原使用范围内善意合理继续使用的范围。3.如果在后商标使用人在类似商品上使用了与注册商标专用权人相同或近似的商标，并且在后商标使用人具有更高知名度，足以使消费者误认在先注册商标专用权人的产品来源于在后商标使用人的，就构成反向混淆。商标反向混淆会对商标专用权人培育其注册商标的商誉造成影响，妨碍该注册商标的发展，减损权利人的期待利益。本案中，西安饮食公司与大业公司的行为构成反向混淆。综上，二审判决撤销原判，判令西安饮食公司与大业公司停止侵权，赔偿损失及合理开支。

【裁判解析】

在侵犯商标权纠纷中，商标在先使用、在先使用的原使用范围、反向混淆等方面的问题受到越来越多的关注。双方之间的权利冲突客观存在，要实现权利的平衡就必须在对保护和限制进行适当的取舍，并以此建立相应的标准和尺度。

一、在先使用抗辩权的认定标准

《中华人民共和国商标法》第59条第3款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”在我国的商标注册制度下，商标实行依申请的核准注册制度，注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品或服务为限。基于注册商标专用权的法定财产权属性，法律给予其较之未注册商标更强的保护。为了保障商标专用权的实现，针对他人不合法、不正当使用商标的行为的禁用权当属于商标专用权应有的、重要的权能，是商标专用权专属性的体现。只有经过核准注册的商标，才能在核定使用的商品上拥有专用权和排他权，法律并没有从权利授予的角度规定在先使用的未注册商标具有积极意义上的权利。尽管在先使用成立后，在先使用人有权在原有的范围内继续使用该商标，但是商标在先使用产生的仅仅是一种对抗注册商标权人侵权指控的抗辩权，而非请求权。此种抗辩权不能转让或者许可他人行使，不能禁止第三人使用相同或者类似商标，无权因此要求第三人进行损害赔偿。①参见杜颖：《商标先使用权解读》，载《中外法学》2014年第5期。如果赋予未经核准注册的在先使用商标请求权，意味着商标在先使用人可以许可、转让其商标，可以针对第三人行使停止侵害和损害赔偿请求权，其结果相当于赋予了其专用权和排他权，并且很可能蚕食注册商标权人的市场，形成与其直接竞争的局面，结果必然损害申请商标注册的激励，根本上冲击商标权注册主义制度。②参见李扬：《商标在先使用抗辩研究》，载《知识产权》2016年第10期。

在先使用抗辩作为一项抗辩权，旨在对抗权利人的请求权，既可以保护在先使用人因为商标的在先使用行为而已经成为事实的权益，也可以避免由于商标注册制所引起的商标在先使用被忽略的法律风险，这样的制度安排在商标专用权人与在先使用人之间确立了一种平衡。换言之，知识产权法律体系的核心是权利人的权利，而对在先使用人的保护实质上就意味着对注册商标专用权人权利的限缩，因此必须在法律适用中对在先使用的适用确定一定的条件，以兼顾两者间的平衡。在先使用人要获得商标法保护，至少应当满足以下条件：

1.商标申请日前已持续地实质性使用。基于我国商标注册制度，以“申请日”作为在先使用行为的起算点，更有利于维护注册商标权利人的合法预期利益。并非只要有在先使用的行为存在——该行为可能是临时性或间断性的——就能得到商标法的保护，在先使用应具备商标性使用的识别来源的作用。从保护价值来看，先用权的本质目的就在于已经存在在先使用人的市场利益，所以才需要对该未注册商标进行一定的保护。只有实质性、持续性的使用行为，才有可能在该未注册商标上形成具有一定影响力的商誉，并由此实现识别来源的功能，产生相应的市场利益。因此，在先使用人的使用应当是实质性、持续性的使用而非象征性、间歇性使用。

2.在先商标的使用具有一定影响力。我国商标权的取得以注册制为主，使用制为辅，对未注册商标的保护弱于已注册商标，只保护有一定影响力的未注册商标，且对于未注册的驰名商标只能在相同或类似的商品或服务上提供保护（同类保护），而不能跨类保护。在先使用制度实质上是为了保护具有一定商誉的未注册商标，而在权利人与在先使用人之间形成的一种平衡。这种有一定影响的商誉意味着在市场上的相关公众对该未注册商标是认可的，这样的商誉会给在先使用人带来实质的利益。如果在未注册商标上未形成影响力，则意味着并无相关的市场利益，因此就不必限缩权利人的权利。有一定的影响力是指在特定地域范围内的相关公众对该未注册商标较为熟知，有一定的知名度。在认定影响力程度时可以参考的因素很多，在审判实践中大多会考虑在先使用商标的使用时间、使用地域、使用程度、产品销量、广告宣传、媒体报道、荣誉奖项等。在举证责任的分配上，证明在先使用行为是持续、实质性的使用，并且已经具有一定影响力的举证责任应当归于在先使用人。

本案二审法院认为西安饮食公司未能充分举证证明其在先使用“玉浮梁”商标的行为是实质性、持续性使用，且已经在“玉浮梁”商标的使用上形成一定影响力，因此在先使用抗辩不能成立。

二、在先使用中原使用范围的认定

如果在先使用抗辩成立，则在先使用人有权在“原使用范围”内继续使用未注册商标。而对于在先使用的原使用范围的具体内容理论上仍存在着争议。有的观点认为其使用的范围仅限于原来使用的商品和服务，不得扩大到类似的商品和商标上，也不能超出原来的特定地区。也有观点认为商标在先使用人可以扩大生产规模、扩大经营地域，如果商标注册权人限制在先使用人的生产规模，则构成商标权的滥用。应当注意的是，在先使用人只有在构成在先使用之后才有权在原使用范围内继续使用，这是抗辩成功的结果。在权利人拥有注册商标专用权的情况下，既然法律已经通过在先使用抗辩制度保护了在先使用人的市场利益与商誉，那么就应当对“原使用范围”进行相应的限制，保持权利人与在先使用人之间的平衡，以达到法律所追求的公平正义。商标的使用范围包含了商标标志、商品或服务的类型、地域范围、使用主体等方面，因此对原使用范围进行限制应考虑以上因素，才能在商标专用人与在先使用人之间实现权利的平衡。比如，标志限制为原在先使用的标志，不得擅自变更使用。商品或服务类型限制在在先使用的类型上，不得跨类使用。

对于在先使用人的原有生产规模是否可以扩大的问题，需要考虑该因素是否会对权利人的利益造成损害。对相关公众而言，选择一件商品时需要考虑的因素包括质量、价格、性能、外观等等，商品来源只是相关公众选择商品时的一个重要要素，但并非唯一。先使用人的商品和注册商标权人的商品彼此之间并不能完全替代，即使商标先使用人扩大了自己的生产规模，也不会必然影响注册商标权人自己商品的销售。对于在先使用人的保护应该是实质性的保护，而非仅仅是形式保护。如果对在先使用行为的使用规模进行限制，意味着限制了在先使用人的市场规模，将会影响在先使用人的正常发展，实质上削弱对在先使用人的保护，使法律的规定失去本来要达到的目的。

而在“原使用范围”的地域方面，商标在先使用人只有在原使用的具有一定影响的地域范围内，才会形成需要法律保护的商誉。因此地域范围应当限制在已产生一定影响的区域内，一般不应任意扩大销售范围，但在该范围内的销量则不应受到限制。而如果采取了网销的模式，销售地域已经不限于本地区，全国乃至世界范围内都可能即时地接触到该商品，这也就意味着未注册商标的使用地域范围可以达到全国甚至全世界，完全覆盖了注册商标权人排他权的范围。如果允许在先使用人进行网络销售，可能会出现在先使用人快速侵占注册商标权利人市场的局面，实际上起不到限制在先使用范围的作用，导致对商标注册权利人的保护范围与力度大为减弱。

至于是否可以许可其他主体使用未注册商标，如前所述，在先使用是种抗辩权，不能转让或者许可他人行使。如果从双方权利平衡的角度考量，对于在先使用人而言，扩大自身经营规模相对较慢，而许可他人使用则容易的多，经营规模的扩张将难以预料。为了保护商标注册人的利益，应当限制在先使用人的许可行为。使用主体应当限定为只能由在先使用人本人或在申请日前已有的被许可人使用，不得再次许可他人使用。

三、反向混淆的构成

商标是识别、区分商品或服务的标记，商标一旦注册，理论上会产生全国性的排他使用的权利，商标注册制度为注册商标权利人在全国范围内扩展自己的市场交易活动奠定了坚实的基础。商标的一个重要作用是可以让消费者借以识别和选购商品，因此必须保障商标功能的正常发挥，避免他人运用商标误导消费者。①参见《中华人民共和国商标法解读》，中国法制出版社2013年版，第3页。

混淆是判断侵犯商标权行为的基础，商标混淆最初表现为正向混淆，或者叫直接混淆，随着商标侵权类型的多样化、复杂化，又出现了与之相对的反向混淆。1918年，霍姆斯法官首次提出反向混淆的概念，他指出，“通常的情况是被告假冒原告产品，然而相反方向的误解也会导致同样恶果，即通过某种表述或暗示让人们误以为原告产品源于被告”。反向混淆表现为，由于在后商标的使用，使得相关公众可能误以为在先使用商标的商品来源于在后使用者或者与在后使用商标的经营者之间存在某种经营上的联系。正向混淆中的侵权人通过其使用被控侵权标识的行为，积极追求造成相关公众误以为使用被控侵权标识的产品来源于商标权人或者与其具有某种联系，以达到攀附商标权人商标商誉的目的。反向混淆中侵权人使用与在先商标权人的商标相同或近似的商标，但由于特定的使用情形客观上强化了侵权标识与侵权人的联系，弱化或割裂了商标与商标权人的联系，淡化了商标权人商标的显著性，破坏了商标商品来源于商标权人的唯一指向性。大多数情况下反向混淆中商标在后使用者的市场地位会强于在先使用者，消费者很可能对商品来源等问题发生混淆。

商标的正向混淆和反向混淆，都会在不同程度上损害在先商标专用权人的权利，但两种商标混淆形式在事实构成、损害后果以及对市场和消费者的影响等诸方面都存在区别。商标反向混淆会对商标专用权人培养其注册商标的商誉造成影响，由于在后使用者在市场上一般处于强势地位，消费者会越来越熟悉在后使用人，对真正的商标权人反而缺乏认知，这样会妨碍到该注册商标的发展，并影响到注册商标的识别性的基本功能，对权利人未来围绕商标商誉所形成的期待利益造成减损，而消费者也可能会被误导以至于购买到与商标不符的商品而损害消费者合法权益。反向混淆理论的出现在很大程度上就是为了阻止强大的后使用人掠夺较弱的权利人的商业标识。

在判断反向混淆是否成立时，应当考虑双方之间的竞争关系。只有当双方之间存在竞争关系时，才会有较大可能发生反向的混淆。这是因为如果双方存在于不同的市场之上，则所针对的相关客户是不同的。在先使用者的客户，在通常情况下，不会注意在后使用者的广告和促销活动，因而不太可能熟悉在后使用者的标识。在少数在先使用者的客户接触在后使用者的标识时，不会对在先使用者的标识和商誉产生“覆盖”或“淹没”效果。①参见黄武双：《反向混淆理论与规则视角下的“非诚勿扰”案》，载《知识产权》2016年第1期。可见如果双方存在于不同市场之中的时候，反向混淆的情形实质上是较难发生的。

有别于一般侵权行为以主观过错为构成要件的情形，在混淆认定中主观意图不是判断商标混淆的必要条件，但混淆意图的确定有助于混淆可能性的判定，仍是混淆可能性的判定因素之一。正向混淆中主观上的混淆意图一般意味着存在利用他人商誉、“搭便车”或者仿冒的意图等。但需要注意的是，在反向混淆的情形下商标在后使用者的主观意图并不是引发对商标权人的混淆进而利用商标在先使用者的商誉，而是以一个相同或相似的商标对市场进行渗透，最终将商标在先使用者挤出市场。②参见李明德：《知识产权法》（第二版），法律出版社2014年版，第252页。这与正向混淆中对主观意图的判断不同。

本案中，卫尔康安公司与西安饮食公司生产类似商品，西安饮食公司下属西安饭庄在餐饮市场上有较高知名度，该销售行为完全可能导致消费者误认为在先注册商标产品来源于在后商标使用人，弱化了其商标使用价值，构成反向混淆。

四、小结

本案的审理及对以上法律问题的分析，提供了时下商标侵权审判领域的实践经验。本案对上述法律问题的厘清，再次强调了知识产权法律体系的核心是权利人的权利，这也是进行商标侵权判断的逻辑起点。被控侵权人的抗辩实际上是对权利人权利的限缩，对抗辩能否成立必须严格审查事实并进行法律适用，这样才能兼顾到两者间的平衡。本案的当事人一方是名不见经传的民营企业权利人，一方是省内著名餐饮上市企业，商标在后使用者实力强大，其大规模的使用涉案侵权商标，导致在先商标被在后使用的商标湮没，发生商标的反向混淆。本案的二审裁判体现了法院着力优化营商环境，切实加大产权保护力度的态度，同时也对民营企业的保护起到了积极的示范作用。