判例视野下美国专利确权程序的性质研究——兼议我国专利无效程序的改革

刘 洋 刘 铭

内容提要：《美国发明法案》对美国专利商标局审理的专利确权程序进行了改革，使其成为当前美国专利制度的重要组成部分。近年来，美国联邦巡回上诉法院和美国最高法院作出一系列重要判决，明确指出专利商标局专利审理和上诉委员会程序的基本性质是行政确权，及时回应了业界关注。通过对美国专利制度的发展历史和《美国发明法案》的诞生背景进行考察，可知这些判决的作出既有其历史渊源，也具有现实意义。通过历史分析、比较研究以及法律解释，我国专利无效程序也应当是行政确权程序。建议借鉴美国相关制度，建立专利行政机关有权选择是否参与诉讼的模式，并探索减少专利无效程序之后的司法审级。

引 言

2011年，美国开始实施其专利法修正案：《美国发明法案》（America Invents Act，AIA），该法案被视为近60年来美国专利制度最全面、幅度最大的一次修改，时任美国总统奥巴马在签署该法案时将其称之为“美国半个多世纪以来最主要的专利制度改革”。在该法案中，一项重要内容就是改革美国专利商标局（以下简称美国专商局）负责的专利授权后无效宣告程序（即行政确权程序），在美国专商局内设立了专利审理和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，以下简称PTAB），由该委员会负责审理双方再审（inter partes review，IPR）和授权后再审（post-grant review，PGR）等专利行政确权程序，优化程序设置，增强程序活力与效果。

自美国发明法案全面实施以来，据统计，PTAB的年度收案数量迅速增长并最终稳定地保持在1600～1800件（见表1①参见《Lex Machina2018美国专利诉讼报告》，载http://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=66&id=257，最后访问日期：2019年4月7日。），专利行政确权程序已经成为美国专利制度中举足轻重的主要组成部分。2018年，PTAB共收案1718件，高于美国任何一个联邦地区法院的专利案件收案量，相当于专利收案量最多的三个联邦地区法院案量之和②同注释①。特拉华州地区法院，878件；得克萨斯州东区法院，505件；加利福尼亚州北区法院，332件；共1715件。。，已经成为美国专利诉讼的“首选地”③中国信息通信研究院知识产权中心：《2018年上半年美国专利诉讼报告》，“中国信息通信研究院知识产权中心”微信公众号，2018年10月23日发布。。

表1 美国发明法案实施后专利审理和上诉委员会的年度收案数量

变革往往伴随着争议。在专利行政确权程序的影响力不断提升的同时，美国立法、司法、企业和法律服务行业等对该程序的关注程度也在提升，业界对于该程序性质与定位的思考、讨论甚至质疑也相继涌现。在此背景下，行政确权之后的司法程序成为了各方意见与观点集中交汇的首要环节。根据美国发明法案，对于PTAB作出的专利确权决定，其诉讼救济法院是美国联邦巡回上诉法院，部分案件还有可能进一步走入美国最高法院。近年来，除涉及专利法定授权条件（例如：新颖性④35 U.S.C. § 102.、创造性⑤35 U.S.C. § 103.、可授权主题⑥35 U.S.C. § 101.等）和一些程序性问题之外，两级联邦法院还针对业界普遍关注的涉及专利行政确权程序本质属性的基本问题作出了一系列重要的判决，给出了明确的结论。

美国是判例法体系的国家，美国联邦巡回上诉法院和美国最高法院在发明法案运行初期就释明了专利行政确权程序的根本属性，及时回应了业界关注的问题，对于美国专利制度的运行发展起到重要的作用。而在我国专利法语境之下，对于我国《专利法》第45条规定的专利权无效宣告请求审查程序（即专利行政确权程序）性质与定位的争议长期存在，各种观点莫衷一是。因此，对

处在变革与争议之中的美国专利确权制度进行观察与研究，也能为我国当前在面对类似问题时的研究思路与解决方案提供有益的参考。

一、涉及专利行政确权程序性质的重要判例

（一）2016年Cuozzo案⑦ Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee（No. 15-446）.：明确行政确权的法律定位

1. 案情简介

专利权人Cuozzo公司于2004年获得No.6,778,074美国专利权。针对该专利权，无效宣告请求人Garmin公司于2012年9月向PTAB提起双方再审程序（IPR）。PTAB作出审查决定，宣告涉案专利权中部分权利要求无效。该案的一个主要争议焦点是：美国专商局是否可以在专利行政确权程序中采用不同于美国联邦地区法院程序中的权利要求解释的规则？对此，Cuozzo公司主张：双方再审程序应被视为一种司法替代程序，因此其理应适用司法程序中的权利要求解释标准。而美国专商局则明确表示：该权利要求解释标准的实施是具有权威性的，至于是否应当被改动的问题，理应由美国国会作出决定，而非联邦法院。PTAB由国会立法而成立，其所适用的标准也应有立法机关确认或改动。⑧参见《真的来了！美专商局为AIA无效程序制定新规》，载https://mp.weixin.qq.com/s/ckV7LS7nXH55sdS5QiFDqw，最后访问日期：2016年4月15日。美国联邦巡回上诉法院随后维持了PTAB的决定，美国最高法院最终审理了该案件，并在判决中以8:0的一致意见支持了PTAB的做法。判决指出：美国发明法案并未明确规定在双方再审程序中应当采用哪种权利要求解释的标准，美国专商局有权制定并实施其专利确权程序中的规则，采用不同于美国联邦地区法院的标准。

2. 判例观点及评析

本文认为，该案所涉及的权利要求解释规则之争，其深层次原因是对美国发明法案下美国专商局确权程序的属性认识之争。即美国专商局确权程序是否属于类似于美国联邦地方法院的司法程序，或可视为司法程序替代品？如果答案是肯定的，那么PTAB就应当适用联邦地方法院的相关规则和标准，当然也包括权利要求解释的标准。对此，美国最高法院在Cuozzo案判决中予以了明确的回应：“双方再审不像是一种司法程序，而更像是一种专门化的行政程序。设立双方再审的目的不仅是要解决当事人之间与专利相关的争议，也要保护重要的公众利益：专利权的垄断应当限制在合法范围内”“对于权利要求的解释，专利制度长久以来在美国专商局再审查程序和司法裁判程序中就存在不同的方式”。可见，美国最高法院明确认为美国专商局程序并不是司法程序的替代品，而是具备特定公益属性的行政程序，在该程序中实行与司法程序不同的规则与标准并无不妥。Cuozzo案是美国发明法案实施之后进入到美国最高法院的双方再审程序第一案。美国最高法院在该案的一致意见中明确地指出了双方再审程序是行政程序、具有公益属性，其影响深远。

Cuozzo案涉及的权利要求解释规则的后续发展也值得一提。2018年11月，美国专商局主动将其长期使用的权利要求解释规则，修改替换为联邦巡回上诉法院使用的解释规则⑨Changes to the Claim Construction Standard for Interpreting Claims in Trail Proceedings Before the Patent Trail and Appeal Board, at https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-10-11/pdf/2018-22006.pdf.，last visited: 2019-04-16.，目的在于“增进与联邦地区法院间的协调性和一致性，以实现专利体系内更高的确定性和可预见性”。⑩PTAB Issues Claim Construction Final Rule，at https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/procedures/ptab-issues-claim-construction，last visited:2019-05-01.虽然从结果上看，美国专商局与联邦地区法院的解释规则最终归于相同，但是美国专商局的上述调整并不违背Cuozzo案的判决，这种选择规则的“权力”正是美国最高法院在Cuozzo案中所认可的。

（二）2018年Oil States案11 Oil States Energy Services, LLC v. Green Energy Group, LLC, Et Al.（No. 16-712）.：合宪性挑战，私权与公益

1. 案情简介

专利权人Oil States公司拥有一项专利权，用于保护液压下的井口设备。2012年，专利权人在联邦地区法院起诉Greens Energy公司侵犯该专利权，后者随即在PTAB启动了双方再审程序。此后，美国联邦地区法院的侵权判定程序和美国专商局的无效程序分别并行审理。2014年，PTAB作出最终书面审查决定，认定涉案专利权相对于现有技术是可预见的，故宣告其无效。Oil States公司诉至美国联邦巡回上诉法院，除了可专利性的问题之外，Oil States公司还对双方再审程序的合宪性提出了质疑。具体而言，其认为根据《美国宪法》第3条的规定，撤销一项专利的行为必须在美国法院中、在陪审团前进行审理。美国联邦巡回上诉法院维持了PTAB的审查决定，Oil States公司随后向美国最高法院提出申诉称：“宪法规定专利权人享有获得陪审团审判和向《美国宪法》第3条法院提起诉讼的权利，但是双方再审违反了这些权利”“专利是私有财产权利，专利无效诉讼必须在《美国宪法》第3条规定的联邦法院审理，而不是在政府机构进行裁决”“双方再审无视先例，将专利诉讼从陪审团手中抢夺过来，交由政府官员处理”。

2. 判例观点及评析

美国最高法院没有支持Oil States公司的观点。判决指出：（1）授予专利权的行为涉及公共利益。因为授予专利权涉及“政府和其他人之间产生的问题”，具体而言，专利是“公共特许经营权”。而双方再审（IPR）是对已授权专利的再次审查，其与专利授权涉及的基础是相同的，也涉及公共利益。因此，授予专利权和撤销专利权的程序交由行政机关处理是合理的，美国国会也通过立法明确地给了美国专商局这样的权力。（2）Oil States公司提到的三个在先判例均指出“专利权属于私权”，然而这三个判例是在1870年《美国专利法》的时代下作出的，均不涉及该案中由国会授权设立的专利授权后行政再审程序。因此该案的判决与在先判例并不冲突。（3）历史上，专利无效程序通常是在18世纪的英国法院中进行审理，但在当时也存在着在行政机构枢密院中进行审理的专利撤销程序。因此，现如今美国国会设立的由美国专商局进行审理的IPR程序并不违反《美国宪法》第3条的规定。何况，历史的实践在该案中并非决定性的，因为涉及公共利益的事项交给立法、司法或行政机关都是可以的。（4）最后，不能以美国专商局的IPR程序与联邦法院的司法程序“看上去很像”就推导出IPR程序代行了法院的职责，继而得出其违反《美国宪法》第3条的规定。美国最高法院从来没有使用过这种“看上去像（look like）”的标准来判断该问题。（5）该判决只是回应IPR合宪性的问题，专利权作为一项权利受到宪法上正当程序条款和征收条款的保护。

该案中，美国最高法院以公共利益论为根基，借助历史分析的方法，回应了专利行政确权程序的合宪性问题。本文认为，美国最高法院在Oil States案和Cuozzo案中的观点和论理逻辑是一脉相承的：首先，专利授权确权程序涉及公共利益；其次，美国国会有权通过立法将涉及公共利益的事项交由行政机关负责；最后，美国专商局行政确权程序虽然与司法程序相似，但其并不是司法程序或司法程序的替代品，而是法律规定的特别行政程序。

值得一提的是，Cuozzo案和Oil States案的判决分别是由布雷耶（Breyer）大法官和托马斯（Thomas）大法官执笔撰写，而两者分别是美国最高法院现任大法官中持“自由主义（liberal）”倾向和“保守主义（conservative）”倾向的代表性人物。因此，在某种程度上可以说，无论持何种政治立场，美国最高法院的大法官们对于发明法案下专利行政确权程序的性质和定位的认识是高度一致的。

（三）2018年Knowles案12 Knowles Elecs. LLC v. Iancu, No. 2016-1954 (Fed. Cir. April 6, 2018).：美国专商局“介入”诉讼

1. 案情简介

Knowles公司拥有一项No. 8,018,049的美国专利权，无效宣告请求人Analog公司针对该专利权向美国专商局提出无效宣告请求。PTAB于2015年宣告部分权利要求无效。专利权人Knowles对该决定不服，起诉至美国联邦巡回上诉法院。然而，请求人Analog因其宣告涉案专利无效的目的已经达成，拒绝参加诉讼程序。此时，美国专商局局长Iancu行使了美国发明法案赋予其的“介入（intervene）权”，参与到法院的诉讼之中，为美国专商局作出的决定辩护。

根据美国专利法的规定，在美国专商局行政确权程序之后的司法程序中，通常是由原行政程序的双方当事人参加诉讼进行对抗。1335 U.S.C. § 319.但同时也规定：针对PTAB双方再审和授权后再审的审查决定所提起的上诉，美国专商局局长有权介入（shall have the right to intervene）到该诉讼之中。美国联邦巡回上诉法院应在审理上诉案件前，将审理的地点、时间通知美国专商局局长与各方当事人。1435 U.S.C. § 143.该案的争议焦点就是：当一方当事人明确拒绝参加司法程序时，专商局的局长是否有权介入到诉讼之中。

2. 判例观点及评析

美国联邦巡回上诉法院由三名法官组成合议庭对该案进行审理，以2:1的多数意见维持了PTAB作出的决定。少数意见认为：之所以允许行政机关介入到诉讼程序中，是因为涉及到与之相关的行政职责范围、程序设置和行政规定等事项的调查，即行政机关在该诉讼上具备与之相关的独立利益。而该案并不涉及上述利益，且另一方当事人已经缺席，故美国专商局无权介入。合议庭的多数意见则认为：根据35 U.S.C. § 143的规定，美国专商局局长拥有“无条件的（unconditional）、法定的（statutory）”介入权。并且，一系列的在先判例15判决原文列出以下在先判例：NFC Tech., LLC v. Matal, 871 F.3d 1367, 1371 (Fed. Cir. 2017); In re NuVasive, Inc., 842 F.3d 1376, 1379 n.1(Fed. Cir. 2016); In re Cuozzo Speed Techs., LLC, 793 F.3d 1268, 1272 (Fed. Cir. 2015); Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131, 2143-44(2016).也都允许美国专商局局长在原无效宣告请求人缺席的情况下介入到司法程序中，为其审查决定辩护。多数意见还指出，他们遵循了美国最高法院在Cuozzo案中的做法。在Cuozzo案中，无效宣告请求人因与专利权人达成和解而退出了诉讼，美国专商局仍可以介入到司法程序中。

本文认为，“介入权”这项制度表明：美国专商局在行政确权诉讼中具有独立的利益主张，即通过涉案决定，向法院说明其职责范围、程序设置和行政规定是合法、合理的。这种利益主张，不等同于双方当事人的利益主张，也无法由任何一方当事人代为主张。据此，如果以我国诉讼法理论进行分析，虽然当事人不服美国专商局的确权决定而提起的司法程序在形式上通常采用双方当事人对抗的“类民事程序”，但是美国专商局介入权的存在体现了行政机关独立的诉讼利益，该诉讼便具备了行政诉讼的基本特征。

二、判例背后的逻辑：美国专利制度历史经验与现实选择

从Cuozzo案到Knowles案，美国最高法院和美国联邦巡回上诉法院在三年间通过一系列重要的判例，向业界释明了专利行政确权程序的性质和定位，充分认可了美国发明法案所塑造的PTAB以及行政确权程序的作用与价值。本文认为，无论是从美国专利制度发展的历史轨迹出发，还是从《美国发明法案》的诞生背景来看，美国立法和司法机关对专利行政确权程序持积极肯定的态度，既有其历史上的渊源，也是基于现实的理性选择。

（一）历史的经验：从专利法到专利局

我国1984年的第一部《专利法》就设立了专利行政机构——专利局，负责受理、审查专利申请，授予专利权。不同于我国，美国专利局的诞生则晚于美国专利法的颁布实施。回顾美国专利制度的发展历史，可以得出如下结论：在这个拥有强大司法系统和司法传统的法治国家，设立专利行政机构是其专利制度发展到一定阶段的必然选择。

美国在建国之初就确立了专利制度，1790年的第一部《专利法》没有设置美国专利局，仅设置了一个“促进实用技艺委员会”作为审查专利、授予专利的机构。这个委员会共有三位委员，分别是国务卿、国防部长和司法部长。三位委员都肩负着联邦政府的重要职责，以至于“专利申请的实质审查工作，无法与这些内阁成员的众多其他事务并行不悖，难以得到切实的执行。”16[美]Martin J. Adelman,Randall R. Rader & Gordon P. Klancnik 著：《美国专利法》，郑胜利、刘江彬译，知识产权出版社2011年版，第11页。1793年，美国国会修订了专利法，仿效英国的制度，实行了专利登记制，取消了三人委员会，由政府注册登记专利，不再对专利申请进行实体性审查。要发现和无效不符合专利性要求的主题，只能以诉讼进行17同注释⑯。，法院判定专利权是否有效18。[美]谢尔登·W.哈尔彭、克雷格·艾伦·纳德、肯尼思·L.波特著：《美国知识产权法原理》，宋慧献译，商务印书馆2013年版，第203页。然而，这种注册制度效率低下19同注释⑱。，越来越多的专利无效和侵权的纠纷诉至法院，专利权人对此不满意，法院也被专利诉讼案件所淹没。20Weber Gustavus, The Patent Oどce: Its History, Activities and Organization, The Johns Hopkins University Press（1924）, quoted from：History of United States Patent Law，at https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_United_States_patent_law，last visited：2019-04-14.直至1836年，美国国会通过了新的专利法，设立了隶属于行政体系的美国专利局，招募自然科学与工程学各领域的专门技术人员担任专利审查员，并设置相关的程序性规定，使得美国专利局能够有效地从事专利申请的审查和授权工作。1836年专利法通常被视为美国现代专利体制之基础。21同注释⑯。

回顾以上美国专利局诞生的历史，我们可以作如下总结。专利权作为私权，当然可以选择“主张权利——形式注册——权利行使——效力抗辩”的制度路径：行政机关对所有的专利申请一律给予注册，待权利人主张权利且对方产生质疑的时候，再通过双方当事人对抗的方式，由法院判断专利权是否符合法定条件。但是，美国的历史实践已经充分证明，完全采用这种模式将导致纠纷繁多、司法机关案件压力巨大、权利行使效率低下。与之相对，设立一个专业、高效的行政授权机构，在制度的“上游”对专利授权质量进行评估与把控，则有利于整个专利制度的健康运转，有利于形成稳定、可期的市场秩序，最终有利于实现对创新创造的保护与激励。专利行政授权制度直接地带来了积极的社会效益，行政授权程序自然也具备了鲜明的“公益”属性。如此则不难理解美国最高法院在Cuozzo、Oil States案中明确认定“专利审批程序事关公共利益”，这与美国专利法律制度的历史经验一脉相承。

（二）现实的选择：美国发明法案“重塑”的行政确权程序

事实上，在美国发明法案颁布实施之前，美国专商局中也设有专利行政确权程序，但是因为种种原因，并未产生显著的作用。美国发明法案带来的变革“重塑”了美国专商局的行政确权程序，激发了程序的活力，使之迅速成为业界的主流选择，并得到了美国联邦司法系统的充分信任。对发明法案重塑行政确权程序的立法动机以及变革前后的程序细节进行考察，将有助于理解Cuozzo、Oil States等案的时代背景，有助于理解专利行政确权程序的现实价值。

1. 美国发明法案前的美国专商局确权程序

在美国发明法案实施之前，美国专商局负责审理的专利授权后确权程序有“单方复审（ex parte reexamination）”和“双方复审（inter partes reexamination）”。

（1）单方复审和双方复审的程序设计

单方复审程序于1981年设立，任何人（包括专利权人、美国专商局的局长）均可以引证公开出版物以书面方式向美国专商局提出单方复审请求。单方复审请求立案之后，请求人不再有机会参与到审查程序之中。对于美国专商局作出的单方复审审查结论，仅专利权人可以上诉到专利局下设的专利上诉及抵触委员会（Board of Patent Appeal and Interference，以下简称BPAI），并进而起诉至联邦巡回上诉法院。在美国发明法案实施之后，单方复审程序仍在运行。

双方复审于1999年设立，该程序旨在提高双方当事人的参与程度和程序的对抗性。请求人可以在每一次专利权人作出答辩的时候发表意见，并拥有向BPAI上诉的权利，这是与单方复审程序的显著区别。2002年，美国专商局对双方复审程序进行改革，明确了请求人也有权上诉到联邦巡回上诉法院，且双方都可以加入到对方与美国专商局的诉讼之中。

（2）单方复审和双方复审效果有限

统计数据显示：在双方复审程序运行的近十三年的时间里（1999年11月29日至2012年9月16日），一共仅受理1919件请求，平均每年不足150件，平均审理周期为44.2个月。22Inter Partes Reexamination Filing Data-September 30, 2017，at https://www.uspto.gov/learning-and-resources/statistics/reexaminationinformation., last visited:2019-04-01.单方复审程序自1981年7月开始，至今仍在运行，截至2018年9月共受理请求14005件，平均每年约370件，平均审理周期为27同注释㉕。.7个月。23Ex Parte Reexamination Filing Data-September 30, 2018，2017，at https://www.uspto.gov/learning-and-resources/statistics/reexaminationinformation.,last visited:2019-04-01.同本文开篇提到的美国发明法案实施后，美国专商局每年稳定在1600件以上的确权案件数量相比，“旧法”下单方复审和双方复审的数量少，社会效果有限。

究其原因，本文认为有以下两个方面。一方面，程序的对抗性不强，当事人参与程序的机会有限。与单方复审相比，双方复审程序更关注程序的对抗性，请求人可以在专利权人作出答辩之后再次提交意见。但是，如果专利权人拒绝作出答辩，请求人就没有了继续参与的机会，双方复审旨在加强双方对抗的程序目的落空；另一方面，审查效率不高。美国专商局在2005年对双方复审程序进行第二次改革，规定必须于两年内结案，并成立了由八十多名资深审查员组成的“中心复审组（Central Reexamination Unit，CRU）”24Central Reexamination Unit，at https://www.uspto.gov/about-us/organizational-oボices/oボice-commissioner-patents/oボice-deputycommissioner-patent-37,last visited:2019-04-02; http://www.ptab-blog.com/wp-content/uploads/sites/13/2016/07/20160505_PPAC_CRU.pdf, last visited:2019-04-02.，以提升审查效率。此次改革在一定程度上提升了审查效率，但距离当事人和社会期待的效果仍有差距。

2. 美国发明法案“重塑”行政确权的背景与细节

（1）立法背景

在专利行政确权程序效果有限的情况下，美国联邦法院的司法确权程序效果也不尽如人意，美国业界认为其突出问题是：费用高，耗时长。在费用方面，美国知识产权法律协会的执行长官在2004年国会众议院知识产权分会听证会上指出：“探测一项新近授权、有效性存疑专利的有效性经常是费用高昂的”；25Joe Matal：A Guide to the Legislative Historyof the America Invents Act: Part II of II，P600-601，at https://www.uspto.gov/patent/lawsand-regulations/america-invents-act-aia/resources, last visited: 2019-04-27.根据美国知识产权法律协会当时的经济分析：专利诉讼的平均成本，包括证据开示的成本，每一方当事人大致在500,000～3,995,000美元之间，取决于风险程度的大小。26同注释㉕。耗时方面，美国国家科学委员会的报告指出：直到专利授权7到10年之后，最终的裁判在之后的2到3年内不能获得。直至作出了诉讼结论，在市场上和技术上关于专利权的范围还是存在不确定性。27同注释㉕。

司法确权程序的不足之处，使得专利业界和美国国会再次将目光转向美国专商局。美国国家科学院研究会（T h e Research Council of the National Academy of Sciences）于2005年向国会参议院所作的一份报告28A Patent System for the 21st Century，at http://www.nationalacademies.org/OCGA/109Session1/testimonies/OCGA_151022，last visited:2019-04-02.建议：“应当设立一个公开的专利确权程序。美国国会应通过立法，允许第三方向美国专商局的专利行政法官提出针对授权后专利的挑战。该程序的时间、成本和其他特征，将使其成为替代司法确权程序的有吸引力的方案。与司法确权相比，新设的程序应当更迅速、更便宜、更有效地解决专利权有效性问题。如果美国联邦地区法院将有效性问题交给行政确权程序，则其可以更有效地将注意力集中在专利侵权问题上。”在美国国会中，支持专利法改革的议员也认为：“美国专商局是一个特别合适的、在一种经济成本效率高、同时富有技术经验的环境中作出专利权有效性决定的审理场所”。29同注释㉕。

（2）“重塑”后行政确权程序的变化

美国发明法案“重塑”美国专商局行政确权程序坚持目的导向：一是改变“旧法”下美国专商局行政确权程序“对抗性不足、程序不完备”的弊端；二是致力于实现国会与业界期待的“费用低、效率高”之效果。

在完善程序设置、增强程序对抗性方面：一是保障双方当事人的程序性权利，明确了从请求人提出请求、专利权人初步答复，到口头审理、作出书面决定的全部流程。二是引入了联邦地区法院民事程序中的“证据开示（Discovery）制度”3035 U.S.C. § 316, 326.，显著提升双方在证据证明上的对抗程度。三是强化了“禁反言”的法律效果3135 U.S.C. § 315(e), 325(e).，范围比之前扩大。四是细化了诸多规则，包括修改权利要求的具体规定，对审查决定不服的上诉规定等，并准予美国专商局进一步制定更具体的行政条例。

在提高审查效率方面：一是提高了立案标准。将此前“旧法”下较为容易立案的“请求人提出一个关于可专利性的实质性新问题”标准，变更为双方再审的“在至少一个权利要求的争论中请求人有合理可能性占据优势”3235 U.S.C. § 314.和授权后再审的“有可能至少无效一个权利要求”。3335 U.S.C. § 324.二是设立了审理期限。通常为12个月，美国专商局局长可批准再延长6个月。3435 U.S.C. § 316, 326.三是协调与联邦地区法院专利确认之诉的关系。如果确认之诉在先立案，则双方再审不得立案；如果双方再审立案在先，则确认之诉应当中止。3535 U.S.C. § 315(a), 325(a).

在费用方面：双方再审的主要费用是提出请求的12,000 美元以及立案后的审查费18,000 美元；授权后再审的主要费用是提出请求的9000 美元以及立案后的审查费14,000美元。36宋蓓蓓、吕利强：《美国专利无效制度改革进展与思考》，载《电子知识产权》2017年第6期，第56页。对于当事人所负担的包括律师费在内的全部费用而言，有资料指出：根据统计，采用PTAB的程序对专利权进行无效，如果是在立案之前和解，费用在2万美元之内；如果成功立案且进行完全部流程，则费用也在20万美元以内。37参见《美国专利审查与上诉委员会工作进展与启示》，载http://www.cnipa.gov.cn/gwyzscqzlssgzbjlxkybgs/zlyj_zlbgs/1062637.htm，最后访问日期：2019年4月27日。与法院的诉讼费用支出相比，美国专商局确权程序的费用要低廉得多。

综上所述，美国发明法案“重塑”后的行政确权程序秉承立法机关的期待，在制度设计上既克服了自身此前的缺陷，又具有较之司法确权程序的独特优势，因此受到当事人的欢迎。美国最高法院在Cuozzo案和Oil States案中肯定了行政确权程序不同于司法程序的性质，表明了美国司法系统对美国发明法案下行政确权程序的现实作用持认同的态度。

三、美国实践对我国专利无效程序改革的启示

我国自第一部专利法诞生之时就设置了由专利行政机构负责审理的专利行政确权程序，即专利无效宣告请求审查程序（以下简称专利无效程序）。但是，多年来对专利无效程序性质的认识存在着多种声音，观点始终未能统一。当下，在《专利法》第四次修改的进程中，关于专利无效程序性质的讨论亦成为热点之一。

美国发明法案的实施实践以及Cuozzo、Oil States等判例对于我国认识专利无效程序性质具有重要的参考意义。尤其是这些判例中联邦法官们考察历史、注重对比、关注细节、衡平价值的论理方法与思辨过程，比起判例的结论本身更为可贵。本文认为，应当遵循严谨的论证方法，从我国专利无效程序的历史渊源出发并参考比较研究，从法律条文的文义解释出发回归立法目的解释，正确认识我国专利无效程序的性质。

（一）正确认识专利无效程序的性质

1. 专利无效程序性质的历史渊源

1984年颁布的《专利法》在设立专利无效程序的同时还设立了异议程序。任何单位或者个人在专利申请自公告之日起三个月内可以向专利局提出异议381984年《专利法》第41条。，专利局经审查认为异议成立的，应当作出驳回申请的决定，并通知异议人和申请人391984年《专利法》第42条。。1992年修订后的《专利法》将授权前的异议程序改为授权后的撤销程序，规定：自专利局公告授予专利权之日起六个月内，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，都可以请求专利局撤销该专利权。401992年《专利法》第41条。专利局对撤销专利权的请求进行审查，作出撤销或者维持专利权的决定，并通知请求人和专利权人411992年《专利法》第42条。。

设置撤销程序的目的，是为公众提供一个机会评价专利局授予的专利权是否符合专利法的规定，协助专利局纠正其错误的授权，以保护公众的利益。42专利局编：《审查指南》（1993），专利文献出版社1993年版，第1页。因此，审查不只限于由撤销请求人提出的撤销理由之内。撤销程序一经启动，审查组不仅要考虑撤销请求人提出的理由，而且可以自行引入其他的撤销理由43专利局编：《审查指南》（1993），专利文献出版社1993年版，第8-9页。，即撤销程序较之无效宣告程序而言带有更为强烈的职权主义色彩。2000年，第二次修改专利法时，立法机关将撤销程序与专利无效宣告程序合并，并保留至今。根据相关立法资料，之所以取消撤销程序，是因为撤销程序和专利无效程序都是为了纠正专利行政部门不当授权而设置的，专利撤销程序的效果完全可以通过专利无效程序来实现。44参见《中华人民共和国专利法释义》（专利法2000年版），第45条注释，来源：中国人大网，转引自中国法律应用数字网络服务平台（法信）。将其纳入到专利无效宣告程序中不仅可以实现撤销程序的所有功能，而且可以简化授权后程序设置。45国家知识产权局条法司编：《专利法第二次修改导读》，知识产权出版社2000年版，第52页。

从专利法中授权后确权程序的历史变迁可知，专利法作出上述修改的原因是通过对异议、撤销、无效三种程序的转换和合并，来优化行政确权的效果、避免程序交织、重叠。而三种程序最终合而为一的根本原因在于三种程序本质上都属于行政确权程序。因此，现行的专利无效程序始终肩负着纠正错误授权的职责，并在一定合理的范围内采职权主义的审理模式，其行政确权的程序属性从未改变。

2. 专利无效程序性质的比较研究

同我国类似，各个国家和地区的专利无效程序普遍借鉴了司法程序的审理方式，重视双方当事人的处置权与交锋对抗。但是，各国的专利无效程序在审理方式和范围上绝非照搬“居中裁决、不告不理”式的民事司法审判方式，而是带有鲜明职权主义的行政审查模式。

日本、韩国的专利法46参见《日本专利法》第150条和第153条，《韩国专利法》第159条。均规定，其审理专利无效宣告的行政机构可以就当事人或者参加人未提出的理由进行审理。《德国专利法》47《德国专利法》第87条。规定，专利无效应当依职权调查案情事实，不以当事人陈述的事实和提供的证据为限。我国台湾地区“智慧财产法”48我国台湾地区“智慧财产法”第75条。规定，“专利权责机关于举发审查时，在举发声明范围内，得依职权审酌举发人未提出之理由及证据，并应通知专利权人期限答辩；届期未答辩者，迳予审查”。我国台湾地区“经济部智慧财产局”在其“专利审查基准”中进一步释明：“专利法设立「举发」之公众辅助审查制度，藉公众之协助，专利专责机关就公告的专利案再予审查，使专利权之授予更臻正确无误。”49我国台湾地区“经济部智慧财产局”：《专利审查基准》（2013版），第五篇 举发审查，5-1-IV。2019年2月，法国参议院投票通过了《法国企业成长与转型法律草案》，草案第40条与第42条提出修订《法国知识产权法典》，增设专利无效宣告程序。理由在于，行政救济具有更快速、更简易、费用更低的优势，更符合中小企业的利益。50参见《法国〈知识产权法典〉修订：为使企业适应21世纪的挑战》，载Ipside欧洲知识产权咨询代理微信公众号，2019年2月25日发布。

3. 专利无效程序性质的法律解释

（1）无效程序解决的不是民事争议

首先，我国《专利法》第45条规定“任何单位或者个人”均可以请求专利复审委员会宣告某专利权无效，专利权人也可以提出请求。51参见《专利审查指南》（2010）第四部分第三章3.2“无效宣告请求人资格”。这说明专利法并不要求无效程序的双方当事人之间存在实质上的、民法上的权利义务争议。

其次，《专利法》第45条规定无效程序中争议的问题是“专利权的授予是否合法”。由双方当事人参与程序的目的在于“使公众与专利审查机关相结合，纠正专利申请审查过程中可能发生的失误，取消本来就不应当获得的专利权”。52同注释42。正如Oil States案判决所述，是对此前专利行政机构授权行为的再次检视。

最后，如果以其他部门法中的类似程序作参照，与专利无效程序性质较为接近的是“房屋登记异议程序”。《房屋登记办法》规定：“利害关系人认为房屋登记簿记载的事项错误，而权利人不同意更正的，利害关系人可以持登记申请书、申请人的身份证明、房屋登记簿记载错误的证明文件等材料申请异议登记。”53参见《房屋登记办法》第76条。虽仍存在些许不同的程序特征，但两个程序都是请求人对行政机关此前作出的对一项私权予以登记的行政行为的合法性提出挑战，要求变更行政登记的内容。

（2）审理模式不改变专利无效程序的性质

首先，专利无效程序在审理模式上带有一定的民事诉讼程序的色彩，但是采取这种审理模式一是为了最大程度发挥当事人的参与作用，通过双方对抗帮助合议组准确、全面地了解案件争议；二是借鉴民事司法程序的成熟做法，保障当事人的程序性权利，保证程序公正、有序地进行。行政法学认为，现代行政法应该把程序抗辩作为控权的基本功能。程序抗辩的实质在于：把诉讼程序中的抗辩机制移植到行政程序中来，以寻求行政的正当理由。54孙笑侠著：《程序的法理》，商务印书馆2005年版，第248-249页。专利无效程序移植有关民事诉讼的规则，目的在于使行政确权行为更具合理性与正当性。

其次，程序的性质由该程序所要解决的法律争议决定。例如，民事诉讼、刑事诉讼以及行政诉讼之所以具有不同的性质，是因为它们审理的法律关系（民法争议、刑法争议以及行政法争议）不同，而非它们表现出的程序特征存在不同。正如Oil States案判决所述，对程序性质的认识要摒弃“看起来像”的判断标准。因此，无论是我国历史上表现为单方行为的撤销程序，还是现行的表现为双方行为的专利无效程序，无论是美国“旧法”下程序规则不尽完备的双方复审程序，还是发明法案设立的授权后再审、双方再审程序，虽然其审理模式和程序特征各异，但由于其解决的法律争议是一致的，故其本质上都是专利行政确权程序。

最后，现行《专利法实施细则》第72条第2款规定，专利复审委员会作出决定之前，无效宣告请求人撤回其请求或者其无效宣告请求被视为撤回的，无效宣告请求审查程序终止。但是，专利复审委员会认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的，不终止审查程序。其理由在于，如果行政机关经审查已经发现专利权的授予存在不当，仅因为请求人和专利权人达成和解、撤回请求而维持专利权有效，这种有瑕疵的权利就会成为限制公众使用该技术的障碍。他人想要摆脱这种限制、消除障碍，就会被迫再次提出无效宣告请求，重新启动无效程序，这无疑是对社会资源和行政成本的一种浪费。55国家知识产权局条法司编：《〈专利法实施细则〉第三次修改导读》，知识产权出版社2010年版，第83-84页。可见，现行专利法律也已经明确，专利无效程序虽然主要采当事人处置原则，但在必要时可以超越双方当事人对其基本程序权利的处置，以实现行政确权程序对公共利益的保护。

（二）我国专利确权制度的完善与改进

当前，主张改革专利无效程序的意见主要集中在“将专利无效程序定义为民事诉讼程序”以及“无效程序之后的司法程序中专利行政机关不出庭”。本文亦赞同通过改革简化专利确权行政与司法程序进一步提升效率，但改革应当建立在正确认识专利无效程序性质的基础之上。Cuozzo和Oil States等判例表明，美国发明法案实施以后，美国联邦法院在对专利行政机关进行司法监督的同时，对专利行政确权程序的性质和功能作出了正确的认识与明确的表述，有力地推动了美国专利制度整体、协同的发展。美国法上的程序设置及其司法、行政系统间有效的联动关系，可以为我国改革专利确权行政司法程序提供重要参考。对于我国专利确权制度的改革，本文不揣浅陋，提出以下建议。

1. 统一对专利无效程序性质的认识，完善规则表述

无论是从制度的历史渊源，还是法律解释的结论，以及参照国外的权威观点，我国的专利无效程序都应当是行政确权程序。专利无效程序不是民事程序，严格遵循民事程序规则将无法充分实现无效制度纠正不当授权的公益价值。本文认为，应当在行政、司法等实务环节中统一对专利无效程序性质的认识，以此为基础进一步完善行政确权程序规则和司法程序规则。

在完善规则表述方面，现行的《专利审查指南》明确了以“依请求审查”和“当事人处置”为主、以“依职权审查”56参见《专利审查指南》（2010）第四部分第一章第2节“审查原则”、第三章第2节“审查原则”。为辅的审查方式，在证据规则上可以参照民事诉讼有关规定57参见《专利审查指南》（2010）第四部分第八章第1节“引言”。等，充分体现了解决争议、兼顾公益、借鉴民诉的行政确权属性，但是仍缺少对程序性质的直接、明确的描述。而《专利审查指南》在复审程序58参见《专利审查指南》（2010）第四部分第二章第1节“引言”。和此前的撤销程序59参见1984年《专利法》第41条和第42条。章节的开篇部分均开宗明义地指出了程序的性质，起到了提纲挈领、引领全篇的作用。因此，本文建议，参照有关权威释义，在《专利审查指南》第四部分第三章“无效宣告请求的审查”的“1.引言”部分增加对专利无效程序性质的描述：“专利无效程序是专利公告授权后依当事人请求而启动的、通常为双方当事人参加的程序。专利无效程序是使公众与专利审查机关相结合，纠正专利申请审查过程中可能发生的失误，取消本来就不应当获得的专利权，是对已授权专利的再次审查。”

2. 借鉴美国的“介入”制度，行政机关可选择出庭

美国Cuozzo、Knowles等案的实践表明：在认可专利无效是行政程序的前提下，专利行政机关在联邦法院的诉讼程序中可以选择是否出庭“介入”诉讼。这项制度设计是在专利法这一相对于诉讼程序法的特别法上作出规定。

日本也在《日本专利法》上规定了类似的制度。60参见《日本专利法》（2015年修订）第179条。在针对日本特许厅审判部（相当于专利局无效审理部）作出的无效审查决定所提起的司法诉讼程序中，日本特许厅审判部不作为被告，由无效程序中的双方当事人进行直接对抗。但针对无效审查决定提起的诉讼仍被认为是行政诉讼61[日]大渕哲也：《特許審決取消訴訟基本構造論》，有斐閣，第24页。，诉讼中所要判断的是审查决定在实体上或程序上是否违法，判断的对象是原行政处分的违法性。62[日]竹田稔，永井纪昭编：《审理决定撤销诉讼的实务与法理》，发明协会（2003年），第71页。在专利行政机关出庭参与诉讼的制度设计上，日本与美国存在较大差别：（1）日本专利法规定，法院可以要求日本专利局局长提供意见，或者日本专利局局长经法院同意之后可以出庭发表意见。（2）美国专利法则规定，针对双方再审（IPR）和授权后再审（PGR）审查决定提起的上诉，美国专商局局长有权介入到该诉讼之中。美国联邦巡回上诉法院应在审理上诉案件前，将审理的地点、时间通知美国专商局局长与各方当事人。

本文认为，可以借鉴美国专利法上专利局“介入诉讼”的规定，对我国专利无效程序的后续诉讼模式进行改革。理由如下。

首先，在专利法上对无效程序的后续诉讼模式进行特别的规定，相对于行政诉讼法的“一般法”而言属于“特别法”。按“特别法优于一般法”的原则优先于行政诉讼法适用，具有法理上的可行性，各国立法例亦可作参照。

其次，自2001年我国加入WTO起，修订后的专利法和专利行政诉讼制度已实施运行近20年。其间，专利行政机关和司法机关在各自执法履职的同时，“相互之间的工作协调与业务交流不断加强，促进了审理和审查标准的统一与完善。”63参见最高人民法院民三庭前庭长孔祥俊于2011年对专利行政诉讼制度的评价，摘自薛飞、解静：《专利复审委依法行政能力实现新跨越》，载http://www.nipso.cn/onews.asp?id=11566，最后访问日期：2019年4月30日。专利行政与司法机关对于专利确权的很多法律适用问题已达成基本共识，专利创新主体和法律服务中介机构的应诉能力水平也有显著提升。因此，对于法律适用无争议、技术问题不复杂的行政诉讼案件，专利行政机关可以不参与到司法诉讼程序中。

再次，本文之所以建议借鉴美国而非日本的模式，其理由正如Knowles案判决意见所述。虽然该诉讼采用请求人和专利权人对抗的模式，但如果诉讼的争议焦点涉及专利行政机关的职责范围、行政程序设置和行政规定等事项时，专利行政机关就有了独立的利益主张。这种利益主张不等同于双方当事人的利益主张，也无法由任何一方当事人代为主张。此时，行政机关就应当有权、主动地介入到法院的诉讼程序之中，结合被诉决定向法院说明其职责范围、程序设置或行政规定是合法、合理的。美国的制度设计较之日本注重体现行政机关独立的诉讼利益，更具合理性；且各方在诉讼的立案阶段即可知晓行政机关是否参与本次诉讼，也更具效率性。

最后，立足于我国国情，特别需要予以考虑的是，我国专利行政机关制定了规范详尽的《专利审查指南》，属于立法法上的部门规章。部门规章是我国行政诉讼法规定的人民法院“可以参照”且无权对其合法性进行附带审查的法律规范，而无论是美国专商局制定的《美国专利审查程序手册》（Manual of Patent Examination Procedure,MPEP）还是日本特许厅制定的《日本审判便览》均不具备此等明确的法律地位。因此，当被诉决定涉及《专利审查指南》中有关规定的理解与适用时，专利行政机关应当出庭应诉并向人民法院就相关规定的合法性和合理性作出说明，就像美国专商局在Cuozzo案中出庭释明其制定并适用权利要求解释标准的理由。

综上所述，本文建议在我国《专利法》中作出规定：无效宣告请求人或者专利权人不服国家知识产权局作出的无效宣告审查决定，可以起诉至人民法院，以对方当事人作为诉讼程序的被告，国家知识产权局有权参加到该诉讼之中。人民法院在受理起诉之后，通知国家知识产权局与各方当事人。

3. 减少专利无效程序之后的司法审级

在我国，当事人对国家知识产权局作出的专利无效审查决定不服的，一审诉至北京知识产权法院，二审上诉至最高人民法院知识产权法庭，二审之后还可以向最高人民法院知识产权审判庭提出再审申请。我国《行政诉讼法》规定了人民法院“应当”再审的条件，故在二审之后进入到再审程序的专利确权案件也有相当的数量。在美国，美国专商局行政确权之后的一审法院是美国联邦巡回上诉法院，如果当事人对美国联邦巡回上诉法院的裁判仍不服，则只能向美国最高法院申请调卷令（Writ of Certiorari），由美国最高法院的大法官们通过不公开投票来决定（9票中拿到4票）是否审理该案。可以说，美国的专利确权案件是否能进入美国最高法院取决于大法官们的“权力”，而非当事人的诉讼“权利”。因此，美国绝大多数的专利确权案件在联邦巡回上诉法院审结完毕，是事实上的“一审终审”。与美国相比，我国专利确权的行政与司法程序在总体上多出一个审级，再审的“门槛”也较低（见表2）。

表2 中国与美国专利确权的行政与司法程序对比

审级数目直接影响专利确权制度的整体效率，也间接地影响专利保护与运用的效率。我国的专利无效宣告程序是以双方当事人对抗为主的行政审理程序，在证据规则、口头审理等主要环节上借鉴了司法程序的成熟模式，制定了细致的行政规范以保障当事人的程序权利。在专利无效宣告程序之后仍要经历两次甚至三次司法程序，无论是对当事人，抑或是对行政、司法机关，还是对与之关联的民事程序而言，都显得冗余而漫长。在此前的专利法修订之时，就曾有意见指出，“在大多数国家和地区，无论行政程序和司法审级如何设置，专利无效纠纷案件从行政程序到司法程序基本上均是经过两个审级即在原则上终结有关程序”，建议减少专利确权程序的审级，将“复审委程序加司法一审终审”作为修法方案的内容之一。64郃中林：《知识产权授权确权程序的改革与完善》，载《人民司法》2010年第19期，第87页、第91页。

本文赞同上述意见建议。本文认为，在最高人民法院知识产权法庭统一审理专利民事和行政上诉案件的当下，上述意见建议的必要性和可行性更为显著，应当积极推进这一改革方案。在必要性方面，成立国家层面专利上诉法院的目的是为了统一审判标准，既包括民事二审案件标准的统一，也包括专利侵权与专利确权案件之间标准的衔接。但是，目前的侵权与确权案件在审级设置上却存在“审级差”：侵权民事案件经一个审级即进入最高人民法院知识产权法庭，而确权行政案件必须经历两个审级（一次行政确权以及一次司法一审）才能进入最高人民法院知识产权法庭。而涉及同一专利权的侵权与确权纠纷往往是同时启动，“审级差”将导致二者进入最高人民法院知识产权法庭终审产生了“时间差”，不利于及时、有效地统一裁判标准，定分止争。在可行性方面，最高人民法院知识产权法庭的成立，标志着全国技术类案件的审判资源将向国家层面转移，为减少专利确权审级提供了人力保障；距上次专利法修改已届十年，专利行政诉讼制度积累了丰富的实践经验，取得了较大的发展与完善，为减少专利确权审级提供了制度保障；而包括美国在内的世界其他国家普遍实施“行政确权加司法一审终审”的模式经验，为我国减少确权审级提供了可供参考的制度样本。

综上所述，本文建议，以最高人民法院知识产权法庭成立为契机，参照美国专利确权程序的制度设计，探索我国“减少专利确权程序审级”的制度改革，由最高人民法院知识产权法庭受理针对国家知识产权局无效宣告决定而提起的行政诉讼案件，实现专利侵权与确权终审裁判的高效衔接。