商标侵权判定中混淆可能性要件的地位及裁量因素——对沈某诉天津C公司商标侵权案的评析

刘震岩，董声洋

（天津市高级人民法院 知识产权庭，天津 300100）

【案例要旨】

我国2013年修订的商标法确立了混淆可能性在商标侵权中的基础性地位，但司法实践中判定商标侵权时，往往仍局限于商标近似与商品类似因素上，对混淆可能性标准的把握也具有一定的主观性和不确定性。本案把握住商标侵权案件中混淆可能性这一核心标准，根据比例原则，采用“多因素分析方法”，对商品类似、商标相似情况下被控侵权标志的使用是否容易造成消费者混淆，具体分析了虑涉案商标的显著性和知名度、涉案商标与被控侵权标志的实际使用情况及相关消费者的认知水平、被控侵权人的主观意图、商标权的禁用范围等因素，进而判定该案被告的行为不会造成相关消费者混淆可能性，被告的行为不构成商标侵权。

【案情简介】

沈某向商标局申请以“涮霸2000”为标志的商标，2009年核准注册，有效期自2009年8月21日至2019年8月20日，核定使用商品为第30类。沈某许可案外人W公司使用涉案注册商标，许可期限为2015年3月至2019年，该许可经过国家商标局备案。沈某曾于2004年向商标局申请在第30类别商品上注册“涮霸”商标，商标局于2006年作出《商标驳回通知书》，驳回的理由为：“该商标与福建省连城霸王酱油厂在类似商品上已注册的霸商标近似。且该商标直接表示了指定商品的使用特点，用作商标缺乏显著特征，不具备商标的识别作用。”1996年沈某与王某合作投资成立J酱菜厂生产调料食品，2002年沈某申请名称为“包装袋（涮霸）”的外观设计专利并获得授权，2002年王某成立D公司，仍由沈某和王某合作经营。D公司自2002年9月成立至2006年9月，生产的涮羊肉调料产品一直使用该专利包装袋。双方合作经营D公司期间，D公司涮羊肉调料的产品名称为“涮霸”。案外人J酱菜厂申请注册的商标标志为“贝爽”文字、拼音及图的组合，核定使用商品类别为第30类，有效期自1998年1月21日至2008年1月20日，后经续展至2018年。王某于2006年获得了名称为“包装袋（涮霸）”的外观设计专利，2008年获得授权名称为“包装袋（涮霸B型）”的外观设计专利；2015年获得授权名称为“包装袋（东源顺涮霸）”的外观设计专利。上述2002年、2007年、2015年外观设计中，主视图左部的“涮霸”二字字体及位置均相同，主视图右部均为火锅图案及围绕火锅的涮菜，区别在于涮菜图案不同，字体较小的宣传标语不同。此外，王某以作者身份于2015年获得了作品登记证书，登记作品包含“涮霸”“东源顺”及“贝爽”商标标志的组合，涮霸二字的字体与上述外观设计相应部分相同。2015年D公司及其法定代表人王某与本案被告天津C公司签订协议，约定共同合作经营“贝爽”、“东源顺”系列产品，并将其享有的商标权、外观设计及作品许可给该公司使用。被控侵权涮羊肉调料包装袋正面左部的主要部分显示“涮霸”二字，左上角有“贝爽”商标。沈某起诉要求判令:1.被告天津C公司停止侵权其商标权行为；2.天津C公司赔偿沈某经济损失及合理开支共计20000元；3.诉讼费用由天津C公司承担。

【法院判决】

一审判决：一、被告天津C公司立即停止实施侵犯原告沈沈第涉案商标专用权的行为；二、被告天津C公司赔偿原告沈某因维权支出的合理开支6000元；三、驳回原告沈某的其他诉讼请求。宣判后，天津C公司不服，提出上诉，请求：撤销原判，依法改判驳回沈某的诉讼请求。主要理由是：（一）天津C公司有证据证明其仅生产被控产品调料，不生产包装袋；（二）沈某曾于2004年申请注册“涮霸”商标被驳回，驳回的事由系涮霸被认定为通用名称，沈某无权禁止天津C公司使用；（三）案外人D公司先于沈某使用涮霸二字，D公司享有在先使用权，有权在其使用范围内继续使用；（四）沈某涮霸2000商标的核定使用商品的类别中不包括涮羊肉调料；（五）天津C公司申请一审法院依法调取相关证据，但一审法院未予准许，属于程序违法；（六）沈某未提供证据证明其合理开支，一审法院酌定金额没有事实依据；（七）一审审理中沈某未提供证据证明其实际使用了涮霸2000商标，应承担举证不能责任。

生效判决认为，本案的争议焦点为天津C公司是否侵犯了沈某的注册商标专用权及如果侵权的责任承担问题。

天津C公司对被控侵权标志的使用情况。鉴于天津C公司未提供充分证据证实涉案包装袋为他人生产，故应认定被控侵权产品的包装袋系天津C公司生产并使用。关于商品类别，被控侵权产品为涮羊肉调料与沈某注册商标核定使用的商品为同一类，且两者在用途、销售渠道和消费对象上相同，属于类似商品。从标志本身看，天津C公司生产的涮羊肉调料包装袋上使用的“涮霸”二字与涉案“涮霸2000”注册商标中的主要文字部分相近似。

天津C公司对被控侵权标志的使用是否容易造成消费者混淆。在某些条件下，即使被控侵权标志与注册商标标志相近似，且二者所属的商品类别相类似，但不会导致消费者产生混淆或误认的情形亦有存在，此种情况下进行商标混淆性判断时，应充分考虑涉案商标的显著性和知名度、被控侵权标志的实际使用情况与消费者的认知，及被控侵权标志使用人的主观意图等因素，在此基础上考量被控侵权人的使用行为是否足以导致相关公众对商品来源产生混淆或误认。首先，根据涉案的企业产品执行标准证书、张家口晚报登载的报道、工商管理部门对涉嫌侵权商品采取强制措施所附的财务清单、《商标驳回通知书》等证据，可以证明即便“涮霸2000”整体被注册为商标，但在包括涮羊肉调料在内的调味品类商品上，其主要识别部分“涮霸”二字亦不具有显著性。其次，涉案“涮霸2000”商标持续使用尚不到一年，时间较短。沈某并未提供有关产品销售地域、销售量及销售额等证据，也未能举证证明存在对涉案商标进行过广告宣传，故该商标知名度不高。再次，难以认定天津C公司对被控侵权标志的使用存在故意借助涉案“涮霸2000”商标所承载的商业信誉以制造混淆误认、获取不正当利益的主观目的。

沈某对涉案商标的禁用权不能延伸至其构成要素“涮霸”文字。商标禁用权的边界划定应以消费者是否会发生混淆为限，对商标权的保护强度，亦应与其应有的显著性和知名度相适应。沈某在注册涉案商标前，曾在同类别商品上申请注册“涮霸”商标，该商标因与他人在类似商品上已注册的商标近似且直接表示了指定商品的使用特点、用作商标缺乏显著特征、不具备商标的识别作用而被驳回，之后，沈某在“涮霸”二字后附加了同样不具有显著识别性的数字“2000”，才取得涉案注册商标，现沈某以其未获准注册的商标标志禁止他人使用，有违商标注册及保护制度的目的。

综上，沈某主张天津C公司侵犯其注册商标专用权，没有事实和法律依据，二审依法驳回沈某全部诉讼请求。

【法律解析】

本案主要的争议焦点是在被控侵权标志与注册商标近似，且被控侵权商品与注册商标核准使用的商品类别类似，此时混淆可能性如何判断。我国2013年修订的商标法确立了混淆可能性在商标侵权中的基础性地位，但司法实践中判定商标侵权时，往往仍局限于商标近似与商品类似因素上，对涉案商标的显著性与知名度、消费者的认知及被控侵权人的主观意图因素如何考量，对混淆可能性标准如何把握仍在摸索之中。该案根据比例原则，采用“多因素分析方法”，对商品类似、商标相似情况下被控侵权标志的使用是否容易造成消费者混淆进行了详尽分析，对同类商标侵权案件中混淆可能性这一核心标准的把握，提供了一种较为客观并具有可操作性的方法。

（一）消费者混淆可能性是判断商标侵权成立与否的核心标准

关于混淆可能性在商标侵权判定中的地位，经历了一个发展变化过程。我国2001年商标法及相关司法解释将商标相似性与商品类似性规定为商标侵权判定的基础，混淆可能性只是商标相似、商品类似的限定条件。此时虽然法律及司法解释已经引入了“混淆”概念，包括混淆的标准、混淆的因素，但只把“混淆”作为商标近似的判断因素而已。2013年新修订的商标法正式将“容易导致混淆”引入，厘清了“混淆”与商标近似两者之间的关系，确立了混淆可能性在商标侵权判定的核心地位，混淆可能性才是商标侵权成立与否的判断标准。新的商标法将“混淆”作为商标侵权判断的一个独立要件外化出来[1]。需要说明的时，有的时候存在将“商标近似”与“商标标识近似”混用的情况，这两者是有区别的，在判断混淆可能性时，在商标性使用的前提下，我们判断的一个因素是商标标识近似与否，而商标是否近似需要将商标标识与具体的商品结合后加以判断。当然，对于在相同商品上使用相同商标情形下，同样需要考虑“混淆”要件。只是新的商标法采取了类似于Trips协定第6条第1项的规定方式，即在相同商品上使用了相同商标法律推定消费者具有混淆可能性[2]。当然判断是否构成“混淆”必需注意一个前提，即被诉侵权行为必须是商标性使用。

从商标及商标法的本质看，则不难理解混淆可能性在侵权判断中的核心地位。商标的主要功能在于使相关消费者通过商标区分不同商品或服务的来源，而商标法保护的是商标与其所标示商品之间特定联系，通过对商标的识别，消费者了解到商标所标示的商品的来源，从而认牌购物，节约选择特定商品的时间、精力和费用，也是对商品来源的保障[3]。从正面看，权利人将自己产品或服务与自己的商标联系起来，消费者通过商标的指引对相关产品或服务进行选择，商标的指引作用以此得到体现。从反面看，商标的这种指引被不当干扰，消费者不能通过商标的指引简洁明了地选择商品或服务，商标的这种指引功能被不当阻碍，此时商标失去了其应有的意义，故消费者在选择时是否发生混淆是商品侵权判定的根基。沈某获得授权的商标“涮霸2000”是由汉字“涮霸”与数字“2000”组合而成，与“涮霸”二字相比，“2000”并无特别含。天津C公司的产品外包装袋在左侧位置突出使用了“涮霸”二字，两个标识构成近似。沈某的“涮霸2000”商标核定使用商品为（第30类）调味品，天津C公司的被诉侵权商品为涮羊肉调料，两者构成类似商品。故被诉侵权商品使用的标识与沈某的注册商标构成近似，使用的商品类别构成类似，但是判断是否构成商标侵权，落脚点最终在于判断该使用行为是否容易导致消费者混淆，与“涮霸2000”商标近似、与“涮霸2000”商标核准使用的商品类别类似仅仅是判断“混淆可能性”的因素。

（二）多因素检测法在混淆判定中的适用

欧盟《商标指令》指出，混淆可能性的认定取决于多种因素，特别是取决于商标的市场知名度、商标与标识以及所使用的商品或者服务之间的近似或者类似的程度[4]。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第12条规定了混淆可能性需要考虑的因素，1.标志的近似程度；2.商品的类似程度；3.显著性和知名程度；4.相关公众的注意程度；5.其他相关因素。商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素”。该司法解释中关于混淆可能性的规定，并不仅仅限于授权确权等行政领域，该司法解释对于民事侵权领域中混淆可能性的判断也产生影响。故在判断商标混淆可能性时，除了考虑标识本身、商品类别的相同或近似外，还需对商标的显著性和知名度、相关公众的认识水平、被控侵权的主观意图等多因素进行综合分析。为了说明问题，我们可以将显著性、知名度、标识的近似程度、商品类别的类似程度等因素看成一个物体的长、宽、高等，把混淆可能性看做该物体的体积，长、宽、高各自影响到物体的体积，但我们最终关心的是体积的总体大小，而不是仅仅关注其中某一个因素或者某几个因素。当这些因素综合作用在一起使得其体积到达一定程度，即有可能导致相关消费者在选择商品或服务时产生混淆或者误认，构成侵权。当然，笔者此处对混淆可能性的因素是做了简化处理，司法实践中对混淆可能性的判断产生影响的还有其他因素。例如一个商标的知名度很高，即使其显著性不强，但最后综合考量后体积可能达到侵权的标准。在中粮集团有限公司与嘉裕东方葡萄酒有限公司商标侵权案中①，最高法院认为，“长城”虽然显著性并不强，但由于在长城葡萄酒上的长期使用产生了很高的知名度，最高法院先从两商标标识本身的近似性程度着手，再根据知名度，最终认定两者可能构成混淆。运用多因素检查法，我们首先需要逐一分析被控侵权标识与“涮霸2000”商标的近似情况，被控侵权标识所使用的商品与“涮霸2000”核定使用的商标范围是否近似，然后分析“涮霸2000”商标的显著性、知名度，“涮霸2000”商标在消费者中的影响力，结合天津C公司使用“涮霸”的具体情况和具体方式，以及天津C公司使用该标识的主观意图等综合判断，不能仅依据其中的一两个因素来判断“混淆可能性”。正如前述分析，“混淆可能性”作为长方体的体积，受到长方体的“长”“宽”“高”共同影响，不能因为“显著性”或“标识近似、商品类似”等一个因素就下结论，需要考虑各因素综合作用后的结果。

（三）混淆可能性的裁量因素

在商标侵权案件中进行混淆可能性判断时，除了考量被控侵权标志与注册商标标志相同或近似程度、商品或服务类别相同或类似程度外，还应充分考虑涉案商标的显著性和知名度、涉案商标及被控侵权标志的使用情况与消费者的认知、被控侵权人的主观意图等因素，根据案件情况综合考量被控侵权标志的使用是否足以引起消费者混淆或误认。

1.注册商标的显著性与知名度

商标的主要功能是区别商品或服务的来源，是能在相关消费者内心建立某种商标与特定商品或服务之间存在一定联系的认知。商标与特定商品和服务产生联系后，消费者根据该商标在内心中建立的信誉来判断商标所标识的商品或服务的品质。显著性是商标最根本的属性，商标的显著性越强，其识别功能就越强。商标法保护注册商标的目的在于保护其识别功能，即商标的显著性不被破坏，从而间接保护消费者不被误导。

（1）固有显著性

显著性是消费者能够将商标与其他商标或标识区别开来的属性，消费者根据商标的显著性从而实现对商品或服务来源的区别功能，商标显著性包括固有显著性和获得显著性。固有显著性指商标标识本身是否能使消费者产生商标的认知，除了标识本身的显著性外，固有显著性还跟标识与所指示商品或服务之间的关联关系有关。商标显著性的判断，不是一个纯粹的抽象标识符号的判断，而要看相关公众对于该标识的理解和认知，因此不应仅考虑商标标志本身，还要考虑该标识使用在特定商品或者服务上的效果。以文字商标为例，“apple”本身是一个常用词汇，表示一类水果的名字，其固有显著性不强，如果将“apple”使用在水果类商品上，很难获得显著性。但“apple”固有的含义消费者一般不会将其与电子产品联系在一起，将“apple”使用在电子产品上，此时“apple”虽然固有显著性不强，但通过使用可以在电子产品上获得显著性。而“lenovo”是一个臆造词，本身就具有显著性，将“lenovo”使用在电子产品上，其显著性更强。

（2）获得显著性及知名度

获得显著性，指虽不具有固有显著性的标识，但权利人将该标识与特定商品或服务联系在一起使用，从而使相关消费者建立起该标识与权利人的商品或服务存在特定联系的认识。固有显著性不强的商标标志可通过权利人的使用从而获得显著性，对于固有显著性不强的商标标识，通过权利人在使用和宣传方面的不断投入，在消费者心理建立起该标识与特定商品或服务之间存在某种联系。该标识不在仅仅是起固有的含义，消费者能够根据该标识辨识商品或服务的来源，该标识因为使用而获得较强的显著性。由于该标识有了不同于其固有含义的“第二含义”，故不能因为其缺乏固有的显著性而否定其“第二含义”能够区分商品或服务来源的功能。混淆可能性的判断，同样受到商标知名度因素的影响，知名度高的商标，权利人为获得较高的知名度付出了大量的人力物力和财力成本，一般享有较高的商誉，商标与商品之间在相关公众心中已经形成了稳定的对应关系。故同等条件下，注册商标的知名度越高，名声越大，造成消费者混淆的可能性也越大，反之亦然。“涮霸2000”商标核定使用的商品为（第30类）调味品，该商标起主要识别作用的应为“涮霸”二字。关于“涮霸”的显著性问题，首先，2002年沈某申请名称为“包装袋（涮霸）”的外观设计专利的后视图“品名”一栏记载的内容为“餐品涮霸；其次，D公司2002成立后经沈某许可，将该外观设计用于其涮羊肉调料包装袋，当时D公司产品执行标准中涮羊肉调料的产品名称亦为“涮霸”；再次，2006年张家口晚报文章记载有“一批共790件‘涮霸’被查封”，及“2004年沈某离开后创立了Y食品厂并生产沈某牌‘涮霸’”等表述；上述表达方式并不符合商标的通常使用习惯，也不能体现将“涮霸”二字作为商业标识使用的意图；最后，沈某曾于2004年申请在第30类别商品上注册“涮霸”商标，后被驳回。驳回的理由为：该商标与福建省连城霸王酱油厂在类似商品上已注册的霸商标近似，且该商标直接表示了指定商品的使用特点，用作商标缺乏显著特征，不具备商标的识别作用。通过上述“涮霸”二字的使用及相关标志的注册申请情况可以看出，即便“涮霸2000”整体被注册为商标，但在包括涮羊肉调料在内的调味品类商品上，其主要识别部分“涮霸”二字并不具有显著性。

2.注册商标及被控侵权标志的使用情况与消费者的认知

商标的作用在于标识来源，商标必须在经营过程中通过与商品或服务的结合，才能与商标所有人产生特定联系，基于这种联系，相关公众对产品或服务的来源产生认识。我国商标虽然采取注册制，但法律也强化了商标使用的义务，《商标法》第49条第2款规定连续3年不使用可撤销，第32条规定商标注册不得损害在先权利以及不得抢注都有体现。可见，商标的价值是通过市场上的使用建立起自己的美誉度，从而拥有消费者市场，可以说，“使用”是商标的灵魂，对“使用”的保护也是商标法价值的基点和立法的动因[5]。如果注册商标未实际使用或只是“象征意义”的使用，其作为商标的识别功能就不能彰显，其显著性和知名度也无从谈起。无使用不可能产生混淆，即便存在使用行为，如果不能证明该使用达到一定的规模产生一定的显著性，同样不可能产生混淆。因此，在判断混淆可能性时不能完全基于注册行为而对商标权进行绝对保护，应在合理范围内对原告商标的使用情况予以考虑。另外，判断两商标是否容易导致消费者混淆，应当按照相关公众对商标的一般识别和对文字、呼叫、图形等商标组成部分的理解进行[6]。当然，在购买商品或服务的过程中，对商标的注意力高低程度根据具体环境会有不同，商品的性质、种类、价格等因素都会影响到消费者注意力程度，故消费者的认知能力需要具体问题具体分析。从“涮霸2000”商标使用的持续时间、频率、地域范围、产品销量、广告宣传及相关公众对该商标的知晓程度等因素看，该商标获准注册五年半之后方许可与其有利害关系的案外人使用，至本案诉讼时该商标使用尚不足一年。现有证据也不足以证明该标志被注册为商标后通过长期使用和大量宣传在相关市场获得了较高的知名度和消费者认可度。

3.被控侵权人的主观意图

虽然商标侵权的认定不以被控侵权人的故意或恶意为构成要件，但被控侵权人的使用意图仍可作为评估混淆可能性的参考因素。2017年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第12条体现出主观意图也是混淆判断的考虑因素之一。之所以把主观意图作为一个考量因素，一方面是因为在我国恶意抢注等现象还是层出不穷的，另一方面是恶意抢注后使用人在实际使用过程中通过一定手段与受保护的合法商标产生联系，达到混淆从而搭便车的目的。商标的保护的目的之一在于维护市场经营者之间有序、合法、公平的竞争环境，防止被控侵权行为损害权利人的商誉、损害商标权人的经济利益。如果市场竞争者是出于“善意”使用了商标权人的商标，即使用行为并不是以“搭便车”或借助他人商誉的，可以认定为“善意”。由于商标法强调保护商标所承载的商业信誉，新商标法专门增加了禁止违反诚实信用原则的条文，诚信原则对商标的注册、使用甚至是变更都适用。因此，商标侵权认定中进行混淆可能性判断时应考虑被控侵权人是否存在意图借助注册商标所体现的商业信誉来获取不正当利益的主观目的，法院有时也会从被控侵权人的内心状态推断消费者是否有可能被混淆。当然，如果被控侵权人对商标的使用主观上虽然不存在“恶意”，但客观上也可能造成消费者的混淆或误认。被控侵权产品包装袋的左上角较明显地标明了“贝爽”商标，同时考虑天津C公司生产的涮羊肉调料所使用的“涮霸”包装袋及其使用的贝爽商标，系经过相关权利人的许可，故难以认定天津C公司对被控侵权标志的使用存在故意借助涉案“涮霸2000”商标所承载的商业信誉以制造混淆误认、获取不正当利益的主观目的。

（四）商标禁用权的边界与比例原则的适用

从商标及商标权形成的内在价值看，单纯的商标注册行为仅仅是为商标权的获得提供一个逻辑起点，商标法不仅应维护商标权人在其商标之上的权利，还应顾及消费者和其他经营者的利益，维护市场自由竞争的环境，促进自由竞争和表达自由[7]。商标的禁用权来自于商标经过使用而产生的商誉及消费者的认知，当市场中的消费者能够正常地识别商标并依此做出正确的购买决策时，商标权人不应禁止他人的使用，故禁用权的边界划定应以消费者是否会发生混淆为限。同时，作为知识产权保护的一项重要原则，比例原则在商标侵权案件中亦应适用，比例原则虽然没有在我国商标法中明确规定，但是目前我国司法政策中已经强调比例原则的地位，目前我国知识产权司法保护政策为“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”。比例原则要求对商标权的保护强度，应与其应有的显著性和知名度等相适应，与权利人为商标的付出之间形成合理的对应关系[8]。固有显著性性强的商标，权利人在选取商标标识过程中通过甄别、联想、创造等大量的智力劳动以达到标志与公用领域标志的区别。对于获得显著性的商标，是权利人在商标的使用过程中通过大量的宣传、商品质量的保证、服务水平的提供等人力、物力、财力的投入，提升了商标的显著性。对驰名商标的扩类保护、对未注册的驰名商标的保护是比例原则在商标司法保护领域中的有力体现。商标侵权判定中，需强调商标或服务的类别相同或近似，但是对于驰名商标，可以突破类别相同或近似的要求，对于在不同商品或服务类别中使用了驰名商标相同或近似的标识，可能造成消费者混淆，则认定构成侵权。我国商标法采取注册制，对于未注册的商标一般不予保护，但对于未注册的驰名商标，可以在商品或服务类别相同或近似的情况下获得保护。之所以对驰名商标采取如此大的保护力度，主要是比例原则的体现。商标法创设效力及于全国范围的排他权、将全国相关市场预留商标权的最终目的是促进产业的发展[9]。沈某在注册涉案“涮霸2000”商标前，曾在第30类商品上申请注册过“涮霸”商标而被驳回，之后，沈某仅在“涮霸”二字后附加了同样不具有显著识别性的数字“2000”，才取得涉案注册商标，现沈某又以其未获准注册的“涮霸”商标标志禁止他人使用，有违商标注册及保护制度的目的，也不符合比例原则的要求。产业的发展离不开公平竞争的环境，只有充分激发竞争的潜力，产业才能不断升级，故需要在商标权利人与社会公众利益之间做出合理平衡，商标的保护强度要控制在合理范围之内。对于显著性强、知名度高的商标，予以强有力的保护，能激发权利人参与市场竞争的积极性，保证其在市场竞争中获得应有的经济价值，增加经济活力。故根据比例原则的要求，对于固有显著性较弱的商标则应从严把握其保护范围，特别对其中缺乏显著性的部分，在混淆可能性判断时可不予以考虑。

注 释：

①最高人民法院（2005）民三终字第5号民事判决书。