司法判例对专利申请文件撰写的启示

徐 薇

司法判例对专利申请文件撰写的启示

徐 薇⋆

近些年的国内外司法判例表明，专利申请文件的撰写不仅要求以最大化保护范围为目标的权利要求布局，说明书的撰写质量也越来越多地影响专利权的确权和权利要求的解释。本文通过对中美两个典型司法判例的分析，总结了专利申请文件撰写，特别是说明书撰写实务中需要注意的最新司法动向，希望引起业内同行的讨论，共同提升国内专利申请文件的撰写质量。

功能限定 充分公开 支持性 书面描述 能够实现

一、引 言

高质量的专利申请文件不仅是专利授权和确权的基础，也关系到专利权在侵权诉讼中能否得以有效实施。近年来，专利确权和侵权诉讼的多个典型判例表明行政和司法系统对专利申请文件的撰写质量要求越来越高。美国联邦巡回上诉法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit， CAFC）的法官 Giles S. Rich 曾经说过，专利是权利要求的游戏。①刘庆辉. 专利权利要求的“最宽合理解释”：美国法的经验及借鉴意义［J］. 中国专利与商标，2017（1）：36-47.

长期以来，专利代理人撰写专利申请文件的主要精力都集中在以获得更大保护范围为目标的权利要求撰写和布局上。但是，近些年国内外更多判例表明在专利权的确权和保护范围解释等问题上，说明书的撰写质量往往起到关键作用。这些判例表明现在专利申请文件撰写的重点已经从单纯追求更大的权利要求保护范围，逐渐过渡到说明书和权利要求之间的配合以及说明书对权利要求保护范围的支持和解释作用上，这些最新司法实践对前端专利申请文件的撰写提出了更高要求。众所周知，说明书是权利要求的载体，也是解释权利要求的最佳字典。因此，无论在实质审查程序，还是在专利确权和侵权诉讼程序中，说明书作为权利要求解释中最重要的内部证据，往往决定了权利要求的解释结果。因此，有必要梳理这些司法判例对专利申请文件撰写的指引意义。本文将结合近些年国内外若干典型判例，尝试从中发掘对专利申请文件撰写的启示，以更好地提升国内专利申请文件的撰写质量。

二、Williamson 诉 Citrix Online， LLC 案 ②

Williamson诉 Citrix Online， LLC 案（ 以 下 简 称“williamson案”）是近年来美国关于功能限定（means plus function）最重要的判例。在此判例之前，CAFC在判断装置类技术特征是否属于美国专利法112（f）所规定的功能限定特征时，对于不包含“means”字样的装置类技术特征，则强推定（strong presumption）其不属于美国专利法112（f）所规定的功能限定特征，③35 U.S.C. 112（f）： An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure， material， or acts in support thereof， and such claim shall be construed to cover the corresponding structure， material， or acts described in the specification and equivalents thereof.（组合权利要求中的特征可以被表示为用于执行特定功能的装置或步骤而不记载支持该功能的结构、材料或动作，这样的权利要求应该被解释为涵盖说明书中记载的对应结构、材料或动作及其等同方式。）并且这种强推定是不容易被推翻的。④Lighting World， Inc. v. Birchwood Lighting， Inc.， 382 F.3d 1354， 1358 （Fed. Cir. 2004）.在Williamson案中，CAFC历经合议审理和全席审理之后，放弃了之前在 Lighting World， Inc.诉 Birchwood Lighting， Inc案中所确立的标准，⑤Williamson v. Citrix Online， LLC， No.13-1130 （Fed. Cir. June 16， 2015）.而回归到更多从发明实质和技术贡献上判断一个装置类技术特征是否属于功能限定特征的标准。CAFC采用的新标准是，虽然对于不包含“means”字样的技术特征可推定为不属于美国专利法112（f）所规定的功能限定特征，但是如果权利要求一个装置特征在整体上没有记载“足够清楚”的结构，则该特征仍然会触发美国专利法112（f），即被认定为属于功能限定特征。

基于新的认定标准，CAFC认定Williamson专利（No. 6155840）的权利要求8中“分布式学习控制模块”技术特征属于美国专利法112（f）规定的功能限定特征：

a distributed learning control module for receiving communications transmitted between the presenter and the audience member computer systems and for relaying the communications to an intended receiving computer system and for coordinating the operation of the streaming data module. （分布式学习模块，其用于接收在呈现器以及观众计算机系统之间传送的通信，以及用于将该通信转发到所意图的接收计算机系统，以及用于协调流式传输数据模块的操作。）

进而，CAFC按照美国专利法112（f）的规定，到说明书中找对应该功能限定特征的结构特征以确定权利要求8的保护范围。在审查了专利说明书后，CAFC 认为说明书中没有披露对应于“协调”功能的结构，即说明书中没有充分公开执行该“协调”功能的算法，进而认定该权利要求不符合美国专利法112（b）关于权利要求清楚性的规定。美国专利法实践认为，在技术贡献是算法改进的软件发明中，美国专利法112（f）功能限定要求中的结构应该对应于实现相应功能的算法，而不一定必须对应于硬件结构的改进。需要指出的是，对于这一点，中美司法裁判的思路存在一定差异。在诺基亚诉上海华勤一案中，上海市高级人民法院在终审判决⑥上海市高级人民法院（2013）沪高民三（知）终字第96号。中根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第4条⑦《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第4条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”的规定，认为诺基亚的专利说明书和附图中对方法步骤的具体描述不能构成对装置权利要求的具体实施方式，从而以权利要求的保护范围不能确定为由认定侵权不成立。随着《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1号）第8条关于功能限定特征认定和解释标准的细化，以及国家知识产权局最近对《专利审查指南》（2010版）进行修改⑧参见http：//www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/201703/t20170306_1308646.html，2017年3月27日访问。，专利审查中放宽了软硬结合的权利要求撰写方式，而算法作为软件装置权利要求的结构这一观点，将在专利审查和司法审判中获得更大范围的认同。在Williamson案中，虽然CAFC没有正面给出“足够清楚”的算法结构的认定标准，但是认为说明书和附图中简单的示意性流程图不能认为是公开了足够清楚的算法结构。另外，CAFC也认为本领域普通技术人员（比如，Williamson提出的专家证言）事后的证词也不能弥补说明书中缺失的结构性特征。

值得一提的是，一般在美国撰写装置权利要求时，申请人会采用“存储器和处理器”（Memory plus Processor）的撰写形式，以避免被认为是功能限定技术特征。但是，2013年3月在Ex parte HARRI LAKKALA 上 诉 案 中（Appeal：2011-001526）， 美国专利审判与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）并没有认可“处理器”公开了足够的结构，认为：“processor conf i gured with the program to control at the user device creation of metadata…and control collection of content data…”（“处理器，其被配置有在用户设备处控制元数据的创建 以及控制内容数据的收集的程序 ”）这个技术特征属于功能限定技术特征，并且说明书没有公开对应的算法结构，进而认定该专利申请不符合可授权条件。可见，为了提高软件专利的授权质量，相比于美国司法系统，PTAB对于功能限定特征采取了更严格的审查标准。

回到Williamson案，可以发现该案给我们的启示是，如果一个软件装置类发明相对于现有技术作出的技术贡献仅仅体现在方法步骤上，则这个技术特征很可能在审查和诉讼中被认为是功能限定特征。并且，美国现在的审判标准也是从单纯的字面术语判断标准，演化到对发明技术贡献实质的把握。这对于消除当今软件技术的“专利丛林”和滥诉弊端，提升计算机通信类专利的质量有积极意义。值得一提的是，目前较为流行的观点是，如果权利要求的技术特征被认定为功能限定特征，则会严重限缩权利要求的保护范围。其实，这种观点存在一定的片面性。诚然，对于功能限定特征，需要回归到说明书来进行解释和还原其对应的结构，但是功能限定特征究竟可以获得多大的保护范围，在根本上取决于专利说明书的撰写质量。根据美国专利法112（f），功能限定特征的保护范围由说明书中记载的对应该功能的结构及其等同方式来确定。目前的司法实践中，功能和结构之间似乎难以找到明确客观的判断标准，这也涉及本领域普通技术人员的能力认定问题，具有一定的主观性。因此，对于功能限定特征，要想获得理想的保护范围，要求撰写者在从属权利要求中对独立权利要求的上位功能进行逐层分解和细化，同时对应地在说明书中对不同层次的功能分解进行多层次描述。例如，可以在说明书中记载更多的功能实现方式，并且尽量多记载不同原理的实现方式以获得更大的保护范围。

总之，对于软件发明专利，为了避免功能限定特征的保护范围被严重限缩，以及权利要求保护范围无法确定、不清楚等问题，要求撰写者在体现发明贡献的功能性特征的功能分解和说明书层次化支撑上承担更多的公开责任，这也是专利法“以公开换保护”这一基本原理的体现。

三、“小i机器人”发明专利无效行政案⑨

“小i机器人”发明专利无效行政案（以下简称“小i机器人案”），是近些年来国内关于专利申请文件，特别是说明书撰写质量的一个标志性案件，体现了国内提升专利撰写质量的司法导向。在该案中，一审和二审的分歧主要在于“游戏服务器”这个技术特征是否公开充分，以及《专利法》第26条第3款关于充分公开与第26条第4款支持之间的关系。具体地，一审判决认为，本领域技术人员根据其普通技术知识可以明确游戏服务器主要涉及提供服务的内容，对于所接收到的命令语句是否涉及游戏功能除了需要命令形式的区分外，还需要对用户命令进行语言分析。本领域技术人员根据其普通技术知识能够清楚地知道在语言分析后将与游戏相关的内容发送给游戏服务器。而二审法院认为，判断说明书是否充分公开的依据在于本领域技术人员根据说明书的记载能够确定的内容，即说明书记载的信息量应当足够充分，或者至少应当提供足够明确的指引，以促使本领域技术人员据此获知相关的现有技术来具体实现该专利的技术方案。二审法院认为，原一审判决认为只要本领域技术人员可以实现的内容就属于公开充分，而不考虑这些内容是否已经在说明书中被教导、记载或指引，这显然不符合《专利法》第26条第3款的立法本意。可见，北京市高级人民法院在该案中采用的观点是《专利法》第26条第3款关于说明书充分公开和《专利法》第26条第4款关于本领域技术人员能够实现（即支持性）应该是两个不同的判断标准。

值得注意的是，我国《专利法》关于说明书法定要求的第26条第3款和第4款，类似《欧洲专利公约》第83条和第84条，而《欧洲专利公约》第84条关于支持并不是欧洲专利的异议理由，这也说明欧洲专利局在实质审查中并未严格区分说明书公开不充分与不支持。⑩李越，温丽萍.中美欧与专利公开有关的法定要求的比较与借鉴［J］.中国发明与专利，2013（2）：82-87.目前，国内的专利实质审查程序中似乎也未明确区分这两个法条的适用标准。特别对于通信计算机类发明申请，在实质审查中，国家知识产权局很少会以说明书公开不充分来驳回。然而，北京市高级人民法院在小i机器人一案中，将说明书充分公开标准与说明书支持标准进行区分，这在一定程度上赋予申请人更多的公开义务，并且在北京市高级人民法院的终审判决中似乎隐含地认为只有申请人完成了充分公开的义务之后，才有判断权利要求对于本领域普通技术人员而言是否可以得到说明书支持的空间。值得一提的是，对于说明书充分公开和支持性二者关系的这个问题，可以参考美国专利法112（a）关于书面描述（written description requirement）和能够实现（enablement requirement）的法定要求。美国专利法实践认为，书面描述和能够实现是两个不同的独立标准，具体而言，书面描述主要侧重于通过明确记载向公众证明申请人在申请时是否已经拥有了（in possession）该发明，而能够实现则是侧重于判断本领域普通技术人员在阅读了说明书之后是否需要过度试验（undue experiment）才能实现该发明。美国专利法实践认为，在判断说明书是否满足书面描述要求时，尚不能借助本领域普通技术人员的有限次试验和常规逻辑推理能力来弥补说明书书面描述的缺陷。所以，可以发现美国专利法在赋予了申请人更多的公开义务，以向公众宣示申请人确实在申请日就已经占有了该发明，而不是仅仅提出一个发明任务而借助本领域普通技术人员对现有技术的掌握和基本逻辑分析能力来弥补说明书公开不充分的缺陷。

通过小i机器人案，可以发现我国不同审级对说明书充分公开采取不同的认定标准，北京市高级人民法院采用了比说明书支持性更严格的判断标准，赋予申请人更多的公开义务，这对提升专利说明书的撰写质量有一定的引导意义。困扰专利实务界人士的是，说明书究竟要公开到什么程度才能满足充分公开的法定要求，这一问题在美国的司法实践中也存在相当多的争议，国内也有待进一步的司法判例予以明确和细化。但是，小i机器人案给申请人的教导却是明确的，即申请人在撰写说明书时，应针对体现发明技术贡献的技术特征，尽量多记载其具体实现方式，特别要注意以“具体示例+原理描述”的撰写方式来描述方法步骤特征之间的逻辑关系以及装置模块特征之间的连接关系和信号流向，更好地向公众宣示申请人在申请日就已经完全拥有了该发明，以满足司法程序中趋于严苛的充分公开要求。特别地，完善的说明书公开对于审查程序中对权利要求的二次概括式修改以及后续可能的分案申请也具有重要意义。

四、结 语

目前的司法实践表明，高质量的专利申请文件撰写不仅要求专利代理人做好权利要求的布局，说明书的撰写质量也起到越来越突出的作用。一方面，说明书作为权利要求解释中最重要的内部证据，直接影响权利要求保护范围的确定；另一方面，说明书充分公开以及说明书对权利要求的支持等法定要求也对说明书的公开层次和公开程度提出了更高要求。本文通过对近期中美两个重要判例的分析，期待能够引起国内同行的思考和讨论。

中国专利代理（香港）有限公司。

②Williamson v. Citrix Online， LLC， No.13-1130 （Fed. Cir. June 16， 2015）.

⑨ 北京市高级人民法院（2014）北高行（知）终字第2935 号。