浅谈具有繁多组分的润滑油组合物的创造性判断

周 华

浅谈具有繁多组分的润滑油组合物的创造性判断

周 华⋆

本文针对润滑油领域近年来申请量较大的具有繁多组分的润滑油组合物专利申请，提出相应的创造性判断注意事项。在站位本领域普通技术人员的基础上，将繁多添加剂组分按其重要程度分清主次并以技术手段归类取舍检索要素，有效排除不能获得任何技术功能或技术效果的组分特征，基于客观具体的技术效果确定发明实际解决的技术问题，根据说明书的记载和申请人的举证客观判断协同作用或协同效果，并且在创造性评述过程中适当引用公知常识性证据，从而客观、准确地进行创造性评判。

创造性 润滑油 繁多组分 归类 协同效果

一、引 言

润滑油工业是石油和化工行业的重要组成部分，与国家宏观经济形势以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。近年来，随着工业和汽车行业的快速发展，润滑油领域的发明专利申请呈现急速增长趋势。然而，由于提出具有一定创新高度的发明越来越难，目前的专利申请多是与现有技术区别度不大的改进发明，申请人往往通过增加润滑油组分的数量争取授权，在一定程度上造成润滑油领域专利申请质量下降。典型的润滑油组合物发明专利申请是将多种已知性能的化合物混合使用，产生复配增效作用，从而达到提高某种特定性能的目的。在润滑油组合物发明专利申请案件的实质审查中，由于润滑油组分繁多且混用后作用复杂，创造性判断一直是令人困惑的问题。本文尝试对在判断具有繁多组分的润滑油组合物的创造性时应注意的一些问题进行探讨。

二、具有繁多组分的润滑油组合物的创造性判断的注意事项

具有繁多组分的润滑油组合物的专利申请多属于中小企业或个人申请，权利要求组分众多、含量范围小、制备条件繁杂，说明书撰写简单、成分作用不明、技术效果数据欠缺，给检索和审查带来较大困难，高效、高质检索到有用对比文件的难度较大，因此影响到对其是否具有创造性的判断。对于此类申请的创造性判断，可重点考虑以下六个方面。

（一）站位本领域普通技术人员考虑技术问题的指引以及技术领域的扩展

根据《专利审查指南》（2010版）（以下简称《指南》）的规定，发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评估，本领域技术人员具有何种水平或程度的“能力”实质上成为是否可以相对客观地评价创造性的关键之一。

作为润滑油领域的普通技术人员，应该充分了解润滑油基本理论知识以及现有技术的整体状况，如润滑油领域中为本领域技术人员公知的润滑油添加剂的基本分类及作用，基本配制原则，添加剂产品行业标准、相关分析方法、评定方法以及台架实验，添加剂对环境的影响（包括毒性和生物降解性）等。这些内容通常记载在教科书、手册、辞典或综述中。

技术领域的划分不是静止、绝对的，而需要重点关注该领域内所面临的技术问题。对于基础油和添加剂组分类似的润滑油组合物，能否适用于不同环境，换言之，不同领域是否存在技术问题关联的可能性，例如内燃机油能否用于压缩机油，需要本领域技术人员结合相关背景技术和所属技术领域的普通技术知识判断。即使发明与现有技术的应用领域不完全相同，但本领域技术人员出于要解决相同的技术问题的驱动，仍可在相邻领域寻找实现相同功能的现有技术。欧洲专利局审查指南明确在进行创造性评判时可以考虑相邻和通用技术领域，或者甚至在受到激励的情况下考虑较远的技术领域。案例法进一步明确了本领域技术人员对相邻领域的考虑程度：可以扩展到解决相同或类似问题的相邻领域、更宽的通用领域，以及解决一般性技术问题的非特定领域。

（二）将繁多添加剂组分按其重要程度分清主次并以技术手段归类取舍检索要素

《指南》第二部分第一章第2节中规定：“技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。”其中，技术手段通常是由单个技术特征或多个技术特征的集合的方式体现在权利要求中，是能够相对独立地执行一定的技术功能，并能产生相对独立的技术效果和解决技术问题的最小技术单元。因此，应当从技术方案的整体考虑出发，确定技术特征之间以及技术特征与技术手段之间的关系 ；根据对发明创造的理解，将权利要求中的技术特征按照其所属的技术手段进行划分 ；在将权利要求与最接近的现有技术比对时，应当按照技术手段的划分进行对比，确定区别技术特征。

对具有繁多组分的润滑油组合物而言，润滑油中加入的添加剂种类繁多，且每种添加剂的加入量都不占主要比例，因此在审查实践中无法以某种主要含量的添加剂为主进行检索，而是需要对全部的添加剂进行考虑。此时，分类、分层次理清请求保护的组合物的各组分之间的关系显得尤为重要，即要明确润滑油配方中起主要作用的添加剂是什么，起次要作用的添加剂是什么，功效或作用相同的添加剂有哪些。对技术特征进行分类有利于在面对复杂、冗长的权利要求时，不被技术特征所反映的技术细节所干扰。另一方面，各个技术特征在整体技术方案中也并不是居于同等地位的，而是存在主次之分，区别主次的依据则是其与发明构思的关系和对发明构思的影响。

至于如何归类取舍检索要素，可按以下步骤进行：

（1）首先分析权利要求，判断出申请要解决的技术问题 ；

（2）根据要解决的技术问题，以技术手段为最小单元，将权利要求中的属于同一技术手段的技术特征进行归类（例如同类添加剂），然后提取相关的关键词，选取关键词时应注意合理进行上位扩展 ；

（3）判断这些组分的作用与该申请说明书中所述效果的对应关系，确定重要组分或关键组分，以便优先考虑关键词 ；

（4）对于本领域不常用的添加剂组分，且说明书没有记载其解决的技术问题或产生的技术效果的，可以通过针对该特定添加剂组分的检索，查找其在先使用情况，从而进一步确定其是否属于现有技术 ；

（5）以“分类号 C10M+ 关键词”检索。

下面通过一个案例说明上述归类检索的具体过程。该案例的权利要求 1 请求保护一种含纳米石墨切削液，其特征在于由下列重量份的原料制成：纳米石墨 1～2、十二烷基苯磺酸钠 1～2、过硫酸钾 1～2、丙烯酸甲酯 3～4、硬脂酸锌 1～2、植物油 12～14、丁二酸 2～3、钼酸铵 1～2、明胶 5～8、助剂 6～8、水 200 ；所述的助剂由下列重量份的原料制成：壬基酚聚氧乙烯醚 2～3、尿素 1～2、纳米氮化铝 0.1～0.2、硅酸钠2～3、硼酸 1～2、钼酸铵 1～2、新戊二醇 3～4、桃胶2～3、水 20～24。

说明书记载了技术效果 ：本发明适用于高速切削，导热速度快，保护刀具，不产生油雾，成品表面更加光亮清洁且均无毒、无害，不仅对人体皮肤无刺激性，而且可生物降解，有效解决了润滑剂废液的排放问题。本发明有优良的润滑性、清洗性，不分层，不变质，粘度随温度变化小 ；降低油品成本，使价格降低。

说明书记载的技术效果仅是泛泛而言，即润滑油具有优良的综合性能。而通过分析各添加剂组分的作用可知，该申请实际上公开了一种以纳米石墨作为抗磨剂，主要提高切削液润滑性能的润滑油组合物配方，并且配合大量表面活性物质，使得纳米石墨分散更稳定。此时，应将纳米石墨和表面活性剂作为关键组分检索相关现有技术，评判发明的技术贡献。进一步地，根据要解决的技术问题——提高润滑油的抗磨性、防锈性和分散性，以技术手段抗磨剂、防锈剂和表面活性剂为最小单元，将权利要求中的技术特征进行归类。例如，纳米石墨和钼酸铵属本领域常用的抗磨剂，硬脂酸锌和尿素是常用的防锈剂，十二烷基苯磺酸钠、丁二酸、壬基酚聚氧乙烯醚和新戊二醇是常用的表面活性剂。然后，提取组分名称及其同类衍生物质作为关键词（例如，壬基酚聚氧乙烯醚属于烷基酚聚氧乙烯醚的一种，因此烷基酚聚氧乙烯醚也应作为关键词）。选取关键词时，还应注意将技术手段提取为关键词，例如抗磨剂、防锈剂和表面活性剂也应提取为关键词。切削液组合物中的其他常规添加剂也可按此方式归类划分。按抗磨剂、防锈剂、表面活性剂等技术手段分类检索可有效提高检索效率。对于本领域不常用的添加剂组分（例如纳米氮化铝和桃胶），且说明书没有记载其解决的技术问题或产生的技术效果的，可以通过针对该特定添加剂组分的检索，查找其在先使用情况，从而进一步确定其是否属于现有技术。结果检索到了对比文件1。其公开了一种纳米石墨水基切削液组合物，由以下重量百分比的组分制成 ：纳米石墨 0.01%～0.10%，十二烷基苯磺酸钠 0.15%～1.20%，碳酸氢钠 0.10%～0.15%，过硫酸钾0.10%～0.15%，丙烯酸甲酯 15%～20%，OP-10（ 即烷基酚聚氧乙烯醚 ）1.50%～2.15%，其余为水；并且，其配制原则与该申请相同，即将纳米石墨作为水基切削液添加剂，显著改善机械零部件的摩擦磨损行为，提高水基切削液的润滑性能，并且实现纳米石墨在水基介质中的稳定分散。可见对比文件 1 与该发明技术领域相同、技术效果或解决的技术问题相同、技术特征部分相同，可以作为最接近的现有技术，考察本领域技术人员基于对比文件 1是否容易形成发明的技术方案。

（三）有效排除不能获得任何技术功能或技术效果的组分特征

由于评判创造性是为了衡量发明的技术贡献，因此对于不能获得任何技术功能或技术效果的特征就应作出有效排除。而技术特征是否有技术贡献的判断是围绕技术问题展开的，权利要求中与发明有效地解决的技术问题 / 发明客观解决的技术问题无关的技术特征被认为对发明没有作出贡献，在评判创造性时不予考虑。

对于润滑油组合物中含有本领域不常用添加剂组分的情况，应通常从发明要解决的技术问题入手，对作用和技术效果不明确的不常用添加剂组分进行检索，查找其在先使用情况。如果是随着技术发展衍生的新物质，则需进一步考察其在本领域的应用情况 ；如果确认其不能解决说明书中所述技术问题、也未带来任何技术效果，在评价特征组合的创造性时，应有效排除上述没有技术贡献的特征。此时，可参照欧洲专利局对技术特征“贡献”的考量，欧洲专利局在对技术特征的评述中会充分考虑该特征带来的效果，也即其对解决技术问题的技术方案所做出的“贡献”。欧洲专利局判例法明确提出：没有对解决技术问题的技术方案作出贡献的技术特征在评判技术特征组合的创造性时不予考虑。①Case Law 2010.edition 6， chapter I， department D， section 8.4.换个角度，即只有当申请中提供了证据证明技术特征独自或者与其他技术特征联合应用对解决说明书中提出的技术问题有贡献时，才考虑这些技术特征。

以前述案例为例，纳米氮化铝和桃胶均属于本领域不常用的添加剂组分。对于纳米氮化铝的使用，本领域技术人员基于其物化性质能够预期其具有的性能，且该性能与常规添加的功能添加剂所需具备的性能相同，其作用也相应一致。例如，某公知常识性证据公开了纳米陶瓷添加剂，并具体公开了纳米氮化铝在各个载荷下的摩擦因数和磨斑直径都非常小，即纳米氮化铝具有良好的抗磨性能。因此，添加此类物质是本领域技术人员易于想到的。对于桃胶的使用，该申请说明书并未记载该组分的作用或相关实验数据，而依据公知常识，桃胶通常是食品保健品，其与该申请所要解决的技术问题并不相关，现有技术也没有将其用于类似的切削液，则可认为该组分的加入没有对组合物完成所需解决的技术问题产生实质影响，并未给申请带来实质性特点。

（四） 基于客观具体的技术效果确定发明实际解决的技术问题

确定发明实际解决的技术问题是本领域技术人员模拟发明过程的原点。同时，对发明实际解决的技术问题的确定实际上是对区别技术特征的作用和效果的认定，在技术启示判断中也涉及区别技术特征在其他对比文件中的作用和效果是否相同，故必然对技术启示的判断产生影响，并最终影响创造性的审查结论。因此，确定发明实际解决的技术问题对创造性的客观评价至关重要。

发明专利申请人通常声称要求保护的润滑油组合物具有优异的综合性能，包括诸如润滑性、防锈性、冷却性等。根据本领域的普通技术知识，达到某种性能取决于添加具有相应作用的功能添加剂。对于未添加相应添加剂而获得的技术效果，由于化学产品技术效果的确认通常缺乏可预测性，因此需要实验数据支持。在通常情况下，审查员对于申请人在说明书中记载的技术效果不作质疑，但如果申请声称的技术效果大大超出了本领域技术人员的认知范围，而说明书对实验样本的选择、实验方案的设计、实验结果的分析也无法让本领域技术人员相信发明技术效果的真实可靠性，此时，不应当接受润滑油组合物具有优异的综合性能，也就不能认定其解决了提高润滑油综合性能的技术问题，而需要从本领域技术人员的视角客观认定其实际解决的技术问题。

说明书中没有记载、本领域技术人员又不能预期的技术效果，不能作为确定发明实际解决的技术问题的依据。如果最接近的现有技术与发明的技术效果相同，那么发明实际解决的技术问题就是提供另一种与现有技术具有相同或类似技术效果的其他替代方案。

以前述案例为例，权利要求 1 的切削液与对比文件 1 公开的切削液相比，区别技术特征在于 ：对比文件 1 未公开硬脂酸锌、植物油、丁二酸、钼酸铵、明胶以及助剂，并以过硫酸铵替代了过硫酸钾 ；权利要求 1 不含碳酸氢钠 ；两者的组分含量也不同。由于该申请说明书并无确切实验数据证实以上添加剂的加减替换使该发明的切削液具有更好的技术效果，因此该发明实际解决的技术问题是提供另一种与现有技术具有类似效果的替代技术方案。

（五）根据说明书的记载和申请人的举证客观判断协同作用或协同效果

对于申请人所声称的技术效果，本领域技术人员要基于现有技术的整体状况进行客观判断。当审查员对润滑油组合物发明的创造性产生质疑时，申请人往往会强调组合物各组分间的协同作用或协同效果。对于此类申请人声称有协同作用或协同效果的润滑油组合物的创造性判断，应首先从发明要解决的技术问题入手，准确判断其对现有技术的贡献。如果组合物中的各组分均是现有技术中已知的，且各组分之间并无相互作用关系如发生化学反应等，即不具有协同作用，仅仅是简单叠加，不具备创造性。对于基于现有技术整体状况不能预测到的技术效果，则需要暂时将该技术效果及相关内容排除在发明构思的考量范围之外，如果在之后的审查过程中，申请人提交了能够接受的补充证据对该技术效果加以证实，则可以在综合判断之后考虑将该技术效果重新纳入发明构思的考量范围内。

关于协同效果的判断步骤，尤其是其中所涉及的举证责任的分配，可以参考美国有关创造性判断步骤中的相关规定。美国创造性判断过程中引入了一个很重要的法律概念“初步显而易见性”，它是创造性判断中适用于所有技术领域的程序工具，在创造性判断中起到分配进一步举证责任的作用。审查员应当证明初步显而易见性 ；如果审查员不能证明初步显而易见性的成立，则申请人没有义务提交非显而易见性的证据。如果审查员证明了初步显而易见性，则举证责任转移到申请人，申请人再提交非显而易见性的证据，如提交发明具有协同效果的比较实验数据等。总之，一般情况下，由审查员结合专利申请文件的记载和现有技术得出初步判断结论，然后由申请人进一步举证证明，最后由审查员结合申请人所提交的反证综合考量得出是否具备协同效果的结论。具体判断过程中需重点考虑以下因素。

1.效果在原说明书中是否有所记载

要确认发明是否确实产生了申请人所声称的效果，需要对原始申请文件所记载的内容和现有技术进行整体的把握和考量。如果申请人所声称的效果，在原始申请文件中完全没有记载，此时即使申请人通过提交新的实验数据来证明该效果，也很难认可该发明确实能够产生该效果。相反，如果申请人所声称的效果，在原始申请文件中已经有明确记载，而且原始申请文件也提供充分的实验数据证明了这一点，那么此时对于该发明是否能够产生该效果，一般不会再产生怀疑。

2.实验数据是否能够证明发明具备申请人所声称的协同效果

在此阶段，重点需要对说明书记载的实验数据或申请人补充的实验数据本身进行审查，因此需要审查员对常规的实验数据分析方法有基本的了解。在审查的过程中，需要重点确认所提供的实验数据需要证明的实验目的，然后，通过对实验设计（例如样本和参照对象的选择）、实验结果的分析等方面来确认所述实验数据是否能够证实发明的技术方案能够产生申请人声称的技术效果。此外，在判断中还需要将产生实验证明的效果的技术方案与权利要求要求保护的技术方案进行对比和分析，以进一步明确确定权利要求要求保护的技术方案实际所能够产生的技术效果。

3.确立本领域技术人员能够预期的程度

重点需要判断产生的协同作用或协同效果与现有技术中已经公开的已知性能的相关性，确定两者之间是否能够建立联系。如果结合相关背景技术和所属技术领域的普通技术知识判断已知性能和新性能之间存在内在联系，能够从已知性能合理推测出新性能，则通常意味着所述协同效果实质上是可以预期的。

以前述案例为例，就所述组合物配方的技术效果而言，在其实施例中仅简述其性能测试，以评定结果合格表征，并未提供相关对比数据，也未提及各组分间的协同作用，并不能得出该组合具有协同作用。进而，本领域技术人员可推断每种添加剂都发挥其原有作用，所述添加剂的组合效果是可以预期的。通过上述分析，可以看出，该发明的润滑油组合物相对于现有技术中具有类似性能的润滑油组合物在配方选择上较为常规，特别是在技术效果上并未表现出显著的进步，不具有专利法意义上的创新高度，不应当授予专利权。

（六） 创造性评述过程中适当引用公知常识性证据

在创造性的评述过程中，如果只是将已知添加剂简单描述为本领域的常规选择，会显得强硬和武断，难以让申请人信服。相反，如果对于该特征适当引入公知常识性证据来说明所选择的各个组分的作用和用量，则有理有据，更加具有说服力。

三、结 语

现代科技的蓬勃、快速发展和发明专利申请量的飞速增长，需要我们以开拓的视野、创新的思维适应新的更高要求。本文特别针对润滑油领域近年来申请量较大的具有繁多组分的润滑油组合物专利申请，提出相应的创造性判断注意事项，在站位本领域普通技术人员的基础上，将繁多添加剂组分特征按其重要程度分清主次并以技术手段归类取舍检索要素，有效排除不能获得任何技术功能或技术效果的组分特征，基于客观具体的技术效果确定发明实际解决的技术问题，根据说明书的记载和申请人的举证客观判断协同作用或协同效果，并且在创造性评述过程中适当引用公知常识性证据，从而客观、准确地进行创造性评判。

国家知识产权局专利局材料工程发明审查部。