关于创造性判断“三步法”的一点思考

秦 振

关于创造性判断“三步法”的一点思考

秦 振⋆

在我国专利实践中，创造性判断主要使用“三步法”。本文就第一步中的“最接近的现有技术”、第二步中的“实际解决的技术问题”、第三步中的“容不容易想到”“容不容易做到”“相反教导”等提出了自己的一点思考。

创造性 “三步法” 最接近的现有技术 实际解决的技术问题 相反教导 容不容易想到 容不容易做到

针对“三步法”，笔者在工作实践中积累了一些认识，进行了一些思考，现提出来希望能与大家交流。

一、关于“三步法”的第一步

最接近的现有技术应该是技术领域与该发明相同的技术，尽管《专利审查指南》（2010版）规定了技术领域不同的现有技术也可用作最接近的现有技术（称作“对比文件1”）。

一个显而易见的事实是，除了少数转用发明（例如，飞机机翼用于潜水艇艇翼等），大多数发明都是本领域技术人员在对本领域（最接近的）现有技术的基础上进行的改进——首先是发现本领域的产品/方法存在缺陷，需要解决某个技术问题A，然后才会有动机去从本领域或者其他领域的、教导了解决同样技术问题A的文献（称作“对比文件2”）中寻求解决问题之技术手段。如果有文献也是致力于解决这个技术问题A并且使用了技术手段B，那么本领域技术人员将会自然而然地“有动机”想到考察其技术手段B。至于对比文件2的技术手段B能不能在不付出创造性劳动的情况下“简单移用”于对比文件1，那是进一步的问题。

因此，从还原发明创造作出的过程出发，最接近的现有技术对比文件1应是相同领域。而为了对现有技术进行改进，本领域技术人员可以考察其他领域的文献或受其启发，即对比文件2不需要是相同领域。

从另外一个角度来说，“三步法”的第二步要确定 “实际解决的技术问题”。实际解决的技术问题要根据对应于区别技术特征的技术效果而定。而技术领域这一区别显然并不能带来什么技术效果，因此难以确定与之对应的实际解决的技术问题。因此，从这一角度来说，最接近的现有技术如果不是相同领域则不合理。

以上是笔者的第一点认识。

二、关于“三步法”的第二步

（1）“确定实际解决的技术问题”这一步骤是创造性判断中最为重要的一步，其是判断“有无技术启示”的前提。

本领域技术人员在面临实际解决的技术问题A的时候，合理的逻辑应是从明确教导要解决相同的技术问题A的文献中寻求解决方案。如果有对比文件2明确教导了要致力于解决技术问题A，并且为此使用了技术手段B，那么致力于解决技术问题A的本领域技术人员显然就会“容易”想到考察其教导的技术手段B并将其用于对比文件1。反之，如果对比文件2仅仅是教导了技术手段B，而没有涉及技术问题A，则没有创造能力的本领域技术人员将难以显而易见地想到其技术手段B可以解决技术问题A——除非是看过该发明之后才可能会恍然大悟，技术手段B竟然能够解决技术问题A！

在实践中有时会遇到对比文件2公开了同样的技术手段B，其客观上/必然能够起到相同作用、解决相同技术问题等观点，笔者认为这样的逻辑是典型的“事后诸葛亮”——因为按照这样的逻辑，只要特征相同，那么通常客观上必然可以起到相同的作用，如此，则创造性判断只需要考量技术特征有没有被公开就可以了，此时创造性判断将变成技术特征的简单拼凑，确定实际解决的技术问题变得多此一举。

总之，笔者认为，如果创造性判断中实际解决的技术问题变得形同虚设、多此一举，则说明这样的创造性判断方式不恰当。

（2）实际解决的技术问题必须要具体，不能过于上位，否则的话，类似于提供一种改进的系统/方法的这种泛泛的实际解决的技术问题就成了万能钥匙——因为对比文件2的任何技术手段都必然是为了对系统/方法进行改进，如此则技术问题相同，进而本领域技术人员就容易想到将对比文件2的技术手段应用于对比文件1，从而创造性判断又变成技术特征的简单拼凑，确定实际解决的技术问题变得形同虚设，毫无意义。

（3）实际解决的技术问题不应是对区别技术特征的重复，而应该紧扣技术效果。例如，假设区别技术特征在于连接臂和线缆的连接方式不同，此时如果认为实际解决的技术问题是提供何种方式的臂连接和线缆连接则有些欠妥。因为这样一来，创造性判断又变成技术特征的简单拼凑，实际解决的技术问题变得形同虚设，毫无意义。容易理解的是，发明人通常并非是无缘无故地、往往是出于特定的目的而提出特定的技术方案。以上面的这个例子为例，发明人之所以要提供这样的臂连接和线缆方式，根据说明书的描述可以确定是为了减少臂组件中尤其是反复弯曲部处的线缆磨损。因此，此时合理的实际解决的技术问题应是减少臂组件中尤其是反复弯曲部处的线缆磨损。总之，实际解决的技术问题不应简单地重复区别技术特征。

（4）不应从对比文件2实际教导的问题出发通过间接推导而获得对比文件2也能起到相同作用（解决实际解决的技术问题A）的结论。举例来说，假设该发明与对比文件1的区别在于使用塑料包封来实现绝缘，即技术手段是塑料包封，技术问题是绝缘，对比文件2中教导的是使用注塑来实现部件对齐，即技术手段是注塑，技术问题是对齐，则抛开技术手段不谈，单说技术问题。有一种观点认为从对比文件2教导的使用注塑来实现部件对齐出发，本领域技术人员就能容易想到使用塑料来进行注塑，塑料又是绝缘的，由此本领域技术人员从对比文件2中可以显而易见地想到使用塑料包封来实现绝缘。笔者无法认同这种观点。笔者认为这种间接推理跟必然、客观上的逻辑有类似之处。如果允许这样的间接推理，则因为特征相同，经过若干推理步骤以后，客观上必然能起到相同作用、解决相同问题，从而创造性判断又变得只需要考察技术特征而无需关注实际解决的技术问题。

以上，是笔者对于实际解决的技术问题的一点认识。

三、关于“三步法”的第三步

创造性判断中，第三步显然最为关键。

（1）第三步实际上涉及容不容易想到和容不容易做到两个问题。容不容易想到实际上由技术问题而定，如果对比文件2明确教导了为了解决问题A可以采用手段B，那么可以认为容易想到，否则不容易想到。容不容易做到实际上由技术手段而定，即便是容易想到，也不意味着容易做到，因为将对比文件2的教导应用于对比文件1可能需要付出创造性劳动、可能会导致对比文件1的方案变得不可用等等。如果不容易想到或者是不容易做到，则可以认为具备创造性。容易想到不等于容易做到。

在判断是不是容易想到时，技术问题A相同前提合理的逻辑是，本领域技术人员会首先考察技术问题A，如果相同才会进一步考察技术手段B。而不是反过来首先考察技术手段B，然后再判断是否能解决技术问题A（实际上无需判断，因为客观上必然能够解决技术问题A）。在实践中只考察技术手段B或者把技术问题A和技术手段B的逻辑顺序搞反的情形时有发生。笔者认为这是需要注意的问题，因为如此一来第二步确定实际解决的技术问题A这一步骤将变得毫无意义，从而创造性判断又变成技术特征的简单拼凑。

总而言之，在考察对比文件2能否提供启示时，技术问题A和技术手段B缺一不可，技术问题A实际上更为关键。技术问题A是有无技术启示的前提，其决定了容不容易想到。至于技术手段B能不能在不付出创造性劳动的情况下应用于对比文件1，则是进一步的容不容易做到的范畴，两者应区别开来。

（2）关于相反教导的思考

创造性判断过程中，有时候会主张将对比文件2的教导应用于对比文件1与对比文件1自身的教导相抵触，笔者认为这一主张的合理性值得商讨。

举个例子。对比文件1出于降低制造成本的目的而提出将A、B、C三个分体式部件改成一体式部件，因为此时可以通过单个步骤完成部件的制造。该发明则出于降低维护成本的目的而提出使用分体式部件，以避免因为一处磨损而需更换整个零件。如此，则区别技术特征为“将一体式部件用分体式部分来代替”，实际解决的技术问题可以确定为降低维护成本。如果对比文件2中恰恰教导了为了降低维护成本，可以将一体式部件改为分体式部件。则实际解决的技术问题A以及技术手段B都被公开，这时候通常会争辩将对比文件2的教导应用于对比文件1将会与对比文件1自身的教导相抵触。

笔者认为，这一争辩的合理性值得商榷。对比文件1是出于降低制造成本的目的而教导使用一体式部件，而该发明则是为了解决另外的技术问题，即降低维护成本而想到使用分体式部件，这从逻辑上完全说得通，并不存在“抵触”的问题。笔者认为，除非将对比文件2的教导应用于对比文件1将导致对比文件1的方案不可用，否则与对比文件1的相抵触的理由应缺乏说服力。

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所。