申请过程禁反言在美国专利诉讼的适用研究——以Festo诉SMC案为例

胡泽斐

(西南政法大学 刑事侦查学院，重庆 401120)



申请过程禁反言在美国专利诉讼的适用研究
——以Festo诉SMC案为例

胡泽斐

(西南政法大学 刑事侦查学院，重庆 401120)

Festo诉SMC案是近年来均等论与申请过程纠葛中最受瞩目的案例。围绕美国最高法院如何在该案例中的解决方法，探讨均等论与申请过程禁反言的纠葛，比较最高法院所揭示的Festo推定及三种反驳此推定的方法以及完全阻却及弹性阻却标准所产生的效果，对法官裁定的理解以及申请过程禁反言在我国专利诉讼适用启示。

申请过程禁反言；请求项；专利权人；均等论

专利侵权诉讼是现代企业竞争的重要手段之一，在专利侵权诉讼中，禁反言抗辩是一项极有用的防御手段，一旦禁反言抗辩成立，专利权人的权利行使即受到全部或部分阻却，并可能面临败诉的命运。禁反言有很多种，在专利诉讼中有申请过程禁反言(prosecution history estoppel)、衡平禁反言(equitable estoppel)、伴随禁反言(collateral estoppel)等。而均等论与申请过程禁反言是专利领域中争论最多、影响最大的问题，所以均等论与申请过程禁反言的纠葛也是探讨专利侵权诉讼时最值得关注的问题。

美国是专利诉讼最发达的国家之一，其最新的发展常受专利及产业界瞩目，而近年来的Festo Corp. v.(以下简称Festo) Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.(以下简称SMC)案例是均等论与申请过程禁反言纠葛中最受瞩目的案例。美国最高法院于2002年利用该案例重申运用申请过程禁反言采用弹性阻却的标准，并揭示当专利权人在申请过程中限缩请求项后取得专利，法院无法判断请求项元件限缩变更的目的，而无法判定其放弃的权利范围时，则法院应推定其放弃了介于请求项的较广用语及较窄用语间的所有标的，并应采用反驳此项推定的三种方法。Festo推定及反驳此推定的三种方法将是美国法院未来审理专利侵权诉讼中解决均等论与申请过程禁反言纠葛的间依循的标准。

均等论第一次被美国最高法院应用于专利侵权诉讼判决是在1853年的Winans v. Denmead判决中*Ross Winans, v. Adam, Edward, and Talbot Denmead. 56 U.S. 330 (1853).。申请过程禁反言的概念第一次被美国最高法院应用于专利侵权诉讼是在1880年的Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Davis*Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Davis, 102 U.S. 222 (1880).判决中。在此之后申请过程禁反言的抗辩常伴随均等侵权主张出现于美国专利诉讼中，而均等论与申请过程禁反言也成为专利领域中争论最多的问题[1]。

一、Festo 诉SMC案的基本案情与法院裁判要旨

Festo公司于1989年在麻省地方法院提出诉讼，控告SMC公司的产品侵害其两项专利-US3, 779, 401B120专利(以下称Carroll专利)及US4, 354, 12521专利(以下称Stoll专利)。Carroll专利请求项内容为经过重行审查过的，Stoll专利在申请过程中曾经变更过请求项内容。历经4年多，麻省地方法院于1993年判决Festo胜诉*Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., United States District Court for the District of Masschusetts(1993)，法院判决SMC生产具有两个密封环件及避震器的汽缸构成对再发证Carroll专利请求项5、6、9文义侵权。SMC有避震器的汽缸，包括基本型及滚动型(the slider lines)，及有一个密封环件对再发证Carroll专利请求项5、6、9构成均等侵权。法院判决：SMC生产的产品并未包括Stoll独立项的所有元件，因此未对Stoll专利的任一请求项构成文义侵权。SMC的无杆汽缸未对Stoll专利请求项构成均等侵权。，法院判决SMC生产具有两个密封环件及避震器的汽缸已构成对重行审查后的Carroll专利请求项的第5、6、9项的均等侵权。

麻省地方法院判决后，仍存在的争议是重行审查后的Carroll专利及Stoll专利的有效性，SMC的装置是否对Stoll专利构成均等侵权，这些争议交由陪审团裁决，陪审团裁定Carroll专利及Stoll专利有效，SMC的装置是对Stoll专利第1项请求项构成均等侵权。

SMC公司上诉至联邦巡回法院，联邦巡回法院于1995年维持一审判决。SMC公司继续上诉至最高法院后，最高法院于1997年废弃原判决，发回联邦巡回法院，要求其依Warner-Jenkison判决的法理重审。联邦巡回法院于2000年11月29日判决，判决中以完全阻却的标准应用申请过程禁反言阻却专利权人对变更过的请求项元件主张均等侵权，而撤销重行审查后Carroll专利请求项第5、6、9项于均等论下被侵害的判决。

SMC公司再度上诉至最高法院，于2002年5月28日做出判决——废弃联邦巡回法院的判决，再度发回。最高法院重申申请过程禁反言阻却专利权人对于变更限缩过的专利请求项元件(element)主张均等侵权的标准，仍为弹性阻却*Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002). 724,“The Court has consistently applied the doctrine in a flexible way, considering what equivalents were surrendered during a patent’s prosecution, rather than imposing a complete bar.”。但当专利权人在申请过程中变更限缩请求项后取得专利，法院无法判断请求项元件变更限缩的目的，而无法判定其放弃的权利范围时，则法院应推定其放弃了介于请求项的较广用语及较窄用语之间的所有标的。

联邦巡回法院根据最高法院的见解及推定原则于2003年9月26日做出判决。联邦巡回法院根据最高院在Festo诉SMC案中提出可推翻放弃在申请过程中变更限缩请求项元件的三项原则，再予以阐释其适用的通用基准。联邦巡回法院并判定原告无法提出证据显示其变更限缩与被控的均等物是几无关系的(tangentially related)或是某种其他原因。而原告能否提出证据证明被控均等物对于一般技术的人，在变更专利请求项要件时是无法预见的，来推翻放弃主张修改请求项要件均等的推定则发回一审法院重审。

二、对判例关键问题的探讨

该案争论的问题在于，—对弹性密封环件是Carroll专利在重行审查时加入的限制条件，从申请过程纪录中无法得知加入一对弹性密封环件的原因；可磁化套管是Stoll专利在审查过程中加入的限制条件，而申请过程纪录并未说明加入可磁化套管的原因。因此申请过程禁反言是否阻却Carroll专利中之一对弹性密封环件作均等侵权的主张？申请过程禁反言是否阻却Stoll专利中的可磁化套管作均等侵权的主张？亦即无法从申请过程纪录中得知的请求项变更，变更过的元件或限制条件是否得主张均等侵权？如果得主张均等侵权，变更后所及的均等范围如何判断？

而前述的问题又可以展开成下列四个问题，即联邦巡回法院所提出的四个问题。

第一个问题：自愿性的变更请求项是否会导致申请过程禁反言？对此问题联邦巡回法院的法官皆同意自愿性的请求项变更与其他变更被同等看待。因此，只要为了符合专利法规定有关的自愿性变更限缩请求项，均导致申请过程禁反言对此变更请求项元件的适用。其理由为：自愿性变更及在专利局要求下所做的变更，两者皆对社会大众发出该标的已被抛弃的讯息，因此自愿性的变更请求项与“抗辩基础的禁反言理论(doctrine of argument-based estoppel)”一致。于申请过程中自愿下的答辩若证明系为抛弃标的时，则将导致申请过程禁反言。

第二个问题：因变更请求项导致申请过程禁反言的可专利性理由有那些？ 联邦巡回法院的法官都同意请求项变更是否构成申请过程禁反言与可专利性相关的实质理由并不仅限于为了克服或回避先前技术所做的变更，而是包含与可专利性有关(Patentability Requirement)的法律规定，亦即包括35 USC 101/102/103/112。其理由为：最高法院先前案例的判决系着眼于用于克服回避先前技术的请求项变更。然而，在一个专利被核准前，必须满足一些法定要件，其涉及的可专利性，除了满足专利法有关新颖性及非显而易知性外，所请求者必须为可专利的物件(patentable subject matter)，且请求的发明必须符合专利法所规定的具有实用性。申请禁反言的功能在于保有请求项的告知功能，以及防止专利权人于均等论下重新取得于专利局前抛弃的标的。事实上，若涉及可专利性的实质理由被限定在可专利性问题的限缩子集，则申请过程禁反言的功能不能被全然满足[2]。因此，专利权人可由申请过程显示请求项的变更并非可专利性考量下的动机，则该变更将不致引起申请过程禁反言的适用。

第三个问题：如果变更请求项导致申请过程禁反言，则请求项中变更过的元件或限制条件的均等范围如何? 联邦巡回法院的法官们对此问题的意见最分歧。多数法官主张如果因变更请求项而导致申请过程禁反言，此情形下对于变更的请求项元件或限制条件而言，已无任何均等论范围的适用，亦即对变更的请求项元件或限制条件的均等侵权主张采到完全阻却(completely barred)其理由为：最高法院先前的判决并未揭示因请求项变更导致申请过程禁反言适用时，变更过的请求项元件或限制条件尚存的均等范围。

多数法官认为于该案例再度碰触当请求项变更导致申请过程禁反言适用、变更过的请求项元件或限制条件尚存的均等范围的问题时，于涉及专利可行理由下，视为均等论的全面阻却，其之所以决定舍去弹性阻却标准，原因在于近20年的经验于执行作为专利事务单一上诉法庭的角色，近年来，专利请求项的告知功能变成最重要的，且专利保护范围的确定性需求必须被强调。弹性阻却的问题在于上诉判决前，实际上不可能预测申请过程中抛弃的界限于何处，专利权人会将该界线划至刚好或稍短于先前技术，留下无法为申请过程禁反言触及的均等的宽广范围；被控侵权者会将界线划至趋近于请求项的文义用语处，留下空白或较小的均等范围。基于这些考量，多数法官认为于弹性阻却导向下，适用申请过程禁反言，助长了预测任何程度抛弃范围确定性的困难度。

关于这个问题，多数法官相信，运用申请过程禁反言时，关于均等范围的认定的现行法律状态是不可行的。专利法中指出多数法官认为，在长期弹性阻却的导向下，法律实体很难向法官提供如何从事该事务判断标准，因此，申请过程禁反言的可行性论证已有瑕疵。准许专利权人对其放弃与否存疑的部分，其均等范围所得的的好处来自公众的损失，完全阻却是达成专利请求项告知及界定功能目的的最佳选择。假使申请过程禁反言应用于阻却均等论采用完全阻却的标准，则专利权人及公众将注意到在可专利性原因而变更限缩的请求项元件所排他的范围[3]。专利权人及公众可经由申请过程公开纪录，以认定是否申请过程禁反言适用于任何请求项元件，若是，则该元件的排他范围很清楚地由其文字用语所定义。

第四个问题：如果无法确认请求项的变更理由而推定其变更导致申请过程禁反言，则变更过请求项元件或限制条件尚存的均等范围为何? 多数法官认为先前判决中已揭示当变更的原因无法确立时，申请过程禁反言将阻却该元件均等的适用。

三、Festo推定及反驳此推定的方法

最高法院借Festo SMC案例，在2002年Festo SMC108判决中重申应用申请过程禁反言采弹性阻却的标准。也将申请过程禁反言的适用范围明确订为任何为了符合专利法规所做的请求项变更，只要涉及限缩请求项，皆有申请过程禁反言的适用。并对申请过程中专利权人限缩请求项后取得专利，法院无法判断请求项元件变更限缩的目的，而无法判定其放弃的权利范围时，提出法院应推定其放弃了介于请求项的较广用语及较窄用语之间的所有标的的推定原则，笔者将其称之为Festo推定原则。最高法院提出专利权人可推翻此项推定的三种方法：证明被控均等侵权物在请求项变更时是不可预见的(unforeseeable)；请求项变更的理由与被控的均等侵权物几无关系(tangential relation)；专利权人因某些其他理由(some other reason)无法在其请专利申请书中描述被控均等物。

(一)Festo推定原则

在专利申请过程中，申请人常为了符合专利法所有规定取得专利权，变更请求项元件或限制条件。当专利权人进行权利主张时，变更原因明确，放弃的部分当然受申请过程禁反言的阻却。但是当变更原因不明确，法院无法判定其放弃的权利范围时，则此部分常是专利诉讼中专利权人与被控侵权者间争辩的关键，也是造成均等论与申请过程禁反言长期纠葛的关键。最高法院提出将无法判断请求项元件变更限缩的目的，而无法判定其放弃的权利范围时，则法院应推定其放弃了介于请求项的较广用语及较窄用语之间的所有标的的原则。此推定原则实际上强化了专利的公告功能。

(二)三种反驳Festo推定的方法

1. 被控均等侵权物在请求项变更时是不可预见的

美国最高法院在此案例中引进不可预见性作为反驳Festo推定的方法之一。最高法院提到不可预测的时间点为变更时及申请时，又揭示推翻Festo推定的方法之一为变更时，熟悉该项技术的人无法被合理的期待将被控的均等物撰写包含在请求项的文义内容之中。联邦巡回法院阐明判断不可预测的时间点是变更限缩时而非申请时。由联邦巡回法院更进一步阐释通常被控均等物如系未来发展出来的技术，或在相关技术领域是未知的技术，则是不可预见的。即如果被控均等物在此发明领域的先前技术是已知的，则应该是在修改时可预见的[3]。因此，决定被控均等物是否为应可预见的，地方法院可听取专家证词及考虑其他相关事实的外部证据。将判断不可预测的时间点定为请求项变更限缩时而非申请时是赋予专利申请人及代理人更多的查询及说明责任。因为专利申请是不可预见的均等物，在请求项变更时界定时间点变更可能是可预见的，专利申请人及代理人需将申请时及变更所产生的可能均等技术包含在请求项的文义内容之中。

2. 请求项变更的理由与被控的均等侵权物几无关系

最高法院揭示了请求项变更的理由与被控的均等侵权物几无关系为反驳Festo推定的方法之一，但并未提出如何证明请求项变更的理由与被控的均等侵权物几无关系。联邦巡回法院更进一步阐释为此方法的判断原则在于变更限缩的理由是否为外围性质，并非与被指控均等侵权物直接相关。为避开包含涉案均等侵权物的先前技术所做的请求项元件变更并非几无关系，而是属于请求项被核准的核心变更[4]。专利权人能否以请求项变更理由与被控均等侵权物几无关系，推翻Festo推定的关键在于专利权人的请求项变更理由可由申请过程纪录中客观地观察到。法院决定专利权人变更请求项的理由是否与被控均等物几无关系时，除了阐释申请过程纪录所需的来自熟悉该项技术人士的证词外，无需引进额外证据做决定。

3. 专利权人因某些其他理由无法在其请专利申请书中描述被控均等物

最高法院揭示了专利权人因某些其他理由无法在其请专利申请书中描述被控均等物为反驳Festo推定的方法之一，但未说明那些理由是专利权人可在此项方法中运用的。联邦巡回法院进一步阐释此方法是模糊不清的，必须被限缩范围，而是当专利权人无法以前述不可预见性与几无关系，但有其他理由而未放弃被控均等物。例如，由于文字描述的局限性，因此在变更限缩请求项时无法将被控均等物描述出来。但是如果被均等物已存在于先前技术中，则专利权人不能以此项方法作为反驳的依据。

四、完全阻却与弹性阻却产生的效果比较

专利申请过程中包括变更、重新审查、答辩等，只要涉及限缩请求项的标的或解释上放弃某些范围，日后主张权利时都有申请过程反言的适用。亦即申请过程禁反言包括变更基础禁反言(amendment-based estoppel)及答辩基础禁反言(argument-based estoppel)。联邦巡回法院在2000年的判决中主张当变更请求项导致申请过程禁反言的适用时，采用完全阻却的标准阻却变更过的请求项元件或限制条件作均等侵权的主张，此标准有别于最高法院一直采用的弹性阻却标准。

(一)完全阻却

完全阻却是当请求项变更而导致申请过程禁反言的适用时，专利权人主张权利时，变更过的请求项元件或限制条件仅能作文义侵权主张。此标准是美国联邦巡回法院于2000年在Festo SMC判决中多数法官主张采用的标准，此标准是以人性本善为出发点*采用完全阻却标准时，在弹性阻却下围绕于限缩请求项文字用语的未界定区域将不复存在，社会大众将可自由的于专利技术上改良，并回避设计，而不被诉讼或威胁所禁止。此确定性将刺激改良与回避设计之投资，因为侵权之风险很容易被认定。，可强化专利的公告功能*在完全阻却标准下，公众及专利权人了解，一旦一请求项元件，因涉及可专利性理由以修正方式限缩时，该元件所涵盖之范围不得延伸至该文字用语外。此确定性协助专利权人及公众能够确定专利的真正范围，而无需诉诸于诉讼以逐案分析之方式得到请求项可涵盖的标的，经由完全阻却，公众及专利权人无需付出为了认定因专利权人修正请求项而放弃之标的之真正范围的处理成本。。

完全阻却强化了专利的公告功能，却会牺牲专利的保护功能。因为应用申请过程采取完全阻却的标准等于鼓励仿冒者针对现存专利修改过的请求项元件或限制条件做些微的修改，避开文义侵权，即可达到模仿又不侵权的功能。完全阻却亦削弱了创造先导型发明的诱因，因为在申请过程中对于请求项的修改，将阻却先导专利的专利权人就修改过的元件或限制条件对于被控侵权着主张均等侵权。

专利权人愿意公开发明以换取专利保护，其目的在于希望取得经济利益。如果采用完全阻却标准，专利的商业价值将大幅降低，发明人基于经济利益的考量，可能会选择不公开其发明内容而以其他方式维护其经济利益，届时将无法达到专利制度鼓励公开发明，促进技术发展的目的。

(二)弹性阻却

申请过程禁反言是一种衡平法则，衡平法则的功能在于提供给个案以实际状况的救济。衡平法则的本质是给法官提供依据个案的需求做出判决，弹性阻却比完全阻却更能符合衡平法的本意[5]。从将申请过程禁反言运用于专利诉讼以来，美国最高法院一直采弹性阻却的标准。但弹性阻却(flexible bar)缺乏精确性，当请求项在申请过程中经过修改后，竞争者常无法清楚地预测专利权人放弃的部分，这也是导致均等论与申请过程禁反言长期纠葛的原因。

最高法院希望兼顾保护专利权人的权利及专利的公告功能，并解决均等论与申请过程禁反言的长期纠葛。因此在2002年Festo SMC判决中重申运用申请过程禁反言采弹性阻却的标准，但提出了Festo推定及推翻Festo推定的三种方法。

五、对法官裁判的评论

第一，联邦巡回法院所有的法官皆同意为了符合专利法规而自愿的变更限缩请求项，均会使得申请过程禁反言对变更请求项元件得以适用。笔者同意此见解。因为变更限缩请求项，会导致专利的排他范围变更，因此不管自愿变更或非自愿变更，申请过程禁反言都应该适用，才能确保专利的公告功能。

第二，联邦巡回法院的法官皆同意判断请求项变更是否构成申请过程禁反言与可专利性相关的实质理由包含与专利需求的相关法律规定。并说明涉及可专利性的实质理由包含了专利法第101、102、103及112条的问题。最高法院亦同意联邦巡回法院的见解。

第三，如果变更请求项导致申请过程禁反言，则变更过请求项元件或限制条件尚存的均等范围为何? 联邦巡回法院多数法官主张如果因变更请求项而导致申请过程禁反言，则对变更的请求项元件或限制条件的均等侵权主张采到完全阻却(completely barred)。少数法官不同意此见解。最高法院亦不同意多数法官的见解，仍采用弹性阻却原则,笔者赞成采用弹性阻却原则。虽然完全阻却可以促进公告功能的目的。但是在完全阻却标准下则如前所述模仿或抄袭者只要检视申请过程纪录确认可专利性的修改，然后针对修改的请求项限制部分进行无关紧要的修改，就可轻易获取专利发明的经济利益而不受侵权制裁，此并非专利制度的目的。

第四，如果无法确认请求项的变更理由而推定其变更导致申请过程禁反言，则变更过的请求项元件或限制条件的均等范围为何?联邦巡回法院多数法官认为当变更原因无法确立时，申请过程禁反言将阻却该元件均等的适用，并采完全阻却的标准。最高法院重申应用申请过程禁反言采弹性阻却原则，并提出了无法确认请求项的变更理由时的Festo推定以及专利权人可反驳Festo推定的三种方法。笔者赞成最高法院提出的对申请过程中专利权人限缩请求项后取得专利，法院无法判断请求项元件变更限缩的目的，而无法判定其放弃的权利范围时，提出法院应推定其放弃了介于请求项的较广用语及较窄用语之间的所有标的的推定原则，及专利权人仍能藉由最高法院所提出的三种方法反驳上诉推定。此推定原则将使得专利权人若未于变更限缩请求项时在申请过程纪录中详细载明变更的原因、放弃的范围，则取得专利权后变更过的元件或限制条件可能被推定放弃了介于请求项的较广用语及较窄用语之间的所有标的。此推定原则将使得虽然以弹性阻却的标准运用申请过程禁反言，在加上此推定原则之后，可消除弹性阻却的不确定性因素，强化专利的公告功能。而三种推翻此推定的方法使得专利权人能对未来发展的技术等保有均等侵权主张的机会。

六、启示与借鉴：申请过程禁反言在我国专利诉讼适用之探讨

通过对美国专利诉讼适用申请过程禁反言的探讨，美国最高法院对于适用申请过程禁反言仍坚持弹性阻却的标准。我国从2008年开始对专利的请求项采用逐项审查方式，此后申请人在审查被核驳时为了适时救济，经常会修正限缩请求项或限制条件等说明书内容以取得专利[6]。因此，我国未来专利侵权诉讼中被告运用申请禁反言阻却专利权人主张均等论的案件应会增多。不过也直接导致了在我国目前的专利诉讼审理实务中，均等论与申请过程禁反言的纠葛情形也频繁发生，而以往的规定及判决皆未明确揭示适用申请过程禁反言的标准，以致法院判决中出现适用无章可循、标准不一的混乱状态。只是，确有必要统一专利诉讼中适用申请过程禁反言的标准。

首先，由于申请过程禁反言系申请人在专利申请过程中，为了取得专利权而修正或答辩所放弃的权利范围，在取得专利权后不得重行主张。而在美国也是在判决时由法官提出了衡平法则，而后经过判决堆栈形成一些运用的标准。我国虽无相同法律，不过我国民法的诚信原则应可适用于阻却专利权人对于在申请过程中放弃的权利范围，在取得专利后重新主张已经放弃的部分。因此，从申请过程禁反言适用的法理上来看，申请过程禁反言既然是衡平法则，而衡平法则的本质是授予法官权限对于个别的案例做衡平的裁量，是故，弹性阻却比完全阻却更能符合衡平法的需求。

其次，从专利制度中经济利益分配的视角观之，专利制度的目的在于在于鼓励社会大众创造发明有益于群众的技术，并公诸于世，使得他人得以利用公告之技术加以改良，以促进技术进步[7]。同时，借助法律的保障，给予专利权人专利的受益权。当采完全阻却标准时，专利申请人面对审查人员的核驳时可能采取两种方法：一种为限缩修正请求项元件或限制条件以取得专利权，则此专利在完全阻却标准下经济价值将降低；另一种为专利申请人为了不愿意修正限缩，可能采取诉讼的方式，此时诉讼的成本为社会大众所共同负担。在完全阻却标准下，模仿或抄袭者可以轻易模仿或抄袭专利技术取得经济利益，而在弹性组却标准下，未知原因的修正限缩，将会是专利诉讼时争论的问题，美国最高法院在Festo诉SMC案例中揭示的Festo推定原则及反驳此推定的方法可作为我国法院处理未知修正限缩原因时的参考。

基于上述分析，申请过程禁反言是被控侵权者面临专利权人控告专利侵权时及重要的抗辩工具，适用的标准也常引起争议。我国相关的规定仅见于专利侵害鉴定基准，而专利侵害鉴定基准未明确规定采弹性阻却或完全阻却标准，从法院过去的判决亦无法得知适用的标准。从申请过程禁反言的法理及经济利益分配两个层面探讨后，宜以采弹性阻却标准更为合适。在弹性组却标准下，处理未知原因的修正限缩请求项元件或限制条件，可参考美国最高法院在Festo诉SMC案例中揭示的Festo推定原则及反驳此推定的方法。

[1]李涛.美国专利侵权诉讼中等同原则的演进及其借鉴[J].电子知识产权,2003(09):38-42.

[2]ANTHONY H, AZURE, NOTES,et al. Festo’s Effect on After-Arising Technology and the Doctrine of Equivalents[J].Washington Law Review,2001(2):102-122.

[3]罗炳荣.均等论绝处逢生[J].智慧财产，2002(43):63-69.

[4]康伟言.检验专利禁反言原则适用与否的最新通用基准——美国联邦巡回上诉法院对Festo案的重审判决简介[J].Saint Island Ipr Reports,2004(10):38-45.

[5]JOSEPH FERRARO.Patent Law Secisions of the Federal Circuit[J].The American University Law Review, 2002(51):120-137.[6]史少华.标准必要专利诉讼引发的思考:FRAND原则与禁令[J].电子知识产权,2014(1):76-79.

[7]罗蓉蓉.美国专利诉讼中“反向支付”的反垄断规制及其启示[J].政治与法律,2012(12):141-149.

(责任编辑：杨燕萍)

Study on the Application of the Prosecution History Estoppel to Patent Litigation

Hu Zefei

(Criminal Investigation College,Southwest University of Political Science & Law, Chongqing 401120,China)

Festo v.SMC is the famous case in patent infringement suits about the tension between the doctrine of equivalents and prosecution history estoppel. This article will focus on prosecution history estoppel to discuss the tension between the doctrine of equivalents and prosecution history estoppel and how the Supreme Court attempted to resolve that tension in its Festo decision，understanding of the judge's ruling and the revelation which the prosecution history estoppel to our patent litigation applicable.

prosecution history estoppel; claim; patentee; doctrine of equivalent

10.3969/j.issn.1672-7991.2015.04.013

2015-11-09；

2015-11-30

胡泽斐(1989-)，男，河南省驻马店市人，在读硕士研究生，研究方向为物证技术学。

D51

A

1672-7991(2015)04-0074-06