论并列独立权利要求的司法保护

曹柯

(重庆市第五中级人民法院，重庆 400015)

论并列独立权利要求的司法保护

曹柯

(重庆市第五中级人民法院，重庆 400015)

并列独立权利要求是专利授权审查程序中适用单一性原则的产物，在内涵、作用和效果等方面与从属权利要求有明显的区别。人民法院对并列独立权利要求进行司法保护时，应当考虑被引用的在先权利要求的技术特征，并根据不同技术特征对并列独立权利要求的技术方案或保护主题是否有实质性影响来判断其限定作用的有无。被引用权利要求中的特定技术特征体现了整个发明相对于现有技术具有新颖性和创造性，人民法院在对并列独立权利要求进行司法保护时应当认定特定技术特征对并列独立权利要求具有限定作用。

并列独立权利要求;特定技术特征;专利权利范围;司法保护

一、引言

并列独立权利要求立足于“一个总的发明构思”，其主要表现形式在于权利要求书中所记载的内容包括不止一项独立权利要求。并列独立权利要求与从属权利要求具有本质的区别，明确并列独立权利要求的保护范围对专利侵权诉讼具有重要意义。在司法实践中判定并列独立权利的保护范围应当以单一性原则为基础，明确特定技术特征，充分考虑被引用在先权利要求的技术特征，结合其他相关权利要求来界定并列独立权利要求的保护范围。

二、并列独立权利要求的概念

并列独立权利要求是专利授权审查程序中适用单一性原则的产物。当属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型作为一件专利提出合案申请时，权利要求书中存在两项或者两项以上独立权利要求，写在最前面的权利要求被称为第一独立权利要求，其他独立权利要求就被称为并列独立权利要求。

(一)单一性原则的意义

我国专利法第三十一条第一款①《专利法》第三十一条第一款规定:“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型，但属于一个总的发明构思的两项以上发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。”规定了关于专利申请应当符合单一性原则的要求。其原因主要是防止将不同发明作为一件专利进行申请，造成国家收费上的严重损失，从而影响专利制度的维持和发展;另外从技术上便于对申请的专利进行分类、检索和审查，避免申请的专利因涉及领域过广而导致实质性审查无法进行的尴尬。

(二)并列独立权利要求的撰写与识别

按照技术主题内容的不同，可以将并列独立权利要求分为产品类(含设备)权利要求和方法类(含用途)权利要求。产品权利要求一般采用结构、组成等方式撰写，方法权利要求一般采用步骤、顺序等方式撰写。并列独立权利要求之间是否按照引用关系撰写并不影响对性质的判断。如在产品与方法的合案申请中，既可以撰写为“一种制造权利要求1所述产品A的方法”，也可以写成“一种制造产品A的方法”。值得注意的是，并列独立权利要求指的是合案申请中所包含的两项或两项以上的发明或者实用新型是两项或两项以上独立的技术方案。虽然马库什权利要求也应当符合单一性原则，但其并非属于并列独立权利要求的研究范围。②参见《专利审查指南》第二部分第十章第8．1．1条。

此外，在被引用的独立权利要求因缺乏新颖性、创造性等原因被宣告无效的情况下，引用该独立权利要求的从属权利要求根据其记载的技术特征与所引用的权利要求记载的技术特征也可能组合成为一项单独有效的发明，此时该从属权利要求与其他独立权利要求之间也可能构成并列独立权利要求的关系。

(三)并列独立权利要求与从属权利要求的区别

如前所述，并列独立权利要求经常会引用在前的独立权利要求，如“一种制造权利要求1所述的产品A的方法”。这种引用其他独立权利要求的撰写形式，容易与从属权利要求的撰写形式混淆，因此应当从并列独立权利要求的主题、作用、保护范围等方面进行准确判断与区分。

1．主题不同

从属权利要求的主题应当依附于独立权利要求，而并列独立权利要求只是引用在先权利要求来进行表征，其要表达的主题与其所引用的权利要求并不相同，如并列独立权利要求的主题是产品专利，而其引用的从属权利要求则可能是方法专利。

2．作用不同

从属权利要求的作用是对其所引用的技术方案作进一步的限定，而并列独立权利要求虽与在先独立权利要求共存于同一件专利中，但并非是对其所引用的技术方案进行进一步限定，其与在先独立权利要求属于并列地位关系，因而应当按照各自的内容确定专利权的保护范围。

3．保护范围不同

从属权利要求不能单独构成一项发明，在判断其专利权保护范围时，不能仅以该从属权利要求本身记载的技术特征作为确定专利权保护范围的依据，①即应当以其所选择的从属权利要求记载的技术特征与所引用的权利要求记载的技术特征共同限定该专利权的保护范围。从属权利要求的保护范围小于独立权利要求。而并列独立权利要求是从整体上反映一项独立的技术方案，在本质上仍属于一项独立的权利要求。

4．数量不同

一项发明或实用新型专利中的从属权利要求数量没有限制，既可以没有，也可以有很多个;而专利法明确规定，虽然合案专利中一般有两个或两个以上独立权利要求，但每一个独立权利要求都必须属于一个总的发明构思，因而其数量受到了实际限制。

(四)并列独立权利要求的类型

《专利审查指南》第二部分第六章2．2．1(2)中规定了属于一个总的发明构思的两项以上发明的权利要求可以允许有6种撰写方式，大体上可分为同类并列独立权利要求与不同类并列独立权利要求。

1．同类并列独立权利要求

从概念上讲，同类并列独立权利要求是指不能包括在一项权利要求中的两项以上产品或者方法的同类独立权利要求。②“同类”是指独立权利要求的类型相同，即一件专利申请中所要求保护的两项以上的发明仅涉及产品发明，或者仅涉及方法发明。如“权利要求1:一种产品X，特征为A;权利要求2:一种产品Y，特征为B;权利要求3:一种产品Z，特征为A+B”。其中权利要求1和3符合单一性原则，即属于在一件专利合案申请中包含的两项同类并列独立权利要求。

2．不同类并列独立权利要求

不同类并列独立权利要求是指两项以上不同类独立权利要求的组合，具体分为5种主要形式，③该5种形式分别为:1．产品和专用于制造该产品的方法的独立权利要求;2．产品和该产品的用途独立权利要求;3．产品、专门用于制造该产品的方法和该产品的用途的独立权利要求;4．产品、专门用于制造该产品的方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求;5．方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求。在这些形式中所提到的产品、方法、用途和设备之间均要求具有技术上的关联性，符合“一个总的发明构思”的单一性原则要求。该五种形式中提到的“专用”“专门设计”并非是指不能用其他方法制造、实施产品与设备，即“专用”或“专门设计”是指技术上的关联性，而非唯一性。

在合案申请中，两项或两项以上的独立权利要求的排列次序一般不影响对并列独立权利要求的识别以及对类型的划分。例如对于一件产品与方法的合案申请，无论是将产品写为第一独立权利要求，还是将方法写为第一独立权利要求，均不会实质地影响并列独立权利要求的类型。不过，第一独立权利要求往往决定整个合案申请的总的发明构思，而当第一独立权利要求因为缺乏新颖性或创造性被宣告无效后，其他独立权利要求能否进行合案，则应当重新确定。所以，并列独立权利要求的排列次序可能会影响合案申请是否符合单一性原则。

三、并列独立权利要求的保护范围判定

单一性原则是专利授权审查中的一项重要原则，当合案申请中并列独立权利要求不符合单一性原则时，必须进行修改或者提出分案申请。而在专利侵权诉讼中，也需要以单一性原则为基础，结合其他相关权利要求来界定并列独立权利要求的保护范围。

(一)特定技术特征的定义

特定技术特征是使发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征。《专利法实施细则》第三十四条④《专利法实施细则》第三十四条规定:可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。明确提出了对于一件合案申请是否具有单一性的判断标准，即是否具有相同或者相应的特定技术特征。⑤属于一个总的发明构思的两项以上的发明在技术上必须相互关联，这种相互关联是以相同或者相应的特定技术特征来表示在它们的权利要求中的。从该规定可以看出，特定技术特征是评价专利申请是否符合单一性原则的重要标准。

(二)特定技术特征的判断方法

特定技术特征的判定应当从要求保护的发明的整体进行考虑。有学者提出，可以从两个特定技术特征限定的技术方案所属的技术领域、要解决的技术问题、所采用的技术手段以及达到的技术效果整体考虑。技术特征性质相似、解决技术问题相同、对现有技术作出相同贡献的技术特征，应当认定为“相应的特定技术特征”［1］。笔者赞同此观点。只有具备这种相互关联才使得合案申请区别于普通的两个独立的专利申请，才能既在经济上节省专利权人的费用又在技术上使审查员避免一个申请包含多个不相关的专利而加大审查难度。

特定技术特征是体现发明对现有技术作出贡献的技术特征，确定特定技术特征应当遵循3个步骤:一是与现有技术相比，体现发明具有新颖性和创造性的特定技术特征;二是从技术领域、技术手段和目的以及整体效果来判断在不同的发明中是否存在相同或者相应的特定技术特征;三是判断前后发明是否存在技术上的关联性，如果存在关联性则得出属于一个总的发明构思的结论。

(三)并列独立权利要求中的“引用”关系

一般而言，独立权利要求应当反映整体的技术方案并按照各自的内容确定专利权的保护范围。而权利要求中引用部分的特征对专利权的保护范围又通常具有限定作用，其理由是引用部分的特征是否具有实质性影响属于专利授权程序应当明确的问题，人民法院应当贯彻全部技术特征原则并尊重权利要求的公示性，在侵权诉讼中不应再进行甄别［2］。因此，针对并列独立权利要求的“引用”有观点认为，并列独立权利要求的保护范围仍应由被引用权利要求记载的全部技术特征和并列权利要求所记载的技术特征部分共同限定［3］。笔者认为此观点未能将从属权利要求与并列独立权利要求进行充分区别，使两者的概念产生了混淆。通常在后独立权利要求对在前独立权利要求并不具有限定作用，即使并列独立权利要求引用在前的独立权利要求，该并列独立权利要求的性质仍然属于独立权利要求，不能因为引用关系而将其视同从属权利要求，进而认定被引用独立权利要求的全部技术特征均对并列独立权利要求产生限定作用［4］。一项发明或实用新型对应一个独立权利要求，其权利范围要根据其内容和保护的主题来确定。《专利审查指南》也对合案专利中并列独立权利要求间的限定作用作了相关规定。①《专利审查指南》第二部分第二章3．1．2规定:“对于这种引用另一权利要求的独立权利要求，在确定其保护范围时，被引用的权利要求的特征均应予以考虑，而其实际的限定作用应当最终体现在对该独立权利要求的保护主题产生了何种影响。”

四、司法保护并列独立权利要求的实证分析

就现行专利制度而言，缺乏单一性并不影响专利的有效性，因此缺乏单一性不是宣告专利无效的理由。审判实践中，单一性原则也未被法院直接作为判定并列独立权利要求司法保护范围的依据。不过，近年来在专利侵权诉讼中，针对并列独立权利要求司法保护的案例不断出现，通过案例分析，其中的裁判规则已经有了雏形。

(一)司法保护并列独立权利要求的基本原则

在专利侵权纠纷中，准确界定专利权的保护范围是正确进行侵权判定的前提。从专利权解释的角度，人民法院可以通过说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案对权利要求进行解释。②参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条。而根据权利要求书中的被引用独立权利要求来界定并列独立权利要求保护范围也是准确解释专利权利范围的应有之义。

在审判实践中，相关案例的表述虽存在差异，但都遵循了《专利审查指南》第二部分第六章2．2．1第(2)项所规定的“限定作用体现在对保护主题的影响”这一基本原则来解释并列独立权利要求的保护范围。如在李时珍公司诉飞云公司干粉针剂专利侵权一案中③参见湖北省高级人民法院(2012)民三终字第207号民事判决书。(以下简称“干粉针剂案”)，法院认为前序部分引用的独立权利要求的技术特征对方法独立权利要求的保护主题产生了影响，具有一定的限制作用;而东鹏陶瓷公司诉嘉俊陶瓷公司陶瓷砖专利侵权一案(以下简称“陶瓷砖案”)和星河公司诉润德公司排水管专利侵权再审一案(以下简称“排水管案”)④参见最高人民法院(2013)民申字第790号民事裁定书。则明确了“被引用的权利要求的特征均应予以考虑，但不必然具有限定作用”的裁判思路，法院指出被引用的在先独立权利要求的技术特征实际的限定作用应当根据其对该并列独立权利要求的技术方案或保护主题是否有实质性影响来确定。君格公司诉狮耐公司锥形立管专利侵权一案⑤参见重庆市第五中级人民法院(2013)民初字第421号民事判决书。(以下简称“锥形立管案”)则确定了是否产生实质性影响的判断方法，法院认为特定技术特征是决定并列独立权利要求之间是否产生实质性影响的关键因素，并提出被引用独立权利要求中的特定技术特征应当对并列独立权利要求具有限定作用。

(二)两种典型的并列独立权利要求评析

1．方法表征产品(设备)权利要求的保护

方法表征产品权利要求又被称为“不真正的产品权利要求”，是一种非典型性的产品权利要求［5］。一般而言，如果产品本身结构具有新颖性和创造性，那么可以单独申请专利。在特定情况下判断允许用方法来定义产品的关键在于方法是否影响了产品从而产生不同于现有技术的结构或组成。所以，用方法来限定产品的，往往是产品本身结构不具有专利性或者产品的微观结构变化或性质、特征很难定义，如在生物、化学或者食品领域的专利。方法表征的产品权利要求一般采用两种方式撰写:一是以方法步骤作为部分限定特征来单独撰写产品独立权利要求;二是采用并列独立权利要求的方式撰写，其中产品权利要求对方法权利要求进行引用。对于方法表征的产品权利要求如何保护有3种观点:一种观点认为，应当从绝对的含义来解释用方法特征定义的产品权利要求，亦即将这样的权利要求视为与写入其中的方法特征无关。①参见欧洲专利局申诉委员会1990年7月22日作出的判决T0400/8。值得注意的是欧洲专利局审查指南规定只有当产品本身满足专利性的要求，也就是具备新颖性和创造性时，才允许采用以制造方法来定义该产品的权利要求。如美国联邦巡回上诉法院于1991年在Scripes Clinic v．Genetech，Inc案中认为“用方法特征定义的产品权利要求的新颖性和创造性与写入权利要求的方法特征无关，不能认为这样的权利要求要求保护的产品受到了方法特征的限定”［6］。第二种观点认为，凡是写入权利要求中的技术特征都不可忽视，应当认定用方法特征定义的产品权利要求构成了对所述产品的限定特征。②这一观点是美国联邦巡回上诉法院在1992年Atlantic Thermoplastics Co．inc．v．Faytex Crop．案中提出来的。该案认为“当一个人发明了一种不同于已知产品的新产品，但除了采用其制造方法来定义该产品之外，别无其他选择时，应当允许他采用以方法特征来定义的产品权利要求。然而，此时他所获得的专利保护也就应当限于用所述方法制造的产品”。第三种观点则认为，方法特征应当予以考虑，该观点源自欧洲专利局申诉委员会作出的判决［7］。《专利审查指南》采纳了这一折衷的观点。③《专利审查指南》第二部分第二章3．1．1规定:“方法特征表征的产品权利要求保护的主题仍然是产品，其实际限定作用取决于对所要保护的产品本身带来何种影响。”

前述“陶瓷砖案”和“锥形立管案”均采纳了第三种观点作为裁判的总体思路，不过在判断是否对发明主题产生影响的标准却各不相同。“陶瓷砖案”认为，产品与方法在技术上的相关联并不意味着该产品不能用其他方法制造，因而认定权利要求1的方法未对权利要求6的产品结构作进一步限定，对比的重点仍是权利要求6的产品结构与形状。但笔者认为这样的判断过于抽象。因为根据《专利审查指南》第二部分第二章3．1．1规定，用方法定义的产品权利要求在撰写时是受到了一定限制的，即一般不允许撰写这种类型的权利要求，只有在采用结构特征或者性质特征不能清楚地定义产品时才可以出现例外。而当审查员审查这样的权利要求时，往往不会考虑产品本身在结构或性质上的新颖性和创造性。为了避免因为产品在结构或性质上不具有新颖性和创造性而损害公众利益，就需要将权利要求中所引用的方法权利要求的技术特征作为对产品权利要求保护范围的限定因素进行考虑。在侵权诉讼中，根据专利授权和侵权判断应当采取彼此一致的立场［8］，维护专利权利范围的稳定性和确定性，法院原则上也应当考虑方法特征对产品的限定作用。

“锥形立管案”进一步对并列独立权利要求之间的关联性以及方法与设备技术特征的联系与区别进行了分析，既没有简单将被引用的方法独立权利要求的所有技术特征作为限定因素，也没有如“陶瓷砖案”那样全部弃用了方法的技术特征，仅就产品结构与形状进行比对。“锥形立管案”在原、被告方法不同的前提下，认为专利方法相对现有技术所作出的贡献在于冷挤压成形生产摩托车方向锥形立管，因此引用专利方法作为表征的设备专利权利要求的技术特征也应具备与冷挤压成形方法相应的特定技术特征，以满足采用专利方法进行生产的要求。至于专利方法中记载的“缩箍扩孔”“饱满成形”步骤以及“液体压强范围”等其他非特定技术特征，均属于生产过程中为达到一定质量效果而对生产行为提出的技术要求，并非相对现有技术的贡献，因而对设备专利不应产生限定作用。

2．产品表征方法权利要求的保护

产品引用方法并列权利要求一般受到被引用部分的限定，而方法引用产品并列权利要求需要考虑技术特征的实际情况。从前述的“干粉针剂案”与“排水管案”来看，均认为前序部分引用的产品技术特征对方法独立权利要求的技术方案或保护主题产生了影响，具有一定的限定作用。同样是在具体判断是否对保护主题产生实质性影响时，两个案件也存在一定差异。“干粉针剂案”将产品的技术特征直接作为了方法技术特征的限定，并没有分析产品相对于现有技术存在贡献的特定技术特征。①该案判决认为:“就涉案专利而言，审查员在专利授权程序中进行创造性判断时，已经考虑到了产品技术特征对方法权利要求主题名称的限定作用，即如果方法权利要求中所引用的产品具有创造性，则该方法权利要求也就具备了创造性。因此在专利侵权诉讼中，对方法独立权利要求的解读不应忽略产品技术特征，在被诉侵权药品与权利要求1所保护的产品技术特征不同的前提下，认定被诉侵权药品的生产方法不落入权利要求2的保护范围，有利于维护社会公众与专利权人之间的平衡利益。”此观点把在先的产品独立权利要求的全部技术特征“读入”在后的方法独立权利要求之中，很容易破坏作为一项独立技术方案的并列独立权利要求的本质属性。

“排水管案”虽然同样认定了产品技术特征对设备和方法技术特征产生了实质性影响，但却不是简单根据产品技术特征不同而直接认定方法和设备不侵权，而是根据对并列独立权利要求的特定技术特征进行分析得出的不侵权结论。该案认为，合案专利中专利权利要求1记载的产品技术特征“钢带上有矩形或圆形的通孔或纹路以及加强肋之间的中间凸起”是相对于现有技术存在贡献的技术特征，即为合案专利的特定技术特征。虽然权利要求书和说明书对形成通孔或纹路以及凸起的装置部件未作具体的结构描述，但法院根据合案专利中并列独立权利要求之间的总的发明思路以及各个独立权利要求之间具有的“相应的技术特征”，推定权利要求1记载的技术特征对于权利要求2的方法专利和权利要求6的设备专利产生了实质性的影响。

五、结论

无论从法律关于单一性原则的相关规定，还是司法实践中对并列独立权利要求进行司法保护的相关案例来看，确定并列独立权利要求的保护范围时，被引用的独立权利要求的特征均应当予以考虑，其实际的限定作用应当根据其对该并列独立权利要求的技术方案或保护主题是否有实质性影响来确定。而被引用独立权利要求中的特定技术特征应当对并列独立权利要求的技术方案或保护主题产生实质性影响并具有限定作用。司法实践中需要对特定技术特征进行甄别分析，被诉侵权技术方案包含并列独立权利要求的全部技术特征以及与被引用独立权利要求的特定技术特征相同或相对应的技术特征的，人民法院应认定其落入专利权的保护范围。

［1］崔国振，何莉莉．单一性判断——“相应的特定技术特征”的认定［N］．知识产权报，2009-08-13．

［2］董涛．专利权利要求［M］．北京:法律出版社，2006．

［3］任小明．技术方案的主题名称对权利要求保护范围具有限定作用［EB/OL］．［2013-12-05］．http://www．cipnews．com．cn/showricle．asp?Articleid=29770．

［4］尹为，魏兰．合案专利的并列独立权利要求之间不必然具有限定作用［N］．人民法院报，2013-10-17．

［5］鲁灿，刘克峰，赵健杰，等．以方法定义产品的权利要求探析［J］．科技与法律，2010(2):87．

［6］毛映红．小议方法限定产品专利权利要求的解释方法——从美国CAFC大法庭最新判决谈起［J］．知识产权，2009(11):88．

［7］李艳．以方法特征表征的产品权利要求若干问题探析［J］．科技与法律，2011(6):41．

［8］尹新天．专利权的保护［M］．北京:知识产权出版社，2005．

(责任编辑何培育)

On Judicial Protection of Parallel Independent Claim

CAO Ke
(Chongqing No．5 Intermediate People’s Court，Chongqing 400015，China)

Parallel independent claim is a product of applying to the unity principle during patent licensing process，which is different from the subordinate claim on content，influence，effects etc．When determining the scope of protection of parallel independent claims，People’s court requires that independence claim features referenced shall be considered，but this doesn’t have limited effect to the independent claims necessarily．Its actual delimiting effect should be determined by its substantial effect to technical solutions or protection theme of the parallel independent claims．The specific technical characteristics of referenced claim are the embodying of the novelty and inventiveness in the invention compared with the existing technology，and the people’s court should affirm that specific technical characteristics have limited effect to the independent claim during the judicial protection for the independent claim．

parallel independent claim;special technical features;scope of patent right; judicial protection

D913

A

1674-8425(2015)11-0091-06

10．3969/j．issn．1674-8425(s)．2015．11．014

2015-07-06

曹柯(1976—)，男，湖北阳新人，庭长，民商法硕士，研究方向:知识产权法。

曹柯．论并列独立权利要求的司法保护［J］．重庆理工大学学报:社会科学，2015(11):91-96．

format:CAO Ke．On Judicial Protection of Parallel Independent Claim［J］．Journal of Chongqing University of Technology:Social Science，2015(11):91-96．