我国专利默示许可制度探析——兼论《专利法》修订草案（送审稿）第85条

李文江

近几年，我国多地司法机关都碰到了专利侵权案件中的默示许可抗辩问题，2007年的广西高级人民法院、2009年的江苏高级人民法院等的判例首开先河。上述案例的判决难问题，迫使最高人民法院2008年出具了“第4号复函”，首次针对技术标准认可了专利默示许可的可抗辩性。在我国《专利法》修订草案（送审稿）第85条中，基于技术标准产生的专利默示许可作出了相应规定，即“参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商；双方不能达成协议的，可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的，可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉。”①《专利法》修订草案（送审稿）第85条。该条款写入专利法，不仅弥补了我国专利法缺少专利默示许可的空白，而且有利于妥善处理标准与专利之间的关系，促进先进技术的推广应用，并对推动相关产业发展，维护专利权人、标准实施者和消费者各方利益具有重要意义。

一、专利默示许可及其法律属性

（一）概念界定

专利默示许可是一个纯粹意义上的学理概念，在现有的成文法中尚不能找到对此概念的准确界定。早在1927年，美国联邦最高法院在De Forest Radio Tel Co v.United States案的判决书中阐明：以实现许可使用为目的，正式授权许可并非是唯一途径，专利权人无论采用语言还是行为，其实施的结果，只要能够让第三人感受或推定专利权人已经同意他人实施专利，或被认为已经许可他人实施专利，就构成实质意义上的许可。他人实施专利后，一旦被专利权人控告专利侵权，实施人就可以以专利默示许可提起抗辩。

默示许可是否合法是专利默示许可存在的前提。我国的《民法通则》、《合同法》中就许可的形式已经作出专门规定，其中《民法通则》第56条和《合同法》第10条中都明确规定了合同的表现形式包括明示和默示。同时，我国《专利法》规定，“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同。”②《专利法》第12条。从上述条款可见，专利实施许可合同属于技术转让合同的类型，这种许可既包括明示许可，又包括默示许可。

以此推理，如何界定专利默示许可呢？它是相对于专利明示许可的一种专利许可形态，即专利权人针对实施专利技术表现出来的一种默示，使实施者产生信赖，使他人从专利权人的行为中推出了默示。这种许可方式虽然不同于签订书面合同等明示行为，但依然是一种合法的许可形态。

（二）法律属性

关于专利默示许可的法律属性，本文认为可以归纳为以下三个方面。

1.专利默示许可是一种契约

首先，该契约的内容在于它是一种承诺，不仅是专利权人许可他人使用的承诺，而且是专利权人对被许可使用人不提起侵权诉讼的承诺。其次，该契约成立的前提是专利权人的专利许可权。专利权既是一种禁止权又是一种许可权，因此，禁止他人未经许可实施专利，或许可他人实施专利，都是专利权人的权利，也是专利权专有性的体现。再次，专利默示许可正是契约的具体体现。专利许可存在明示许可和默示许可两种形式，专利默示许可即非明示许可，虽然不存在书面或口头的明确表示，但是，只要专利权人对被许可人存在一种暗示，让第三人能够感觉或推断出专利权人许可自己实施其专利技术，那么，就可以认定专利权人与被许可人之间形成了合同意义上的法律关系。可见，专利默示许可的本质是一种契约，专利默示许可行为因契约成立而被确认，专利侵权即被排除。

2.专利默示许可是对专利权的限制

首先是利益平衡原则的体现。专利默示许可的授权不明确甚至效力不明确的状态，对许可人或被许可人都存在造成利益损害之虞，此时，需要依据利益平衡原则，通过意思表示的解释、信赖利益的保护等手段界定专利默示许可的存在。其次，现行《专利法》就专利权限制从时间、地域、权能三个方面作出了规定，其中第69条规定了不视为侵权的5种情形，第1款就是被视为专利默示许可的权利用尽原则。随着专利法的修改，针对标准、平行进口、专利产品部件等所形成的默示许可都将作为不视为侵权的情形，这些规定无疑扩大了对专利权权能的限制。

3.专利默示许可是对专利侵权的抗辩

专利默示许可作为一种侵权抗辩理由，是以专利侵权控告的存在为前提。世界各国之所以普遍将专利默示许可规定为专利侵权的抗辩理由，源于它是一种契约关系，正如德·弗瑞斯特案中，美国联邦最高法院判决中指出：从现在开始，在专利默示许可被认定后，对专利权人与专利实施人之间的关系，包括他们之间的诉讼关系，一定是契约关系，而不是专利侵权关系。

二、国外专利默示许可的立法和司法实践

专利默示许可理论，源于英国，兴于德国，盛于美国，因此，本文在此重点分析美国的专利默示许可制度，以期从中汲取适用于我国的相关理论。虽然英国是专利默示许可理论的发源地，但英国仅明确规定，专利产品首次合法售出后，专利产品的购买者就获得了使用权和转售权，专利权人无权干预，这就是专利权人对购买者实施使用权和转售权的默示许可。③参见冯晓青著：《专利侵权专题判解与学理研究》，中国大百科全书出版社2010年版，第169-177页。此时此刻，如果专利权人提出限制性条款，默示许可规则马上就失去意义。进一步考察英国的规定可见，其专利默示许可本质上就是我国专利法上的权利用尽原则，绝非真正意义上的专利默示许可。德国关于专利默示许可的理论也是权利用尽原则的延伸，仅限于销售领域和专利产品，对于解决实际问题仍有相当大的局限性。

借鉴英国专利默示许可制度和德国权利用尽原则，美国将默示许可规则的应用扩展到了销售之外的范围，针对专利产品的部件和实施专利产品的设备，④参见董美根著：《专利许可合同的构造：判例、规则及中国的展望》，上海人民出版社2012年版，第113-124页。明确提出了默示许可规则中的根本原则，即衡平法上的禁反言原则。其佐证就是De Forest Radio Telephone & Telegrap（德·弗瑞斯特无线电话公司）诉联邦政府的案例，美国最高法院在审理中指出，“并非必须是正式的授予许可才会达到专利许可使用的目的。专利权人使用的任何语言或行为，如果使得他人可以由此而合理推定专利权人已同意其实施制造、使用或销售等行为，且他人据此而实施该行为，则构成一种许可，在侵权诉讼中可以构成一种抗辩。至于该种许可是免费的，还是应当支付合理费用，要取决于当时的具体情形。”⑤袁真富：《基于侵权抗辩之专利默示许可研究》，载《法学》2010年第12期，第108-119页。这一表述确立了默示许可制度在美国专利法中的地位。虽然美国关于默示许可的案件主要集中在销售领域，但其中一些法律规定还是值得我们借鉴的：

第一，构成专利默示许可的形式要件和实质要件。形式要件在于专利权人的作为或不作为，即一方面，当专利权人在语言或行为上，让实施人足以认为得到许可时产生了默示许可；另一方面，当专利权人明知第三人实施了自己拥有的专利权而听之任之，以求实施者大规模、大面积实施后再行指控，以期获得更多的侵权补偿。实质要件又称理性人标准，美国审理法院在 Medeco Security Locks诉Lock Technology Corp案件审理中认为，“同其他默示合同一样，默示许可是基于当事人的客观行为，而任何一个理性的人，可以将此作为一种暗示，认为他们之间已经达成了一个协议。”⑥Jay Dratler：《Licensing of Intellectual Property》，王春燕等译，清华大学出版社2003年版，第185-191页。这一表述所确立的标准，与我国的诚实信用原则有异曲同工之处。

第二，举证责任。在美国司法实践中，对默示许可的认定通常是一个核心问题，认定是否构成默示许可需要双方举证，对举证的认定过程也就是对构成默示许可的形式要件和实质要件的分析和判断过程。举证责任的划分，一方面，被告将默示许可作为抗辩依据时，被告即承担举证责任；另一方面，当确认是否经由专利权人授权时，则需要权利人证明。

第三，默示许可的限制。在美国，默示许可范围限于涉案专利产品本身；地域是及于专利权的效力所能到达的区域；在期限限制方面，基于销售产生的专利默示许可的有效期仅限于所销售产品的使用寿命，而非整个专利权的有效期内。基于标准产生的专利默示许可的有效期就是专利权的有效期。

第四，追溯性授权。在美国，实施制造或销售行为而未获得授权时，如果实施人已经支付了完全补偿，则推定侵权人因此获得了追溯性授权，从而取得了实施专利的默示许可。

三、我国专利默示许可相关规定的梳理

（一）我国已有的默示许可规定为专利默示许可制度的构建提供了依据

我国《民法通则》不仅肯定了默示行为存在的合法性，⑦《民法通则》第56条规定：“民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。法律规定采用特定形式的，应当依照法律规定。”而且通过界定“沉默”的特殊含义，承认了默示行为的效力。⑧《民法通则》第66条第1款规定：“本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。”最高人民法院司法解释进一步对默示意思表示作出了具体的规定。⑨最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》第66条规定：“一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求，对方未用语言或者文字明确表示意见，但其行为表明已接受的，可以认定为默示。不作为的默示只有在法律有规定或者当事人双方有约定的情况下，才可以视为意思表示。”其在专利法领域的应用，为制定专利默示许可规则准备了条件。

与专利法相比，我国《著作权法》中对默示许可的规定相对明确：一是《著作权法》规定，“作品刊登后，除著作权人声明不得转载、摘编外，其他报刊可以转载或者摘编，但应当向著作权人支付报酬。”⑩《著作权法》第33条第2款。二是《著作权法》规定，“录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品，除著作权人声明不许使用的外，可以不经著作权人许可，但应当支付报酬。”[11]《著作权法》第40条第3款。三是《信息网络传播权保护条例》规定，“为扶助贫困，通过信息网络向农村地区的公众免费提供中国公民、法人或者其他组织已经发表的种植养殖、防病治病、防灾减灾等与扶助贫困有关的作品和适应基本文化需求的作品，网络服务提供者应当在提供前公告拟提供的作品及其作者、拟支付报酬的标准。自公告之日起30日内，著作权人不同意提供的，网络服务提供者不得提供其作品；自公告之日起满30日，著作权人没有异议的，网络服务提供者可以提供其作品，并按照公告的标准向著作权人支付报酬。网络服务提供者提供著作权人的作品后，著作权人不同意提供的，网络服务提供者应当立即删除著作权人的作品，并按照公告的标准向著作权人支付提供作品期间的报酬。依照前款规定提供作品的，不得直接或者间接获得经济利益。”[12]《信息网络传播权保护条例》第9条。上述规定，虽然体现了著作权默示许可规则的精神，但毕竟尚不具有默示许可的独立价值。正因为如此，司法实践中一直存在着对默示许可与明示许可认识模糊的问题，以至于默示许可的抗辩作用难以得到充分发挥。

（二）默示许可在专利法中的体现

我国《专利法》第11条原则上对专利许可进行了明确，即他人实施专利须经专利权人许可，否则就是侵权。此规定并没有排除默示许可方式的存在。《专利法》第12条虽然规定专利许可应当签订许可使用合同，但并不局限于书面合同，也并不排除实施专利的默示许可方式。

上述条款虽然不排斥专利默示许可及其规则，但我国毕竟没有专利默示许可规则。让司法实践困惑的是，虽然专利诉讼中存在默示许可抗辩的合理情形，但是仅依据权利用尽原则难以解决抗辩依据不足的问题。尽管相关法院甚至最高院在实践中进行了探索，但是无法可依的问题始终没有解决。本次《专利法》修订案将专利默示许可正式写入法条，无疑使专利默示许可存在的合法性得到确认，尽管它仅仅针对标准中的专利默示许可。

在《专利法》修订草案（送审稿）第85条中，规定了标准必要专利默示许可制度，即实施未披露的标准必要专利不视为侵犯专利权，视为专利权人的默示许可；实施默示许可的标准必要专利需要支付使用费，使用费标准双方协商，协商不成可由相关行政机关或司法机关裁决。此次专利法修改新增内容能否覆盖专利默示许可的情形，值得研究。

四、我国专利默示许可规则的完善

在专利默示许可规则完善的问题上，不少学者和司法界人士都就法条修改提出了意见，如将默示许可列入不视为侵权的情形等。在此，本文就制度涉及的核心内容提出完善建议。

（一）扩大专利默示许可规则的适用范围

我国《专利法》修订案中，仅对技术标准形成的专利默示许可作出了规定，但是，在专利诉讼中，还有许多情形依据专利法现有的权利用尽原则进行侵权抗辩，给司法审判带来了更大的自由裁量权和疑虑，如专利产品零部件的销售、实施方法专利专用设备的使用、发明人与实施人签订技术许可使用合同是在其取得专利权之前等，因此，扩大专利法修订案中的适用范围十分必要，其理由在于专利默示许可不是仅就专利标准化而产生。同时，应当对专利默示许可的条件和法律后果作出具体规定。

（二）明确专利默示许可的认定标准

专利默示许可的认定是该制度构建的核心。其认定标准与以书面合同等形式成立的明示许可相比更加复杂，而且是建立在被许可人对专利权人默示行为的信赖之基础上。专利默示许可存在多种情形：基于专利技术标准化，基于专利技术被推广应用，基于专利产品的销售，基于专利产品的修理和配件供应，基于专利技术被在先合法使用，基于原有专利技术协议在获得专利权之前已经生效，基于专利违约行为，基于专利产品的平行进口等产生的专利默示许可。[13]参见袁真富：《基于侵权抗辩之专利默示许可探究》，载《法学》2010年第12期，第110-114页。上述8种情形，基于产品销售、平行进口两种情形，可以通过我国《专利法》第69条权利用尽原则予以规制，其他6种情形认定标准不同。关于专利默示许可的形式要件、举证责任及程序要件，可以借鉴美国专利法的规定，但实质要件仅规定基于信赖原则过于笼统，本文认为应该明确具体标准：

1.专利权人主动行为的默示意思表示成立

如专利权人销售的产品是制造其专利产品的专用零部件，且对产品的使用并未提出限制性要求，由此可以推定，购买者实施专利技术得到了专利权人的默示许可。再如，专利标准化中，无论专利权人是被动加入还是主动加入，其目的必然因标准的强行推广而实现专利许可利益的最大化，此时，有理由认定标准必要专利被默示许可。一旦专利权人不披露被标准化的信息，并任意控告实施人侵权，实施人即可提起专利默示许可抗辩。

2.相对人的信赖具有合理性

通常情况下，国家标准化机构为了统一产品标准而制定标准，要求生产经营者严格执行标准化管理规定，不予执行者势必受到市场排斥，从而影响正常销售。为此，生产经营者没有理由怀疑实施标准化技术会遭到专利侵权的指控。

3.专利权人的懈怠行为构成专利默示许可

一是在专利标准化中，不可避免会出现部分专利的被动标准化，如果专利权人自明而不言，保持“沉默”，即产生了懈怠行为。对此行为，如果不赋予默示许可的法律效果，一旦专利权人提起侵权控告，就是对非善意行为的听之任之，也有悖于诚实信用原则。二是对懈怠行为存在的前提下所产生的侵权诉讼，本文认为，美国的认定标准需要扬弃性借鉴。美国专利法规定，懈怠行为产生的默示许可抗辩具有“非完整性”，即侵权诉讼中，此抗辩只能阻止金钱损害赔偿救济，而不能阻止禁止令救济。如果因原告在自己的权利上睡觉，被告可以被认定为默示许可使用，自然不承担侵权责任。但是，原告改变懈怠态度，并关注自己的权利，应当允许原告撤销默示许可。其理由是躺在自己权利上睡觉的原告并没有声明自己放弃了专利权，暂时的不作为似乎创设了默示许可，一旦权利人醒来就必然意味着默示许可的撤销。“你可以在我睡觉时使用它，或期盼我永远不要醒来，但请注意我会醒来的”。[14]参见［美］小杰伊·德雷特勒著：《知识产权许可》（上），王春燕等译，清华大学出版社2003年版，第249-250页。值得关注的是，禁止令救济与懈怠导致的法律后果不同，原告醒来并主张其权利时将该默示许可的撤销依然具有不合理性，表现在：一方面实施者的投资势必因撤销许可而造成浪费；另一方面，标准化管理难以达到实施。因此，我们需要对专利权人的权利进行必要限制，对其懈怠行为结束后的许可使用作出规定，即实施者可以继续实施专利技术，但须合理确定许可使用的费用。

4.构成专利权人懈怠行为的时间界限

专利权人的懈怠行为会构成默示许可，但是，并非怠于行使权利就一概被认定为懈怠行为。怠于行使权利的时间超过一定的期限，才会被认定为产生默示许可的懈怠行为。在规定时限内，不应认定为懈怠行为。规定这一期限，一则防止专利权人滥用专利权，二则保障因信赖专利权人的默示许可而扩大投资规模形成的利益。那么，如何确定懈怠行为的时间界限呢？本文认为，确定权利人怠于行使权利的期间应当以侵权诉讼时效为标准。如果怠于行使权利的期间仍处在法定诉讼的时效内，权利人不仅可以依法提出损害赔偿的诉讼请求，而且有权依法获得侵权损害赔偿。由此可见，两年的法定诉讼时效是权利人懈怠行为的“宽恕”极限。如果权利人怠于行使权利的时间超过法定诉讼时效，那么，权利人必须就懈怠行为付出代价，即请求赔偿的主张必然受到限制。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第23条规定，“侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算，权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。”这不仅体现了司法机关对权利人懈怠行为的否定评价，也体现出对当事人利益进行平衡的司法目的。

（三）原则性规定专利默示许可费用标准

在专利默示许可抗辩成立后，豁免了使用方的侵权责任，但并未免除使用方的费用支付义务。最高人民法院的“第4号复函”中，基于标准必要专利形成的默示许可，明确提出默示许可的使用费标准应该“明显低于正常的许可使用费”。本文认为是合乎情理的。其他情形的默示许可也可以参照执行。有一个值得关注的问题，如果专利权人在专利标准化之前已经实施了独占性许可或排他性许可使用，那么因为标准必要专利被默示许可的使用人应该向谁支付费用呢？专利权人已经获得一定时期内的独占许可使用费，专利标准化后使用人增多，必然压缩了独占使用人的市场份额，那么，独占使用人才是被救济的对象，也是默示许可使用人支付专利使用费的对象。