专利实用性与充分公开的竞合适用问题浅析

宋　岩

专利实用性与充分公开的竞合适用问题浅析

宋岩

内容提要：一项发明或者实用新型由于不能实施而导致其可能既属于不具备实用性的情形，也属于说明书没有对发明做出充分公开的情形，由此会产生对同一法律事实适用不同法条的观点。目前专利审查指南没有对这种情况下的法律适用做出明确规定，从而可能导致法律适用的混淆，这不符合依法行政和依法审判的精神。通过从法条竞合的视角，考察实用性与充分公开之间的关系，并借鉴国外相关立法经验，进而提出解决问题的建议。

关 键 词：实用性 充分公开 法条竞合

Abstract:If an invention or utility model can not be implemented, it may either lack utility or belong to the situation that the description does not disclose suffi ciently, which will lead to the viewpoints that different articles apply to the same legal fact. At present, there is no defi nite regulation for this situation in the Guidelines for Patent Examination, which could lead to the confusion of legal application. It is not in line with the spirit of law-based administration and law-based trial. The article examines the relationship between utility and suff icient disclosure from the angle of coincidence of articles, learns from the foreign related legislative experience, and then makes a proposal to solve the problem.

Key words:utility; suffi cient disclosure; coincidence of articles

专利申请不具备实用性或者没有充分公开都是驳回专利申请的法定条件。从设置法律概念的角度来说，二者要解决不同的法律问题，本不应当产生法律适用的冲突。但是，在法律实践中，的确存在着一项发明或实用新型可能既属于不具备实用性的情形，也属于说明书没有对发明做出充分公开的情形。例如，通常认为，要求保护永动机的专利申请不具备实用性，理由是其只有能量输出，没有能量输入，因而违反了能量守恒定律。但是，如果在说明书中增加一个能量输入的技术特征，该专利申请可能就具备了实用性，进而也能解决技术问题并且产生预期的技术效果。由此是否可以认为没有记载该特征的说明书公开不充分呢？事实上，世界上其他国家在审查专利申请时，也会面临几乎同样的问题，但是，解决办法大多与中国不同。我国学者对于实用性与充分公开的关系虽然也有所论述，但是，大多没有提出可操作性的解决办法。甚至有观点认为，充分公开与实用性的内涵是相同的，实用性是充分公开的直接结果。对于一项未充分公开发明的专利申请，审查员无论以未充分公开为由或者以不具备实用性为由，提出反对意见都不存在所谓“混淆概念”的错误。a黄敏、张华辉：《“充分公开”与实用性》，载《中国专利与商标》1997年第2期，第58-60页。但这明显与二者的立法本意相违背。而通过借鉴法条竞合的理论及国外相关立法经验或许有助于问题的解决。

一、法条竞合理论的引入

从词义上说，“竞”是竞争之意，“合”是指符合或结合到一起。b参见中国社会科学院语言研究所词典编辑室编：《现代汉语词典》，商务印书馆出版，第547、726页。“合”由“竞”而生，如果没有“竞”，也就无所谓“合”。法条竞合是我国刑法学界在罪数论或竞合论研究中最为充分、成果最为丰硕的一个领域。c陈兴良：《法条竞合的学术演进》，载《法律科学》2011年第4期，第60页。虽然目前对法条竞合理论的认识仍有争论，但通说认为，所谓法条竞合，是指因法条错综复杂的规定，一个行为同时符合数个法条规定的犯罪构成，但从数个法条之间的逻辑关系看，仅能适用其中一个法条，而排斥其他法条适用之情形。d［日］野村稔著：《刑法总论》，全力其、何力译，法律出版社2001年版，第448页。

在专利法领域，虽然也有学者对实用性与充分公开的关系进行了论述，但目前尚无研究从法条竞合的视角考察实用性与充分公开的适用问题。本文引入法条竞合的概念是基于以下两个方面考虑：一方面，对于实用性和充分公开而言，二者的适用同样存在对相同法律事实可能适用不同法律条款的问题。具体而言，当对某一专利申请以不具备实用性提出反对意见时，业内人士可能认为基于相同的事实基础，也可以对该申请以没有充分公开提出反对意见，只不过是推理的逻辑有所不同，反之亦然。由此可见，从表现形态上看，实用性与充分公开的竞合适用与刑法领域法条竞合有相通之处。另一方面，尽管刑法理论与专利法理论相差较远，尤其是在竞合适用原则上，无法借鉴刑法领域中的重法优于轻法、特殊法优于普通法的适用原则，但是，基于以法律思维解决法律问题的方法论应有相通之处，通过借鉴刑法领域关于法条竞合理论研究的视角，对专利法领域法条竞合问题的解决或许有所启发。正如陈兴良教授所言，法条竞合理论的使命是解决法条适用问题，我国刑法学界之所以关注法条竞合，就在于试图运用法条竞合理论，解决司法实践中提出的法律适用的疑难问题。e同注释c。

二、实用性与充分公开的竞合关系辨析

（一）从实用性与充分公开的涵义考察二者的竞合关系

《专利法》第22条第4款规定：“实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果”。f《中华人民共和国专利法》，知识产权出版社2009年第4版。而专利申请的充分公开则是在《专利法》第26条第3款中作出了规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”g同注释f。。

从立法本意而言，实用性强调的是发明内容在产业上的可实施性，一项发明只有具有产业上的可实施性，才能保证申请人和公众获得相对更加直接的利益，从而激励申请人和公众在此基础上进行进一步的技术创新。英国知识产权专家Cornish说，“工业实用性的一个重要含义是不应该对实际用途还未确定的科学信息提出专利申请”。hW.R.Cornish, Intellectual Property: Patent, Copyright, trademark and Allied Rights, by Sweet&Maxwell, 1996 edit.因此，实用性“原想要表达的一种想法，即一项发明，为了取得专利权，就必须是能够运用于实际目的的发明。换句话说，发明不能是纯理论的，而必须是能够在实践中实施的发明”。i张晓都著：《专利实质条件》，法律出版社2002年第1版，第3页。如果这项发明的目的是制造一种产品，那么，这种产品就必须是能够制造的，如果这项发明是一种工艺方法，那么这种方法就必须在实践中能够实施。

充分公开的立法本意是要求申请人公开发明对现有技术作出贡献的、帮助理解和实现发明必不可少的全部内容，从而从政府那里获得利益平衡的契约。“按照契约理论，专利是以国家面貌出现的社会同发明人之间签订的一项特殊的契约。这项契约对双方都是有利的。对发明人来讲，公开技术获得垄断权可以补偿发明创造活动中支出的劳动和费用，还可以获得更大利益。社会得到的利益表现为增加了新知识，这些知识丰富了科学与技术，并成为它们进一步发展的条件。专利权期限结束后，发明变成为社会的公共财富，公众可以自由使用”。j贾邦莲：《知识产权保护机制的基本原理》，http://www.netlawcn.net/second/content.asp?no=1302，最后访问日期：2015年8月26日。换言之，专利法赋予了专利权人独占的权利，专利权就具有了垄断性，而国家保证专利权得到保护的一个前提条件，就是所属技术领域技术人员根据说明书公开的内容能够实现发明所述的技术方案，并且解决发明要解决的技术问题，否则权利人就无法得到合法、有效的保护。

因此，实用性要求与技术方案充分公开的要求含义不同，出发点不同，立法依据不同，法定的要求更不同。k张晓都：《实用性与技术方案的充分公开》，载《中国专利与商标》2002年第1期，第19-22页。实用性要解决的是技术方案本身是否具有产业上的可实施性问题，而充分公开是要以“公开”换“保护”，这里所谓的“公开”主要还是对申请文件撰写层面的要求。从立法本意的角度而言，二者解决的是不同的法律问题，不应当产生竞合的问题。例如“利用独一无二的自然条件的产品”即便充分公开也不具有实用性。

但令人费解的是，我国专利法关于实用性的定义中除了规定发明或者实用新型能够制造或者使用外，还规定了“并且能够产生积极效果”。既然实用性考察的是发明内容在产业上实施的可能性，则不应涉及技术效果的问题，如果需要考虑技术效果，则应是在技术方案能够实施之后才需要考虑的，而一旦技术方案能够实施，则其能解决什么样的技术问题，进而达到什么样的技术效果，则应是充分公开及创造性需要考虑的问题。因此，对于积极效果的考察违反了实用性的立法本意。而且，进一步导致的问题是，如果技术方案能够实现制造或者使用，但不能产生积极效果，则如何判断其是由技术方案本身缺陷所导致的，还是由于说明书中没有记载相应的技术特征所导致的，如果是二者都有可能，则就产生了竞合的问题。

（二）从行政规章相关规定的角度考察二者的竞合关系

我国专利审查指南在关于 实用性一章的审查基准部分规定了不具备实用性的几种主要情形：1.无再现性、2.违背自然规律、3.利用独一无二自然条件的产品、4.人体或者动物体的非治疗目的的外科手术方法、5.测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法、6.无积极效果。l国家知识产权局：《专利审查指南》，知识产权出版社2010年修订版，第186页。在关于说明书应当满足的要求一节中，对清楚、完整和能够实现进行了解释和规定。从文字表述本身，并不能看出二者有明显的冲突之处。但是，从实践中或者逻辑推理上看，违背自然规律和无积极效果都有可能是要求保护的技术方案中缺乏某一项技术特征而导致，因此，专利审查员如果从此角度推理进而提出说明书没有对发明或者实用新型进行充分公开的审查意见，似乎也并无错误之处。

由此可见，审查指南在将2、6两种情况纳入实用性的审查基准时，并未考虑到其与充分公开的竞合适用问题，亦或认为二者的适用冲突可以通过其他规定来解决，如在实用性一章中还规定了：“因不能制造或使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书的公开程度无关”。m同注释l。但仅此而已，专利审查指南中再无针对二者关系的表述。即便如此表述，专利审查员仍然无法判断不符合自然规律或者不具有积极的效果是由技术方案本身的固有缺陷引起的，还是由于说明书中没有记载相关的技术特征所导致的。因此，专利审查指南对二者关系的表述尽管试图秉承实用性与充分公开的立法本意不同、解决不同的法律问题这一思路，但是，并未使二者的竞合适用问题由此得以避免。事实上，在法律实践中，该规定并无实际的可操作性。由此可见，实用性与充分公开竞合的出现除了有法条本身的原因之外，专利审查指南的规定也使二者的法律适用产生了冲突。

（三）从法律事实的角度考察二者的竞合关系

法律事实，就是法律规范所规定的能够引起法律关系产生、变更和消灭的客观情况或现象。n葛洪义著：《法理学》，中国政法大学出版社1999年版，第424页。在对专利申请文件的审查过程中，法律事实通常是指法官或专利审查员站在本领域技术人员的角度，基于申请文件或者对比文件中的描述而认定的事实。o通常认为，法律事实需要法官认定，但专利案件的特殊性在于，在判断专利申请是否符合专利法的授权条件时，无论是法官还是专利审查员都需要站在本领域技术人员的角度进行判定。因此，从理论上说，二者判定的事实应当是一致的。基于对目前专利审查指南相关规定的理解，相同的法律事实可能适用不同的法条。

例如在“一种CO2的治理技术及其装备”的复审案中，专利实质审查员和复审合议组都认为，CO2冷量放大器和氟利昂制冷设备构成的CO2制冷及冷量放大装备只吸收外界热量，既不对外传热，也不对外做功，同时又要保证CO2处于低温液相状态下运行，因此该方案明显违反能量守恒定律，不具备实用性。p参见专利复审委复审决定第27231号。此时，技术方案不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，由此审查意见也非常契合专利审查指南关于实用性的适用条件。但是，如果申请文件中增加一项放热保持系统能量守恒的技术特征，则该申请就具备了实用性，由此可见，是否具备实用性并非与说明书公开的程度无关。

再如，在一种“内燃机用含水燃料及其燃烧方法”的复审案中q参见专利复审委复审决定第1294号。，合议组认为，使极性不同的两种（或两种以上）物质均匀混合的技术方案，也没有提及通过对所用内燃机的有关装置进行改造来解决混合问题的技术方案。所以，对于要求保护的技术方案而言，说明书中记载的内容不足以使该领域技术人员实现所述含水燃料的燃烧，因此，说明书不满足充分公开的要求。但是，既然两种极性不同的物质在不借助其他手段的情况下不能均匀混合，则是否也可以认为是无再现性或者违背自然规律而不具备实用性呢？

在专利审查过程中，只要构成要件与前述案例基本一致，即便事实内容有所不同，则几乎都可以既以实用性提出反对意见，也可以以说明书没有充分公开提出反对意见。可见，在法条的立法本意不同、法律事实相同的情况下，仍然会出现法条竞合的问题，除前述指出的实用性法条规定的原因之外，另一个重要的根源在于专利审查指南没有对二者的审查基准及适用做出清晰的界定。

三、欧美的相关法律适用规定

（一）欧洲关于实用性和充分公开的法律适用规定

欧洲《专利公约》对实用性和充分公开作了与我国专利法类似的规定。欧洲专利局将实用性称为工业实用性（Industrial Applicability，也有译为“产业利用性”）。欧洲《专利公约》第57条规定：“一项发明能够在包括农业在内的任何工业产业中制造或者使用，则具备工业实用性”。rThe European Patent Convention，网址：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar57.html。最后访问日期：2015年8 月25日。此处翻译借鉴尹新天著：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年第1版，第276页。欧洲《专利公约》第83条则对充分公开做了规定：“欧洲专利申请必须以充分清楚和完整的方式公开发明，使所属技术领域的技术人员能够实现该发明。”sThe European Patent Convention，网址：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar83.html。由此可见，欧洲专利局与我国专利局在实用性和充分公开的立法思维上基本是一致的。在此基础上，两局的法律适用思维也应有相通或者相互可借鉴之处。但是，欧洲专利审查指南对于实用性和充分公开的法律适用做出了与我国专利审查指南明显不同的规定。

我国《专利审查指南》在实用性一章规定：“违背自然规律的发明或者实用新型专利申请是不能实施的，因此，不具备实用性。”t国家知识产权局：《专利审查指南》，知识产权出版社2010年修订版，第186-187页。在说明书应当充分公开部分，并无关于违反自然规律的审查相关规定。而欧洲《专利审查指南》G部分第三章1.规定：“以明显违反既定物理定律的方式操作的产品或方法，例如永动机，将被排除在外。如果权利要求仅要求保护发明预期的功能或目的，则应当以不符合公约第57条提出反对意见。但是，如果说一个永动机仅要求保护一个具有特定具体结构的产品，则应当以不符合公约第83条提出反对意见。”uGuidelines for Examination in the European Patent Office (November 2014 )，网址：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/ e/g_ iii_1.htm，最后访问日期：2015年8月25日。由此可见，欧洲专利局将实用性和充分公开的法律适用分得更加清楚和具体，即，直接要求保护违反物理定律的功能或目的是不具备实用性的，而仅要求保护永动机的产品应当以没有充分公开来拒绝。

对于既要求保护违反物理定律的功能或目的，又要求保护违反物理定律的产品的发明，欧洲《专利审查指南》F部分第三章3.规定：“另一种情况是发明本来就不可能成功实施的，因为其明显违反了既定的物理定律，例如永动机。如果权利要求不仅要求保护该永动机，还要求保护功能，那么不仅应当以不符合公约第83条提出反对意见，而且还应以发明不符合公约第52条第1款的工业实用性提出反对意见”。vGuidelines for Examination in the European Patent Office (November 2014 )，网址：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/ guidelines/e/f_iii_3.htm，最后访问日期：2015年8月25日。欧洲专利审查指南虽然规定了充分公开和实用性法条可以同时适用，但是应针对不同类型的权利要求，由此在一定程度上避免了前面所述“合”的问题。但是，对于要求保护明显违反能量守恒定律的永动机产品应当以不符合充分公开要求来提出反对意见的规定与我国关于实用性的审查逻辑是相矛盾的。我国专利审查指南目前无法借鉴该规定来解决前述的竞合问题。

（二）美国关于实用性和充分公开的法律适用规定

《美国专利法》第101条规定：“任何人发明或者创造了任何新的并且有用的方法、机器、制造品或者合成物，或其任何新的并且有用的改进，只要其符合专利法的条件和要求，都可以获得专利保护。”wConsolidated Patent Laws - May 2015 Update，网址：http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf, 最后访问日期：2015年8月25日。此条款的一个重要目的是要确保被授权的专利申请是“有用的”，以符合宪法的要求，该条款通常也被认为是美国对于实用性的要求。x有研究认为，美国专利实用性审查标准经历了从宽松到部分领域限制严格的过程。参见邱国栋：《专利实用性条件研究》，华东政法学院2005年硕士论文。而对于充分公开的规定，美国似乎更加严格。《美国专利法》第112条规定：“说明书应当包含对发明的书面描述，并且用完整、清楚、简明和准确的术语描述制造和使用发明的方式和方法，以使所属领域或密切相关技术领域的任何技术人员能够制造和使用该发明。发明人或者共同发明人还应当提出实现其发明的最好实施方式”。yConsolidated Patent Laws - May 2015 Update，网址：http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf，最后访问日期：2015年8月25日。由此可见。美国专利局除要求说明书应充分公开之外，还增加了提供最好实施方式的具体规定。

在美国的专利审查实践中，满足实用性要求的条件并不一定满足充分公开的要求。美国专利商标局在MPEP（专利审查程序手册）——符合实用性要求的申请的审查指南中规定：“如果申请人已经公开了发明的具体和实质的应用并且提供了可信的证据支持这种有用性，但是这一事实本身可能并不能使权利要求满足第112条的要求。例如，申请人要求某一疾病的治疗方法，该方法采用某一化合物并且提供可信的证据表明该化合物在所属领域是有用的，但是，实际实施该方法时本领域技术人员需要投入‘过度’的试验，这时，专利申请就不满足《专利法》第112条第1款的要求，而并非不满足《专利法》第101条的要求”。zGuidelines for Examination of Applications for Compliance with the Utility Requirement [R-11.2013]，网址：http://www.uspto.gov/web/offices/ pac/mpep/s2107.html，最后访问日期：2015年8月26日。

如果权利要求没有用或者不可操作，因而不满足第101条的规定，那么它必然不满足第112条能够实施要求中的“如何使用”（how-touse）。如果实质上毫无用处，那么上诉人（申请人）在说明书中不可能教导如何使用它们，当权利要求的主题显示没有用或者不可操作时，审查员应当同时做出拒绝，即可以根据《美国专利法》第112条驳回和根据第101条驳回专利申请。

由此可见，美国专利商标局的规定与前面所述的“合”有相通之处，即在技术方案不能实施的情况下，既可以认为该技术方案不满足实用性的要求，同时由于不知如何使用，也没有满足充分公开的要求。也正是因为如此，美国专利商标局对二者出现“竞”的情形作出了法律适用规定，即在此情况下，可以同时以申请不满足实用性和没有充分公开提出反对意见。

四、启示和建议

自古至今，在正常情况下，法律的使用总是很慎重的。人们不仅把法律作为判断是非、善恶和正当与否的规则，还特别强调按照什么样的方式、手段和规则来进行此种判断。@7刘金国、蒋立山主编：《新编法理学》，中国政法大学出版社2006年第1版，第61页。尽管不具有实用性或者说明书没有充分公开的专利申请，其法律效果都是得不到授权，但是，其不同的法律适用方式代表了不同的价值观和方法论，而价值观和方法论将直接影响法律体系的建设。

从前述分析来看，实用性与充分公开竞合的主要根源主要在于两个方面，一是我国专利法对实用性的定义不准确；二是我国专利审查指南对二者的审查基准和二者的关系界定不清。因此，建议择机对专利法和专利审查指南进行修改，以解决二者竞合适用的问题。主要的修改思路是，通过修改专利法和审查指南的相关规定，一方面应分别凸显实用性和充分公开的立法本意，另一方面是合理界定二者的审查基准，避免二者产生竞合适用的冲突。具体而言之：

一是从专利法中删除“并且能够产生积极效果”的表述。如前所述，实用性的立法本意是考察技术方案实施的可能性，如果有实施的可能性，则接下来的问题是其他法条需要考察的内容。如果还需要考察技术方案的效果，则就需要考察要解决的技术问题，此时，必将与充分公开的考察内容相重合，既会产生竞合适用的问题，也不利于反映实用性的立法本意。

二是在充分公开中引入说明书应当提供具体实施方式的规定。这一点在欧美专利法律法规中都有具体的规定，而我国对于具体实施方式的撰写并非是强制性要求。事实上，无论是对于我国还是其它国家而言，对于充分公开的法律规定都是对专利申请文件撰写的要求。而且，目前来看，我国专利申请人由于在撰写说明书时对具体实施方式问题重视不够，导致在授权、确权乃至侵权阶段经常会处于不利地位。因此，考虑到我国专利申请文件撰写的现状及“数量布局、质量取胜”的专利工作思路，应借鉴欧美的立法经验，研究在未来修改法律法规时择机引入对于具体实施方式撰写的强制性要求，以强化充分公开对于撰写要求的功能。这不但有利于我国申请人提高申请文件的撰写质量，有利于未来的专利保护和运用，也会进一步体现充分公开是对申请文件撰写的要求，而不是通过在专利审查指南中写入实用性与说明书的公开程度无关的表述来将二者区分。

三是将审查指南在实用性审查基准中规定的（2）违反自然规律、（6）无积极效果两种情形删除。其中（6）的删除理由前面已有阐述，在此不再赘述。而对于（2）而言，可以借鉴国外的经验，根据其要求保护的技术方案的类型不同而分别适用不同的法律条款。如果申请人要求保护违反自然规律的功能或者目的，则其是不可再现的，因此，不具备实用性，如果其要求保护违反自然规律的产品，则可以没有充分公开提出反对意见。如果在同一技术方案中既要求保护功能或目的，又要求保护产品，则允许审查员同时提出不具有实用性和没有充分公开的审查意见。这样就清楚地界定了实用性与充分公开的审查基准，也明晰了二者的适用关系。

进行上述修改之后，专利审查指南中“因不能制造或使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书的公开程度无关”的表述则顺理成章。

作者简介：宋岩，专利局材料工程发明审查部医用材料处处长