涉外定牌加工商标侵权分析与侵权预防

孙一翔

随着我国社会主义改革开放和世界经济一体化的发展，我国涉外定牌加工企业蓬勃发展,涉外定牌加工形式的特殊性，使得定牌加工企业因为在加工生产中使用商标的行为经常容易发生商标侵权的纠纷。目前我国涉外定牌加工企业商标纠纷日趋严重，已经影响到了我国涉外定牌加工企业的发展,因此如何预防涉外定牌加工所涉及的商标侵权问题是非常迫切的。

一、 由鳄鱼商标纠纷案引起的思考

本案所涉及新加坡鳄鱼公司和香港鳄鱼公司享有的鳄鱼商标是相似的，主要区别在于商标的地域性，新加坡鳄鱼公司在韩国享有的商标权，却因在中国没有注册而不享有，而香港鳄鱼公司享有在中国的鳄鱼商标权。在韩国享有鳄鱼商标权的新加坡鳄鱼公司把鳄鱼商标许可给了韩国亨籍公司使用，许可其制造鳄鱼牌的牛仔裤，并许可其让第三方制造鳄鱼牌牛仔裤。韩国亨籍公司并没有实际生产鳄鱼牌牛仔裤，而是与韩国艾弗公司签订生产合同，让韩国艾弗公司代其生产鳄鱼牌牛仔裤；韩国艾弗公司也没有实际生产牛仔裤，因为成本的考虑又与无锡艾弗公司签订生产合同，委托无锡艾弗公司按照合同为其生产鳄鱼牌牛仔裤，并在生产完成后全部运回韩国。在无锡艾弗公司将生产好的鳄鱼牛仔裤在海关报关时被上海海关扣留，上海海关向其发出《扣留侵权嫌疑货物告知书》，告知上述货物涉嫌侵犯香港鳄鱼公司的“CROCODILE”注册商标专用权。于是，无锡艾弗公司向对香港鳄鱼公司提起了确认不侵犯注册商标专用权之诉。

在法庭上，无锡艾弗公司认为牛仔裤上使用的“Crocodile及图”商标和“CROCODILE”商标系新加坡鳄鱼公司在韩国注册商标权人与韩国亨籍公司签订有商标许可协议，而韩国亨籍公司又委托韩国艾弗公司代为制造鳄鱼牌服装，并确认韩国艾弗公司可以委托无锡公司在中国定牌加工，并将产品全部运回韩国。认为这种外有注册商标、全部销售在韩国，而国内仅仅贴牌、并无任何销售的模式，不可能造成国内相关公众的混淆和误认，不应被认定为商标侵权。香港鳄鱼公司认为，其是“CROCODILE”商标在中国的唯一合法拥有者，无锡艾弗公司因韩国艾弗公司获得的注册商标使用权并不能成为在中国使用的依据，且无锡公司所谓的“未销售”并不代表“不使用”，在商品或服务上标注商标就是“使用”，所以鳄鱼恤公司请求海关扣货是合法合理的。

本案争论的焦点在于，无锡艾弗公司作为定牌加工企业是否因其对鳄鱼商标的这种使用行为引起与香港鳄鱼公司所有的鳄鱼商标的混淆从而侵犯了香港鳄鱼公司的商标权。

二、涉外定牌加工商标侵权问题

（一） 涉外定牌加工中使用商标是一种特殊的商标使用行为

无锡艾弗公司商标案中，涉外定牌加工生产过程中使用商标的行为是否属于《商标法》意义上的“使用”是值得深思的。

TRIPs协定对商标使用的解释是：“在商业中使用”的行为。①笔者认为，作为一家定牌加工企业，无锡艾弗公司对商标的这种使用行为是特殊的使用行为，是按照合同约定在一定限制内的使用。所以无锡艾弗公司并不是在商业中使用商标，故不应该被判侵权。

我国《商标法实施条例》对商标“使用”作出的规定是：“将商标用于商品上的使用”。笔者认为，产品不应然是商品。商品应该具有二因素，即使用价值和价值。鳄鱼牌牛仔裤在生产环节中并不存在使用价值，只是无锡艾弗公司生产线上的工业产品并不是商品，故无锡艾弗公司并不符合法定的商标“使用”行为，因此不应该被判侵权。

（二） 涉外定牌加工企业尽到了合理审查义务

无锡艾弗公司作为一家涉外定牌加工企业，是受委托使用商标的行为。无锡艾弗公司赚取的是生产的劳务费用，无锡艾弗公司使用商标的行为并没有对其赚取的劳务费用有增减的影响，无锡艾弗公司使用鳄鱼商标的行为结果仅对韩国公司有利。

根据法律基本原则之公平原则，收益与责任承担必须相当或相对应。韩国公司是真正的商标使用方和收益方，所以在中国境内使用鳄鱼商标侵犯香港鳄鱼公司商标权的责任在于韩国公司。无锡艾弗公司在委托前对韩国公司的商标专用权进行了审查，故无锡艾弗公司尽到了合理审查义务，不应该被判侵权。

（三） 涉外定牌加工中的商标不会产生混淆问题

TRIPs协议第十六条第一项的规定：“已注册商标的所有人应有专有权来阻止所有第三方未经其同意在交易过程中对与已获商标注册的货物或服务相同或类似的货物或服务使用相同或类似的标记，如果这种使用可能会产生混淆。若对相同货物或服务使用了相同的标记，则应推定为存在混淆的可能。”因此，“混淆的可能性”是判断商标侵权的一项重要条件。

商标法上的混淆，是指已经或可能对商品或服务的来源及有关方面发生误认。②无锡艾弗公司与韩国公司约定，产品全部返销韩国。因为这批产品是在韩国销售，无锡艾弗公司的产品销售对象是韩国民众，香港鳄鱼公司的产品销售对象是中国民众，所以与香港鳄鱼公司销售的市场和对象是完全不同的。因此，无锡艾弗公司使用商标的行为不会造成中国相关公众的混淆，所以也不会对香港鳄鱼公司造成损害事实。故无锡艾弗公司不应被判侵权。

三、涉外定牌加工企业商标侵权预防做法

（一）严格审查委托方的商标权利证明文件

涉外定牌加工企业在承揽业务前，应该要求对方出示证明其享有商标的商标权利的证明文件，文件包括商标权证书、商标许可证书或者商标转让证书。同时，涉外定牌加工企业不能因为对方出示了商标权利证明文件就冒然签约，还需要进一步向委托方所在国家商标管理机关或机关的网站进行核实，审查委托方的商标是否在商标管理机关合法注册，该商标权利是否归属于委托方所有，并且该商标是否在权利有效期内。

如果委托方对该商标根本不享有权利，一旦与其签约将会面临商标侵权赔偿。浙江省的一家制布企业接到了一家外商的生产印花打卷布的订单，就是因为在没有确认外商的商标是否合法有效的情况下承接了订单，结果在产品出关时被真正拥有该注册商标的日本公司起诉商标侵权，最终被“无辜”罚款。

特别要重视的是，一定要注意区别商标权利证书、商标许可证书和商标转让证书与商标注册申请书的区别，商标权利证书、商标许可证书和商标转让证书是享有商标权利的证明文件，商标注册申请书是不能证明享有商标权的。国内一家大型生产企业接到了来自尼日利亚公司的飞利浦冰箱的制造订单，此订单价值40万元。因为企业误把商标注册申请书当做了商标权利证书而签订了合同进行了生产加工任务，最终因尼日利亚公司根本不享有该商标而被判侵权和巨额赔偿。

（二）严格审查委托方在中国境内享有商标权的情况

正因为目前在我国司法实务界对涉外定牌加工企业生产加工中使用商标的行为存有一定的争议，所以为了完全杜绝商标侵权行为，涉外定牌加工企业应当对委托方的商标是否在中国境内享有商标权进行审查。涉外定牌加工企业在承揽业务前，在先确认委托方在其本国享有商标权之后，向我国商标管理机关或机关的网站进行核实，委托方是否在我国享有对该商标的权利。

特别要重视的是，涉外定牌加工企业在确认委托方在其本国和中国境内都享有商标专用权时也不能因此就高枕无忧了，还必须进一步调查委托产品最终到达地的委托方是否也享有该商标的权利，以防止在第三国因为不享有商标权而受到侵权诉讼。近年来，我国企业出口产品到美国，因为涉嫌侵犯美国企业的商标权屡遭美国337调查，而损失惨重。

（三）在签订书面合同中约定不侵权担保条款

书面合同是指以文字等有形的表现形式订立的合同，书面合同能够通过文字凭据确定当事人之间的权利义务，有利于当事人依据该文字作出履行，也有利于在发生纠纷时有据可查，准确地确定当事人的权利义务和责任，从而能够合理公正地解决纠纷。

传统的涉外定牌加工企业承接业务的方式是依靠订货单据或者是口头订货的方式。一旦发生商标侵权纠纷，很难确定和划分侵权责任，所以用书面合同形式包括：合同书、信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等，有利于明确双方的权利义务与责任的归属，从而避免自身承担不必要的责任。

根据合同自由原则，双方当事人可以就合同的条款通过自由的协商来确定。涉外定牌加工企业在与委托商进行合同约定时，应提出在合同中约定，委托方应该担保其享受该商标权，并且在中国境内和委托产品最终到达地享有商标权。如果委托方因提供虚假证明文件而产生的一切商标侵权法的侵权责任由委托方承担。只有在书面合同中明确约定了不侵权担保条款，才能避免因委托方提供虚假的商标权利证明而导致的巨额商标侵权赔偿的风险。

（四）加工企业要让委托方负责产品报关

无论是在无锡艾弗公司的鳄鱼商标案、嘉兴银兴制衣厂的“NIKE”商标侵权案、台山利富服装公司的“Crocodile和 鳄鱼图形” 商标侵权案还是佛山市泓信贸易公司的“HENKEL”商标案等，在这众多的对外经贸实务中，商标侵权纠纷案的起燃点都是在涉外定牌加工企业进行产品报关的时候。

根据《知识产权海关保护条例》，海关会根据商标权利人已经在海关做的知识产权备案扣留侵权嫌疑货物，商标权利人就会根据海关提供的信息对进行该货物报关的涉外定牌加工企业因其对商标权利人相同或相近似商标的使用而起诉侵犯商标权。因此，涉外定牌加工企业应当与委托方约定只提供生产和加工服务，生产完成后的产品需要委托方自行提取和报关。在实务中，让委托方自行运输产品并报关是从商标侵权发生的起点上避免了侵权风险的发生。

注释：

①黄晖：《商标法》，法律出版社，2005年4月第二版，第114页。

②吴汉东：《知识产权基本问题研究》，中国人民大学出版社，2005年第一版，第455页。