防御商标禁止权范围的司法平衡“小天鹅”商标侵权案评析

文 / 任凡

我国《商标法》目前尚未确立防御商标概念，国内相关文献也较少，且大都停留在概念分析及功能阐述上，对防御商标功能的的具体实现也存在认识上的误区。尽管如此，我国商标注册主管机构对注册实践中商标权人注册防御商标并未予以否定[1]。防御商标战略也经常被大企业、大品牌作为企业知识产权战略的重要组成部分。有些地方政府在制定商标战略时，也将防御商标作为战略的重要组成部分，并对相关的注册企业予以指导和支助。1.如（川府发[2009]16号）四川省人民政府关于印发《四川省强力推进工业品牌战略实施意见（2009年修订）》的通知：二、推进工业品牌建设的主要途径和措施：（六）重点推进工业企业注册商标及防御商标和域名，推进产业区域注册集体商标、证明商标和域名，鼓励进行商标国际注册或在境外相关国家（或地区）注册商标，坚决制止省内企业和区域商标、域名被恶意抢注等现象；（乌政办〔2011〕14号）乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发乌鲁木齐市实施商标战略发展规划的通知：四、主要措施：（五）加强对企业商标发展的业务指导和服务，为企业实施商标战略指路引航。重点帮助有规模的企业进行防御商标和联合商标注册。类似的规定在（蚌政办〔2010〕143号）蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市商标战略工作实施意见的通知、（津政办发〔2009〕157号）天津市人民政府办公厅转发市工商局关于我市实施商标战略促进经济发展意见的通知、（闽工商综〔2008〕450号）福建省工商局印发《关于推进实施商标品牌带动工作的指导意见》的通知中均有明确提及。防御商标制度作为一个舶来品，确有它独具魅力的地方，但是在该制度的创始者和其他外国先行实践者已对其予以深刻反思的同时，我们有必要在该项制度的引进和具体实施上保持清醒的头脑。防御商标远非商标权保护的灵丹妙药，囿于该制度创设的特殊机理，它也有较大的局限性，对此我们必须有清醒的认识，这一点在防御商标司法保护的过程中表现尤为明显。本文以 “小天鹅”案为研究对象，探究防御商标保护的特殊规则，以期对防御商标的认识、防御商标的运用、保护及我国《商标法》对防御商标制度的引进提供些许参考。

一、相关案情

原告无锡小天鹅股份有限公司于2000年注册了第1397536号“”和第1397540号 “小天鹅”商标，核定使用商品类别均为第11类，包括空气调节设备、空气调节装置、干燥设备等，目前该两商标仍处于法律有效保护期限内。原告无锡小天鹅股份有限公司在诉状中明确，其仅将上述注册商标用于冰箱、冷柜、洗衣机上，未扩大使用范围，也未许可任何企业使用“小天鹅”商标生产、制造其他任何产品。被告武汉市宝慧商贸有限公司销售的小型取暖器上有上述两个商标的组合图形。原告无锡小天鹅股份有限公司认为被告武汉市宝慧商贸有限公司销售的带有上述商标的取暖器侵犯了其上述两个商标专用权，请求停止侵权、赔礼道歉和赔偿损失。另外，法院经审理查明，无锡小天鹅股份有限公司同时在第11类商品取暖器上注册了第1169491号“”和第1006364“小天鹅”两个商标，原告在洗衣机上的注册的“小天鹅”商标于1997年被国家工商行政管理机关认定为驰名商标。本案当事人争议的焦点即，被控侵权商品是否侵犯了原告主张权利的第1397536号第1397540号两个商标。

二、审判

一审法院经审理，认为空气调节设备、空气调节装置与被控侵权商品在商品性能、功能、用途、材质等方面均存在明显不同，在商品分类表中也被划置不同的小类，显属不同商品，被控侵权商品不属于侵犯原告主张的第1397536号和第1397540号商标商标权的商品，被告在本案中不构成侵权。具体理由如下：一、被控侵权商品与该两商标核定使用的商品不属相同商品；二、原告小天鹅公司在本案主张的该两商标，原告小天鹅公司明确并未投入实际使用，在被控侵权商品与该两商标核定使用的商品不同的情形下，将与该两商标核定使用的商品明显不同的商品认定为类似商品，与《商标法》禁止混淆的出发点不符。理由是《商标法》意义上的类似是指混淆性类似，只有存在导致消费者混淆的可能的商品才认定为类似商品。本案中，被控侵权商品与原告小天鹅公司主张权利的两个商标核定使用的商品在产品功能、用途、销售渠道等方面存在明显的不同，不会造成消费者的混淆和误认，不属于类似商品。在主张权利的商标未实际投入使用的情形下，将不同商品认定为类似商品不仅缺乏法律依据，且破坏了商品分类的基础。另外，也不当扩大了该两商标的保护范围。三、原告小天鹅公司在洗衣机商品上注册的“小天鹅”商标早在1997年就被国家工商行政管理主管机关认定为驰名商标，目前仍处于使用过程中。且，该公司专门在（小型）取暖器商品上注册了第1006364号“小天鹅”和第1169491号“”商标，该两商标标识与被控侵权商品上标注的“小天鹅”商标标识相应部分完全相同，该各独立部分显著性也无明显差异，属近似商标。在此情形下，原告小天鹅公司完全可以上述三个即驰名商标和上述第1006364号、第1169491号商标作为权利基础维护自身的合法权益，而无需坚持要求法院扩大商标保护范围以保护其合法权益；四、我国《商标法》虽然未有防御商标的规定，但从原告小天鹅公司商标注册、使用及驰名的情况等看，原告小天鹅公司在本案主张权利的第1397536号和第1397540号商标主要为防御性注册商标。对防御性注册商标，目前《商标法》并未明确其是否可免于《中华人民共和国商标法》第四十四条第四项规定的连续使用义务，对连续多年未被实际投入使用但又未被行政主管机关撤销的注册商标，法院虽对该商标的效力不予置评，但是在司法保护上应把握合理的平衡。具体到本案，第1397536号和1397540号注册商标的保护范围宜以核定使用的商品为限，而不能过度扩大其保护范围。

三、评析

本案是一起防御商标维权的典型案例，集中体现了防御商标的三个主要特性：防御商标的特殊功能、防御商标禁止权范围的影响因素、防御商标侵权判定中类似商品的判断。

（一）防御商标的特殊功能

防御商标起源于1938年《英国商标法》，当时法律引入防御商标的概念并依法予以保护，主要是基于以下考虑：即当某一商标在某一指定商品上注册且已驰名时，如果他人将该商标用于与注册商标非类似的商品上时，消费者也会认为两者的来源同出一辙或认为两者之间有某种必然联系而造成混淆和误认[2]。在为防御商标和联合商标提供注册保护的国家大都不是不加区别地允许一切注册商标所有人取得这两种特殊商标的注册。一般来说，只有驰名商标的权利人才会获准这种商标，从而使其成为对驰名商标进行特殊保护的一种措施[1]。由此可见，防御商标的制度根基或者说创设目的是加强对驰名商标的保护，实现驰名商标跨类保护。法律对防御商标的确认，与当时驰名商标保护的现状是密切关联的。在英国在世界范围内首次确立防御商标时，注册驰名商标的跨类保护并未得到法律和相关国际公约确认。在1994年TRIPS协议签订后，注册驰名商标跨类保护有了明确规定。防御商标制定之初的历史使命至此已经完成，英国也于1994年修订《商标法》时删除了防御商标的有关规定。

当然，我们不能因防御商标随着驰名商标保护的不断完善，其预设的价值已被削弱，而对该制度予以全盘否定。防御商标作为驰名商标保护的特殊制度，仍有一定的现实意义。作为一项防御措施，防御商标作为引证商标在防止他人注册，作为权利依据在减轻商标权人的举证负担，减少对商品类似判定的争议等方面均效果明显。对他人在不同商品上的注册行为，在先注册的防御商标可以直接作为注册异议的引证商标，申请驳回他人的注册申请，如果没有防御商标的存在，对他人注册申请的异议，需要提交大量的证据证明商品的类似、消费者可能存在混淆等其他诸多证据；在商标侵权发生时，防御商标也可以作为权利证据予以主张，对他人在防御商标核定使用商品的相同商品上使用防御商标的行为，可以请求法院直接判令停止侵权，如若没有防御商标的注册，驰名商标的所有人要实现在非相同商品上得以保护，在当前驰名商标个案认定的情况下，其举证责任尤为沉重；另外，在商标侵权判定中，类似商品的判定是一个弹性极大的概念，存在一定的主观判断的空间，在注册异议及商标侵权判定中可能不同的审理人员会得出不同的审理结论，为避免维权的不稳定，注册防御商标是一种不错的选择。

在此，需要对防御商标扩大驰名商标保护范围的功能的说法予以纠正。防御商标的存在如上文所述，是驰名商标保护的特殊举措，驰名商标的保护范围由其注册情况、实际使用情况及相关市场因素决定，其与防御商标虽然存在关联，但本身仍是相互独立的，其保护范围与防御商标注册与否，并无直接关联，驰名商标专用权或禁止权范围的确定，无需考虑防御商标的注册情况。另外，需要特别强调的是，防御商标上述效能的发挥，其有一个基本前提，即他人的注册行为和侵权行为发生在与防御商标核定使用商品的相同商品上。

本案中，原告主张权利的两个商标的商标标识与原告驰名的商标标识完全相同，且该两商标又未投入实际使用，注册的商品在商品分类表中分属不同的小类。从该两商标的注册、使用及原告驰名商标的情况看，原告主张权利的两个商标符合标识与防御商标标识相同、防御性、附随性、正商标为驰名商标的基本特征，属典型的防御性注册商标。原告放弃以驰名商标和在（小型）取暖器上注册的商标主张权利，而以涉案两个商标主张权益，直接给出了划定防御商标禁止权合理范围的难题，使得本案极具典型意义。

（二）“使用”对防御商标禁止权范围的影响

如上文所述，较之普通商标，防御商标的价值更多的是防御，而非给权利人带来直接的经济收益。该价值的大小取决于其禁止权的涵括范围。从《商标法》制止混淆的基本原理看，无论是防御商标抑或普通商标，其禁止权的范围均取决于商标是否被投入使用以及使用产生的实际效果。虽然我国《商标法》对注册商标规定了连续使用的义务，对达到一定期限而未投入使用的商标规定了撤销制度，但对注册的防御商标，似乎没有因防御商标未被实际投入使用而被撤销的先例。与确立防御商标的外国立法明确防御商标免于使用的义务不同，实践中，我国商标主管机关默认了防御商标免于实际使用的义务。从防御商标制度设立的目的看，注册防御商标本不意欲使用，而只是一种防护措施。但是商标使用对商标权保护范围的划定却不因是否为防御商标而有所区别，否则，将远远超出防御商标创立的初衷，过度扩大防御商标的权利范围。不同的商标由于其所有人在商标使用中投入的劳动存在差异，其强度有别，商标保护的范围也有所不同[3]。在此，需要指出的是，虽然防御商标与正商标标识相同，但是两者仍为独立的商标，正商标也即驰名商标本身的使用以及具有的高知名度不能当然及于防御商标。防御商标自身使用与否以及实际使用产生的效果直接影响该商标自身的禁止权的范围。在此方面，防御商标禁止权范围的确定方式理应与一般商标禁止权范围的确定方式相一致。

根据商标权禁止权的一般理论基础，商标禁止权的延及范围与商标的特性与功能息息相关。法律将商标作为一种私权进行保护，主要是保证商标功能的发挥。而商标的基本功能是向消费者或者终端使用者标识出有关商品或者服务的来源特征，使之与其他来源的商品或者服务区别，以避免混淆的可能[4]。进而，商标权益保护的核心是保护商标与商品或服务之间的联系，它主要体现在两个方面：一是防止利用，禁止竞争者擅自利用这种联系；二是防止损毁，禁止竞争者破坏这一联系[5]。只有存在损害、不当利用商标商誉、误导消费者的行为才是商标权禁止的对象。防御商标禁止权的对象同样需满足上述要求。对目前大多处于“闲置”状态的防御商标，从防御商标的基本原理、利益平衡及司法实践的具体情况看，其禁止权的范围应以其核定使用的商品为限。具体理由如下：首先，该禁止权的合理范围与防御商标注册初衷相符。单个防御商标作为正商标的防御手段，其不能代替正商标，实际上也不可能代替正商标，每个防御商标均是防御商标群中的一份子，而且在防御商标注册范围的现实可行性上，该防御商标群也仅能形成有限的保护藩篱。如果扩大防御商标的保护范围，显然与单个防御商标预设的功能不符，也必然会破坏各防御商标之间的防御界限；其次，无论是防御商标还是普通商标，其禁止权的范围以制止消费者的混淆和误认为界。未经使用的防御商标，由于未被实际投入使用，实际上不会造成消费者的混淆和误认，但基于对正商标的保护，法律免于防御商标使用义务，同时也认可未经使用的防御商标可以作为引证商标和权利商标。要实现该立法目的，必然要赋予防御商标一定的禁止权，推定消费者的混淆和误认。但对与防御商标核定使用商品不同的商品，如果扩大混淆和误认可能性的认定，显然会过度扩大防御商标的保护范围；再次，从司法实践和当前的司法政策规范性文件看，对未经使用的商标，虽然予以保护，但保护范围非常有限。对连续三年以上未经使用的商标，更是有不予保护或弱化保护的趋势。未经使用的防御商标虽然与普通商标有所不同，但是未经使用的事实在确定保护范围时仍必须予以考虑；最后，从利益平衡的角度，未经使用的防御商标其禁止权范围宜与其可“行”的范围保持一致。

防御商标虽以不使用为常态，但企业在开展多种经营中，也可能将防御商标投入实际使用。对实际投入使用的防御商标，与普通商标不同的是，其防御商标的身份犹存。但经过使用，防御商标在使用的商品上将产生绝对的显著性和知名度，且显著性和知名度也会处于不断变化过程中。在商标这一标识类知识产权的法律保护中，尽管商标使用权的范围不会因为显著性和知名度的变化而变化，但商标权禁止权的权利范围却会随着商标显著性、商标的知名度以及消费者的注意力的变化而相应地延展或者压缩，法院因此需要在个案审判实践中进行相应的重新界定。商标各个时期显著性的变换受诸多因素的影响，如商标的使用、推广情况，商标权人的维护，竞争者的使用，消费者的认知水平等。商标显著性的判断很难有一般公式予以适用，但通常来说，商标、特别是显著性不强的商标，其显著性会随着经营者对该标志的持续推广和使用而不断增强；商标的显著性与商标保护范围之间应该是一种相互强化的关系，则禁止权的范围亦将随着商标显著性的增强而扩大。反之，商标权人的不规范使用、对商标的疏忽保护、竞争者的滥用、消费者的误读等均可能导致商标显著性的减弱，商标甚至可能因此而沦落为商品通用名称，此时，商标权禁止权的范围当然相应萎缩直至不复存在。

商标的使用直接决定着其显著性和知名度，而该两因素又直接影响商标禁止权的保护范围。一般而言，随着商标绝对显著性的增强，商标权禁止权的范围变宽，随着商标显著性减弱，商标权禁止权的范围变窄；同样，随着商标知名度的提升，商标权禁止权的范围扩大，随着商标知名度的降低，商标权禁止权的范围缩小；在商标权禁止权的保护中，应进行个案分析，根据商标的实时显著性和知名度作出相应的保护。防御商标在实际投入使用后，与普通商标相同，其禁止权的范围的确定与普通商标无异。对已经实际投入使用的防御商标，只要存在混淆的可能，就将涉及类似商品和服务的判定。

本案中，原告主张权利的两个商标并未投入实际使用，在侵权与否上，虽然法院判决紧扣《商标法》对商标侵权构成要件的角度，从商标和商品两个角度进行论述，但笔者的观点是，在此情形下，无需考虑判断商品的类似，只要不是相同商品，则直接以不侵权论。

（三）驰名商标动态变化对防御商标禁止权范围的影响

商标驰名是一种适时的状态，随着诸多市场因素的影响，商标的驰名度会发生相应的增减，有的甚至会被市场无情地淘汰。对驰名商标具有防御作用的防御商标，会因驰名商标的动态变化对其两者的关系产生一定的影响。防御商标与正商标虽系独立的存在，但防御商标对正商标有一定的附属性。正商标驰名度的变化虽不直接及于防御商标，但防御商标的禁止权范围仍受正商标驰名度的影响。一般而言，正商标不再驰名时，防御商标的防御基础已不存在，其本身面临因未被使用而撤销的风险，则当然已无禁止他人使用的权利。对未被实际投入使用的防御商标，在正商标保持驰名的状态时，防御商标在相同商品的范围内持续发挥其防御的作用，且在这个范围内应该保持恒定。对已经被实际投入使用的防御商标，因其在防御商标身份外，已经具备普通商标的全部特性，其独立性较之未投入实际使用的防御商标强，禁止权的范围受驰名商标动态变化影响较小。该类防御商标的禁止权的范围应与其使用产生的适时知名度和显著性相一致，具体确定方法与普通商标禁止权的范围无异，也即其侵权判定的商标近似、商品类似的判断与普通商标侵权考量相同的因素。

综上，防御商标作为驰名商标的防御措施，在防护驰名商标被侵害上有积极意义，但防御商标有明显的自身局限性，我国《商标法》在未来修订过程中即使确认该制度，也应该将防御商标禁止权的范围明确予以规定，对使用和未经使用的防御商标予以区别对待。商标权人在维权过程中，应根据维权的实际需要，综合考虑防御商标禁止权的范围，选择合适的商标作为维权的依据。

【1】王小云.对防御商标和联合商标的思考[J].中华商标，2001(2):21.

【2】凯蓉.防御商标利弊谈[J].工商行政管理,1997(18):22.

【3】文学.商标使用与商标保护研究[M].法律出版社，2008:113.

【4】Jeremy Plillips ,llanah Simon.Trade Mark use[M]. NewYork : Oxford University Press Inc., 2005:25.

【5】郑其斌.论商标权的本质[M].人民法院出版社,2009:89-91.