计算机软件的专利权保护研究

唐代盛 王小绪 蒋方凯

(1.南京理工大学科技处,江苏南京 210094;2.中国联合网络通信有限公司上海市分公司,上海 200135)

[经济与法 ]

计算机软件的专利权保护研究

唐代盛1王小绪1蒋方凯2

(1.南京理工大学科技处,江苏南京 210094;2.中国联合网络通信有限公司上海市分公司,上海 200135)

计算机软件包括计算机程序及其有关文档,主要是通过著作权来保护计算机软件的复制权、出租权等权利,其并不保护开发软件所用的创意、处理过程、操作方法等。因此,一些西方发达国家先后承认软件具有可专利性,将软件中的构思和技术方案通过专利法予以保护。我国亦将记载在申请文件中的软件发明创造通过专利性审查,使能够解决技术问题、解决技术问题的技术方案,并产生技术效果的涉及计算机程序的发明授予专利权。

计算机软件;版权保护;可专利性;专利审查;申请文件撰写

计算机软件是指计算机程序及其有关文档,其重要性不言而喻,它已经成为国际知识产权保护的内容之一。计算机软件在开发过程中,其程序设计复杂、编程工作量大,但复制难度、成本极低。而且计算机软件的客体具有非物质性,虽然记载在载体上,但不具有物质形态,不占有一定的空间,权利人不发生有形控制的占有,也不发生有形损耗的使用,故多人可以同时或分别反复使用。因此,对计算机软件进行法律保护,是计算机软件产业健康发展的保证。

一、计算机软件的版权保护模式

由于计算机软件产业发展的迫切需要,美国政府一直寻求软件法律保护的最佳模式。起初试图通过专利制度来保护软件,但是获得专利授权的技术必须具有高度的创造性,而且需要一定的审查期限,加上软件企业的反对,1965年美国总统专利制度委员会的研究报告主张对软件不予以专利保护。1974年 12月 31日美国国会设立的“版权作品新技术应用全国委员会”对计算机程序的复制和使用中的知识产权问题进行调查,并向国会提出报告。1976年、1980年,美国国会先后对版权法进行了修改,明确规定将计算机程序列入版权法的保护范围。在欧洲的法国、德国、英国等相继在 1985年对版权法作了修改,将计算机软件的保护纳入其中,采用版权法保护计算机软件。在我国,2002年通过了《计算机软件保护条例》,建立了计算机软件的著作权保护制度并于 2010年修订的《著作权法》第 3条将计算机软件列入作品范围之内。

为了维护软件产业大国的利益,美国政府极力推动全球的计算机软件立法纳入著作权保护轨道,并于 1993年与多国达成《与贸易有关的知识产权协议 (Trips)》,在Trips第 10条中规定,以源程序或目标程序编写的计算机程序均应作为伯尔尼公约(1971)意义下的文学作品予以保护,从而建立了通过著作权来保护计算机软件的制度。世界各国通过著作权法来保护计算机软件,其合理性比较明显,如通过版权保护的标准低,获得著作权的程序简单,在软件开发完成后自动获得软件著作权,因此能够得到及时保护。

二、计算机软件的可专利性保护

计算机软件受著作权 /版权保护,由于版权保护限于软件作者创意的“表达”,不能延及到软件所蕴含的“创意”,所以,其他人完全可以自由利用这种“创意”,并可以在此基础上设计出新程序从而得到版权保护。因此,软件著作权法无法保护软件中的构思和技术方案。因为软件著作权实行创意/表达两分法原则,其保护不延及开发软件所用的创意、处理过程、操作方法或者数学概念等。

随着计算机技术的迅猛发展、软件企业和一些软件大国的利益需要,试图将计算机软件通过专利制度予以保护。在美国司法实践中的判例对计算机软件相关发明的可专利性判断标准的变化,只要一项计算机软件相关发明能够将其保护的客体纳入“方法”、“机械”、“制成品”或“合成物质”中任一种,并且满足创造性和实用性,就可以获得专利权。在最初的审查实践中,欧洲专利局(以下简称 EPO)对于用计算机软件相关发明完全不予以专利保护。随着美国逐步对计算机软件相关发明采取专利保护,EPO在 1985年颁布新审查指南后将专利法的保护范围扩展到一部分与计算机软件相关的发明,到了20世纪 90年代中期,EPO通过对 IBM案、养老金收益案所做出的一系列判决确立了计算机软件相关发明的可专利地位,但是否具有技术性贡献仍然是判断能否授予专利权的一项重要基准。现在,随着美国、欧洲、日本等西方发达国家先后承认软件具有可专利性,并进而通过修改各自的专利审查指南将软件专利申请审查囊括在内,学术界和专利界就开始不再注重软件可专利性问题的讨论。

我国专利法规定的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。由于计算机软件的特殊性,在 2010年修订的专利审查指南中,仍将计算机的语言及计算规则、计算机程序本身归入智力活动的规则和方法。根据专利法第二十五条第一款第 (二)项的规定,排除这些智力活动的规则和方法获得专利权的可能性。原因在于智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。由于其没有采用技术手段或者利用自然规律,也未解决技术问题和产生技术效果,因而不构成技术方案,则不应当被授予专利权。但是,对于涉及计算机程序的发明,如果满足“二要素”,则可以申报专利,即如果为了解决技术问题,全部或部分以计算机程序处理流程为基础,通过计算机执行按上述流程编制的计算机程序,对计算机外部对象或者内部对象进行控制或处理而提出的解决方案,则可以申报专利。

三、我国涉及计算机程序的发明的专利审查

在我国,任何发明创造如果通过专利权获得保护,都要通过申请文件将其发明创造的相关内容进行清楚、完整的说明,使其技术方案充分公开。前已述及,我国的计算机软件可专利性是指其中的涉及计算机程序的发明,如果要获得专利授权,审查员应对说明书和权利要求书中的内容进行实质性审查,主要内容如下。

(一)对权利要求中技术方案的可专利性审查

涉及计算机程序的发明,如果一项权利要求或者一项权利要求除其主题名称之外,仅仅涉及一种算法或数学计算规则,或者计算机程序本身或仅仅记录在载体上的计算机程序,或者游戏的规则和方法等,则该权利要求属于智力活动的规则和方法,不属于专利保护的客体。

如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是解决技术问题,在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的技术手段,并且由此获得符合自然规律的技术效果,则这种解决方案属于专利法第二条第二款所说的技术方案,属于专利保护的客体。否则,不属于专利保护的客体。

(二)对权利要求中技术方案的专利性审查

根据专利法第二十二条第一款的规定,授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。因此,涉及计算机程序的发明如果属于专利保护的客体之外,还要进一步对技术方案的实用性、新颖性和创造性进行审查。

1.涉及计算机程序的发明的新颖性审查

新颖性是指涉及计算机程序的发明不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的涉及计算机程序的发明在申请日以前向专利局提出过申请,并记载在申请日以后 (含申请日)公布的专利申请文件或者公告的专利文件中 (以下简称抵触申请)。由于涉及计算机程序的发明被授予专利权,是一种独占性的排他权利。为防止将现有技术申请为专利加以保护,从而侵犯了公众自由使用公知技术的权利,故专利法规定了申请的发明专利必须具有新颖性标准。新旧都是相对而言,因此在判断新颖性时必须规定一个时间基点,在该时间基点之前公开的技术才为现有技术。

现有技术的时间界限以申请日为准,如果享有优先权的,则时间界限是指优先权日。我国第三次修改的专利法中,将原先的相对新颖性标准改为绝对新颖性标准,即没有同样的涉及计算机程序的发明在申请日 (有优先权的,指优先权日)以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术,不再对公开方式的地域作出限制。在审查新颖性中,还要确定是否存在与本发明的技术方案相抵触的专利申请。目的是为防止重复授权,禁止对同样的发明创造授予多项专利权,避免权利之间存在冲突。抵触申请是在申请日申请并在申请日以后公开,因此不是现有技术。抵触申请仅指在申请日以前提出的,不包含在申请日提出的同样的发明或者实用新型专利申请。

涉及计算机程序的发明的新颖性审查基准是指在上述现有技术和抵触申请中没有与本发明同样的发明创造。在审查时,是否是同样的发明创造,审查涉及计算机程序的发明与现有技术或者抵触申请的相关内容相比,如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同,则认为两者为同样的发明或者实用新型。判断新颖性时,对内容进行对比应当将涉及计算机程序的发明专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独进行比较,不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比,即判断涉及计算机程序的发明专利申请的新颖性适用单独对比的原则。

2.涉及计算机程序的发明的创造性审查

创造性是指涉及计算机程序的发明与现有技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步。专利法规定了创造性,是基于新颖性一样的哲学,为了避免将毫无创意的、平庸的技术方案甚至改头换面的现有技术授予专利保护。发明有突出的实质性特点,是指对所属技术领域的技术人员来说,发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的,则该发明是显而易见的,也就不具备突出的实质性特点。发明有显著的进步,是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。

审查创造性时,将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价,即结合对比。如果一项独立权利要求具备创造性,则不再审查该独立权利要求的从属权利要求的创造性。

3.涉及计算机程序的发明的实用性审查

实用性是指涉及计算机程序的发明申请的主题必须能够在产业上制造或者使用,并且能够产生积极效果。能够制造或者使用,是指涉及计算机程序的发明的技术方案具有在产业中被制造或使用的可能性。满足实用性要求的技术方案不能违背自然规律并且应当具有再现性。能够产生积极效果,是指涉及计算机程序的发明专利申请在提出申请之日,其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的,这些效果应当是积极的和有益的。在审查涉及计算机程序的发明的实用性时,应当以申请日提交的说明书 (包括附图)和权利要求书所公开的整体技术内容为依据,而不仅仅局限于权利要求所记载的内容。

四、涉及计算机程序的发明的申请文件撰写

发明专利最重要的申请文件是说明书和权利要求书。专利申请文件是能够获得授予专利权的重要条件,它不仅充分公开发明创造内容、阐明保护范围,而且是审查的原始依据以及判断侵权的依据。正如有人认为,如果把一件专利比作一座建筑物,那么专利申请文件就像是这座建筑物的地基。专利申请文件撰写的好坏,直接影响到专利的稳固和牢靠。因此,涉及计算机程序的发明的专利申请文件同样有如此重要的作用。2010年修订的专利审查指南中对此也作了规定。

(一)涉及计算机程序的发明的说明书撰写

涉及计算机程序的发明专利申请的说明书除了应当从整体上描述该发明的技术领域、背景技术、发明内容、附图说明和具体实施方式之外,在发明内容中将该涉及计算机程序的发明要解决的技术问题、技术方案和技术效果进行清楚地描述,还必须在具体实施方式之中清楚、完整地描述该计算机程序的设计构思及其技术特征以及达到其技术效果的实施方式。为了清楚、完整地描述该计算机程序的主要技术特征,说明书附图中应当给出该计算机程序的主要流程图。说明书中应当以所给出的计算机程序流程为基础,按照该流程的时间顺序,以自然语言对该计算机程序的各步骤进行描述。说明书对该计算机程序主要技术特征的描述程度应当以本领域的技术人员能够根据说明书所记载的流程图及其说明编制出能够达到所述技术效果的计算机程序为准。

(二)涉及计算机程序的发明的权利要求书撰写

涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求,也可以写成一种产品权利要求,即实现该方法的装置。无论写成哪种形式的权利要求,都必须得到说明书的支持,并且都必须从整体上反映该发明的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征,而不能只概括地描述该计算机程序所具有的功能和该功能所能够达到的效果。如果写成方法权利要求,应当按照方法流程的步骤详细描述该计算机程序所执行的各项功能以及如何完成这些功能;如果写成装置权利要求,应当具体描述该装置的各个组成部分及其各组成部分之间的关系,并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能。

五、结论

计算机软件中的创意、处理过程、操作方法等技术方案的内容已经可以通过专利法获得保护。但是,计算机软件开发都要经过功能限定、逻辑设计和编码三个步骤,其中的逻辑设计是从结构、顺序、组织等方面来安排所选择和确定的软件功能的过程或步骤。这也成为涉及计算机程序的发明最为重要的实质性内容,这些内容非常复杂,实践中如何在撰写申请文件中取舍这些的内容,既可以满足发明创造内容充分公开,又能够符合专利审查的专利性标准是一个有待进一步研究的课题。

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D923.42

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1002-2880(2010)09-0077-03

(责任编辑:陈鸿鹏)