应对337(一):ITC的337“大棒”

史蒂文.E.艾德楷(Steven E. Adkins) 王翔 凡.皮尔斯(Vann Pearce) 刘铮 汪一陟

为了保证进入美国这一重要市场,中国公司必须了解337条款以及可行的避诉方法,并且在被诉后迅速准备应诉

随着越来越多的中国企业出口产品到美国,这些公司面临着令人困惑的、昂贵的、具有强迫性和破坏性的美国诉讼。生产出口美国的产品(或这些产品的零部件),或将此类产品进口到美国的企业,如被发现违反被称为“337条款”的贸易法规,其产品就会被美国海关扣押,并在几个月之内被驱逐出美国市场。

过去,很多中国公司对337调查案采取不应诉态度,并由此失去美国市场;而现在,许多中国企业通过聘用律师抗辩,开始参与到此类调查中来。

《金融实务》将推出奥睿律师事务所关于应对337条款调查案的一系列文章,以帮助读者了解可能对企业造成重大影响的337条款,以及相关的诉讼和应对之术。

——编者

如果您拥有一家中型公司,在国内做产品并出口美国,那么您有可能经历过这样的故事。

有一天,您注意到订单突然大增。许多您的竞争对手的顾客向您大量订货。在与新顾客沟通后,您才知道,这一切都归功于在遥远的华盛顿特区的美国国际贸易委员会(ITC)。

您的竞争对手几乎都被一日本公司在ITC起诉了。这家日本公司拥有美国专利,专利有效而覆盖面广。它声称您的竞争对手们侵犯了这些专利。您听说,几个月后,ITC可能将发布一个排除令, 让美国海关在美国各口岸扣押您竞争对手所有的产品。这个案子涉及您的产业,您找到日本公司在ITC的起诉书的复印件仔细研究。30家中国公司、一些欧洲公司和一些美国公司作为侵权者被列在了首页。

与此同时,订单不断到达。您现有的工厂和员工不可能处理这些额外的订单,您必须迅速扩展。作为一个谨慎的生意人,您希望您的公司不会受ITC争执的影响。您向一家知名且十分昂贵的美国法律事务所咨询。此所在几年前为您的公司在美国联邦法院成功地辩护过专利侵权案。审阅了ITC起诉书后,此所律师告诉您:您的公司不在起诉书上,不应该有问题。

您的众多竞争对手的顾客们害怕他们的供应商的产品将在美国边界被扣留,继续给您大量发订单。为处理新订单,您开始大幅度地扩张:借了很多钱,从地方政府租了新的土地,建了新厂房,租了新设备。您还雇用了250名新雇员并且为他们修了宿舍。生意蒸蒸日上,您很满足。

几个月后,您的中国律师来电,说一个ITC337调查的专家从华盛顿特区来,您应该见此人。

这位美国律师告诉您,这家日本公司申请的是普遍排除令。他解释说,起诉方告诉ITC侵权者太多了,它不可能列出每一个侵权者,因此ITC应该指示美国海关扣押所有在起诉书上的公司的产品,以及所有类似的产品。虽然您的公司不在名单上,但您的公司也被告了。

该律师说,如果ITC发布普遍排除令,您的公司的产品将与那些在名单上公司的产品一样在美国海关被扣押。

您吃下的丰盛午餐开始在胃里翻腾。但您发现对ITC命令的范围并不了解,您以前的美国律师只懂联邦法院专利侵权案,不懂ITC。您意识到ITC不是个好地方。

这其实是在几年前发生的真实故事。本文的作者之一,就是上面提到的美国律师。

如果想出口产品到美国,您就不能忽视ITC巨大的权力——它可以在收到起诉书几个月内,禁止侵权产品进入美国市场。

ITC与337条款

ITC是一个美国政府机构,调查违反美国贸易法的案件并提出纠正措施。ITC由六位委员主持,委员由总统任命,参议院批准,任期九年。委员们有最终权力裁决ITC的调查,包括337调查。

ITC有六位行政法官负责337调查的日常审理,还有数百名职员协助委员们和行政法官。委员们在ITC的法律总顾问办公室的建议下审阅行政法官们的裁定,并决定发布何种命令来最佳地禁止不合理贸易,又避免给合法国际贸易带来过分的负担。

337条款禁止向美国进口产品活动中的“不公平行为”。通常,337调查所指的“不公平行为”是指进口侵犯美国知识产权(常指专利)的商品。ITC如果认定进口商品侵犯有效知识产权,它就有权立即制止其进口以及已进口商品的销售。

起诉方在起诉书中,应指明哪些公司进口了侵权的商品。ITC将在起诉后30天内作出是否开展调查的决定。ITC通常同意开展调查。337调查由一名行政法官负责审理,当事双方分别为起诉方和应诉方。

此外,337调查还涉及第三方:不公平进口调查办公室(ITC的一部分)。此办公室在337调查中代表公共利益,其律师参与每次调查的全过程,并且与起诉和应诉双方的律师们一起面见法官和委员们。行政法官会作出初裁,认定进口商品是否已违反337条款,及ITC应作出何种纠正措施。双方均可就行政法官的裁决,向委员们提出申诉,委员们对相关产品是否违反贸易法和应该给予何种命令作出最终裁决。

有传言说,只有美国本地公司才可以依据337条款向ITC提出起诉。事实并非如此。任何拥有美国知识产权,并以此知识产权为基础在美国从事一些特定商业活动的公司,均可向ITC提出起诉。

在337调查中,起诉方在多方面处于有利的地位。调查进展很快。行政法官通常在调查开始后的六个至八个月开庭审理,并在庭审后迅速作出裁定。整个调查,包括委员们的复议,通常在12个至15个月内完成。因为调查的流程安排是法律规定的,应诉方极难推迟调查。应诉方必须在无事先警告的情况下应诉,而起诉方很可能已经筹划了几个月甚至几年。

在调查过程中,最为关键的时间是起诉提出后,ITC决定是否开始调查前的一个月。因为调查的速度很快,很多准备工作需要在这一个月内做好。这一个月中,中国公司通常会收到来自多家美国律师事务所的电邮、电话和传真,这使作决定和准备的过程变得更复杂。

ITC的管辖权的基础是进口到美国的商品,而不是应诉方是否身处美国。因此,在美国无商业活动的中国公司,仍可能被竞争对手以337条款起诉。即使通过中间人出口商品到美国的中国公司,也可能成为应诉人。

337赋予ITC的利器

ITC有三项纠正不公平进口行为的工具:一、有限排除令(只影响被列入起诉书的侵权人);二、普遍排除令(影响任何侵权人,即使未被列入起诉书);三、禁止令(影响已处于美国境内的侵权商品)。

ITC常在决定产品侵权的同时,发出排除令和禁止令。排除令或禁止令在60天后生效。在此期间,美国总统(通常由贸易代表代行)会对命令进行复核,确定它有无损害公共利益,是否应该停止。总统撤销排除令的情况极少发生。双方均可向美国联邦法院提出上诉,但上诉期间,ITC的命令通常仍然生效。

排除令禁止进口侵犯涉案知识产权的商品。有限排除令仅适用于被列入起诉名单的公司的产品,普遍排除令适用于任何侵权商品。普遍排除令制止进口行为,即使进口人与任何应诉方无关系,并且没有机会在337调查中为自己辩护。排除令由美国海关和边境保卫机构执行。这两个机构的运作独立于ITC。

禁止令覆盖美国境内的活动,由ITC执行。禁止令责令应诉方停止其在美国境内的与侵犯知识产权行为相关的某些活动。禁止令的一种实际后果,是已经进入美国的侵权产品不准销售,必须销毁或退回。排除令和禁止令通常措辞广泛,因而覆盖任何侵权商品。ITC并不将自己的命令局限于某些品牌、型号或批号的产品。

ITC的命令不可忽视。违反ITC禁止令的公司的罚款,可高达每天10万美元或涉案商品货值的2倍(以高者为准)。今年9月初,ITC处罚一家中国南方的公司1100万美元,原因是该公司在禁止令颁发后,继续进口并销售违令的产品,长达187天。

如何防患于未然

中国公司被337条款起诉的情况越来越常见了。最近的337调查有一半涉及中国公司。为了保证进入美国这一重要市场,中国公司必须了解337条款以及可行的避诉方法,并且在被诉后迅速准备应诉。

最大限度地降低ITC调查风险的方法,是提前向独立律师(非本公司职员)咨询您正在设计的产品是否可能侵犯美国专利。公司在设计产品之前或之中听取此意见,可设法使产品不侵犯相关专利,或至少让公司对未来被诉专利侵权的风险有所了解。

如果拥有有价值的发明,请考虑申请美国专利或其他知识产权。拥有美国专利的中国公司如在ITC遭起诉,可用这些专利做和解谈判的筹码。而且,像其他亚洲公司一样,拥有美国专利的中国公司可以依照337条款起诉美国或其他国家的公司,将侵权的专利竞争对手产品驱逐出美国市场。

最后,如果贵公司被一个337调查列做应诉方,贵公司应立即委托自己信任的、并有ITC实战经验的律师应诉。

在ITC发出了针对贵公司产品的排除令之后,战斗仍未结束。排除令由美国海关执行。受排除令影响的公司的律师必须与美国海关交涉,让海关官员明白排除令的范围,并区分侵权的和未侵权的产品。

总之,中国企业,尤其是有大量商品出口美国的,绝不可忽视ITC;必须了解美国的情况,以避免企业在中国境内的生产经营受到严重损害。■

艾德楷是奥睿国际律师事务所合伙人,王翔是奥睿国际律师事务所北京办事处管理合伙人,刘铮是奥睿国际律师事务所硅谷办事处律师,皮尔斯和汪一陟是奥睿国际律师事务所华盛顿特区办事处律师