审查实践中对禁止重复授权原则判断方法的探讨

摘 要：【目的】目前审查工作中对于同样的发明创造的判断标准并不客观，为了避免审查员不当的质疑损害专利权人的合法利益，有必要对禁止重复授权原则进行探讨。【方法】在实质审查阶段引入司法视角，通过不同视角对同样的发明创造进行判断，重构对同样的发明创造判断的“三步法”。【结果】“三步法”的判断方法可以从根本上解决重复授权审查阶段的主观影响，避免审查员在站位本领域技术人员时导致的标准模糊问题。【结论】通过诚实信用原则的运用及对专利一并许可或转让的限制，可以避免“三步法”的缺陷，最终实现“禁止重复授权原则”的立法宗旨。

关键词：重复授权；专利审查；全面覆盖原则

中图分类号：D923.42" " "文献标志码：A" " "文章编号：1003-5168（2025）01-0116-05

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2025.01.023

Discussion on the Judgment Method of the Principle of Prohibiting Double Patenting in Examination Practice

MA Tianchi1 ZHENG Yuan2

（1.Beijing Langrun Innovation Technology Co.， Ltd，Beijing 100080， China;

2. Patent Examination Cooperation Beijing Center of the Patent Office， CNIPA， Beijing 100160， China）

Abstract： [Purposes] The judgment standard for the same inventions-creations in patent examination is not objective at present. In order to avoid the examiner's improper questioning that may harm the legitimate interests of the patentee， the principle of prohibiting double patenting must be discussed. [Methods] This paper introduced a judicial perspective during the substantive examination stage， and reconstructed the objective \"three-step method\" for judging the same inventions-creations. [Findings] The method of judgment can fundamentally solve the subjective impact， and avoid the ambiguity of standards which caused by examiners positioning themselves as technical personnel in the field. [Conclusions] Through the principle of honesty and credit， and restrictions on simultaneous licensing or transfer of patents， the shortcomings of “three-step method” can be avoided. Finally， the legislative purpose of the principle of prohibiting double patenting has been achieved.

Keywords： double patenting; patent examination; principle of universal coverage

收稿日期：2024-05-16

作者简介：马天驰（1992—），男，硕士，知识产权师，研究方向：专利技术咨询、分析与诉讼；郑媛（1994—），女，硕士，知识产权师，研究方向：建筑工程领域专利审查（等同于第一作者）。

0 引言

专利权人通过专利审查最终获得排他性的专利保护范围是专利制度设计的核心。《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）规定发明创造分为发明专利、实用新型专利及外观设计专利3种类型，审查中对发明专利进行实质审查，对实用新型专利和外观设计专利进行初步审查。专利审查的具体工作主要以《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）第69条规定的无效宣告请求的法律依据为核心，辅以《专利法实施细则》规定的其他形式缺陷进行审查。以发明专利的实质审查为例，将审查工作按照流程分为专利申请文件的合法性审查、实质审查和确权审查3个阶段，其中确权审查的最后一个环节是按照《专利法》第9条第1款规定的“禁止重复授权原则”进行重复授权的判断。故“禁止重复授权原则”是整个专利审查工作中对于专利权利及其范围的最后一道审查程序，也是审查工作中最接近专利无效和专利侵权诉讼活动的审查原则。这一原则既具有保证授权专利具有排他性的法律意义，也具有避免权利冲突、降低被许可人实施专利的许可成本的市场价值。

目前审查工作中对于案件是否涉及重复授权的判断存在较大争议［1］，审查员在工作中为了保证不出现重复授权的问题而倾向于直接推定专利申请属于重复授权［2］，从而将举证责任交给申请人，让其证明申请不属于重复授权，以达到提高审查效率，保证授权正确的目的。但申请人及其代理人在面对这样的质疑时通常受限于法律认知水平和急于获取专利权的心理，选择缩小权利保护范围，这样的修改可能严重影响专利的经济价值［3］。由此可见，审查员对于专利申请构成重复授权的不当质疑有可能损害专利权人的利益，应当被予以重视。

1 禁止重复授权原则的意义及其专利审查实践

《专利法》第9条第1款规定了“禁止重复授权原则”为“同样的发明创造只能授予一项专利权”，由此可知对于一件专利申请是否构成重复授权，无须考虑申请人和申请日是否相同，而仅需判断其相同性的构成要件。究其原因，一方面基于“先申请原则”已经能够规避不同申请人对于“同样的发明创造”的申请导致的权利冲突，即对于同样的发明创造，先申请的申请人自然可以获得专利权，而同日申请的申请人则需要协商解决，否则都无法获得专利权；另一方面，在确权审查前的实质审查阶段，通过审查抵触申请的新颖性可以规避同一申请人在不同申请日申请“同样的发明创造”［4］，故“禁止重复授权原则”主要针对同一申请人同日申请的两件及以上的专利申请。一般而言，专利申请人并没有动机在同一日申请两件及以上的专利申请，但是基于我国专利申请积压严重的现实问题及我国专利申请人对于专利制度的认识不足［5］，我国《专利法》出于对专利权人利益的保护，从立法角度给予了申请人充分的选择权，以但书确定了“禁止重复授权原则”的唯一例外情形：“但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”基于这样的例外，专利申请人通过声明就可以对其发明创造在同日同时申请一件实用新型专利和一件发明专利，这样既可以对申请人完成的发明创造给予快速保护，避免过长的审查周期损害专利权人利益，又可以使申请人在低估了专利申请的创造性时，通过发明专利的授权可以获得更长期限的保护，或者在高估了其专利申请的创造性时，通过实用新型专利的授权得到应有的保护。而且“禁止重复授权原则”也规避了申请人非善意同日申请多件专利的非正常的专利申请行为。

由于“禁止重复授权原则”在审查中仅需要判断相同性的构成要件，所以《专利审查指南（2023）》（以下简称《指南》）第2部分第3章第6.1节给出了是否构成重复授权的判断原则：“如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项专利要求的保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。”审查员在具体工作中还需考虑一项权利要求是否存在可分的并列技术方案［6］、区别特征是否仅文字表述不同、区别特征是否具有限定作用及是否为技术方案必然的结果［7］。因此基于审查工作中对于上述因素的考虑，可以将“同样的发明创造”的判断方法归纳为如下的“四步法”：第一步，判断技术方案是否可划分；第二步，对两件申请（或专利）的所有方案进行比较确定是否具有区别特征；第三步，如果具有区别特征，需要判断区别特征是否仅是文字表述不同；第四步，如果不是文字表述不同而是文义不同，则需要判断区别特征是否具有限定作用。

审查工作中审查员并非对所有的步骤都存在争议，这些争议主要集中在上述第四步中区别特征是否具有限定作用的判断。因为审查员在判断技术特征是否具有限定作用时，需要精准站位于本领域技术人员，了解所有现有技术的公开内容，然后对技术方案整体的实质内容进行分析，最后确定权利要求的保护范围。但这样的要求具有先天的局限性，一方面，本领域技术人员本身就是一个法律的拟制人，任何审查员都不可能成为本领域技术人员；另一方面，技术特征是基于文字表达的，因此这种限定作用的判断必然具有文字表达模糊的先天局限性，使得不同人眼中具有不同的标准。基于上述两个方面的局限性，审查工作中审查员对于限定作用的判断无法克服主观影响，而这根本上导致了“同样的发明创造”的判断方法模糊，因此探寻一种避免主观影响的判断方法理应成为平衡专利权人利益的追求。

2 对于同样的发明创造的判断方法的探讨

既然禁止重复授权原则本身是为了防止专利运用中产生权利冲突，那么将司法标准纳入审查工作，以更好地服务专利运用是显而易见的［8］。目前我国对于侵权判定已经采用“全面覆盖原则”［9］而不再考虑“多余指定原则”［10］，这意味着在判定侵权时权利要求中每一个技术特征都具有其限定作用。但司法实践中为了避免过于字面的侵权判定使得侵权人的侵权成本过低，出于平衡专利权人的利益考虑，在权利要求范围的理解上往往还会采用“等同原则”。因此基于行政审查和司法判决的视角，本研究尝试探讨更为明晰和客观的具体判断方法，在考虑了重复授权案件中常见的情形后［7］，为了便于说明分析过程，列举了如表1所示的各种抽象案例。

以申请1为权利要求的对比基础，从审查视角的“四步法”判断申请2是否构成重复授权。对于案例1，因为区别仅在于“香菜”和“芫荽”的文字表述不同，故两者虽然具有区别，但仍属于相同的特征，因此构成重复授权。对于案例2和案例3，无论是“喝牛奶”与“喝水”，或是“铁块”与“冰块”，两者本质上均不相同，因此具有区别特征，此时需要站位本领域技术人员判定区别特征对技术方案是否具有限定作用。由于“喝水”和“喝牛奶”的用途不同并没有使玻璃杯的结构或材质发生变化，因此认定区别特征不具备限定作用，进而两者构成重复授权。但由于冰块和铁块的制作温度相差非常大，其隐含了模具的结构或材质必然不同，因此两者具有限定作用，此时不构成重复授权［6］。对于案例4，由于增加了技术特征D，此时首先应当判断技术特征的区别是否是文字表述不一致导致的，如果增加的特征仅是文字表述不一致导致的，两者构成重复授权；如果增加的特征并非文字表述不一致，那么仍需要站位本领域技术人员判断区别特征对技术方案是否具有限定作用，如果区别特征仅是技术方案所要解决的技术问题或是技术方案必然达到的技术效果，这样的区别特征不具有限定作用，应当认定两者构成重复授权，否则认定两者不构成重复授权。

对于同样的案例，均以申请1为涉案专利，从司法视角采用“全面覆盖原则”和“等同原则”判断申请2代表的侵权产品或方法是否构成侵权。对于案例1，虽然“香菜”和“芫荽”表述不同但两者特征相同，因此构成侵权。对于案例2和3，在基于全面覆盖原则进行侵权判定时，无需考虑“喝水”与“喝牛奶”，或“冰块”与“铁块”对于方案是否具有限定作用，仅需站位本领域技术人员考虑两者是否相同或等同，如果两者相同或等同，则构成侵权，否则不构成侵权，甚至如果进一步考虑“权利妨害原则”［11］，两者等同时也可能不构成侵权。对于案例4，仅需判断申请2代表的侵权的产品或方法是否包含申请1的全部特征，此时由于申请2是增加了特征，也即必然包括申请1的全部特征，同样无需考虑特征对于方案是否具有限定作用即可认定构成侵权。

基于上述分析，汇总得到表2中不同视角下同样的发明创造的判断结果。综合上述两种分析后可以得出：将司法原则纳入审查实践后，可以将现有“四步法”中技术特征是否具有限定作用的判断步骤排除在外，通过排除这一步骤，审查员在判断重复授权时可以避免主观影响，相应的“同样的发明创造”可以明确理解为“完全相同的发明创造”，这与禁止重复授权原则所要求的“完全相同”的保护范围的理解达成了统一，实现了重复授权判断方法的简化。此外，在比较法分析中，欧洲专利局审查指南规定了主题相同是判断两件申请属于“同样的发明创造”的必要条件。如果主题不同，即使其他特征部分完全相同也认为权利要求仅仅是部分重叠，而不属于重复授权［1］。而本研究通过排除限定作用的主观判断后得到了相同的审查结论，这意味着上述判断方法在实际审查工作中是可以考虑采用的。

最终可以重构是否属于“同样的发明创造”的“三步法”判断方法：第一步，判断技术方案是否可划分成用于确定同样的发明创造的多项对比范围；第二步，基于每项对比范围确定是否具有区别技术特征；第三步，判断区别技术特征是否仅是文义上的不同。这一方法从根本上解决了重复授权审查阶段的主观影响，避免了审查员对于重复授权审查中需要站位本领域技术人员判定导致的标准模糊，而且这样的判断方法更符合禁止重复授权原则避免权利冲突的立法宗旨。

3 利用“三步法”判断是否属于同样的发明创造的局限性思考和建议

本研究所提出的“三步法”判断标准，其本质上是一种基于文义解释原则的判断标准，这无疑放宽了对重复授权的审查标准，并由此带来如下可以预见的问题：其一，非善意的申请人为了以较低成本获得大量专利，会倾向于采用简单的特征变化，规避专利局对《专利法》第9条第1款的审查。而且申请人既可以通过倒卖这些等同专利获得非法利益，也可以起诉他人侵权，并使得被诉侵权人无法无效这些等同专利，构成专利勒索［12］。在非正常专利申请量较多的形势下，“三步法”判断标准无疑鼓励了申请人通过简单的特征改变规避重复授权的审查，可能造成非正常专利申请量的进一步扩大。其二，重复授权审查标准的放宽将不可避免提高潜在权利冲突的可能性。由于大多数专利并不会进入无效和诉讼阶段，出于对行政成本的考虑，可以选择理性忽略这种审查原则导致的不足，但是因重复授权导致的权利冲突会严重影响公众对专利权排他性的认可，造成专利制度难以有效运行，还是应重视和避免因审查工作导致的权利冲突。那么，对上述问题要如何规避，建议如下。

第一，对于非正常专利申请行为的问题，目前大多数的建议是借鉴美国专利商标局审查中对于重复授权显而易见性的判断方法，将审查抵触申请时采用的“惯用手段的直接置换”与司法释权采用的等同原则衔接［13-14］，通过引入等同原则扩大行政确权阶段审查员的审批权力，以此解决同日的批量非正常申请的问题。但考虑到审查阶段对于权利要求范围的确权考虑与司法阶段的释权考虑并不相同［15］，等同原则的应用本质上更接近于司法机关对于行政机关确权后的二次确权，虽然实际中等同原则已经被广泛采用，但其自身导致的确权范围模糊也产生了诸多问题，而且在行政确权阶段直接采用等同原则进行判断，同样会导致专利权人的权益损失［13］，因此单纯地从禁止重复授权原则角度去规避非正常申请并非明智之举，而是应当寻求法律的体系化解决方案。随着《专利法》第4次修改中将诚实信用原则引入专利法律制度，并将其作为专利申请、无效和专利权行使的原则性条款应用于专利技术的全生命周期中，诚实信用原则才是作为解决非正常申请问题的关键，因此在专利审查中应当强调和重视在合法性审查和实质审查阶段中先进行诚实信用原则的判断，根本上从动机层面规避非正常专利申请的恶意行为，保证进入到重复授权判断阶段的专利并不具有主观的恶意，并最终通过“三步法”的判断标准，最大化保证申请人及专利权人的利益。

第二，对于权利冲突的问题，由重复授权导致的权利冲突主要体现在以下两个方面：一是专利权人可能在对两件涉及重复授权案件分别转让或许可后，不同权利人之间产生权利冲突；二是专利权人可能将其中一件专利许可他人后，通过另一件专利起诉被许可人侵权，谋取不当利益［16］。目前的建议是从根源上改变“禁止重复授权原则”的例外情形，或直接取消这种法定例外［16］，或以专利转换的方式避免两件申请的产生［17］。但实际上产生这种权利冲突的根本原因是相同或相似的权利因转让或许可行为导致的分离。虽然这样的情况在专利领域并不常见，但在商标转让行为中却普遍存在，因此《中华人民共和国商标法》第42条第2款规定，转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。这样的规定对于专利法中涉及重复授权案件的转让和许可具有立法启示，基于此，本研究建议从立法角度规定对于同一申请人同日就相同主题的发明创造应当一并打包许可或转让，从根本上杜绝相同或相似的专利分离后产生的权利冲突。

4 结语

目前审查工作中对于同样的发明创造的判断标准并不客观，审查员在实际工作中具有推定专利申请属于重复授权的倾向性审查意见，有时不当的质疑会损害专利权人的合法利益。因此，本研究通过引入司法视角重构了对同样的发明创造判断的客观的“三步法”，尽可能减少审查中审查员的主观判断，并且探讨了“三步法”判断可能存在的局限性，并期许从诚实信用原则的法条运用，以及立法角度限制潜在权利冲突，最终实现禁止重复授权原则的立法宗旨。

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