专利预审机制的双刃剑效应及因应

2025-02-24 00:00:00许欣赵云鹏张艳姣任世伟文刚
河南科技 2025年1期

摘 要:【目的】帮助申请人更好地了解专利预审机制,节约知识产权保护中心的审查资源。【方法】结合目前知识产权保护中心的审查实际,辩证阐述专利预审在专利申请过程中的影响。【结果】申请人所有的专利申请未加遴选地全部向保护中心提交专利预审申请,不仅造成了保护中心的预审案件积压,还导致专利预审对部分专利申请产生负面影响。【结论】申请人应对专利进行分级配置,对于不同的专利申请,筛选合适的专利提交专利预审,从根本上摒弃“唯授权论”的做法,真正做到以保护创新为目的申请专利。

关键词:知识产权保护中心;专利预审;延迟审查

中图分类号:G306" " " 文献标志码:A" " 文章编号:1003-5168(2025)01-0148-05

DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2025.01.029

The Double-Edged-Sword Effect of the Patent Pre-examination Mechanism and Its Countermeasures

XU Xin1 ZHAO Yunpeng2 ZHANG Yanjiao1 REN Shiwei1 WEN Gang1

(1.China Testing amp; Certification International Group Co., Ltd, Beijing 100024, China;

2.Beijing Yizhuang Military Civilian Integration Research Institute, Beijing 100176, China)

Abstract: [Purposes] This paper aims to assist patent applicants in better understanding the impact of patent pre-examination mechanisms, and save the examination resources of the intellectual property protection center. [Methods] Based on the current examination practices of the intellectual property protection center, this paper dialectically elaborates on the impact of patent pre-examination on the patent application process. [Findings] All patent applications submitted by the applicants to the intellectual property protection center without selection not only result in a backlog of pre-examination cases, but also have a negative impact on some patent applications due to pre-examination. [Conclusions] Applicants should classify their patents and select suitable patents for different patent applications to submit for patent pre-examination. Fundamentally, it is necessary to rectify the current trend and view of \"only licensing\", and truly apply for patents with the aim of protecting innovation.

Keywords: intellectual property protection center; patent pre-examination; delayed patent examination

收稿日期:2024-03-20

作者简介:许欣(1991—),女,硕士,工程师,研究方向:科研管理;张艳姣(1992—),女,硕士,工程师,研究方向:科研管理;任世伟(1989—),女,硕士,高级工程师,研究方向:科研管理;文刚(1984—),男,本科,工程师,研究方向:科研管理。

通信作者:赵云鹏(1995—),男,硕士,知识产权师,研究方向:知识产权运用与保护。

0 引言

截至2023年底,全国在建和已建成运行的国家级知识产权保护中心达到70家,分布在27个省(自治区、直辖市)[1]。知识产权保护中心(以下简称“保护中心”)的主要业务包含快速审查、快速确权、快速维权及专利导航与运用等,其中专利申请快速审查业务是其核心业务,也是目前与创新主体关联最紧密、参与度最高的业务。随着保护中心数量的增加及预审服务逐渐为创新主体所知,保护中心接收的预审案件数量迅速增长。但部分创新主体往往选择适用保护中心的专利预审服务通道,造成了保护中心的案件积压。同时,专利预审制度并非适合所有的专利申请,也可能产生一定的不良影响与负面作用。基于此,本研究阐述分析了专利预审制度的现状,以及采用专利预审制度对专利申请可能带来的弊端,并针对性地提出了建议,为后续的预审制度完善和创新主体进行专利预审申请提供借鉴思路。

1 专利预审现状

各地保护中心受理的专利预审案件迅速增长,以南京市知识产权保护中心为例,2023年南京市知识产权保护中心新增备案主体852家,受理专利预审申请5 323件,受理量同比增长32.13%,充分表明创新主体对于专利预审通道的旺盛需求。在地方知识产权保护中心被国家知识产权局验收合格、批准运行之后,当地符合保护中心备案领域的创新主体成功备案后,满足保护中心分类号受理范围(通常为当地优势产业)的专利申请,在预审合格的条件下,审查周期与普通申请相比大幅缩短,发明专利的平均审查周期可由16个月缩短到3~6个月。这节约了申请主体的时间成本,有助于激发创新主体的创新活力,实现知识产权的快速保护。

2 专利预审制度的积极意义

如前文所述,专利预审制度大幅缩短了专利的审查周期,为企业的高质量专利申请尽快授权提供助力。高质量专利让创新主体在关键核心技术专利布局、科技成果转化运用、科创板上市、海外市场拓展等方面能够“大展拳脚”。专利预审服务不仅让企业实现快速获权,更能为企业在无形资产融资、拓展海外市场等方面中保驾护航。

3 专利预审制度的负面影响

专利预审制度的存在,为创新主体申请专利搭建了一条高速公路。然而,专利预审制度对于部分创新主体而言,也是一把双刃剑。虽然经过保护中心的专利预审案件有着授权时间短、授权率高的优势,但如果不加选择地全部选择预审通道,也会对创新主体的知识产权工作带来不利影响。创新主体如果未对自己的专利申请进行分级分类,批量提交专利申请进入专利预审通道,滥用专利预审制度,有可能产生以下负面作用。

3.1 申请日滞后

创新主体通过保护中心提交专利预审案件后,各地保护中心从接受申请材料到预审合格的流程大致如图1所示。从预审合格到在国家知识产权局的系统中打标成功,预审案件正式进入快速通道的流程大致如图2所示。

虽然在预审阶段,国家知识产权局对于预审结案时长要求在7个工作日之内,已经尽力压缩审限,但是经过申请主体—知识产权保护中心—申请主体—国家知识产权局—申请主体—知识产权保护中心这些流程与步骤,不可避免地会带来专利申请日延后的不良影响。与专利实审一样,保护中心的预审案件也存在着案件积压的状态[2]。在研发竞争激烈的新兴领域,申请日对专利授权与保护的影响尤为重要,在实际中曾发生过因专利预审导致申请日延误,同时出现了影响新颖性的专利文件,从而造成专利申请未能授权的情况。

其次,由于技术不断发展,交叉学科专利申请不断增多,其涉及的IPC分类号往往横跨多个领域[3]。对于在部分地区同时存在省级与市级多个保护中心的情况下,申请主体对于相近的IPC分类号选择不一定准确,有时会出现分类号选择错误,在首个保护中心不能受理的情况下,需要重新递交申请至另一保护中心,而这一过程,也会导致专利申请实际向国家知识产权局递交时间的延后。

再次,由于保护中心预审能力有限,部分保护中心对于创新主体提交的预审案件数量进行限制,如对每日的接收量进行限号。尤其是对于批量专利申请,倘若都经过预审通道后,统一进行专利申请,对于申请日的延迟将非常明显,亦有可能因为拖延过久而导致较早通过的专利预审案件无法打标;而如果分批次通过专利预审,直接向国家知识产权局提交正式申请,前一批已经公开的专利申请,可能成为破坏后一批专利申请新颖性和创造性的现有技术或抵触申请。

3.2 最优保护范围受限

首先,由于进入保护中心快速预审通道的专利申请,通常来自当地创新能力较强的企事业单位,加之国家知识产权局对保护中心有着预审案件授权率等考核,保护中心对于预审案件的质量要求较高。

其次,即使是不同的审协审查员,审查尺度都可能有些许偏差。同时,国家知识产权局未公布过预审的规范标准,使得不同的保护中心的要求、标准存在细微的差异,虽然各保护中心的预审员均须接受正规培训并通过国家知识产权局的考核才能正式上岗,但难免会与审协审查员的审查尺度存在一定的差异[4]。

再次,由于专利预审过程的结案周期只有7个工作日,给予申请主体的答复周期更短,通常只有一到两个工作日,而且并不一定会发出第二次预审意见通知书。而无法在规定时间内答复审查意见,将会导致预审不合格。申请主体或者代理师出于尽快通过预审的目的,往往会采取合并权利要求、增加技术特征的方式,缩小权利要求的保护范围,而非与预审员解释或阐明自己的技术所具有的新颖性和创造性。在符合保护中心的预审合格的条件下,可能过度限缩了权利要求的保护范围,不利于保护申请主体的利益。预审合格打标的专利案件在接到审查协作中心(以下简称“审协”)审查员发出的审查意见通知书后,答复的时限也短于普通申请,申请主体或者代理师在接收到审查意见通知书后,准备答复的时间不足,为了避免超期未答复及争取授权,通常也会选择限缩权利要求的保护范围,不利于获得最优的保护范围。

最后,进入快速预审通道的专利申请需要放弃主动修改的权利。在申请过程中,倘若原先的保护范围不合理,申请主体需要调整原先的专利申请的保护范围,但由于勾选了放弃主动修改的权利,即使没有超过原先说明书与权利要求书记载的范围情况,这种修改也不会被审查员接受。

3.3 公开后无法撤回

专利申请如果要进入保护中心的预审通道,在正式提交申请时还需要勾选提前公开。与普通申请的18个月后公开相比,这使得留给申请主体进一步考虑是否真正需要将该技术方案作为专利申请向公众及竞争对手公开的时间大幅缩短。在市场环境快速变化时,专利申请主体往往反应不及时。即使撤回专利申请,技术方案仍然有较大概率被公开,使得过早地被竞争对手知悉自身的研究现状,给了竞争对手充足的时间筹划应对策略。同时已公开的专利申请作为现有技术,也会对自己的后续产品研发、技术升级带来不利影响。倘若该专利申请未能成功授权,由于已经向社会公开,其中的技术方案也无法再作为商业秘密进行保护。

3.4 不利于专利布局

经过保护中心预审合格的发明专利申请通常会在3~6个月内授权,而实用新型与外观设计专利申请通常也会分别在1个月内和10个工作日内得到授权。与之相对应的,倘若专利申请不符合授权条件,驳回决定书的发文日也会大大提前。众所周知,分案申请的母案处于“pending”的状态时,创新主体才可以提交分案申请。而过早地得到一个确定结果,使得技术方案申请分案的可操作性被大大降低。以往创新主体会选择通过母案抢占较早的申请日,再通过子案调整保护范围、隐藏技术方案等,而增加专利预审环节后,由于各种期限大幅缩短,该方法基本不再具备可行性。

就目前的政策来看,保护中心也不接受分案申请的子案,而经过保护中心预审的专利案件,在审查过程中,倘若申请主体选择分案申请,也会被取消预审加快标记,失去预审加快的效果。

4 预审制度的完善措施

基于前文分析出的滥用预审制度的弊端,结合日常工作实际,本研究针对专利预审制度目前存在的不利影响,提出以下建议。

4.1 提质增效,一站式服务

针对在正常的专利申请流程前增加专利预审造成的申请日滞后问题,首先可以通过提高预审员的工作效率、增加配额等手段,鼓励申请主体主动提交专利查新报告等,减轻预审员的工作压力,压缩专利预审的审查时长,减少对申请日的不利影响。其次,优化专利预审与正常专利申请的流程衔接工作,提供一站式服务[5]。在预审合格的情况下,可以将图1、图2的流程整合简化为图3所示。在申请主体同意的情况下,以预审合格日为申请日,以预审合格的文本为申请文本,直接由保护中心系统向国家知识产权局系统递交相关材料,从而减少中间环节,避免人为操作失误导致的掉标,尽可能前移申请日,保护申请主体的利益。再次,在同一备案主体同时符合多个保护中心的备案条件时,如同时满足所在地市的保护中心及所在省份的保护中心的备案要求,且在各保护中心均已成功备案,应整合当地资源,打通数据共享平台,在申请主体同意的情况下,保护中心将分类号选择错误的专利申请文件推送到合适的保护中心,减少流程延误。有条件的知识产权保护中心可以建立预先分类转案机制,通过共享共用分类平台,避免申请主体因对分类号把握不准而向不同保护中心重复递交,延误专利申请进程。最后,对于批量申请的专利申请主体,在其向保护中心充分说明必要性并经保护中心允许的情况下,可以适当允许其在一定时间范围内统筹协调其配额,做到批量专利案件同进同出,保证申请日的一致性。同时,国家知识产权局也在多地开展了专利申请批量预审模式试点,在满足一定条件下,充分考虑创新主体的专利申请需求,发挥专利预审制度的最大优势。

4.2 强化沟通,建立标准

首先,保护中心可以进一步提高预审员的业务水平,多与审查协作中心开展业务交流活动,尽量保证预审与实审尺度一致。其次,标准助推创新发展,建议国家知识产权局尽快牵头起草专利预审的相关标准,将预审工作标准化,在全国范围内统一规范,避免保护中心各自为战的局面。再次,在压缩预审、实审审查时长的情况下,可以适当延长申请主体的答复期限,让其有更充分的时间思考答复策略。最后,虽然经过多次宣传,但仍然有部分的申请主体、代理师对预审制度理解不透彻。由于专利预审并非正式的专利申请,在答复修改时不存在修改超范围这一问题,保护中心在发出预审意见通知书时,可以主动释明这一点,给予申请主体更多的答复空间。

4.3 预先评判,梯度分级

由于专利预审的审查速度快,授权周期短,申请主体在选择专利预审时,要审慎思考。从法律价值、技术价值、经济价值和时效要求等方面,预先对自身的专利申请评判分级,合理构建梯度批次,谋划好专利的层层布局。一方面,对于法律稳定性较好、时效要求较高,需要尽快获得保护的专利,应提交专利预审申请,缩短授权周期,加快市场转化进程。另一方面,为进一步完善技术方案,提高专利质量,稳定性不高或具有较大研发潜力的专利申请并不适合专利预审的快速授权流程。

5 结语

2019年,国家知识产权局提出了延迟审查制度,在最新修订的《专利审查指南》(2023)中,加入了实用新型专利和外观设计专利的延迟审查制度,这一行为充分说明了国家并非一味地追求专利的审查授权速度。

在此基础上,申请主体更应对专利进行分级配置,对于不同的专利申请,选择合适的专利审查通道。对于出于各种原因,选择延迟审查的专利申请,既可以节约宝贵的审查资源,缓解保护中心目前人少案多的现状,也可以节约自身的知识产权经费,对于市场前景不好的专利技术及早放弃,避免过多投入。而延迟审查的核心专利申请,更可以作为潜水艇专利,给予竞争对手猝不及防的突然打击。

对于目前部分申请主体滥用专利预审制度的问题,应从根本上纠正目前“唯授权论”的风气与看法,真正做到以保护创新为目的。随着各地对专利申请、授权的补贴逐渐退坡,以及国家知识产权局对非正常专利申请的大力打击,我国专利质量必将进一步提升,由知识产权大国向知识产权强国迈进。

参考文献:

[1]国家知识产权局.国家知识产权局同意青岛市开展国家级知识产权保护中心建设[EB/OL].(2023-12-29)[2024-02-16].https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/29/art_53_189397.html.

[2]黄宗琪,乔永忠.基于审查效率的高收益专利审查周期影响因素研究[J].科研管理,2023,44(3):133-141.

[3]卫国统,李杰.基于专利预审IPC分类号视角的产业技术创新路线研究:以新能源产业为例[J].中国发明与专利,2023,20(10):4-9.

[4]刘连政,程秀才,傅启国,等.我国专利预审机制的现状与思考[J].中国科技产业,2021(12):38-42.

[5]裴逸超.知识产权专利预审工作中的痛点分析[J].河南科技,2020(3):49-52.