无效审查程序判断支持性和创造性中对有限实验数据的考量

曹克浩

一、引言

在无效审查程序中，经常出现无效请求人认为权利要求既得不到说明书的支持，又不具备创造性的情形。例如：说明书中有限的实验数据无法支持权利要求的保护范围，但是从现有技术有限的实验数据能够预期权利要求所获得的技术效果或能够概括隐含的技术方案。对此，部分观点认为，裁判者应当站在本领域技术人员的立场上，采用相同标准来分析实验数据在判断支持性和创造性时对本领域技术人员预期能力的影响，不能在面对支持性问题时，本领域技术人员变得缺乏预期能力，而面对创造性问题时，却又变得全知全能①庞东成.小议不支持和创造性的关系［J］.专利代理.2015(1):44-47.。如果按照这种判断标准，有观点认为该权利要求得不到说明书的支持，但相对于现有技术却具备创造性。然而，在审查实践中，合议组会根据案情选择支持性或创造性法条来给出不同的审查结论，例如该权利要求得不到说明书支持，或者该权利要求不具备创造性，由此产生对有限实验数据的考量在判断支持性和创造性中存在判断标准不一致的争议。

为了分析这种争议的深层原因，同时回应公众提出的“对于创造性和支持性，审查员的知识能力和认知能力没有达成趋同”的质疑，笔者从立法宗旨和审查实践出发对上述争议进行剖析，以期在厘清困惑的同时，就在支持性和创造性的判断中如何考虑有限实验数据提供可行建议。

二、立法宗旨的比较

《专利法》第26 条第4 款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。所谓“权利要求书应当以说明书为依据”，基本含义是每一项权利要求所要保护的技术方案在说明书中都应当有清楚充分的记载，使所属领域的技术人员能够从说明书公开的内容得出或者概括出该技术方案。关于实验数据，《专利审查指南》第二部分第十章规定，如果所属技术领域的技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述用途和/或使用效果，则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以实现所述用途和/或达到预期效果的定性或者定量实验数据。该法条体现了判断支持性时首先分析的基础是涉案专利说明书所公开的内容，进而分析该基础能否允许申请人进行合理的概括。如果这种概括包括申请人推测的内容，而其效果又缺乏必要的实验数据的确定和评价，就应当认为这样的概括是不当的②尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2012：270.。然而，如何确定这种概括是否存在申请人推测的内容，则需要根据自身的知识水平和认知能力进行判断，必要时需要参考现有技术以分析实验数据的公开程度③宋佳，吴浩等.从立法宗旨角度浅谈不支持在实际审查案例中的判断［J］.专利代理.2019(2):1-10.。因此，在支持性判断中需要考虑现有技术的发展水平。

《专利法》第22 条第3 款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。当确定最接近现有技术及其与发明的区别特征后，需要分析现有技术是否给出了改进最接近现有技术并获得要求保护的发明的技术启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。该法条体现了判断创造性时首先分析的基础是现有技术所公开的内容，进而与专利说明书内容进行比较，例如分析涉案专利与现有技术的实验数据，比较二者技术效果的实质差异，从而得出发明相对于现有技术是否具备显著的进步。此外，审查实践中也可通过分析现有技术的实验数据，概括得到隐含的技术方案，并与该发明的技术方案进行比较，从而判断发明的显而易见性。

由于在判断支持性和创造性时进行预期或概括的主体，均定义为本领域技术人员，同时本领域技术人员在判断过程中均需要分析现有技术的公开内容或发展水平，尤其涉及医药化学领域中需要实验数据证明其技术效果的现有技术，在用于评价创造性时，有时需要考虑现有技术的公开程度而不仅限于其公开内容④曹克浩，杨莹跃.医药化学领域中对现有技术公开程度的考量［J］.专利代理.2019(2):40-43.，因此本领域技术人员根据实验数据进行预期或概括的能力，在判断支持性和创造性时的标准应当趋于一致。例如，对于涉及充分公开实验数据的发明和现有技术的无效案件，可以得出该发明得到说明书的支持但可能不具备创造性的结论；对于涉及未充分公开实验数据的发明和现有技术的无效案件，可以得出该发明具备创造性但可能得不到说明书支持的结论。

然而，在审查实践中不同于上述标准的审查结论是否必然违反了判断标准一致的原则？进一步地，在无效审查中，对于涉及有限实验数据的支持性和创造性的审查过程，如何适用支持性和创造性法条进行审查？对此，笔者从两种不同处理方式的案例出发，讨论产生不同审查结论的原因，并分析如何选择合理的处理方式。

三、具体案例及分析

（一）无效宣告案例一

该案权利要求1 保护具有一定甲基化水平的基因Septin 9 在制备诊断结直肠癌的产品的用途。根据说明书和现有技术可知，该发明的检测原理在于：在现有技术中，基因发生甲基化通常会导致基因欠表达（即功能丧失或表达能力缺陷），该发明发现了基因Septin 9 的欠表达与结直肠癌相关，即，如果发现生物样品中Septin 9 基因出现一定甲基化水平而导致欠表达，则判断患者患有癌症，其中所述生物样品选自来自病灶的细胞和组织、结肠流出物、血液等。因此，该发明的技术方案涉及在个体生物样品中的基因组DNA 中，分析基因Septin 9 中特定靶区域是否存在一定程度的核苷酸甲基化水平，并且通过比较待测样品和正常样品的甲基化水平，来判断该个体是否患有结直肠癌。

无效请求人认为：（1）关于支持性，该发明仅仅公开来自结肠癌组织、结肠正常组织、正常血液的甲基化水平的实验比较数据，缺少患者血液的实验数据，因此无法证明该发明能检测血液样品，因此权利要求涉及上述技术方案的保护范围得不到说明书的支持；（2）关于创造性，对比文件公开了通过检测Septin 9癌基因的甲基化水平来确定个体是否患有卵巢癌的技术方案，其中证明了Septin 9 基因在正常卵巢上皮细胞中高表达，在卵巢肿瘤细胞和结直肠癌细胞中欠表达。由于本领域技术人员可以通过检测Septin 9 癌基因的甲基化水平来确定个体是否患有卵巢癌的技术方案，同时根据其在结直肠癌细胞欠表达的实验数据，易于想到确定个体是否患有结直肠癌的技术方案。因此，权利要求涉及上述技术方案不具备创造性。

分析以上内容可知，关于支持性，请求人认为该发明没有公开该基因在癌症患者血液与正常患者血液中甲基化水平比较数据，不能证明该技术方案能够实施，因此权利要求得不到说明书的支持。而对于创造性，在现有技术同样缺少正常结直肠细胞样品实验数据的情况下，本领域技术人员从检测Septin 9 癌基因的甲基化水平来确定个体是否患有卵巢癌的技术方案，能够概括得到从Septin 9 癌基因的甲基化水平检测个体是否患有结肠癌的隐含技术方案。

对此，存在两种观点：

观点一，关于支持性，由于该发明公开了结肠癌组织与结肠正常组织的相关实验数据，因此可以直接得出所述技术方案能够用于检测直接来自结肠癌的待测样品。但对于血液样品，由于现有技术中表明癌基因在这些非直接来源的样品中极微量存在，同时还具有分离难、背景干扰大等不利因素，因此在缺少对照实验数据（即癌症患者血清）的情况下，本领域技术人员仅凭现有的技术水平无法预料到所述技术方案能够用于检测血液以及肝癌样品，即这些技术方案得不到说明书的支持。关于创造性，基于相同的理由，由于同样缺乏相应的实验对照，同时对比文件并未直接公开或教导从Septin 9 癌基因的甲基化水平可以检测个体是否患有结肠癌，因此本领域技术人员从对比文件的实验数据无法概括得到该方案的技术方案，因此该发明具备创造性。

观点二，关于支持性，由于该专利说明书的实验数据证明了检测Septin 9 癌基因甲基化水平可以确定结直肠正常和结直肠癌细胞，同时还使用正常血液的甲基化水平数据进行对比，因此本领域技术人员能够推定以上实验数据可以支持上述技术方案能够检测血液等样品，从而判断权利要求得到说明书的支持。关于创造性，由于对比文件目的在于研究从Sptin 9癌基因的甲基化水平来确定个体是否患有卵巢癌的技术方案，同时分析了该基因在结直肠癌细胞中的欠表达和恢复表达的情况。一般而言，当获得了“区别特征被同一对比文件所公开”的对比文件时，由于其他不同部分所披露的内容通常是服务于对比文件所要解决的技术问题，因此审查员初步确信该对比文件已经给出结合启示，易于认为本领域技术人员在面对所述技术问题时能够将该部分技术信息应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题，从而认定发明不具备创造性⑤曹克浩，刘婷婷.如何答复“区别特征被同一对比文件公开” 的审查意见[M]//中华全国代理人协会编.《专利法》第22 条和第23 条的适用-2015 年专利代理学术研讨会优秀论文集.北京：知识产权出版社.2016：506-514.，因此本领域技术人员易于想到从检测Septin 9 癌基因的甲基化水平来确定个体是否患有结直肠癌的技术方案，从而该发明不具备创造性。

经过综合考虑，合议组采用了观点一的审查结论。

（二）无效宣告案例二

该案涉及两个关于酶变体的发明专利无效的合案审理，其中发明1 是在现有酶序列上选择3 个位点（如第101、252、365 位）进行单个突变，所制备的酶变体具有更优的技术效果。此外，发明1 还保护包括该3 个位点在内的其他2 个位点及其任选多个位点组合的酶变体。发明2 在发明1 的5 个位点基础上，验证另外4 个位点也具有良好的技术效果，并保护由该9 个位点进行各种组合所得到的21 种酶变体。由于每个位点理论上可以选择20 种氨基酸类型进行突变，因此上述发明1 和发明2 均限定了具体的突变氨基酸类型，例如L101V 表示在101 位的氨基酸L 突变成氨基酸V。

无效请求人同时对以上2 个专利提起无效宣告请求。在请求一中，请求人认为：（1）关于支持性，说明书没有给出同时仅含3 个位点（即第101、252、365 位）以及与其他任意2 种突变的多种组合具有更优技术效果的实验数据，因此发明1 的保护范围得不到说明书的支持；（2）关于创造性，发明1 实质上是在已知酶序列上进行任何点突变，并进一步筛选和验证性质变化的变体，都是本领域常规技术手段，因此发明1 相对于现有序列不具备创造性。

在请求二中，请求人认为：（1）关于支持性，虽然说明书公开了部分实验数据，但没有提供原始实验数据和统计方法进行比较，无法确认所述技术效果与原始技术效果存在显著差异，因此不能证明获得更优的技术效果，因此发明2 的保护范围得不到说明书的支持；（2）关于创造性，现有技术（即发明1）已经公开了可以在包括发明2 的9 个位点在内的16 个位点进行突变，并例举了一些具体的突变类型和组合方式，并且发明1 的实验数据证明其中的部分突变类型和组合方式具有改善的技术效果，因此，发明2 仅仅是在发明1 公开的16 个位点的基础上，选择其中9个位点以及特定突变类型及其特定组合，在其说明书没有公开能获得更优技术效果的实验数据的情况下，发明2 进一步选择的技术方案不具备创造性。

分析以上内容可知，请求人在对支持性和创造性的判断中使用不同标准来评价实验数据，即如果说明书没有公开相关实验数据，那么不能支持所保护的技术方案。但如果现有技术没有公开实验数据，却是本领域技术人员可以根据常规技术手段进行摸索和确定的。

然而，合议组认为：

在发明1 的无效决定中，关于支持性，合议组认为说明书验证了任一位点的单突变以及部分位点组合突变具有更优的技术效果，即说明书的整体数据显示单突变和多个不同方式的组合突变的绝大部分的变体都呈现出酶性能的改善，即这些突变位点与改善的技术效果存在相关性，因此本领域技术人员可以合理预期上述3 个位点组合及与另外2 个位点组合也能取得预期的技术效果，从而得到说明书的支持。关于创造性，虽然对位点进行具体突变以筛选更优的产品属于常规技术手段，但是由于需要选择的具体位点多达20 种突变类型，因此本领域技术人员需要考虑预测方法本身的科学性和可信度、现有技术中用以作为预测基础的序列信息与待验证功能的序列之间的相似性、预测的具体结构区域与其功能之间的关系是否明确等多种因素。由于这些因素并不明确，导致本领域技术人员缺少具体选择的动机和启示，因此发明1 具备创造性。最终发明1 被维持有效。

在发明2 的无效决定中，合议组认为，虽然发明2 与发明1 在具体突变组合方式上存在差异，但发明1 公开了发明2 的所有突变位点，同时发明1 的整体数据显示这些突变位点与改善的技术效果存在相关性，并且这些改善的技术效果并不仅限于发明2 中某些特定组合方式。因此，整体考虑上述单突变和数量众多的组合突变所呈现的技术效果，本领域技术人员能够合理预期将相应的单突变进行其它方式的组合获取的新组合变体也很可能具备相同或类似的改良性能，从而有动机且有能力进一步通过组合筛选最终得到发明2 的变体及其组合，因此发明2 不具备创造性，最终被宣告无效。

四、思考和讨论

为何以上三个案情类似的无效请求，审查结论各不相同？笔者尝试从不同站位角度进行分析：

对于无效请求人而言，不符合支持性和创造性的规定是最常用的无效理由。由于这两种无效理由具有较多的主观判断因素，如果把争议焦点固定在客观的实验数据上，则可以通过选择涉案专利和现有技术的实验数据并进行比对，从而实现将主观的判断过程变成客观的实验数据的对比分析过程，最终实现无效目的。因此，无效请求人并不在意在判断支持性和创造性时对实验数据所做的结论是否一致。

对于专利权人而言，维持专利权有效是指导抗辩的根本目的，因此一方面坚持在判断支持性和创造性时对实验数据所做的结论应当一致的观点，这有利于减少对其中一种无效理由进行抗辩的压力。另一方面，一旦结果对其不利，又可全面回顾无效决定的所有内容，希望寻找判断标准未能保持一致的依据，以便于作为诉讼阶段的依据。

而对于审查员而言，除了需要洞悉请求人和专利权人的不同目的之外，还应当清楚辨析实验数据在支持性和创造性判断中的预期或概括作用。审查实践中，当事人会根据实验数据展开争辩，提出本领域技术人员是否具有预期能力或是否符合“成功之合理预期”标准的意见⑥余颖.论创造性判断中的“成功之合理预期” 标准［J］.专利代理.2019(2):44-49.，从而将客观的实验数据争议演变成主观的预期能力判断，因此对这类案件的审查带来处理困难。此时，一旦机械照搬上述结论一致的观点，例如案件一和案例二中以相同结论认定符合支持性或创造性，并不一定是最适合的处理方式。

考虑到支持性法条体现了“保护范围匹配技术贡献”的立法宗旨，而创造性法条体现发明相对于现有技术所能解决的技术问题，从而客观反映发明实际作出的技术贡献，因此笔者尝试从技术贡献和现有技术的整体状况等方面模拟合议组的分析角度，还原审查过程，以寻找最适合的处理方式。

如案例一所示，合议组根据相关证据既可以作出权利要求得不到说明书支持的结论，也可以作出不具备创造性的结论。然而，合议组通过分析现有技术的发展水平，确定该发明的技术贡献在于首次证明了该癌基因的甲基化水平在结直肠正常细胞和癌细胞中存在明显差异，已经可以建立相关的诊断方法，理应获得保护。但对于检测血液样品的技术方案，一方面其相比于前者明显具有临床上更好的便利性和应用前景（即血检远远优于肠镜取样检测），另一方面现有技术普遍认为血液中的癌基因是以极微量存在的，同时还具有分离难、背景干扰大等不利因素，同时有证据证明在现有技术水平下本领域技术人员无法预料到可以检测这些样品，根据“保护范围与技术贡献相匹配”的专利保护原则，该专利的说明书理应为本领域技术人员提供足以信服的实验数据以证明其作出了相应的技术贡献，因此涉及有限实验数据的检测血样的技术方案得不到说明书的支持，但其他技术方案（例如检测原位组织、结肠流出物的方案）得到说明书的支持，同时具备创造性，即上述观点一的评述方式。但如果适用观点二的评述方式，通过说明书记载的结肠癌组织、结肠正常组织、正常血液的实验数据，如果能够推出包括检测患者血液的所有技术方案都得到说明书支持的结论，却由于现有技术公开了检测结肠癌组织、其他正常组织的实验数据可以推定包括检测患者血液的所有技术方案是显而易见的，从而得出该专利全部无效的结论，这显然忽略了该专利所作出的技术贡献⑦参见国家知识产权局专利复审委员会第 40815 号无效宣告请求审查决定书。。

如案例二所示，首先，发明1 最接近的现有技术只是原始酶，发明2 是以发明1 作为最接近现有技术，进一步改进发明方案。因此二者的最接近现有技术不同。其次，二者所解决的技术问题不同。发明1 的最接近现有技术并未公开可以改善技术效果的突变位点，即使进行位点突变来筛选更优效果的突变酶属于常规技术手段，由于所述酶具有较长位点的序列，且每个位点都有20 种可能突变类型，因此在缺乏明确技术启示的情况下，通常本领域技术人员难以确定具体突变位点、突变类型、突变组合并预期其技术效果，因此面临较高的技术困难。而发明2 在发明1 给出明确的技术启示的情况下，只是在有限的突变位点范围尝试各种方案，所面临的技术困难显著低于前者。

通过以上分析，可以发现发明1 和发明2 的技术贡献并不相同：发明1 的技术贡献在于以原始酶尝试各种突变方案，给出了13 个突变位点可能与改善的技术效果相关的教导，并验证了其中6 个单位点突变及其突变组合具有改善的技术效果，这为后续的研究开创了新局面，已经具备突出的实质性特点和显著的进步，同时理应获得较宽的保护范围⑧参见国家知识产权局专利复审委员会第 38461 号无效宣告请求审查决定书。，该结论体现“保护范围匹配技术贡献”的立法宗旨。相比之下，发明2 的技术贡献是在发明1 的基础上，进一步选择可能的方案，因此该选择所带来的预料不到的技术效果是考虑创造性的主要因素。相反，发明2“虽然存在个别参数优于发明1 中某个具体变体相应参数的情形，但同时其也存在其它性能参数不变或变得更差的情形，即性能参数并未呈现整体上明显优于发明1 的单突变变体或组合变体的趋势，更没有获得预料不到的技术效果”⑨参见国家知识产权局专利复审委员会第 38456 号无效宣告请求审查决定书。。基于发明1 和发明2 所面临的最接近现有技术、所解决的技术问题以及技术贡献并不相同，因此合议组对无效请求人以相同的无效理由所提起的两个无效案件，给出了不同的审查结论。

综上，笔者认为，对于审查员而言，在判断支持性和创造性时对有限实验数据遵循相同的判断标准，并不意味着一定得出相同的审查结论，因此，不能照搬结论一致的错误观点而机械地适用支持性或创造性法条进行审查，应当考虑发明的技术贡献、现有技术的整体状况、发明所属领域的可预测性、本领域技术人员的知识和能力等因素，来综合考虑涉及有限实验数据时在支持性和创造性的判断中的法条适用。而对于公众而言，如果只是强调判断标准一致就主张结论一致，忽略在判断过程中需要考虑的其他因素，这不但不利于其主张成立，而且其“对于创造性和支持性，审查员的知识能力和认知能力没有达成趋同”的质疑也缺乏说服力。