从发明要实际解决的技术问题角度看结合启示

周 琦

一、引言

“技术问题”顾名思义就是指现有技术中存在的缺陷，在判断发明是否具有显而易见性时，如何准确的把握发明所要实际解决的技术问题是核心所在，这种核心指引着本领域技术人员去寻找解决该问题的技术方案。我们要分析发明所要实际解决的技术问题的关键作用，首先就要来明确发明所要实际解决的技术问题是如何确定的。我国现行《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1 节规定，在审查中我们应当以所属技术领域普通技术人员的眼光，客观地分析发明所要求保护的技术方案相对于最接近的现有技术所具有的技术效果，并以此为根据来确定发明所要解决的实际问题①中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京:知识产权出版社,2010:134.。要客观地确定所要解决的技术问题，就要研究该申请、最接近的现有技术和在技术特征（结构的或者功能的）方面该发明与最接近的现有技术之间的区别，然后形成技术问题。由此可见，技术问题的确定应当是一种事后知晓的问题，即立足于申请文件中的技术主题，对比检索到的最接近现有技术，找出区别特征，进而确定申请文件中的技术主题实际解决的技术问题。但是，在我们的日常审查中，审查员的思路与发明人的思路本质上是不同的，审查员在检索对比文件时，实际上是已经知晓了该申请的技术方案，对于申请文件实际解决技术问题所采用的技术手段也是知晓的，因此其可以通过在专利库中直接检索而得到，这种情况就很容易导致审查员忽略该区别技术特征的整体性作用，即只考虑区别技术特征本身所能达到的技术效果，而不考虑该技术特征在与最接近的现有技术结合的其他文献中的实际作用。这样分析出的发明要实际解决的技术问题往往是不全面的，从而影响后面的结合启示的判断，把一些明明没有结合基础、不存在技术启示的文献生搬硬套的凑在一起②刘晓军.专利创造性评判中的技术启示[J].知识产权,2012(5):42-47.。理解了这一点，才能理解评判创造性的过程中，在最接近的现有技术的基础上客观认定发明所要解决的技术问题的重要性；为什么在考虑使用对比文件结合评述创造性时，《专利审查指南》特别强调与最接近的现有技术相结合的文献不仅需要公开区别技术特征，还要求该技术特征在结合的文献中所起的实际作用与区别技术特征在该发明的技术方案中所起的作用相同。

二、如何准确的确定发明所要解决的技术问题

通过上面的介绍，我们已经明确了发明所要实际解决技术问题的重要性，一般本领域技术人员对于技术问题的认定有以下几种情况，首先（1）专利申请说明书中，记载的发明所要实际解决的技术问题；（2）专利申请说明书中未记载区别特征对应的技术问题，本领域技术人员依据本申请的记载归纳总结出来的技术问题；（3）审查员经过初步检索，依据现有技术判定出r 该发明实际解决的技术问题。这三者的关系是相互关联，相辅相成的。笔者认为，专利申请说明书中记载的技术问题很可能并不是该发明实际要解决的技术问题，技术问题应该是要求保护的发明实际能够解决的，而不是专利申请文件中声称的想要解决的技术问题③尹新天.中国专利法详解[M].北京:知识产权出版社,2011:264.。专利申请文件中最重要的部分就是权利要求书和说明书，其中权利要求书是该发明所要保护的技术方案的具体形式，在申请文件中起着举足轻重的作用，而说明书则是权利要求的依据，是对权利要求所要保护的技术方案的详细说明。审查员不能仅依据申请人在介绍背景技术时所认定的发明实际要解决的技术问题，因为这可能仅仅是发明人心中的现有技术，并不等同于真实的现有技术，故说明书中所描述的背景技术的问题也可能不是该发明实际要解决的技术问题。因此本领域技术人员应站在本领域的角度上，恰当合理地选定最接近的现有技术，合理地归纳整理出该申请实际要解决的技术问题，审查员只有基于上述判断确定出的技术问题，才能使得审查意见易于被申请人所接受。

以下通过两个创造性评判案例r 分析，对该案在创造性评判中技术启示认定不一致的情形进行详细分析，着重分析发明实际要解决的技术问题对于技术启示认定的关键作用。

三、案例分析

（一）案例分析一

1.案例一

现有技术中门式起重机无法在斜坡上正常作业，本领域技术人员常用的解决办法是通过修建调坡基础找平并在其上放置轨道，以使门式起重机的支腿走行于轨道之上进行水平状态下的作业。但是此种办法工程造价高，并且调坡基础无法重复利用，针对上述问题，该申请提供了一种可在坡道上走行和作业的门式起重机，该门式起重机通过在其可伸缩支腿的底部设置液压油缸以改变可伸缩支腿在纵坡上的高度始终处于水平状态，从而实现可伸缩支腿和固定支腿在上、下方向上起伏始终保持铅直状态。参见图1，图2 和图3。

图1 门式起重机侧视图

图2 门式起重机可伸缩支腿

图3 门式起重机固定支腿的局部放大图

经过检索，审查员找到了两篇对比文件，其中对比文件2（如图4、图5 所示）是审查员认为公开该申请发明点的对比文件。对比文件2 公开了一种履带式钻探设备，包括工作台和设置在工作台上的钻探装置，还包括设置在工作台下方的行走装置和调平支撑装置，其中调平支撑装置包括固定支腿42、第一变幅支腿43 和第二变幅支腿41；固定支腿、第一变幅支腿和第二变幅支腿的上端分别与工作台的底部连接，且三个连接点不在一条直线上；该装置可以适用于崎岖不平，坡度变化大的施工环境，且能进行调平操作。由于对比文件2 的结构与该申请略有不同，因此审查员在评述时采用了D1+D2 两篇评述该申请的权利要求，而对比文件1 则是与该申请相同的装置的框架结构。

图4 对比文件2的附图1

图5 对比文件2的附图2

③此条款在2020 年10 月17 日第四次修改的专利法中变更为第六十四条第一款。

审查员依法发出通知书，经过两次沟通，申请人均未修改权利要求，审查员准备依法作出驳回决定，驳回所针对的权利要求就是原始申请文件的权利要求。

审查员按照“三步法”来分析评判该技术方案的创造性。在此，由于对比文件1 与该申请领域相同，大致结构类似，因此审查员将对比文件1 作为了最接近的现有技术。其区别技术特征采用对比文件2 来进行评述，其支腿结构具体由呈纵向布设的变副支腿41 和43（相当于该申请的可伸缩支腿）和固定支腿42 构成，变副支腿41 和43 与工作台的底部之间设置有液压油缸，液压油缸一端固定于履带起重机工作台底部上，另一端固定于支腿结构的底部；且其在对比文件2 中所起的作用与其在该申请中所起的作用相同，都可以有效的实现起重机械的坡道运行，使其固定支腿和伸缩支腿在上下起伏方向上处于铅直状态。也就是说对比文件2 给出了将该技术特征用于该对比文件1 以解决其技术问题的启示，在这种启示下，以及本领域技术人员深知履带起重机和门式起重机是有很多共性存在的基础上，本领域技术人员有动机将这种支腿结构应用于对比文件1 中的门式起重机的走行大车上。

2.两种不同的观点

在判断对比文件2 能否给出将其结合于对比文件1 的技术启示时，一种观点认为，对比文件2 虽然属于履带式起重机，但是其与该申请一样都是起重机领域，并且两者所要解决的技术问题是一样的，都可以方便门式起重机的爬坡，即如何使得起重机适应不平的路面；其本质都可以使其固定支腿和伸缩支腿在上下起伏方向上处于铅直状态，从而有效的实现起重机械在不平整的路面运行，因此对比文件2 可以给出启示。而另一种观点则认为，两者的领域虽然相近，但是并不相同，从而采用的技术手段也不尽相同，不存在结合启示。对于上述两种观点，哪种更为合适？

3.思考与讨论

笔者认为，首先，在创造性的评述过程中，一个重要的问题就是我们要理解申请人为什么要改进现有技术，改进哪方面，然后再去考虑如何来改进这个问题。只有在我们了解申请人为什么要改进现有技术这个问题之后，我们才能合理的确定发明要实际解决的技术问题。如果我们在这一认定环节出现了理解偏差，那么就极有可能导致创造性评判结果的偏差。对于该案而言，审查员在确定发明实际要解决的技术问题时，没有周全的考虑该申请做出的改进目的，忽略了申请人采用可伸缩支腿的目的是为了解决门式起重机行走时不能爬坡的问题，仅仅从区别技术特征本身来认定其作用，没有将区别技术特征放在权利要求所要求保护的整体的技术方案中进行考虑，这种做法实质上违背了“三步法”的精神。一个特征在不同的应用背景下与发明的其他特征相结合所产生的技术效果并不一定相同。在上述案例中，区别技术特征就在于该申请的支腿结构的特点，仅从单个技术特征的表面上来分析确实是这样的，但实际上该发明中门式起重机这些结构部件与可伸缩支腿是相互配合不可分割的，因为两者配合除了可以达到调节门式起重机整体平衡的技术效果外，其还有一个重要的作用就是该装置可以实现边行走边调节的技术效果。因此从本质上来说虽然对比文件2 看似公开了上述区别特征中的一部分，但是实质上所公开的技术特征与该发明不同；而我们对于技术启示的认定应当以本领域技术人员的眼光，以解决的技术问题为出发点，判断该特征是否在现有技术中给出了启示，采用了与该申请相同的技术手段来解决这一技术问题。从这一角度来看，对比文件2 不存在结合启示。其次，从所起作用的角度考虑，该发明做出的改进以及对比文件2 中所公开了特征表面上都是为了“调节起重机的平衡”，但是就该结构特征本身而言，两者起到的作用是不一样的。该发明中将可伸缩支腿安装在门式起重机上，而该起重机是一种高大的重型机械，其重心较高，在坡道上走行时，较易发生倾覆事故，为了避免门式起重机在坡道上走行时发生重心变化而造成倾覆，该案申请中具有由液压油缸的可伸缩支腿，可以使门式起重机在走行和作业时始终处于水平状态，确保重心不变。而对比文件2由于是履带型起重机，其能够在崎岖不平、坡道大的地方走行采用了履带式的行走装置，而调平支撑装置中变副支腿的主要作用则是在履带设备固定后进行调平操作，因此，对比文件2 所公开的特征与该申请的目的和作用并不相同，对比文件2 不存在结合启示。

（二）案例分析二

1.案例二

该案属于车辆传动与操纵技术领域，具体涉及一种用于机械式自动变速系统的，以齿式离合器结构为设计构成的，直接作用于定轴式变速箱换选档轴的，具有自动与手动转换功能的机械自动变速系统选换档执行机构，发明的目的是为大功率、多档位重型车辆的机械式自动变速系统提供一种结构简单紧凑、易于实现车内布置、控制便捷的，具有自动与纯手动操纵模式转换功能的选换档执行机构（如图6 所示）。

图6 该申请结构图

其中审查员也是采用了两篇对比文件来评述本申请，对比文件1 公开了与该申请领域相同，并且结构相类似的选换挡执行结构，而对比文件2（如图7所示）则涉及一种数显型防爆阀门电动装置，具体公开了该申请与对比文件1 的区别技术特征，并且其解决的技术问题也是使选换挡执行机构具有自动与手动转换功能。

图7 对比文件附图

2.两种不同的观点

在判断对比文件2 能否给出将其结合于对比文件1 的技术启示时，如果直接从分析技术领域是否相近或者相关的角度出发，一种观点认为，不能用于评价该申请创造性，因为对比文件2 与该申请的技术领域相差很大，虽然所要解决的技术问题相同，所采用的技术手段也相同，也能达到相同的技术效果，但本领域技术人员在发明车辆的操纵装置时，不会想到从阀门的操纵装置中去获取某种启示。另一种观点则认为，该申请所要解决的技术问题是“如何手动和自动地操纵选换档执行机构”，而执行机构同时具备手动和自动操纵功能是大多数领域都会面临的问题，本领域技术人员在解决手动和自动地操纵选换档执行机构这一技术问题时，在本领域中没有找到合适的技术手段时，会从其它领域中找寻同时具备手动和自动操纵功能的装置，也就是本领域技术人员有动机从其他领域中寻找能够解决该申请技术问题的技术手段，因此对比文件2 是可以给出技术启示的。可见从技术领域以及技术问题角度出发，会产生两种不同的观点。

3.思考与讨论

首先，在审查中我们应当客观充分地分析并确定发明 实际解决的技术问题，为此我们应该确定要求保护的发明与最接近的现有技术之间的区别是哪些，然后根据该区别特征所能达到的技术效果来合理的确定发明实际要解决的技术问题。从这个层面上说，发明实际解决的技术问题是指为了获得更好的技术效果而对最接近的现有技术进行的一种任务、手段；在明确了技术问题之后，《专利审查指南》规定在三步法第三步判定显而易见性时，就应该从“发明实际解决的技术问题”出发进行判断，换句话说，就是在判断结合启示时，第二步的发明实际解决的技术问题是关键所在，从而判断本领域技术人员是否有动机到对比文件所涉及的领域去找寻该技术问题的解决手段，在这个过程中，本领域技术人员要合理的判断所要结合对比文件的技术领域与该发明实际要解决的技术问题两者之间能否相关这个问题。

笔者认为，发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评判，而本领域的技术人员还具有进行逻辑分析、推理或者有限的试验能力，本领域技术人员不仅知晓所属技术领域的所有普通技术知识，还应当具有从其他技术领域寻找所要解决的技术问题的技术手段。当然，通常来说，技术人员是先发现“本领域”或者是该发明所涉及的技术领域的现有技术中存在的问题，然后带着该问题去寻找解决该问题的技术手段，而当无技术领域相同或相近的现有技术时，可考虑选择与发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。就该案而言，虽然阀门的操纵装置和车辆的操纵装置这两个技术领域相差很大，但是当遇到要解决选换档执行机构同时具备手动和自动功能这个技术问题时，无论是阀领域、还是其他领域，只要其可以解决上述技术问题，并达到同样的技术效果，那么这些对比文件都应该当列入本领域技术人员考虑的范围之内。在此基础上，在本领域没有遇到相应地解决办法时，本领域技术人员应当具有从其他领域中寻找所要解决技术问题的技术手段，即两者都是采用电机、减速机构、离合齿轮、输出轴构成的自动操纵装置，由手柄或拉杆和拉臂构成的手动操纵装置，从而将能够实现同时具备手动和自动这一功能的其他领域中的所采取的技术方案用于该申请的选换档执行机构中。因此，对比文件2 所公开的特征与该申请的目的和作用是相同，对比文件2 存在结合启示。结合该案，可以看出，在考虑区别技术特征是否被另一篇对比文件公开且作用相同时，我们还是应该追根溯源，要从发明实际解决的技术问题出发，考虑所要结合的对比文件的技术领域以及技术问题与该申请的相关性，而不应该一味的局限于技术领域与该申请是否相关，而应当基于技术问题的角度来考虑二者是否具有结合启示。

四、结语

笔者通过介绍分析上述两个案例，对发明所要实际解决的技术问题对技术启示判断的重要性进行了梳理。笔者认为在以两篇/ 多篇对比文件结合评价创造性时，首先应当充分理解技术方案，同时了解相应的背景技术，再考虑区别技术特征是否被另一篇对比文件公开且作用相同。合理的确定出发明所要实际解决的技术问题，依据该技术问题来判定对比文件是否给出了相应的技术启示，不要孤立地考虑另一份对比文件所属的技术领域与本申请是否相关，而应当根据对比文件公开的内容判断技术领域对技术特征的限定作用。不能孤立地看待技术领域、技术特征，要从整体上考虑该技术特征是否属于该领域特有，追根溯源，基于该申请所要解决的技术问题，判断本领域技术人员是否有动机到对比文件所属的技术领域去寻找解决该技术问题的技术手段。