浅析2019版美国专利客体适格性指南

汪 涛 唐田田 智 月

一、引言

2021 年2 月1 日出版的《求是》杂志发表了习近平同志题为《全面加强知识产权保护工作，激发创新活力推动构建新发展格局》的重要讲话，讲话指出中国市场主体应对知识产权纠纷能力明显不足，中国企业在海外知识产权保护不到位。为解决上述问题，习总书记要求要形成高效的国际知识产权风险预警和应急机制，建设知识产权涉外风险防控体系，加大对中国企业海外知识产权维权援助。

中美日欧韩五局合作统计数据表明，1985-2019年，中国申请人向美日欧韩四局共申请专利36 万余件，且申请量逐年递增，尤其2019 年同比增长25%，由此可见，在经济全球化的大趋势下，中国企业加快了全球的专利布局。对上述统计数据进一步按国别分析发现，中国向美国提出的专利申请有23 万余件，约占申请总量的65%。可见，美国已经成为中国创新主体向外申请的首要目的地国家。随着中国大数据、人工智能和通信技术应用的蓬勃兴起，与算法和商业模式等抽象概念相关的客体适格性问题尤其突出。为进一步落实习总书记的要求，帮助中国相关领域创新主体更好地在美国申请并获得专利权，有必要全面深入了解美国专利制度，特别是美国专利制度的第一道门槛——专利客体适格性审查的要求。

美国专利客体适格性指南（Patent Subject Matter Eligibility Guidance，以下简称PEG），隶属于《美国专利审查指南》（Manual of Patent Examining Procedure）。自2014 年以来历经多次修改，2019 年1 月和10 月美国专利商标局（USPTO）对其再次修改和完善，形成现行指南。2019 版PEG 的最新修改内容以及USPTO 审查员如何依据2019 版PEG 进行审查，国内尚未有深入充分的研究。

为弥补上述不足，本文首先简述修改前Alice/Mayo 二分测试法的具体判断流程及其存在的不足，接着介绍2019 版PEG 的修改背景及原因，然后具体论述2019 版PEG 的具体修改内容，最后，通过正反两方面的示例阐述使用2019 版PEG 进行专利适格性判断的流程。希望通过本文对2019 版PEG 的深入详细分析，为中国创新主体在美国申请专利提供充分有效的参考。

二、2019 版PEG 修改背景

在美国，联邦法典（United States Code）第35 编的第101 条（35 U.S.C.§101）用于专利客体的适格性判断，即任何人发明或者发现任何新的且有用的方法、机器、产品或组合物，或其任何新的且有用的改进，均可在符合该法所定的条件和要求的情况下获得专利。

但长期以来，USPTO 对可专利性客体的审查标准缺乏持续性和一致性。在司法判例上，美国最高法院和联邦巡回上诉法院（CAFC）的态度也是左右摇摆，从未形成统一、明晰、持久的标准。

美国最高法院于2012 年作出Mayo v.Prometheus案判决和2014 年作出Alice v CLS Bank 案判决之后，设计了Alice/ Mayo 二分测试法，该测试法规定了发明是否具有适格性的指导原则，后续经过多次修改,2018 年形成如下图1 所示的Alice/Mayo 二分测试法的流程图。

图1 2018年的Alice/Mayo二分测试法流程图

专利客体适格性判断步骤为：步骤1 判断是否属于方法、机器、产品或组合物四类法定类别；如果是，则步骤2 判断权利要求是否落入司法排除对象（步骤2A），如果是,则判断权利要求是否记载了司法排除对象之外的附加元素来构成发明构思（步骤2B）。

自广泛使用Alice/Mayo 二分测试法以来，USPTO审查实践表明，在某些案件中，对发明人、企业和其他利害关系人而言，难以稳定地预期客体的适格性。司法实践数据也显示，2014 年Alice 案之后到2018年，有超过300 个商业方法专利被法院无效，这表明司法程序与审查程序中关于专利适格性判断结论明显存在不一致的情况。可以说，提高35 U.S.C.§101 特别是Alice/Mayo 二分测试法适用的清晰度、一致性和可预测性，已经成为近年来美国发明人、企业和法官们的共同呼声。

在这种背景下，USPTO 局长Andrei Lancu 于2018 年9 月提出将会针对35 U.S.C.101 的专利客体适格性指南进行修订。2019 年1 月7 日，USPTO 正式发布2019 版PEG 并广泛征集公众意见，针对用户反馈最为集中的问题，2019 年10 月对 PEG 作了再次修改和澄清，此次更新旨在提高审查专利适格性时的整体清晰度、一致性与可预测性。

三、2019 版PEG 的主要修改内容

（一）PEG 的法律效力

本质上，PEG 是USPTO 根据美国最高法院和CAFC 的相关判例，对35 U.S.C.§101 有关客体适格性的法律规定所作的内部行政解释，因此PEG 不构成实体法规，不具备法律效力。实体法依据依然是35 U.S.C.§101。

（二）修改的主要内容

2019 年10 月17 日，USPTO 针对收集到的公众意见，再度发布一份长达22 页的更新版本（October PEG Update）。此更新版本主要涉及以下三方面的改变：1.细化Alice/Mayo 二分测试法的步骤2A；2.细化抽象概念的分组；3.判断附加元素是否整合至实际应用。

1.细化Alice/Mayo 二分测试法的步骤2A

由于Alice/Mayo 二分测试法在步骤1 或步骤2 中判定适格主题，因此，需要能够准确识别描述有抽象概念的权利要求的专利审查流程，从而提高客体适格分析的准确性和一致性。

如图2 所示，相较2018 年的Alice/Mayo 测试法，步骤2A 进一步细分成二分支流程，即：

图2 2019年10月的新版流程图

分支一判断权利要求是否描述了抽象概念、自然规律或自然现象。如果否，则该权利要求并不指向司法排除对象，因此是适格主题，结束适格分析；

如果权利要求描述了司法排除对象（分支一：是），则需在分支二进一步判断所描述的司法排除对象是否整合到实际应用中。

如整合到实际应用中，则该权利要求不指向司法排除对象（分支二：否），因此是适格主题，结束适格分析。如未将该司法排除对象整合到实际应用中（分支二：是），需在步骤2B 中进一步分析。分支一和分支二共同构成Alice/Mayo 测试法的步骤2A，判断权利要求是否指向一种司法排除对象。

2.细化抽象概念的分组

在审查实践中，USPTO 审查员使用Alice/Mayo二分测试法进行审查时，通常使用“识别抽象概念的适格性主题快速参考表单”（也称为“案例比较法”）来判断抽象概念，该表单要求审查员在判定权利要求是否描述抽象概念时依赖于单个司法案例，这仍然会导致执行标准不一致。

2019 版PEG 牢牢植根于最高法院判例以及解释该判例的联邦巡回法院判决，提炼汇总了法院认定的抽象概念，并对其进行分组。具体而言，将抽象概念分成三个组别：（a）数学概念——数学关系,数学公式或等式，数学计算；（b）组织人类活动的方法——基本经济原理或实践，商业或法律互动，管理人与人之间的个人行为或关系或互动；以及（c）智力活动——在人脑中执行的概念。使用2019 版PEG 审查，审查员的关注点从依赖个案转向普遍适用的涵盖所有技术和权利要求类型的大量判例法，从而提高了客体适格性判断的准确性和一致性。

3.判断附加元素是否整合到实际应用中

附加元素（或其组合）是否将司法排除对象整合到实际应用中，一直是适格性评判中难以准确把握的步骤，2019 版PEG 强调判断附加元素（或其组合）是否将司法排除对象整合到实际应用中时，需将权利要求作为一个整体来考虑，并给出了非排他性的正反两方面的示例。

正面示例：

a.附加元素对计算机性能，或其它技术领域做出改进；

b.附加元素可结合特定机器或产品执行或应用司法排除对象，特定机器或产品与权利要求不可分割；

c.附加元素将一件特定物品变换或还原成另一种状态或另一件物品；

d.附加元素应用或使用司法排除对象来对疾病或身体状况实施特殊的治疗或预防；

e.附加元素以超出通常司法排除对象使用方式的其它有意义的方式，来应用或使用司法排除对象。

反面示例：

a.附加元素中仅描述了词语“应用”司法排除对象，或仅包括计算机执行抽象概念的指令，或仅将计算机作为实现抽象概念的工具；

b.附加元素将对解决方案而言无关紧要的活动添加到司法排除对象中；

c.附加元素不过是将常规的司法排除对象应用到特定技术环境或领域。

四、示例分析

下面将结合一个示例来说明如何依据2019 版PEG 对权利要求进行适格分析。

主题名称：在图形用户界面上重新排列图标

背景技术：通常，计算机用户的显示器上可能有大量图标，有时难以找到最常用的图标。传统上图标可按字母顺序、文件大小和文件类型组织。如计算机用户不想按照传统方式排列图标，则需要手动排列图标。例如，传统软件不会自动将最常用的图标放在容易被访问的“开始”或“主页”图标附近。

要解决的技术问题：需要一种允许自动执行非传统方式排列图标的方法。

采用的技术手段：提供一种可在图形用户界面（GUI）上重新排列图标的方法，该方法基于确定的使用量将最常用的图标移动到GUI 上的一个位置，具体而言，是距离计算机系统的“开始”图标最近的位置。

技术方案：由处理器追踪在一段时间内,选择每个图标的次数或分配多少内存与每个图标关联的单独进程，来自动确定每个图标的使用量。

权利要求1.一种在计算机系统的图形用户界面（GUI）上重新排列图标的方法，该方法包括：

基于特定的标准，通过GUI 接收用户选择来组织每个图标，其中特定的标准是每个图标的使用量；

由处理器确定在一预定时间段内每个图标的使用量；以及

基于确定的使用量，将最常用的图标自动移动到GUI 上距离计算机系统的开始图标最近的位置处。

分析：依据2019 版PEG 进行适格性判断时，具体分析步骤如下图3 所示：

图3 权利要求1的专利客体适格性分析流程

权利要求2.一种对计算机系统的图标进行排序的方法，该方法包括：

由处理器确定在一预定时间段内每个图标的使用量；以及

基于确定的使用量，由处理器对图标进行排序。

分析：依据2019 版PEG 进行适格性判断时，具体分析步骤如下图4 所示：

图4 权利要求2的专利客体适格性分析流程

由此可见，修改的2019 版PEG 提供了更加清晰明确的适格性判断步骤。

五、结语

综上，本文研究了2019 年之前适用的Alice/Mayo 二分测试法的判断流程，基于其存在的不足，论述了2019 年修改PEG 的背景及原因，并具体研究了2019 版PEG 的具体修改内容，最后通过2019 版PEG 的专利适格性判断流程对比分析了两组权利要求的适格性。希望通过上述具体深入的分析，能够帮助国内专利申请人了解美国最新的适格性要求，为在美国成功申请并获得权利提供更好的支撑。