从通信领域无效案件看专利申请的超范围条款审查

潘小丹 李 韧

（国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100160）

专利无效宣告程序作为一种确权工具，能够纠正专利实质审查过程中的不当授权，其结果在一定程度上反映了该案件实质审查阶段的授权质量，对专利实质审查质量具有事后控制功效［1］。因此，通过剖析通信领域无效宣告案件无效宣告请求的专利法第三十三条超范围等非三性法律理由，可从检索、审查等角度了解实质审查阶段的质量状况，及时发现质量短板，这对我们实质审查程序具有直接和积极的指导意义［2］。

一、通信领域无效案件选取

在授权公告日在2010年以来的208件无效结论为全部无效或部分无效的案件中，20件的无效理由中涉及非三性条款，其中包括专利法第三十三条12件、专利法第二十六条四款（不支持）3件、专利法实施细则第二十条第二款3件、专利法第二十六条四款（不清楚）2件。具体占比如下图1所示。

图1 无效决定的非三性条款分布

由上图1可以看出，在非三性无效案件中，专利法第三十三条超范围的比例占了很大比例。因此，审查员对申请人提交的修改文件进行审查时，要严格掌握专利法第三十三条的规定。不论申请人对申请文件的修改位于独立权利要求中，还是位于从属权利要求中，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

二、案例分析

以下结合具体案例来说明。

申请号：201310178828.1

案情介绍：本申请原申请权利要求书包括独立权利要求1及其从属权利要求2-9，独立权利要求10及其从属权利要求11-18，独立权利要求19及其从属权利要求20。审查员在一通中指出权利要求1-20不具备创造性，申请人答复一通时，修改了各独立权利要求，增加了从属权利要求10-13、23-24、27-32，还增加了独立权利要求32。审查员在二通中仅指出权利要求14不清楚，对于增加的各权利要求并未提出审查意见。申请人答复二通修改了权利要求14，审查员授权。

本专利授权公告时的权利要求1、11、12、25、30、31 如下：

一种长期演进LTE无线发射/接收单元WTRU，该WTRU包括：

电路，被配置成经由无线电资源控制RRC信令接收消息，其中所述消息指示用于所述LTE WTRU在物理上行链路反馈信道上传输的配置，其中所述物理上行链路反馈信道的不同部分被用于传送不同类型的反馈信息。

其中，所述电路还被配置成根据在所述消息中指示的所述配置在所述物理上行链路反馈信道上传送应答反馈信息和信道质量指示符CQI反馈信息。

其中，所述电路还被配置成，在与第一频率资源相对应的所述物理上行链路反馈信道的第一部分中传送所述应答反馈信息，以及在与第二频率资源相对应的所述物理上行链路反馈信道的第二部分中传送所述CQI反馈信息；其中所述第一频率资源和所述第二频率资源不同。

权利要求11：根据权利要求1所述的LTE WTRU，其中所述物理上行链路反馈信道利用保留的多个子载波。

权利要求12：根据权利要求11所述的LTE WTRU，其中所述保留的多个子载波包括所述第一频率资源和所述第二频率资源。

权利要求25：一种长期演进LTE无线网络节点，该LTE无线网络节点包括：

电路，被配置成经由无线电资源控制RRC信令传送消息，其中所述消息指示用于长期演进LTE无线发射/接收单元WTRU在物理上行链路反馈信道上传输的配置，其中所述物理上行链路反馈信道的不同部分被用于接收不同类型的反馈信息。

其中，所述电路还被配置成根据在所述消息中指示的所述配置在所述物理上行链路反馈信道上接收应答反馈信息和信道质量指示符CQI反馈信息。

其中，所述电路还被配置成在与第一频率资源相对应的所述物理上行链路反馈信道的第一部分中从所述WTRU接收所述应答反馈信息，以及在与第二频率资源相对应的所述物理上行链路反馈信道的第二部分中从所述WTRU接收所述CQI反馈信息；其中所述第一频率资源和所述第二频率资源不同。

权利要求30：根据权利要求25所述的LTE无线网络节点，其中所述物理上行链路反馈信道利用保留的多个子载波。

权利要求31：根据权利要求30所述的LTE无线网络节点，其中所述保留的多个子载波包括所述第一频率资源和所述第二频率资源。

无效阶段：请求人在无效宣告请求中认为权利要求1-32修改超范围，不符合专利法第三十三条的规定。针对权利要求11、12，请求人认为：从属权利要求11、12所限定的技术特征“保留的多个子载波”没有记载在原说明书和权利要求书中，并且无法由原说明书和权利要求书的记载直接地、毫无疑义地得出，权利要求11和12不符合专利法第三十三条的规定。同理，权利要求30、31也不符合专利法第三十三条的规定。

专利权人认为：本专利原申请说明书第［0050］记载“替换地，所述字段可以通过频分复用（FDM）被映射到突发。FDM特别适合于诸如长期演进（LTE）之类的系统，其中，大量子载波可以被使用。用于携带这些字段的基本物理信道资源可以但非必要地至少在WTRU处正交”。至少基于以上段落，本领域技术人员可以直接毫无疑义地得出，承载这些字段的信道资源至少在WTRU侧可以是正交的，即为反馈信道分配了一些与其他信道正交的频率资源，也就是预留了一些子载波。由此，上述从属权利要求11、12、30、31中的技术特征可以从原始公开文本中直接、毫无疑义地确定。

合议组认为：根据原说明书的上述内容，本领技术人员可以得出频分复用的多个子载波可以是正交的，但是并不能直接、毫无疑义地得出“所述物理上行链路反馈信道利用保留的多个子载波”，原说明书和权利要求书中也没有记载“所述物理上行链路反馈信道利用保留的多个子载波”。因此权利要求11、12和30、31中涉及“保留的多个子载波”的方案没有记载在原说明书和权利要求书中，并且无法由原说明书和权利要求书的记载直接地、毫无疑义地得出，不符合专利法第三十三条的规定。

由以上案件可以看出，在实审阶段应对权利要求书进行全面审查，除了对独立权利要求进行全面审查外，对从属权利要求也应进行全面细致的审查。特别是对于在审查过程中增加、修改的从属权利要求，应首先审查该增加、修改后的从属权利要求是否符合专利法规定，而不应因为其属于从属权利要求，就忽视该权利要求或放松审查标准，从而导致授权的从属权利要求存在超范围等问题。另外，本申请专利权人是交互数字技术公司，为国外公司，在审查实践中容易发现国外申请人在修改权利要求书时，往往会对权利要求进行较大幅度的修改，除了修改独立权利要求外，往往会增加从属权利要求，甚至增加独立权利要求，因此这类申请要特别注重审查所有涉及修改的权利要求是否符合专利法规定。

三、总结

在专利审查过程中，审查员除关注三性条款外，还应严格掌握专利法第三十三条的规定，不论申请人对申请文件的修改位于独立权利要求中，还是位于从属权利要求中，都不得超出原说明书和权利要求记载的范围。