美国专利保护客体的最新司法实践——以Berkheimer v.HP Inc.案为视角

徐 薇

一、引言

对于专利保护客体，我国专利法第2 条规定针对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案可以受到专利权的保护。一般认为，只要权利要求中存在可以解决一定技术问题并产生相应技术效果的技术特征，则这个权利要求就符合专利保护客体的规定。因此，在我国专利保护客体是一个门槛相对低的概念。

在著名的Alice Corp.v.CLS Bank International 案①Alice Corp.v.CLS Bank International,573 U.S.208 (2014)。(以下简称Alice 案)之前，美国专利保护客体的审查标准相对比较宽松。通常认为只要权利要求中存在诸如硬件结构等技术性特征，则权利要求就符合专利保护客体的规定。但在2014 年Alice 案之后，美国司法实践中提高了专利保护客体的判断标准，导致很多计算机软件类专利在审查或者诉讼阶段被认定属于抽象概念，不符合专利保护客体规定。据统计，近些年在美国地区法院专利诉讼中，超过50%的计算机软件发明被认为不属于专利保护客体的规定而被无效②Overview of Section 101 Patent Cases Decided after Alice v.CLS (as of March 1,2019),Gibson Dunn,March 2019，载https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/2019/03/Overview-of-Section-101-Patent-Cases-Decided-After-Alice-v-CLS-as-of-03-01-19.pdf，2020 年9 月10 日访问。。这些问题使得原告在诉讼中主张权利变得困难重重，从而引发美国司法界对于专利法101 条适用一致性和可预测性的广泛争论。

在2018 年，美国联邦巡回上诉法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）在Berkheimer v.HP Inc.案③Berkheimer v.HP Inc.,881F.3d1360 (Fed.Cir.2018)。（以下简称Berkheimer 案）中针对专利保护客体问题做出了重要判决，CAFC 改变了先例中认为专利保护客体属于纯粹法律问题的观点，认定专利保护客体判断中存在一些重要的事实认定问题④值得一提的是，在CAFC 二审判决做出之后，被告HP 向美国联邦最高法院申请再审，但是最高法院拒绝颁发调卷令。因此，可以认为Berkeimer 案的观点体现了美国法院对于专利保护客体问题的最新共识。。众所周知，在美国专利诉讼中的事实问题是属于陪审团的审理范畴，因此如果双方对事实问题存在争议，法官通常不能直接依据法律做出判决，否则很可能侵蚀陪审团作为事实发现者的司法裁判权。CAFC 这一观点的转变被视为是美国专利司法政策在Alice 案之后的一次回摆，在一定程度上降低了Alice 案对专利权人的不利影响，给美国专利诉讼以及专利审查带来了积极影响。

二、Berkheimer v.HP Inc.判例介绍

美国专利法101 条对专利保护客体做出了一般性规定，即新且有用的方法、机器、制造品或者物质成分都可以成为专利保护客体。美国联邦最高法院在Alice 案之后，逐步细化并确立了专利保护客体采用Mayo/Alice 两步骤判断框架。

步骤1：权利要求是否属于专利法101 条的保护类别（是否属于方法、机器、制造品、物质成分），如果不是，则直接得出该权利要求不符合专利法101条；如果是，则进一步执行步骤2A 的判断；

步骤2A：权利要求是否涉及司法例外（包括自然规律、自然现象以及抽象概念），如果不涉及到这些司法例外，则得出该权利要求符合专利法101 条；如涉及司法例外，则需要进一步判断步骤2B；

步骤2B：权利要求是否包括显著多于司法例外的发明构思（inventive concept），如果存在，则得出该权利要求符合专利法101 条；否则，该权利要求不符合专利法101 条关于专利保护客体的规定。

在Berkheimer 案之前，美国司法判例认为权利要求是否符合专利保护客体是一个纯粹的法律问题，而不包括任何事实认定问题。因此，法官可以在诉讼案件早期就直接依据法律规定针对专利保护客体问题做出判决，而不需要考虑争议双方的事实主张以及提交的事实证据，更不需要将这一法律问题交给陪审团审理。特别是Alice 案所确立的Mayo/Alice 判断框架在一定程度上提高了专利保护客体的判断标准。例如，如果专利的技术方案未与一个实际应用有机结合，或者权利要求中的步骤仅仅涉及通用计算机系统的常规数据操作，这种专利很难在被告提出的诉前动议中全身而退。因此，在地区法院诉讼实践中，被告通常都会在诉讼早期就向法院提出驳回诉讼请求的动议（motion to dismiss）或者径行判决的动议（motion for summary judgment），主张原告专利权利要求不符合专利法101 条关于专利保护客体的规定，以便在诉讼早期就能尽快脱身。

但是，CAFC 在2018 年的Berkheimer 案中改变了过往判例中的观点，CAFC 认为虽然专利保护客体最终是一个法律问题，但是其中存在重要的事实认定问题。这就要求法官在审理被告提出的诉前动议时，必须按照有利于专利权人的立场来审视双方提交的证据以及事实主张，而不能在案件早期就直接依据法律做出判决。下面将详细介绍这个判例。

Steven E.Berkheimer 拥有美国专利No.7,447,713（下称之为713’专利）。权利要求1-4 记载如下：

1.一种在计算机处理系统中归档项目的方法，包括：

将所述项目呈现给解析器；

将所述项目解析成多个多部分对象结构，其中所述结构的部分具有与其相关联的可搜索信息标签；

根据先前存储在简档中的对象结构来评估所述对象结构；以及

至少在所述对象与预定标准和用户定义规则中的至少一个之间存在预定偏差的情况下，呈现用于人工协调的经评估的对象结构。

2.根据权利要求1 所述的方法，其特征在于，各个结构在被呈现用于协调之后可以被手动编辑。

3.根据权利要求1 所述的方法，其特征在于，包括在解析步骤之前，将输入项转换成标准化格式以用于输入到所述解析器。

4.根据权利要求1 所述的方法，包括在没有实质冗余的情况下将经协调的对象结构存储在所述简档中。

具体而言，713’专利是关于在数字资产管理系统中以数字化方式处理和检索文件的技术方案。数字资产管理系统首先将文件解析成多个对象，并且为这些对象建立标签并创建这些对象之间的关联。然后数字系统将以人工或者自动方式来分析这些对象，并与已储存对象进行对比，以便基于一定的规则来判断二者之间是否存在偏差。另外，专利说明书描述了这个数字管理系统可以减少公共文本和图形要素的存储冗余，从而可以改善系统运行效率并且降低存储开销。

Berkheimer 在伊利诺伊北区联邦法院起诉 HP公司侵犯713’专利权。在马克曼听证（Markman hearing）程序完成权利要求解释之后，被告HP 公司向法院提出径行判决动议，要求法院判决权利要求1-7 以及9 不符合专利保护客体的规定。地区法院批准了HP 公司的动议。随后原告Berkheimer 上诉到CAFC。

双方在二审中争议焦点集中在步骤2A 以及2B的判断步骤上。针对步骤2A，CAFC 支持一审的观点，认为权利要求1 仅仅利用了通用计算机系统的常规计算功能，因此指向一个以结构化方式对数字对象进行分类和存储的抽象概念。原告认为，权利要求中“解析”特征是具有技术性的特征，具体而言这个解析的动作可以将数据结构从源代码方式变换到目标代码方式。因此原告主张权利要求1 并非仅仅针对通用的计算机系统，认为权利要求不是一个单纯的抽象概念。但是，法院没有支持Berkheimer 的抗辩意见。首先，CAFC 认为仅仅将一个技术方案与某个应用场景结合，并不会必然降低一个技术方案的抽象性。另外，法院认定专利说明书中并没有证据证明这种通过解析实现对象转换的方法可以改进计算机系统效率，并且原告也承认解析器是本领域存在已久的惯用技术手段，因此法院认为权利要求1-9 仅仅指向一个抽象概念，无法通过步骤2A 测试。

针对步骤2B，CAFC 认为需要判断权利要求中是否具有额外的技术特征将一个抽象概念转化为符合专利保护客体的具体应用。进一步，如果权利要求中的单个技术特征或者若干技术特征的组合不仅仅是本领域公知、惯用或者常规技术手段，那么这些技术特征就可以将权利要求的本质转化成一个可专利化的具体应用，进而通过步骤2B 检验。CAFC 指出虽然专利保护客体问题是一个法律问题，但是对于判断权利要求中一个技术特征或者多个技术特征的组合对于本领域普通技术人员而言是否属于公知、惯用或者常规技术手段，这是一个事实认定问题。换言之，CAFC 认为虽然一个专利是否属于专利保护客体是一个法律问题，但其中判断权利要求的单个技术特征或者多个技术特征组合是否属于本领域公知常识或者惯用技术手段则是一个事实认定问题。众所周知，在美国专利诉讼中，对于事实问题通常需要事实裁判者结合双方的事实主张或者证据加以认定，而不能由法官直接依据法律规定做出判决。因此，在Mayo/Alice 判断框架中，除非原被告双方对于技术特征或者技术特征的组合是否属于本领域惯用或者公知常识不存在争议，或者法官以有利于专利权人角度解释双方证据或者事实主张，但仍得出任何一个理性陪审团都会做出有利于被告的结论，否则法官不可以针对这一事实问题直接依据法律做出判决。

具体回到该案，原告Berkheimer 主张该专利可以通过降低冗余以及一对多编辑来改进计算机系统的功能，因此该专利具有超出本领域公知常识或者惯用技术手段的发明构思。对于这个问题，法院审查了专利说明书等内部证据，在说明书中申请人描述了在该专利申请日之前现有技术中常规数字资产管理系统通常包括具有多个冗余文件元素示例的大量文件，因此现有技术中的存储系统存在大量数据冗余，使得存储开销较大，效率较低。而该发明是以一种非常规的方式来存储经解析的数据，因此可以降低存储冗余，改善系统存储效率。二审法院认为说明书中描述了本发明对现有技术的改进，因此对于该专利技术特征是否属于公知常识或者惯用手段这一事实问题而言，构成了实质性争议。经过审查，CAFC 认为权利要求1 不包含降低存储对象冗余的技术特征，因此权利要求1 无法实现说明书中描述的对常规对象存储系统改进等技术效果，所以权利要求1 无法通过步骤2B 检验，不符合专利保护客体规定。根据类似的分析，权利要求2-3 以及9 也不符合专利保护客体规定。而对于权利要求4-7，CAFC 认为这些权利要求包含可以实现说明书中记载的技术效果的技术特征，所以对于这些权利要求是否仅仅包括本领域公知常识或者惯用技术手段这一事实问题，CAFC 认为存有实质性争议。因此，二审法院推翻了地区法院关于权利要求4-7 不符合保护专利保护客体的径行判决，发回一审法院重新审理。

三、Berkheimer 案对美国专利诉讼和申请策略的影响

在Berkheimer 案中，CAFC 的观点其实是认为专利保护客体是一个事实和法律混合的问题，也就是说虽然是否属于专利保护客体最终是一个法律问题，但是其中存在支撑性的事实认定问题。具体而言，CAFC 认为一个技术特征以及技术特征的组合是否属于本领域公知常识或者惯用技术手段，这是一个事实问题。因此，如果双方对此存在实质性事实争议，则地区法院无法直接依据法律进行判决。这个判例对美国的专利诉讼以及专利审查有着深远影响。

首先，这个判例增加了美国专利诉讼中被告获得庭前动议，以快速解决案件争议的难度。由于Alice案的影响，在地区法院专利诉讼中，被告或者在诉答阶段（pleading stage）主张专利不符合专利保护客体而提出驳回诉讼请求动议，或者在证据开示后以及庭审前申请专利不符合专利保护客体的径行判决动议。这些被告可以采用的审前动议工具给专利权人带来很大挑战，但是Berkheimer 案改变了这一对专利权人的不利状况。在这个判例之后，美国地区法院诉讼中被告基于专利法101 条获得各种审前动议的比例明显降低⑤Section 101 Motions to Dismiss Still Alive in District Courts,https://www.ipwatchdog.com/2018/12/14/section-101-motionsdismiss/id=104136/，2020 年9 月10 日访问。。现在法院更倾向于在案件证据和事实调查清楚之后，再对专利保护客体问题做出判决。一般而言，除非原被告双方对事实不存在争议，否则一般都需要经过庭审之后才能解决专利保护客体问题。

站在原告角度，为了避免在诉讼早期就被驳回诉讼请求，在诉讼策略上应当在诉状中尽量多记载该发明相对于现有技术如何改进的证据或者事实主张，以积极构建关于该发明的技术特征或者技术特征组合是否属于本领域普通技术手段的事实争议。例如，在诉讼中可以记载该专利相对于现有技术的区别，并论述该区别技术特征可以解决的技术问题以及实现的技术效果。通过在诉状中记载足够的关于专利保护客体的事实主张，可以在各种审前动议审理中引入足够的事实争议，以避免在诉讼早期被依据专利法101 条直接驳回诉讼请求。

其次，Berkheimer 案作为CAFC 的先例对下级地区法院以及美国专利商标局都具有法律约束力。作为对Berkheimer 案的回应，美国专利商标局发布了关于专利保护客体问题的备忘录，调整了专利保护客体的审查流程⑥Changes in Examination Procedure Pertaining to Subject Matter Eligibility,Recent Subject Matter Eligibility Decision (Berkheimer v.HP,Inc.),载https://www.uspto.gov/sites/default/fi les/documents/memo-berkheimer-20180419.PDF，2020 年9 月10 日访问。。Berkheimer 案明确了一个技术特征或者技术特征的组合是否属于本领域公知或惯用技术手段是一个事实问题。因此，备忘录规定审查员在审理Mayo/Alice 框架步骤2B 时，如果要得出权利要求的某个技术特征属于公知常识或者惯用技术手段的审查结论，不能仅仅通过说理来证明，而是要提出具体公知常识类证据。具体而言，备忘录指出这些公知常识类证据可以是一个或多个法院关于公知常识做出的判决，也可以是相关技术领域中广泛使用的书籍或者综述文章，而不能只是一篇或者几篇现有技术。这意味着在判断专利保护客体问题上，审查员将承担更多举证义务。

在专利申请文件的撰写策略上，专利申请人需要注意平衡专利保护客体与权利要求保护范围解释这两个维度。在传统上，美国专利申请文件很少描述本发明可以解决的技术问题以及实现的技术效果，但是从美国专利法101 的最新实践来看，这对于克服专利保护客体的挑战比较不利。因此，建议申请人应该在说明书中以非限缩性的方式，结合一个具体应用来描述本专利要解决的技术问题以及实现的技术效果。例如，申请人可以描述本发明相对于现有技术的技术区别以及可以实现的技术改进，这样可以避免审查员或者法官将本发明的技术特征认定为本领域的公知常识。通过这种方式，申请人可以证明本专利不仅仅指向一个抽象概念，而是一个对通用计算机系统的效率和功能有具体改进的技术方案，这样将会有更大概率通过专利保护客体的审查。

四、结语

美国专利保护客体的问题涉及到抽象概念、发明构思等多个法律概念，如何界定这些法律概念的内涵和外延，以及如何协调专利法101 条和其他专利法实质条款的关系，成为近些年美国专利诉讼的热点和难题。本文主要以美国专利诉讼中事实和法律问题的区分为视角，介绍了美国专利法101 条关于专利保护客体问题在专利诉讼以及专利审查中的最新实践，并且从专利申请文件撰写以及专利诉讼应对策略角度提出了若干实务建议。考虑到目前越来越多的中国出海企业卷入到欧美专利诉讼纠纷之中，希望本文能引起国内同行对相关问题的关注和讨论。