浅谈组合物并列选择技术方案的认定以及补交实验数据的考量

马俊魁

一、引言

在化学领域的产品发明中，组合物发明占有相当重要的地位。组合物是指由至少两种化学物质按一定比例组合而成的具有特定性质和用途的物质或材料。组合物主要以其化学组成为特征，使用组分和含量表征的组合物居多，使用制备方法、性能和/或用途表征的组合物也较为常见。随着科技发展和人类需求的增长，要求所使用的物质或材料具有更多样化、更高水平的性能和更广泛的应用。通过将多种化学物质相组合而得到具有特定性质和用途的物质或材料是满足上述要求的重要手段，因此，组合物的专利申请量持续增加。然而，由于组合物的性能或应用效果取决于多种组分及其含量的共同作用，影响因素众多，且组合物的表征方式复杂多样，因此，准确认定事实是客观判断组合物发明的技术贡献的关键点和难点。

2017 年4 月1 日起实施的《专利审查指南》（以下简称《指南》）的第二部分第十章新增第3.5 节，将原《指南》第3.4 节第（2）项“针对补交的实验数据的规定”移至第3.5 节并做修改，即将“申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”修改为“对于申请日后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”①参见国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定（第七十四号）。。补交的实验数据属于证据，申请人通常用于证明发明具有说明书所述的某种技术效果，或相对于现有技术具有更好的技术效果。此次修改明确了对补交实验数据应当予以审查的规定，切实保障了申请人举证的正当权利②中华人民共和国知识产权局.专利审查指南2010[Z].北京：知识产权出版社，第176-177 页，278 页。。

下面将结合一件复审案例对组合物发明的审查以及补交实验数据的把握进行分析，以期为实质审查工作提供一些参考借鉴。

二、案例介绍

该 申请涉及一种用于轮胎的橡胶组合物，审查员在实质审查阶段以该申请相对于对比文件1 不具备新颖性为由对该申请做出驳回决定。申请人提出了复审请求，未修改申请文件，仅陈述了该申请具有新颖性和创造性的理由。合议组发出复审通知书，指出该申请相对于对比文件1 不具备创造性。复审请求人修改了权利要求1 的主题名称，同时提交了补充实验数据。合议组做出维持驳回的决定，目前该案为驳回失效状态。

实审驳回以及合议组发出复审通知书所针对的权利要求1 为：橡胶组合物，所述橡胶组合物至少包含二烯弹性体、30～150phr 之间的补强填料、交联体系、在0.2～10phr 之间的抗氧化剂和在0.2～10phr之间的碱金属或碱土金属乙酰丙酮化物，其中所述二烯弹性体是天然橡胶。

对比文件1 公开了一种弹性体橡胶组合物，包括二烯橡胶弹性体、一种活化剂、硫化促进剂和硫及其衍生物；活化剂包含金属盐，金属盐可选择比如乙酰丙酮镁，还包括抗氧化剂，比如苯基对苯二胺，含量可为1.5phr，二烯弹性体中可选择包括聚丁二烯、天然橡胶等。

审查员在驳回决定中认为：对比文件1 公开了一种弹性体橡胶组合物，包括二烯橡胶弹性体、一种活化剂、硫化促进剂和硫及其衍生物，活化剂包含金属盐，比如乙酰丙酮镁，活化剂中金属盐含量为优选0.02～0.5phr，还包括：抗氧化剂，比如苯基对苯二胺，含量可为1.5phr；二烯弹性体，包括聚丁二烯、天然橡胶等；至少一种增强填料，比如炭黑或二氧化硅，其含量可为10～90phr。这种组合物可以作为制造轮胎用，可以接触或者不接触空气/充气气体，轮胎中还包括至少一个金属补强部件。也就是说，对比文件1 中公开了弹性体橡胶组合物中活化剂的可选择种类以及含量，公开了添加剂可选择抗氧化剂，以及二烯弹性体可选择天然橡胶，还公开了权利要求1 中乙酰丙酮化物的含量。因此，权利要求1 相对于对比文件1 不具备新颖性。

复审请求人的主要观点如下：对比文件1 公开的二烯弹性体选自大量不同类型的聚合物，并没有公开天然橡胶是优选的实施方案；对比文件1 中虽提及活化剂可选择乙酰丙酮镁，但也不是优选，并多次强调辛酸锌是优选的；指出本领域技术人员需忽略对比文件1 中更优选且经过实验论证的实施例，从众多化合物中选择并不优选的特征组合后，才能得到该申请技术方案，需要付出创造性的劳动。

合议组在复审通知书中认为：对比文件1 公开了一种可交联的弹性体组合物，该弹性体组合物包括至少一种二烯弹性体聚合物，至少一种活化剂，至少一种硫化促进剂和硫或其衍生物，所述活化剂在组合物中的存在量为1.5～5phr，增强填料在组合物中的量为10～90phr。权利要求1 请求保护的技术方案与对比文件1 公开的内容相比，区别技术特征为：橡胶组合物中还包括0.2～10phr 的抗氧化剂；活化剂具体限定为碱金属或碱土金属乙酰丙酮化物，并具体限定了天然橡胶的选择。

对此，根据该申请说明书的记载，该申请的实施例中均包含2.3phr 的抗氧化剂，由于C-2 至C-5 的橡胶组合物中添加了1.6～2.0phr 的乙酰丙酮化物，与未添加乙酰丙酮化物的实施例C-1 相比，它们在老化后，组合物中抗氧化剂的重量百分数高于实施例C-1，即添加乙酰丙酮化物使得橡胶组合物中抗氧化剂的相对消耗减少，这就使得在制备组合物时，可以减少体系中抗氧化剂的用量成为可能。然而，对比文件1 公开的制备橡胶组合物的全部实施例8-13 中均使用了2.0phr 的抗氧化剂，其用量落入权利要求1 所述抗氧化剂用量的数值范围内。此外，对比文件1 中还公开了所述活化剂可以选择乙酰丙酮镁，所述二烯烃弹性体可选择天然橡胶。

由此可见，权利要求1 的技术方案实质上是在对比文件1 的基础上，选择二烯弹性体和具体的从对比文件1 罗列的多种活化剂中选择乙酰丙酮化物组成新的技术方案，而判断权利要求1 是否具有创造性的关键在于权利要求1 技术方案所取得的技术效果相对于对比文件1 是否具有预料不到的技术效果。而该申请实施例仅记载了天然橡胶作为基体的橡胶组合物，添加不同种类的乙酰丙酮化物与不添加乙酰丙酮化物相比，对减少组合物中抗氧化剂消耗具有影响的实验数据，未记载乙酰丙酮化物相对于其他活化剂对减少组合物中抗氧化剂消耗具有何种影响的实验数据，对比文件1 同样也没有记载类似的实验数据，因此，本领域技术人员难以确定，通过对对比文件1 活化剂进行选择后形成的技术方案相对于对比文件1 公开的技术方案来说，具有何种预料不到的技术效果。因此，权利要求1 不具备创造性。

针对上述复审通知书，复审请求人将权利要求1的主题名称修改为轮胎内部的橡胶组合物，并且为了比较对比文件1 与该申请组合物E10 性能，提交了补充实验数据：组合物C-4 为该申请实施例之一的组合物，C-6 作为对比例，其中组合物C-6 与组合物C-4相同，除了组合物C-4 中的二烯烃弹性体是天然橡胶，组合物C-6 中的是溶液形式的苯乙烯/丁二烯共聚物，该组合物C-6 类似于对比文件1 的橡胶组合物。结果表明，组合物C-6 的E10 为5.1MPa，低于组合物C-4 的7.7MPa，由此可见，对比文件1 并未教导选择具有特定E10 模量值的特定二烯弹性体。

合议组坚持复审通知书中对于权利要求1 不具有创造性的观点，同时，对于补充实验数据，评述为：对比文件1 的实施例中，通过密炼机中原料物质的混合制备包含二烯弹性体的组合物，其中并未明确说明其使用了溶液形式的苯乙烯/丁二烯共聚物橡胶，而通常情况下，密炼机中的物料通常是固体物质的形式，因此，补充实验数据不能用于证明权利要求1 具有创造性。另外，该申请和对比文件1 均未提供其他实验数据用于说明用天然橡胶代替苯乙烯/丁二烯共聚物橡胶使得该申请的技术方案具有何种预料不到的技术效果。在对比文件1 已经给出了可以从列举的二烯弹性体中选择天然橡胶作为组合物的橡胶基体的前提下，这种选择出来的产品应当也具有与该申请的组合物相同或类似的性能和用途。基于此，对该案维持了驳回决定。

三、案例分析

（一）针对该案争议焦点一的分析

该案的争议焦点一：对比文件1 中虽然公开了乙酰丙酮镁、天然橡胶，但并没有明确公开乙酰丙酮镁和天然橡胶是优选的；对比文件1 实施例中公开了抗氧化剂的用量，但其他部分并未提及抗氧化剂的用量。将说明书内容以及实施例公开的内容进行组合得到的技术方案，能否影响该申请权利要求1 的新颖性和/或创造性？

当对比文件对构成技术方案的一个或多个技术特征给出多种选择时，对于每种选择的组合能否构成对比文件所公开的具体技术方案，应根据不同的情形确定。

（1）一个技术特征存在多种选择，例如通常的1*n 以及n*n(n 不大于2) 模式时，考虑到并列选择的技术方案组合方式较少，通常可以认为对比文件公开了每种选择与其他技术特征一起所构成的多个具体的技术方案。

（2）多个技术特征存在多种选择，例如n*n（n>2）模式时，应当根据所属技术领域进行具体分析，此时主要依据所属技术领域对技术效果可预见水平的高低。例如，机械、电学等领域对技术效果可预见水平相对较高，通常可以认为对比文件公开了每个技术特征的每种选择与其他技术特征一起所构成的多个具体技术方案；化学、生物等领域对技术效果可预见水平相对较低，通常不能认为对比文件公开了每个技术特征的每种选择与其他技术特征一起所构成的多个具体技术方案。

（3）另外，还需考量并列选择的技术特征组合时，该技术特征是否为体现发明构思的关键技术手段。若为关键技术手段，还需综合平衡新颖性和创造性评述对审查效能的影响；若不是关键技术手段，往往参照上述考量因素做出新颖性评述。

需要注意的是，在考虑现有技术公开的并列选择技术方案的组合方式和组合后的技术效果时，还需考量某些领域组合物组分之间的协同等可预期性较低的组合方式（如农药组合物中协同、拮抗等预见性较低的领域）。

具体到该案，该申请要解决的技术问题是提供一种能够降低抗氧化剂消耗的橡胶组合物，解决轮胎抗老化与抗氧化剂添加量大的问题，其采用的关键技术手段是在橡胶组合物中添加0.2～10phr 的碱金属或碱土金属的乙酰丙酮化物。权利要求1 为组合物类型的产品权利要求，主要包括二烯弹性体、补强填料、交联体系、抗氧化剂和乙酰丙酮化物，并限定了二烯弹性体的种类为天然橡胶、抗氧化剂的用量和乙酰丙酮化物的用量。对比文件1 说明书部分公开了活化剂的一系列种类，其中具体可选择乙酰丙酮镁，活化剂的金属含量以及二烯弹性体的一系列种类，具体可选择天然橡胶，还公开了包括抗氧化剂，实施例部分公开了抗氧化剂含量为2phr。对比文件1 公开的并列选择的技术方案的组合方式为4*4（活化剂种类、用量、二烯弹性体种类、抗氧化剂用量）。对比文件1 公开的并列选择并不是1*n 以及n*n(n 不大于2) 模式的组合物，且活化剂种类以及二烯弹性体种类为该案申请人争议的焦点，涉及关键技术手段，综合考量上述因素，建议采用创造性评述本案权利要求1 更为合适。

（二）针对本案争议焦点二的分析

该案的争议焦点二：如何考量提交的补充实验数据对该案创造性的影响。《指南》规定：补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的，即坚持并明晰了对补交实验数据审查的一般原则，体现并落实先申请制的立法宗旨。补充实验数据所证明的事实并不能超出原始申请文件公开的范围，不能证明一个新的事实；能否“得到”的判断不能机械地只看技术效果的文字记载内容，应该站位本领域技术人员，综合考量现有技术情况及申请文件记载的内容，认定申请文件公开的事实，判断技术效果是否公开。在后补交的实验数据，不是原始申请公开的内容，其必须与原始申请公开的内容存在内在联系，联系的桥梁就是技术效果。申请人补交实验数据的目的通常就是证明其专利申请具有说明书所述的技术效果或者相对现有技术更优异的效果③王子瑜 等.补充实验数据的证明力探究[J].审查业务通讯，2018(12):1-5.。

而在实际审查中，如何判断补交实验数据证明的技术效果是可以从专利申请公开内容中得到的，成为补交实验数据审查中的难点。笔者认为通常需要注意以下几点因素：（1）申请日之后补交的实验数据只能是针对本领域技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的技术效果进行补强、验证和比较。补充实验数据被接受的前提之一是，其待证明的技术效果在原始申请文件中已经有记载，这种记载足以使得所属领域技术人员认识到，在申请日时，申请人已经关注到所述技术效果反映的技术性能，而且针对所述技术性能的研究不是泛泛提及而是做了实实在在的工作。（2）结合补交实验数据能否证明专利申请符合授权条件考虑的因素：实验方法或条件是否影响技术效果的比对；实验对象是否代表权利要求的整体方案；实验结果是否表明专利申请显而易见。

具体到该案，复审请求人补交的实验数据，首先从形式上是合格的，应当予以审查。其次，在证据内容上，判断补交实验数据中技术效果数据相关的实验方法或条件是否影响技术效果的比对。对比文件1 的实施例，通过密炼机中原料物质的混合制备包含二烯弹性体的组合物，但并未公开其使用了溶液形式的苯乙烯/丁二烯共聚物橡胶，而通常情况下密炼机中的物料是固体物质的形式。再次，即使上述补交的实验数据中是固态原料，不影响技术效果比对的前提下，申请人通过补交实验数据想要证明的事实为用天然橡胶代替苯乙烯/丁二烯共聚物橡胶使得该申请的技术方案产生了预料不到的技术效果，而对于该所要证明的事实，该申请原始申请文件中仅意识或者发现了解决该申请技术问题的技术方案，所使用的关键技术手段为包含在0.2～10phr 之间的碱金属或碱土金属的乙酰丙酮化物，即固定含量的碱金属或碱土金属的乙酰丙酮化物为体现该申请发明构思所使用的关键技术手段，并未意识或证明二烯弹性体的不同种类的选择对解决该申请的技术问题具有何种不可预期或者重要的影响，即补交的实验数据所要证明的“用天然橡胶代替苯乙烯/丁二烯共聚物橡胶使得该申请的技术方案产生了预料不到的技术效果”的事实不属于所属领域技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。因此，综上所述，该补交的实验数据不能用于证明权利要求具有创造性。

四、结语

组合物发明审查中，不仅要考虑发明的技术方案本身，还要考虑发明所属的技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体来看待。对于发明以及对比文件的组合物涉及的并列技术方案的认定，应当准确站位本领域技术人员，判断并列技术方案特征之间的组合方式（1*n 以及n*n），以及对组合的特征是否涉及发明构思的关键技术手段做出准确判断，进而对发明的新颖性和/或创造性做出正确高效的审查，避免“事后诸葛亮”。对于审查过程中申请人补交的实验数据，审查员应当予以审查，切实保障申请人举证的正当权利；同时，补交的实验数据应符合先申请制原则，也应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。