从立法宗旨角度探讨发明保护和行政效能的提升——对《专利法实施细则》第51条第3款及相关规定的解读

王普天 张 艳

一、引言

专利申请人对申请文件的修改贯穿于专利审批程序的始终，无论实质审查程序还是复审程序，《专利审查指南》（以下简称《指南》）均要求申请人或复审请求人在修改符合《专利法》第 33 条的前提下，应针对审查意见指出的缺陷进行修改，否则其修改文本一般不予接受。虽然《专利法》第 33 条和《专利法实施细则》（以下简称《细则》）第 51 条第 3 款同为对修改的限制,但有本质上的差异,需要进行仔细辨析，但由于《细则》第 51 条第 3 款对修改文本的审查仅做了原则性规定，因此《指南》分别列举了若干种具体情况①中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南（2010 版）[M].北京：知识产权出版社，2010：243-253.，以便于指导审查实践和引导申请人进行恰当的修改，从而在保障发明人实体权益的同时提高行政效率。

但是，在实际操作中，由于对修改文本可接受标准的判断较为复杂，因此各界对《指南》相同文字内容表述的理解有时仍然存在很大分歧，例如，对特殊情况下主动增加权利要求的修改文本是否符合《细则》第51 条第3 款规定的判断标准就存在这种情况。由于确定文本是进行专利审批所必须解决的首要问题，因此具体到个案，申请人和审查员对文本可接受性的不同理解往往会造成案件争议焦点的偏移和扩大，并导致审查无法聚焦实质问题及程序的延长。同时，对文本审查所做出的驳回决定也往往令申请人难以理解和信服。

而有时，对不同案件中出现的相同类型的修改方式，审查员有些接受，有些不接受，却又未进行详细说理，也造成了申请人对审查标准的困扰。对此，本文结合具体案例，从立法宗旨角度对《指南》涉及修改文本是否符合《细则》第51 条第3 款规定的判断标准进行了解读，以期统一各界对该法条的认识标准，提高专利申请人和代理师对修改后文本可接受程度的预期，从而做出更加合理的修改，使整个专利审批过程能够聚焦案件实质及核心问题，保障发明人权益和提高行政效能。

二、案情概述

该案涉及一件发明专利申请，其原始权利要求书包含11 项权利要求，其中权利要求1、6、7 为独立权利要求。

第一次审查意见通知书指出，相对于对比文件1，权利要求1-11 不具备新颖性/创造性。

针对第一次审查意见通知书，申请人提交了新的权利要求1-4（以下简称二通文本）。基于已经检索到的现有技术，申请人认为新的权利要求1-4 能够获得授权并足以保护其发明，因此删除了权利要求5-11（包括独立权利要求6 和7）。

随后，审查员进行补充检索获得了对比文件2，并在第二次审查意见通知书中指出：权利要求1-4 相对于对比文件1 和对比文件2 的结合不具备创造性。

在答复第二次审查意见通知书时，申请人没有针对二通文本的权利要求1-4 进行修改，而是在原始权利要求1-11 的基础上进行修改，提交了新的权利要求1-5（以下简称三通文本），其中的独立权利要求1、3、4 分别基于原始独立权利要求1、6、7 修改而来。

对于三通文本，审查员在第三次审查意见通知书中指出：申请人提交的权利要求1-5 不是按照第二次审查意见通知书的审查意见所进行的修改，不符合《细则》第51 条第3 款的规定，不予接受。如果申请人再次提交的修改文本仍然不符合此项规定，将针对修改前的文本（二通文本）予以驳回。

针对第三次审查意见通知书，申请人未修改申请文件，坚持认为其修改符合《细则》第51 条第3 款的规定，代理师并提及根据多年工作经验，这样的修改审查员通常是接受的。

在上述程序的基础上，审查员退回到修改前的二通文本，以权利要求1-4 不具备创造性为由驳回了该申请。

申请人对上述驳回决定不服，提出复审请求，未修改申请文件，仍然认为其修改符合《细则》第51条第3 款的规定。

原审查部门在前置审查意见书中坚持了驳回决定。

复审阶段，合议组接受了三通文本，并针对该文本发出复审通知书，指出权利要求1-5 不具备创造性。

针对该复审通知书，申请人陈述了权利要求1-5具备创造性的理由，但未修改申请文件。

最终，合议组以权利要求1-5 不具备创造性为由，作出了维持驳回决定的复审决定。

三、案例分析

该案是涉及主动增加权利要求式修改的一件典型案例，这种在原始权利要求基础上进行修改，从而导致相对于前一次审查文本增加了新的权利要求的修改方式，其修改文本能否被接受历来存在很大争议。纵观该案的审批过程，其典型性在于，三通文本所导致的对文本可接受性的争议已经掩盖了申请人与专利审查部门对创造性判断的争议，成为双方主要的分歧所在，并直接造成案件延续至复审阶段。

在《指南》第二部分第八章第5.2.1.3 节，明确例举了五种不符合《细则》第51 条第3 款的情形，其中第(4)和(5)种情况分别为：

“(4)主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。”

“(5)主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。”

这里，首先需要解决的问题也是该案的争议焦点在于，《指南》所述“原权利要求书”，究竟是指原始申请文本，还是前一次的审查文本。由于《指南》对此并申请人面对新的对比文件2 发现二通文本的权利要求1-4 难以获得授权，为了尽可能增加申请获得授权的可能，申请人选择在包含更多独立权利要求的原始申请文本基础上进行修改，这就导致将已经删除的权利要求重新补入权利要求书中，表现为相对于前一次审查文本增加了权利要求3-5。显然，由于前一次通知书不可能对已删除的权利要求发表意见，因此这种重新补入已删除权利要求的行为并非针对通知书指出缺陷进行的修改，同时也不属于申请人为克服通知书指出的缺陷所不得不采取的修改方式。所以，申请人应在二通文本的基础上进行后续修改。与此同时，在专利审批程序中申请人对申请文件进行合理修改也将有助于提高行政审批效率，而申请人既然出于获得授权目的进行了删除，当然也需要承担申请被驳回或授权后保护范围缩小的不利后果，在获得实体权益的同时向公益性的行政资源进行一定让渡。

综上，基于对《细则》第51 条第3 款立法本意的解读，将《指南》中所述“原权利要求书”理解为前一次审查意见通知书所针对的权利要求书，应当是更加合理的解释。因此，可以认定该案中申请人提交的三通文本不符合《细则》第51 条第3 款的规定，实审部门退文本审查并作出驳回决定是合法的行政行为，只不过这样的行政行为是否足够合理仍然值得商榷。

正如该案代理师在意见陈述中所述，根据其工作经验，这样的修改有时审查员是接受的，而在复审阶段，合议组经过考量也接受了三通文本，并以此为基础仅针对创造性问题发出复审通知书，这样的处理方式或多或少会对申请人和代理师造成误导，认为三通文本的修改方式是符合《细则》规定的，所以理应被接受。但通过前文分析可知，该案的修改确应认定为不符合《细则》规定，同时，如果驳回文本错误，合议组也应直接做出撤销驳回决定的复审决定，而非继续针对创造性发出复审通知书。因此，这些都说明，未详述，因此在实务中人们习惯于从自身的视角出发对其进行解读，并形成了截然不同的两派观点②张琛等.《专利法实施细则》第51 条第3 款规定的修改方式的探讨[C]// 中华全国专利代理师协会.2012 年中华全国专利代理人协会年会论文选编(第一部分)》，第205-213 页.③张素卿等.对专利法实施细则第五十一条第三款的质疑[J].电视技术，2012，36（S2）:203-210.④杨立超.审查指南对实施细则第51 条第3 款适用排除内容第4 条的规定与专利局通用格式的审查意见相矛盾[C]// 中华全国专利代理师协会.2011 年中华全国专利代理人协会年会暨第二届知识产权论坛论文集，第499-503 页.⑤王小兰.由实际案例引发的对专利法实施细则第51 条第3 款的思考[C]//中华全国专利代理师协会.2015 年中华全国专利代理人协会年会第六届知识产权论坛论文集，第1-8 页.⑥葛聪慧.浅谈权利要求的修改[J].中国发明与专利，2017(4):82-85.。

应当理解，由于《细则》第51 条第3 款仅规定了修改可被接受的上位原则，因此，《指南》对于该条细则的解释实质上采取的是“原则与举例相结合的方式”。所谓原则即“在答复审查意见通知书时，对申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改”；而《指南》第二部分第八章第5.2.1.3 节规定的五种情形是对实践中通常不符合《细则》第51 条第3款规定情形的例举，既非穷举也非硬性规定，其作用在于帮助审查员和申请人理解《细则》第51 条第3 款所确立的相关原则，并增强法条的可操作性⑦中华人民共和国国家知识产权局.审查指南修订导读（2006）[M].北京：知识产权出版社，2006:190-192.-⑧中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南修订导读（2010）[M].北京：知识产权出版社，2010:115-117.。

因此，在专利审查过程中，申请人和审查员均应以《细则》第51 条第3 款所规定的原则为出发点，即对申请文件进行修改的，以是否属于针对通知书指出的缺陷所进行的修改来判断文本能否被接受，而不应机械套用指南所例举的五种具体情形，这在某种程度上也就淡化了对“原权利要求书”所指究竟为何内容之争。

《细则》第51 条第3 款的立法宗旨在于，通过规范申请人对申请文件的修改方式，加快审批程序，实现对审查质量和审查效率的平衡，以满足《专利法》第21 条第1 款有关处理专利申请应当及时的要求⑨尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011:237-241.。否则，如果将所有不是针对通知书指出缺陷进行的修改，例如将提交一组新权利要求来替换旧权利要求，也当做是为了克服通知书指出的旧权利要求所存在问题而进行的修改，就必然会延长审查周期，造成审查资源的浪费。从这个角度来说，《细则》第51 条第3款所规定的“被动修改”方式⑩史敏等.中华人民共和国专利法实施细则释义[M].北京：法律出版社，2002:153-158.，致力于将整个专利审批过程打造为一个持续运转的整体，每一阶段的工作都应以推动审批程序进入下一阶段为己任，并着力于程序的尽快完成。

就该案而言，在答复第二次审查意见通知书时，《指南》规定的不符合《细则》第51 条第3 款的五种具体情形，并非是僵化和一成不变的，即便修改文本不符合上述规定，该文本仍然有被接受的可能。由于各界对这一问题的认识分歧由来已久，而审查部门在接受文本的情况下通常也不会再做过多说明，因此上述特殊情况的存在更加深了本领域对这一问题审查标准的困扰。本着知其然，更要知其所以然的精神，我们不妨探讨一下该案合议组之所以接受不符合《细则》第51 条第3 款规定文本进行审查的缘由。

由于复审程序兼具“救济”为主和“延续审批”为辅的双重属性，这就决定了复审阶段所进行的审查应优先聚焦于解决现存争议，同时尽量避免引发新的争议点。在该案所存在的诸多争议之中，合议组注意到对文本可接受性的分歧已经严重阻碍了创造性实体问题的解决，同时，合议组经分析后认为，该申请发明内容较为简单，相对于检索到的现有技术不具备授权前景，即便申请人提交了满足《细则》规定的文本仍然无法克服创造性问题，因此，出于把握发明实质，聚焦实体问题，推动审批程序高效运转的考虑，合议组选择接受申请人一直坚持的不符合《细则》规定的文本，并发出复审通知书。这样的处理方式，在一定程度上满足了申请人的诉求且未损害其实体利益，同时也提高了审查效率。此外，为使申请人不致对文本被接受的原因产生误解，合议组在复审决定中也指明，虽然该文本并非针对通知书指出的缺陷进行的修改，但出于节约审查资源、便利当事人的考虑，合议组接受了该文本。当然，在该案中合议组还可以采用其他较为保守的处理方式，即首先指出文本是不可接受的，要求申请人修改，并在驳回文本基础上针对权利要求1-4 的创造性进行假设评述，但这样的处理方式将导致各方同时承担审查程序延长的后果。

从复审阶段的审批过程可以发现，如果实审阶段能够对《指南》规定进行灵活把握，接受三通文本并指出创造性问题，该案或许不会进入复审程序，这种审查策略既聚焦了案件核心争议焦点，提高了申请人的满意度，也从整体上节约了各方资源，当然，上述行政行为的较高标准也对审查部门提出了更高要求。

由此可见，专利行政部门对文本可接受性出具的审查意见均是在《细则》第51 条第3 款所规定原则的框架下做出的，因此上述不同的处理方式均在合法范畴，我们应跳出仅仅从审查结论进行判断的误区，着眼于《细则》第51 条第3 款的立法初衷来考虑修改文本被接受的可能性，如此才有利于做出更加恰当的修改，并对案件走向做出合理预判。

四、结语

本文通过对一个具体案例的审批过程进行分析，从立法宗旨角度对《指南》涉及《细则》第51 条第3 款的相关规定进行了深入解读。需要指出的是，本文所述观点和思路不仅可用于判断案例中出现的《指南》第二部分第八章第5.2.1.3 节明确例举的（4）、（5）两种情形，对于其他三种不符合《细则》第51条第3 款的情形也同样应从立法宗旨角度进行理解，根据案件走向和立法原则来评价修改文本的可接受程度，做到对《指南》规定的灵活把握。就该案而言，由于复审程序属于专利审批程序的一个环节，合议组会避免该程序接受的修改文本在争议解决后为在先审级的继续审查带来不利影响，因此即便复审决定在诉讼程序中被撤销，如果申请具备授权前景，合议组仍然需要重新指出文本存在不符合《细则》第51 条第3 款规定的问题，直至申请人作出恰当的修改后再做出复审决定。因此，从这个意义上来说，不符合《细则》第51 条第3 款的修改实质上无助于挽救将被驳回的申请，申请人应将精力更多聚焦于实体问题，而对于审批过程中已经删除的仍然具有价值的权利要求，对其另行提交分案申请或许是更为明智的选择。

随着近年申请量的激增，与修改有关的问题日益成为制约审查效能的重要因素，把握《细则》第51条第3 款的立法宗旨，增强行政审批行为的合理性，并引导申请人进行恰当的修改，将极大提高我国专利申请的审批效能和授权质量，希望本文能够引发各界对《细则》第51 条第3 款规定判断标准的进一步关注。