我国驰名商标反淡化保护的路径探索

付 耀

(中南大学 法学院，湖南 长沙 410083)

一、驰名商标反淡化的基本理论

(一)驰名商标淡化的含义

商标淡化的理论最早由德国以地方法院判决的形式引入，1923年，某一地方法院判决禁止被告在袜子上使用“4711”这一驰名的香水商标，随即，另一地方法院禁止被告在刀剪上使用“ODOL”这一驰名的牙膏商标，这两起相似的案件均是对驰名商标用于不同种类产品导致显著性弱化、损害权利人利益的回应[1]。1927年，美国学者Frank Schechter在《哈佛法律评论》上发表《商标保护的理性基础》，系统地提出商标淡化理论[2]，并被《兰哈姆法》(1948年)和《联邦反淡化法》(1996年)正式引入和明确概念：驰名商标淡化，是指冲淡和污损驰名商标显著性的行为，并不以存在实际混淆或者混淆可能性、存在竞争或者存在实际经济损害为前提[3]。由此，驰名商标淡化要件包括被使用的商标为驰名商标、行为人使用的商业标记和驰名商标的相同或近似、行为人使用在不相类似且无竞争关系的商品类别上、存在淡化效果这4个构成要件。由于我国目前对于“淡化的证明标准、淡化是否以混淆为前提”处于争议之中，故在定义驰名商标淡化概念中，一定程度上规避了这些不确定因素。驰名商标淡化，是指未通过权利人许可，将与驰名商标相同或近似的文字、图形及其组合在其他不同或不类似的商品或服务上使用，从而削弱该驰名商标的识别性和显著性，损害、玷污其商誉的行为。

(二)驰名商标淡化的类型

国际上关于驰名商标的淡化类型有二分法和三分法，但本质都是对驰名商标显著性和识别性的破坏。美国是二分法的典型代表，《兰哈姆法》第43条第(c)款第1项：“根据衡平原则，具有内在显著性或者通过使用获得显著性的驰名商标所有人，在商标驰名后任何时间，有权制止他人商业使用商标或商号而可能带来的污损或者冲淡导致的驰名商标淡化行为”。即，美国将淡化行为分为冲淡和污损2种类型[4]。2006年，《商标淡化修正案》又将这2种类型更为精确地描述为“弱化”和“丑化”。弱化，即将与他人已经拥有高知名度的相同或类似的商业标记用于不同或不相似的商品类别上长期使用，从而导致驰名商标的独特性降低，知名度下降的行为。例如，他人将用在香烟上的驰名商标“万宝路”，长久用于服装上，“万宝路”的知名度会显著下降，将“蒙牛”长期用于不相关的房地产、装修行业，“蒙牛”的显著性会逐渐降低。用当下的流行词汇比喻，如果说驰名商标就是C位，商品就是选手，权利人的商品信誉良好，在公众心中处于C位这一中心地位，当其他种类商品也进驻到这一位置时，一方面，原商品不再变得突出和易识别，尽管还是会被公众在在这一范围区分，但却消耗了超出以往的时间成本；另一方面，C位这一特定位置也因为容量的扩充，相对于其他普通位置，降低了准入标准，级别档次下降，即在公众中的显著性降低。商标“丑化”是相对于商标“弱化”更进一步的、更为直接的损害，即在将与驰名商标相同或类似的商标用在不相似的商品类别会导致公众对原商品使用的抵触心理，并对原商标产生“低俗”“恶趣味”“低廉”“不洁”等的不良评价。例如，将食品用的商标用在卫生用品上。我国在借鉴引入这一分类的基础上，进一步探索细化，明确了“弱化”“丑化”之外的第3种驰名商标淡化形式——“退化”，即他人的不当使用造成驰名商标成为商品的通用名称，通常表现为故意以曲解的形式演绎为一种概念，例如把“摩托罗拉”解释为手机，把“氟利昂”解释为制冷剂。综上，我国商标淡化类型包括弱化、丑化与退化。

二、我国驰名商标反淡化保护的现状

(一)理论焦点：淡化理论是否以混淆理论为前提

近年来，学界和司法界对于驰名商标反淡化保护的理论基础纷纷进行了分析总结，并围绕“淡化”是否以“混淆”为前提这一核心问题积极展开讨论。邓宏光提出，淡化理论、混淆理论是两种相互联系而又相互区别的商标保护理论，混淆理论强调商标的交流工具的属性，而淡化理论强调商标的品牌价值和财产属性，两者平起平坐，淡化的成立无需以混淆为前提[5]。李友根提出，商标淡化不会造成消费者混淆，也不构成商标侵权，但最终给权利人带来的损害与行为人利用商誉搭便车的行为确有因果关系，而混淆理论以及传统商标法律制度难以有效地保护驰名商标所有人更为长远、根本的利益。因此，还需要引入淡化理论解决问题[6]。张冬梅认为，淡化理论是对混淆理论的补充和发展，是混淆理论发展到一定阶段的产物[7]。黄汇进一步说明，现实生活中关于淡化保护是否以混淆为前提的考量，重点在于辨析“淡化侵权”与“间接混淆”的关系。相对于直接混淆，间接混淆不会造成消费者的直接误认，而是发生于没有竞争关系但会引起消费者认为两者之间存在赞助、关联关系等联系的权利主体之间。他认为，淡化与间接混淆是两种独立并行的行为，二者损害的显著性侧面不同，后者损害出处显著性，前者损害区分显著性。相应地，基于淡化理论和混淆理论分别给予的产品保护范围、保护侧重点、权益扩展程度亦不相同[8]。

综合以上观点，学界关于混淆理论与淡化理论之间的关系基本达成一致，即淡化保护不以混淆理论为前提，有其独立运行的空间。笔者认为，首先，从侵权的角度而言，相关公众看到一个商标时，立即会联想到之前就熟悉的一个驰名商标，即使相关公众能够清楚地意识到该商标并非由驰名商标所有权人使用或者授权使用，但只要这种联想的长期后果会破坏消费者心中驰名商标与商品服务的特定来源之间的独一无二的联系，或者贬损驰名商标所代表的品味与声誉，导致驰名商标对相关公众吸引力降低或价值受到损害，他人使用该商标的行为也应当被制止，这应当是没有争议的。其次，从理论根据上来说，正确理解二者两种理论的内涵才是对号入座的关键。混淆理论与淡化理论有许多共性与差异。在共性方面，两者均是用来保护商标、在认定商标侵权时使用的办法，他们都可以在一定程度上保护商标本身以及商标背后所承载的商誉。然而，二者的差异也是非常显著的。商标混淆指向消费者，他们认为相同或有细微差异的多个标识来源于同一处或者有联系的同一族，即“多对一”；商标淡化指向权力主体，一个驰名的标识被用于多种来源，即“一对多”。也有学者把混淆与淡化之间的区别形象地比喻为“同义词”与“多义词”[9]。另外，不同于普通商标的侵权认定，反淡化原理仅能用在驰名商标上，混淆理论保护的是商标识别功能，而反淡化原理保护的是商标的表彰与广告功能，在非权利人使用驰名商标时，就会淡化或者切断该商标与商标所有人之间唯一的联系。

(二)司法争议：淡化理论能否作为裁判的依据

本研究借鉴李友根学者在100份驰名商标案件判决书中的法官对淡化理论的解读与论证情况[6]，归纳了司法界关于我国是否引入淡化理论以及如何引入大致有以下几种意见。

一是直接认定权利主体拥有对其驰名商标“反淡化”的权利，直接将淡化一词运用于裁判之中。显然，根据权利法定，我国并没有专门规定赋予商标权人“反淡化”这一权利，于法无据。

二是明确区分“混淆行为”与“淡化行为”分别属于不同种类的独立的侵权行为，并在判决中直接将淡化理论作为裁判的依据进行论证。和第一种意见问题一致，我国《商标法》“第五十七条”第一款、第二款和“第十三条”第二款仅规定了由混淆引发的侵权行为，而“第十三条”第三款关于驰名商标跨类保护的规定是否视为引入“反淡化因子”的规定，仍有待商榷。因此，与淡化相对应的侵权行为类别是否存在是存疑的，直接在判决中规定一种新型侵权行为，依据不足。

三是采用连续推导的方式，将“淡化”等同“误导”，而“误导”等同“混淆”，得出“淡化”等同“混淆”的结论。在司法判决中，一般采用混淆理论说理论证，或者直接援引混淆侵权的法律规范直接得出侵权赔偿的裁判结果。显然，这一推导的逻辑严密性不足，不同情境下的连续推理错误地扩展了“混淆”一词的含义，同时也忽略了“淡化”的真正内涵。大多数情况下，淡化并不会导致消费者误导、误认，反过来，造成消费者误认并不一定降低驰名商标在消费者心中的形象定位。另外，裁判说理并未清晰阐释为什么在不同或不相似的商品上使用驰名商标会导致误认、产生联想，会出现驰名商标显著性下降的情形，会给权利主体的利益造成何种损害，僵硬地援引法律条文、阐述事实从而得出结论，这样的演绎推理最多可以完成外部证成，内部证成却存在很大的瑕疵，说服力不强。

四是将淡化理论作为混淆理论的发展与补充。采用学界的多数理论观点，明确淡化理论的内涵，并直接运用淡化理论说理论证。尽管近年来，理论界的研究成果对司法判案具有一定的指导影响，越来越多的法官尝试将学者的观点融入判决论证中，理论与实践越来越紧密结合。然而，将理论直接作为裁判依据存在很大非议，大前提形式不当。2009年，最高人民法院出台《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》，其中“第九条”正式引入了反淡化制度，使得大前提形式正当化，这是我国反淡化保护的制度进步。然而，在令人欣慰的同时，引入反淡化因子的司法解释与不曾体现淡化理论的商标法规定之间的法理冲突又成为了法官裁判的障碍。若跨不过立法冲突的大石，则司法解释形同虚设。若能将司法解释的实践成果上升至商标法条文，必将大范围地解决混淆理论的不足，以解决驰名商标跨类保护引发的商标显著性下降、权利人利益受损的问题，并消除上述“制度错位”“裁判错位”的争议。

综合来看，不论是保守主义还是激进主义，都有其自身无法克服的缺陷，需要在利益平衡最大化的基础上，选择其中一种更新优化的制度为我国驰名商标反淡化保护保驾护航。

三、反淡化理论适用的合理性分析

(一)正面探讨

1.为驰名商标提供反淡化保护符合国际趋势

WIPO《关于驰名商标保护规定的联合建议》中确定了驰名商标的保护范围：成员国应保护驰名商标不受冲突标识、商业标识和域名的侵害。其中，对“冲突标识”的界定是容易导致与驰名商标混淆的，联想、弱化驰名商标显著性以及不正当地利用驰名商标显著性的行为。美国在继《兰哈姆法》《州商标示范法》提及对驰名商标淡化的保护后，更是专门制定《联邦反淡化法》，并于2006年通过《商标淡化修正案》，明确了商标淡化的2种类型，即弱化和丑化，规定淡化的证明标准为“淡化的可能性”而非“实际的淡化”。欧共体法院早已通过判例的形式规定了对声誉商标的扩大保护，具体体现在欧共体《一号指令》第5条(2)中，针对无正当理由在不同或不相似的商品或服务上利用在成员国享有声誉的商标的显著性不当得利、牟利从而给权利人造成损失的情形，赋予权利人禁止权。此处声誉商标即反射了驰名商标的内涵，声誉商标权利人的禁止权相当于驰名商标权人的反淡化权。另外，欧美各国关于反淡化制度的实践，大致遵循着“传统混淆制度的运用——传统制度暴露问题——为解决问题和解释不良现象提出淡化新理论——新理论以地方判例的形式被逐渐接纳运用——最高院颁布司法解释统一淡化新理论的适用标准——司法解释的普遍适用和成熟实践推动立法的确立和修订”，最终实现社会问题的解决和制度的进步。只是在这一变迁过程中，美国在判例出现后，首先以联邦内各州立法先行先试总结经验，最终推动最高院司法判例的适用。这些经历都为我国实现制度变迁提供了参考模式。我国对于反淡化制度的研究止步于最高院颁布的司法解释，目前处于与没有“反淡化因子”的商标法规定不协调的尴尬境地，有待一鼓作气大胆实践，总结淡化理论在大量案例中的适用经验，争取在第五次《商标法》修订时，将反淡化制度正式引入商标法条文中，实现立法与司法解释的配套衔接。

2.驰名商标的功能已经不止于一般商标所发挥的识别功能

根据前文论述，驰名商标淡化的实质就是，表面上的无关使用，实际上会破坏商标同初始商品或服务的自我联系，破坏商标同广告创造的有利形象的联系，最终损害商标的销售力。商标淡化是著名商标标示商品或者服务能力的减少，而不论是否存在混淆的可能性或竞争关系，混淆导致直接的损害，淡化则是一种感染，如果任其发展，最终必然破坏商标的广告价值，降低对公众的吸引力。尤其是在互联网发达、人类生活节奏显著加快的现代，随着企业竞争的日趋激烈，消费者有更大的选择商品和服务的空间，而培育驰名商标所投入的宣传力度、所涉及的销售地域以及产品质量的保障逐步培养起相关公众的品牌忠诚度，商标显著性地增强凝聚了企业的文化象征。商标的广告价值成了淡化理论的来源和基础，并随着这一价值的不断展现，理论基础不断强大[2]。在驰名商标权人没有察觉的情况下，间接隐蔽地削弱显著性，长期地侵蚀广告价值，将给权利主体造成无法弥补的财产损失。因此，为了使得商标功能与时俱进，为了保护权利人的利益，对于驰名商标的保护也应从禁止混淆过渡到禁止联想，将淡化理论作为混淆理论的补充和发展。

3.为驰名商标提供反淡化保护有利于促进公平自由竞争

驰名商标的反淡化理论反对其他竞争对手弱化、丑化、退化其驰名商标的不正当行为，拒绝未经同意的搭便车和利益捆绑，鼓励市场主体公平竞争，尊重他人的智力成果并创造属于自己的个性品牌。对于权利主体而言，反淡化理论可以在合理范围内扩大对权利人的保护，为权利人实施品牌延申策略，谋取利益最大化提供保障。对于其他竞争主体而言，反淡化理论可以为其制定营销计划打好预防针，避免踩入驰名商标保护范围的误区，鼓励其积极发掘其他资源创新品牌和凝聚企业文化。总之，驰名商标反淡化保护有利于营造良好的营商环境，实现法律所追求的秩序与正义目标。

(二)反面论证

学界不乏反对我国引入反淡化理论的学者，笔者借此从反面阐释自己的观点。孙国瑞提出，其一，适用反淡化原理会加剧我国驰名商标的异化、神化，浪费司法资源；其二，会过分扩大所有人的权利，降低权利人的举证难度从而降低商标侵权的门槛，不利于市场公平竞争；其三，对拥有驰名商标的大企业予以接近完全物化的保护会进一步压缩中小企业的生存空间，阻碍其参与国际竞争，因此，我国商标法不适用反淡化原理[10]。李扬认为，以淡化理论作为保护基础的驰名商标的实际保护状况表明，驰名商标的知名度不仅跨于近似商标和类似商品上，而且跨于其不同也不相似的商品上，事实上已经使驰名商标的保护物权化，不适当扩大了驰名商标的保护范围，极大地妨碍了他人选择和适用商标的自由[11]。邓宏光认为基于立法与司法解释的不协调，淡化理论没有适用的合法依据，加之，理论上我国淡化制度体系不健全，实践中缺乏能够适用该制度的本土化品牌，因此反淡化制度应当缓行[5]。

实际上，司法实践中“杏花村商标异议复审案”已明确了驰名商标跨类保护并非全类保护，而是限制在其必要性范围内。该案中原告山西杏花村集团将“杏花村”商标核定使用在第33类商品即“白酒”类别上，被异议人安徽杏花村集团申请将相似商标注册使用在第31类，即“树木、谷类，酿酒麦芽”类别上。北京高院最终审理认为安徽杏花村集团在“树木”“谷类”类别上的适用不会对消费者造成混淆，也不会减弱引证商标的显著性，因此对于权利人在这两种类别上没有跨类保护的需要(参见(2010)高行终字第1118号案件判决)。

因此，笔者认为，对于驰名商标物权化的担心其实更大程度上局限于理论层面，司法实践中出现了很多类似“杏花村”案件中对于已注册驰名商标跨类保护而又非全类保护的裁判典例，通常会通过个案认定，实际考察，并结合最高院司法解释“第九条”中“误导公众，使得驰名商标人的利益因此受到损害”来解决这一物权化导向难题。加之，《商标法》第四次修改，更加强调商标的使用行为，对于一些企业跨类太多，甚至全类保护注册的行为，往往也伴随着一些非主要类别的商标注册却不使用的行为，最终有被撤销和宣告无效的风险，从而起到一个对物权化现象的规制作用。此外，为适应社会的发展，解决法律时效性问题，满足司法中法官论证的迫切需要，对法学理论的运用，应当尽可能依附于现行的制度规范，充分利用制度所提供的可能解释空间，对商标法第十三条适当扩大解释是必要且可行的。随着近年来商标淡化行为的规制越来越走上正轨，衍生了很多本土化的品牌，相较10年前，反淡化制度已经有了很大的进步并逐步健全，反淡化理论有其运行空间。

四、反淡化保护的路径探索

各国关于驰名商标保护的理论有多种，包括狭义混淆理论、含有联想在内的广义混淆理论、反淡化理论、反不正当竞争保护理论，其中围绕近年来争议最多的反淡化理论，还衍生出了以反淡化为为核心的制定专门的反淡化法保护、通过反不正当竞争法使得驰名商标免于被淡化、通过商标保护或归入驰名商标保护范围内进行保护以及在司法判例中使用反淡化理论。因此，对于商标淡化行为的规制模式有必要探索明确。

首先，关于立法模式。学界较为统一的观点是没有必要模仿美国制定一部专门的反淡化法，禁止混淆仍然是当前的主要任务。尽管我国商标保护的水平得到了大幅度提升，但我国还处于市场经济向高质量发展的转型阶段而非发达阶段，遵循我国现有的立法体例在商标法中予以明确即可，笔者赞同这一观点。其次，关于条文布局。鉴于未注册驰名商标系没有注册的商标，现行《商标法》“第七章”的标题“注册商标专用权的保护”将无法涵盖、规范未注册驰名商标的保护问题，建议新增章节专门规范，或者将本章标题改为“商标专用权的保护”，在本章的最后增加对未注册驰名商标进行保护的规定[12]。再次，关于行为认定标准。应当根据显著性和知名度不同，对弱化、丑化和退化行为建立不同的认定标准，其中弱化和退化对商标的知名度有更高的要求，而丑化只要能确定行为是针对某一驰名商标即可。最后，关于责任规制。在形式上，商标法完整地规制了商标侵权行为，但没有明确商标淡化的概念和侵权表现形式，有必要对淡化侵权与商标侵权进行规定整合，而不是将淡化侵权长期割裂规制在司法解释中。在内容上，我国先行司法实践中，对于未注册驰名商标的侵害，人民法院除适用停止侵害的民事责任外，判决被告承担损害赔偿等民事责任的情形也是存在的。虽然这在一定程度上弥补了对未注册驰名商标损害赔偿规定的缺失，但仍需在立法层面加以固化，满足正当性。

总之，对新制度接纳的过程是一个漫长的过程，为解决仅凭混淆理论难以全方位保护商标权人利益的难题，结合我国国情，应对反淡化制度本身作进一步完善和对外部环境作进一步塑造，营造出适合该制度运行的市场氛围和文化氛围，才能更好地体现立法价值和商业需求。