商标注册中作品和角色名称在先权益保护的裁判思路及其理论意义

岳丹丹

摘要：经过长期对作品名称、角色名称商品化权益案件的审理，我国法院在实践中已基本形成了一套较为体系的裁判思路。首先，通过扩大解释将符合一定条件的两类名称作为“在先权利”进行保护，纠正了早期适用《反不正当竞争法》概括性规定的保护路径。其次，严格审查“作品处于著作权保护期”“两类名称具有较高知名度”和“容易导致混淆误认”的构成要件，表明在两类名称商品化权益的性质上，法院更倾向于“著作权衍生性”和“商业标识性”兼具的理论观点。最后，以隐性的“可能或实际损害”“申请人恶意”和“劣后认定”规则，完成对《商标法》第32条前半段的适用，表明对两类名称商品化权益保护的正当性基础非商品化行为，而是防止误认混淆，落实商标法中的诚信原则。与此同时，对两类名称知名度的认定，尚欠缺“稳定对应关系”的限定条件;“可能或实际损害”中二分的损害认定标准，尚需要理论对“衍生领域”和“二次开发利用”的界定。

关键词：作品名称;作品角色名称;在先权益;司法实践;理论

中图分类号：D923.43文献标识码：A 文章编号：1003-5168（2020）33-0074-07

1 引言

作为作品名称和作品角色名称权益的上位概念，商品化权自20世纪末被国内学者关注以来，至今在民法、知识产权法、竞争法等多部门法学界都有持续、广泛的讨论。学者的研究多集中于理论层面的商品化权的起源、正当性基础、性质、效力范围以及我国是否应当引入商品化权等问题。[1]而鲜有人以实证研究法从司法审判出发，用微观的视角观察实践对理论的回应。以近期北京知识产权法院召开的“作品名称在先权益保护相关案件审理情况发布会”①为契机，立足于商标授权确权行政纠纷的司法实践，通过梳理作品名称和角色名称在先权益保护案件的裁判思路，明晰实践与理论的相通和差距，从而反哺理论以指导实践，也不失为一种推动商品化权益保护向前发展的有效途径。

2 作品名称和角色名称可受商标法保护的原因

当作品名称的图样设计和角色形象能够体现作者个人的选择、取舍和安排，符合《著作权法》的规定，構成美术作品时，可当然作为在先著作权，阻碍注册商标的取得。②但实践中的大部分情况是，作品名称和角色名称因不具有独创性而不构成作品。③此时，法院在商标授权确权行政争议案件审理中就面临着作品名称及角色名称是否可作为现行《商标法》第32条“在先权利”而受到商标法保护的问题。

对此，以2017年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称《规定》）的发布为分水岭，法院在该类案件的审理中，先后有着不同的论证思路。《规定》发布之前，在最高法于2010年发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第17条④的指导下，法院多借助《反不正当竞争法》的概括性规定，将作品名称和角色名称纳入商标法“在先权利”的保护范围。⑤《规定》发布之后，则依据该规定第18条和第22条对“在先权利”进行扩大解释，从而将符合一定条件的作品名称和角色名称认定为权益进行保护。⑥这种变化体现了司法者对作品、角色名称权益保护思路的纠正。因为，并非所有涉案的作品名称和角色名称都被商品化使用过，[2]而当其仅附着于作品，未进入商品化领域和竞争市场，就难以成为《反不正当竞争法》的调整对象。为体现反不正当竞争法有限的补充保护，并防止其成为知识产权专门法的替代品⑦，法院在对作品名称、角色名称权益保护的应然性论证思路上有了上述改变。在《规定》已成既定事实的情况下，本文对后一种论证思路略加介绍。

2.1 作品名称和角色名称的权益性质

关于对作品名称和角色名称性质的认定，在有些案件中其被称为“商品化权益”⑧，有些被称为“商品化权”⑨，二者的本质都是在承认蕴藏在作品名称和角色名称背后的利益并非我国现行法律明确规定的民事权利的前提下，认可作品名称和角色名称在符合一定条件时，应当保护权利人利用该名称开展商业活动并获利的权益。⑩因为，当作品名称和角色名称因具有一定知名度而不再单纯局限于作品本身，与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，使权利人据此获得作品发行以外的商业价值与交易机会时，则该作品名称和作品角色名称可构成《商标法》第32条所指的“在先权利”。?也就是说，法律对于民事主体权益的保护，不僵化于字面的“权利”，也包括一定条件下的“利益”。所以，在商标授权确权中，凝结着民事主体创造性劳动和丰厚资本，并能够带来的巨大商业价值和商业机会的作品名称和作品角色名称，可以作为在先权益进行保护。?

2.2 对《商标法》第32条中“在先权利”的扩大解释

《商标法》第32条前半段规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。该规定所指的在先权利是指除商标权之外的法律法规规定的民事权益，?即“其中的‘在先权利也可以扩大解释为‘在先权益”?。其立法目的是在商标授权确权程序中避免或解决其他民事权益与商标权之间的权利冲突问题。?而且，《规定》第18条明确指出，商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益，且第22条还明确了形象著作权和两类名称权益，并在第2款为两类名称权益的构成设置了若干要件。[3]因此，“将知名作品名称、知名人物形象及名称作为民事权益予以保护，将鼓励智慧成果的创作激情与财产投入，促进文化与科学事业的发展与繁荣，亦符合相关法律规定及知识产权司法保护的本意。”?

对作品名称、角色名称的权益定位在学界基本达成共识。随即产生的下一个问题则是该种权益的具体属性——著作权派生性权益，抑或是商业标志性权益。法院在裁判中并未明确表态，但从具体个案的论证说理中可以看出，司法实践对两类名称权益性质的认定兼采两种观点。

3 作品名称和角色名称构成在先权益的要件

3.1 作品处于著作权保护期限内