捐献原则视角下专利的“清楚、完整”问题

胡充寒， 向 勇

（广东外语外贸大学法学院，广东广州510000）

一、引言

《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）的第二十六条第三款规定:“说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。”专利的说明书应该满足“清楚、完整”要求，这同时也是对已授权专利做出无效决定的法定依据。专利制度立足于保护私权，“清楚、完整”要求能够提高公众领域与私权界限的确定性。但是，“清楚、完整”要求在使用中出现了标准不明确、内涵不稳定的问题。

二、“清楚、完整”要求的立法及使用现状

（一）我国“清楚、完整”要求的立法现状

我国的专利申请包括说明书摘要、摘要附图、权利要求书、说明书、说明书附图五部分主体文件。《专利法》第二十六条第三款的“清楚、完整”要求是针对说明书、说明书附图的要求。“清楚”在汉语中解释为:（1）易了解和辨认；（2）明白无误、不含混；（3）透彻有条理。“完整”在汉语中解释为具有或保持着应有的部分，没有损坏或残缺。从字面上理解“清楚、完整”要求，是指专利说明书记载专利技术方案，应该明白无误地、透彻地、不缺失地记载实施技术方案所应有的内容。《专利法》第二十六条第四款强调权利要求书应该满足“清楚”要求，侧重于权利要求书能够得到说明书的支持，本文不涉及“权利要求书清楚”的问题。

2020年9月10日，最高人民法院做出了《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（以下简称规定），规定第六条指出:“……应当认定说明书及与该特定技术内容相关的权利要求不符合《专利法》第二十六条第三款的规定：（一）权利要求限定的技术方案不能实施的；（二）实施权利要求限定的技术方案不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题的；（三）确认权利要求限定的技术方案能够解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，需要付出过度劳动的。”这是第一次在司法解释中对“清楚、完整”要求做出具体规定。其中也规定了“过度劳动”标准来确定是否达到“清楚、完整”要求，这与美国专利法的“过度实验”用语相似，但是还要看其在具体案件中如何施行[1]。

但是，“清楚、完整”要求在《专利法》《专利审查指南》中却存在规定不明确的问题。在《专利法》《专利审查指南》中，“清楚、完整”要求的具体规定常常与“能够实现”“本领域技术人员（或者所属技术领域的技术人员）”“充分公开”一起出现。《专利法》中规定，“清楚、完整”要求的检验标准是“以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。这也是相关的司法案例中，在使用“清楚、完整”要求时与“能够实现”常常混用的原因。在《专利审查指南》第二部分第二章第二节中，更是在“清楚、完整”要求中使用了“能够实现”“本领域技术人员”对“清楚、完整”要求进行衡量。TRIPs协定下各成员国的专利审查指南也与专利立法、司法实践保持一致，都以“本领域技术人员”为专利充分公开的判断主体，然而，在实务中，“本领域技术人员”的内涵已经较为复杂[2]。期待依据“本领域技术人员”判断专利是否符合“清楚、完整”要求时，“清楚、完整”的要求具体需要建立在一个模糊的“本领域技术人员”判断标准上，这势必对“清楚、完整”要求的执行产生不利影响。专利法的规定导致了对“清楚、完整”要求的内涵认识不足，相应的审查指南中对“清楚、完整”要求的使用也不统一，这也是导致“清楚、完整”要求在专利审查和司法实践中使用不够明确的根本原因。

（二）“清楚、完整”要求在使用中的问题

1.在专利审查中被不当使用

专利代理实务中，关于“清楚、完整”要求的讨论引人注目。现有的专利申请中，对技术特征进行简单拼凑、编造得到技术方案的专利申请案存在较多，其技术特征难以通过有机结合成一个可以实施的技术方案，这类专利申请案很有可能也属于不符合充分公开要求的专利申请案①。由于在机械领域、化学领域极易实现技术特征的简单拼凑或者编造，所以，“低质量申请”也往往发生在这些领域②。对于“低质量申请”，例如通过虚构、编造实现的技术方案，最高人民法院也在相关解释中规定，“当事人有证据证明专利申请人、专利权人违反诚实信用原则，虚构、编造说明书及附图中的具体实施方式、技术效果以及数据、图表等有关技术内容，并据此主张相关权利要求不符合专利法有关规定的，人民法院应予支持”[3]，表明了在司法实践中对其有针对性的处理意见。同时，这一现象反映在专利代理实务中，专利申请人、专利代理师遇到了大量以不满足“清楚、完整”要求为由驳回的专利申请案，且以“清楚、完整”要求为理由出具的审查意见难以通过答复审查意见获得授权。分析这类情况，“清楚、完整”要求成了一个驳回申请案的常用条款③。其具体表现为审查员下达关于专利具体技术细节没有公开的审查意见，但是专利申请人、专利代理师认为相关技术细节是不言自明或者是与专利是否符合“清楚、完整”要求是无关的。专利申请方常常处于弱势地位，且专利申请方一般难以通过答复审查意见获得授权。

在专利审查中，有通过利用“清楚、完整”要求对“低质量申请”进行打击的倾向，确实能立竿见影地减少低质量申请，但是，也带来了负面影响。在此背景下，专利代理实务中发展出了一些不成文的“撰写规则”。例如，机械领域的专利代理师总结，“传感器必须写明型号”“电路模块必须写明电路结构”才能满足“清楚、完整”要求。然而，这些要求在2010年《专利审查指南》中并没有规定。以此种审查方式决定专利的公开标准是否被满足，其结果是增加了专利撰写中对专利公开标准把握的难度和不确定性，使得“清楚、完整”要求的内涵更加模糊。

“清楚、完整”要求的不当使用有以下危害：（1）不利于专利审查指南、法律法规的完善；（2）不利于明确专利申请文件的撰写标准，不利于专利代理行业的健康发展；（3）不利于在专利审查中保护专利申请人的信赖利益；（4）运用不公开的审查标准对“低质量申请”规制，不能从根本上减少“低质量申请”，却增加了审查标准的模糊性。

2.不同法院对“清楚、完整”要求异化使用

在司法实践中存在很多与“清楚、完整”要求相关的判决，其在具体使用中的标准不一。著名的案例是“小i机器人诉苹果公司”案，该侵权诉讼案的涉案专利有效性在《专利法》第二十六条第三款下审查时，涉案专利的有效性在复审程序中得到了和法院相反的结论，最终最高人民法院2020年3月27日做出了维持专利权有效的判决[4]。可见，即使是这种具有高关注度的案件，也存在着在复审程序和不同法院中对“清楚、完整”要求的适用情况各不相同的现象。

各个法院对“清楚、完整”要求的理解和使用差异较大。例如，在上海上药第一生化药业有限公司与国家知识产权局行政纠纷案④中，法院直接指出涉案专利不符合“能够实现”的标准，并未指出不符合“清楚、完整”要求。在宋德伍与国家知识产权局行政纠纷案⑤、江苏煤化工程研究设计院有限公司与专利复审委员会行政纠纷案⑥中，法院则直接指出了涉案专利不符合“清楚、完整”要求；在美国微芯科技公司相关的行政纠纷案⑦中，法院也持类似主张。从以上案例看出法院在使用“清楚、完整”要求时，这两个标准的内容是有所区别的，两者没有被理解成前提和结论的关系。由于《专利法》第二十六条第三款中同时有“能够实现”标准与“清楚、完整”要求，在学界中对两者的关系仍存在争议。但是在TRIPs协定下，“使能够（实现）”标准是专利公开的唯一强制性条约义务，我国专利法也做出了类似的规定[1]。因此，在专利法的规定中，“能够实现”更容易被解释为对“清楚、完整”要求检验的标准。

可以发现，“清楚、完整”要求在司法实践中的使用与专利法的规定之间发生了异化。相关的判决中反映了“清楚、完整”要求标准不清、说理逻辑不统一的现象，相关判决也并未起到明确指引的积极作用。因此，还需要加强对“清楚、完整”要求内涵的明确和统一，同时，在司法实践中也需要探求对“清楚、完整”要求标准的统一。

三、捐献视角下的捐献原则与“清楚、完整”要求

（一）捐献视角下的“清楚、完整”要求

从捐献视角看对专利技术方案的保护，专利申请人所面临的情况有以下几种:（1）技术方案的公开不满足“清楚、完整”要求，技术信息失去专利保护，技术方案信息相当于捐献到了公众领域中；（2）技术方案在说明书中满足“清楚、完整”要求但是未在权利要求中要求专利保护，技术信息不会得到专利保护，技术信息相当于捐献到了公众领域中；（3）技术方案的公开满足“清楚、完整”要求，并且在权利要求书中也要求专利保护，一定期限内技术方案将得到专利保护，专利的技术信息在专利失效后也会进入到公众领域中，也相当于专利技术信息捐献到了公众领域中。对技术信息采用专利保护和商业秘密保护，区别在于专利技术信息是否最终捐献到了公众领域中。

从对专利技术信息的“占有”角度分析，“清楚、完整”要求表明申请人对专利技术的“占有”。美国专利法的“书面描述（written description）”要求中，其核心问题也在于申请人需要表明对专利技术信息的“占有”。只有以专利申请人对专利技术信息的真实“占有”为前提，才涉及专利申请人对专利技术信息的处分权，即获得专利保护或者捐献到公众领域中。

（二）捐献视角下的捐献原则

探寻捐献原则的起源，其最早在美国的再颁申请（Reissue）专利制度相关案件中使用，在此后的判例中又被延伸使用为对等同原则的限制规则。再颁申请专利制度⑧，是指在专利授权之后申请人想再次修改申请文件时，申请人可以扩大或缩小权利要求的保护范围以及修改说明书中的明显错误。在Millr v.Brass Co案⑨和Mahn v.Harwood案⑩中，首次出现了关于“捐献原则”的论述。在Millrv.Brass Co案中，涉案专利在授权公布15年之后，专利权人依据再颁申请专利制度再次提出专利授权请求，再次申请时权利人在权利要求书中要求保护在初次授权版本中提出但未写入权利要求书中的技术方案，法官根据案情提出了捐献原则，并据此驳回了专利权人的请求。该案中法官指出，本案中如果给予初次申请时未要求保护的技术方案以专利保护，是对再颁申请专利制度错误的理解和使用，如果将这一技术方案进行保护将过于宽容申请人的“疏忽大意”，申请人只有及时地提出更正请求才是符合常理的。在Mahn v.Harwood案中，也涉及再颁申请的效力问题，申请人同样要求保护在说明书中公开但未写入权利要求中的技术方案，法院引用了Millr v.Brass Co案并进行了更深入的论述。该案中法院指出，专利公开的时间越久，专利说明书内容的传播越广，这时更要保护公众的信赖利益，专利权利要求书是申请人与社会公众之间的权利公告书。

在美国司法实践后来的判例中，捐献原则通过发展被应用到了侵权判定中的字面侵权和等同原则的使用中。捐献原则可以解释为申请人对专利权的放弃，如果专利权人在先前的申请中对技术方案进行了公开，表明这一申请中的技术方案已经被申请人放弃，这可以理解为进入了公有领域，为现有技术的一部分。2001年，北京市高级人民法院第一次引入侵权判定中的捐献原则；2009年，最高人民法院在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第五条规定，仅记载在专利说明书及附图中而未反映在专利权利要求书中的技术方案，不能纳入专利权保护范围，确立了我国侵权判定中使用的捐献原则。

从历史发展来看，捐献原则从再颁申请制度发展到了侵权判定程序中，并在实务界和学界中得到了广泛认可，从捐献视角能够清楚地解释捐献原则。从捐献视角也可以用来解释现有技术：专利申请经过审查授权后，被判定为“捐献”的部分成为现有技术。美国学者Boalick认为，从美国专利制度的改革进程来看，相比于尝试从新的角度来对专利制度改革，不妨尝试从现有的制度宝库中探寻对专利制度的改革方向[5]。本文认为，可以尝试从捐献原则的“捐献”视角帮助解决“清楚、完整”要求中的问题。

（三）“清楚、完整”要求关联于捐献原则

捐献原则考察的对象是与专利技术信息相关的排他性权利，这种排他性权利以说明书中的专利技术信息为基础。捐献原则与“清楚、完整”要求有以下几个关联之处：

1.两者考察范围相同，均考察说明书的字面含义。捐献原则中“捐献”给社会公众的排他权利，是仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案。该种特定化的描述包括字面意义上的特定化的描述，即字面上已经作为一种替代方案在说明书中予以明确记载11。“清楚、完整”要求所针对的也是说明书及说明书附图中明确记载的内容。

2.捐献原则的适用以考察“清楚、完整”要求为前提。在专利审查中，未达到充分公开标准的说明书中的技术内容，如果未记载到权利要求书中，专利审查员依据捐献原则的原理对其不予审查[6]。不同的是，司法实践中适用捐献原则判定专利权能不能得到保护时，首先需要判断专利权人是否对专利技术实质地“占有”，即是否满足“清楚、完整”要求。可见，捐献原则与“清楚、完整”要求均有助于在权利人与公众领域之间划定一个更明确的技术信息贡献的边界。

3.两者均有助于提高专利质量。低质量的专利申请往往利用不明确的专利审查标准，倾向于利用这些不明确的标准达到专利授权的目的。然而，通过这些方式达到授权目的的专利并不一定能通过无效程序中“清楚、完整”要求的考验，也不能在侵权程序中达到维护专利申请人权益的目的。专利在侵权诉讼中要得到保护，前提是专利需要维持有效。

四、借鉴捐献原则完善“清楚、完整”要求的具体标准

（一）完善“清楚、完整”要求的法律规定

尝试从捐献视角表达“清楚、完整”要求的内涵，“清楚、完整”要求可以表述为：申请人清楚、完整地表达技术方案以向公众捐献技术情报，作为回报，申请人才有可能要求获得公众对技术信息相应的排他权利的保护。这一表述表明，捐献专利技术的情报信息是使其获得专利权保护的前置条件，“清楚、完整”要求是达到这一前置条件的具体标准。申请人“清楚、完整”地向公众捐献了什么技术方案的信息，申请人才能向公众要求保护什么技术方案。相比于将“清楚、完整”要求与“能够实现”“本领域技术人员（或者所属技术领域的技术人员）”“充分公开”混用，导致“清楚、完整”要求标准的模糊，从捐献原则视角完善“清楚、完整”要求，立足于专利的捐献专利技术的情报信息功能，有助于明确“清楚、完整”要求的标准。从捐献视角理解“清楚、完整”要求，不仅从理论上使得“清楚、完整”要求的内涵更加明确，更重要的是，可以借鉴司法实践中源源不断的、与捐献原则相关的判例来统一“清楚、完整”要求的具体标准，并可以通过司法解释的形式将这些标准明确。

（二）从捐献原则的司法实践完善“清楚、完整”要求

“清楚、完整”要求的审查主要发生在专利复审和无效审理部中的无效程序中，对无效决定不服的，可以向法院起诉。在实践中，专利复审和无效审理部的决定与法院的判决结果容易出现不一致的情况[4]。捐献原则的适用发生在专利侵权程序中，做出相关的捐献原则判断的主体只有法院，捐献原则的标准统一更为容易，需要解决问题的是不同法院之间捐献原则判断标准的统一。所以，在具体案例中，借鉴捐献原则在司法实践中的判断标准对“清楚、完整”要求的标准从判断尺度、类案分析上加强，有助于“清楚、完整”要求的明确和统一。由于法院判决书更加公开，对“清楚、完整”要求的明确也更加公正权威。

捐献原则的使用在司法实践中案例较多，例如美国的司法实践，在2004年的PSCComputer Prods.Inc.诉Foxconn international和Hon Hai Precision Industry案12中确立了适用捐献原则的限制条件：技术特征信息披露必须足够特定化。即若专利说明书只是披露了类概念，并不意味着此概念下的所有属概念都捐献给了社会。这里，捐献原则就对类概念的披露程度做出了具体的要求，可以将捐献原则中的技术概念的上位、下位标准，合理地引入到“清楚、完整”要求的判断标准中。

在我国的案例中，也可做出类似总结。例如，在孙希贤等侵害实用新型专利权纠纷案13中法院指出，在涉案专利的说明书中的“一体成型”与“用模具直接成型制成基体”对比时，对“一体成型”与“用模具直接成型制成基体”做了相同理解。其实是“用模具直接成型制成基体”属于“一体成型”的一种具体方式，但是“用模具直接成型制成基体”却不能理解成“分体成型”的含义。在本案中，对捐献原则进行判定时，利用了被诉侵权产品的技术方案概念为涉案专利捐献的技术方案概念的下位概念之一，而非紧抠字面意思来判断是否符合捐献原则。借此可以明确，在其他专利中使用“一体成型”技术，对于“一体成型”的相关技术内容达到前述涉案专利的公开标准，即达到了“清楚、完整”要求的标准。在青岛汉尚电器有限公司上诉图们惠人电子有限公司等侵害发明专利权纠纷案14中，涉案专利说明书解释该部分权利要求时将“导向爪”记载为“圆形导向爪”，法院认为涉案专利权利要求中的“导向爪”和说明书中的“圆形导向爪”是上位概念和下位概念的关系，后者是对前者的具体化，并不存在捐献原则所涉及的情况。因此，被控侵权产品含有涉案专利权利要求中“导向爪”的技术特征。借此也可以明确，在其他专利中使用“圆形导向爪”相关技术时，只要“圆形导向爪”的相关技术内容达到了前述涉案专利的公开标准，即达到了“清楚、完整”要求的标准。

对不同领域涉及捐献原则的相关判决书进行归纳，就能够得到更加具体的、内容丰富的“清楚、完整”要求的标准。这相比于从审查实践中总结出类似“传感器元器件必须写明型号”满足“清楚、完整”要求的总结，更有助于提高“清楚、完整”要求的稳定和统一。

五、结论

本文从专利法、审查指南的具体使用、司法实践入手，认为需要更清楚地认识“清楚、完整”要求的内涵。“捐献”问题是“清楚、完整”要求的核心。从“捐献”视角下的捐献原则出发，可以为“清楚、完整”要求提供更为明确、操作性更强的标准，能够提高“清楚、完整”要求标准的公开透明度，也能够丰富“清楚、完整”要求的内容。接下来，可以从捐献原则出发，通过对司法实践中不同领域的案例进行归纳，总结出不同技术领域的专利说明书的“清楚、完整”要求，以提高专利质量。

注释：

①《专利审查指南》第二部分第二章第二节“2.2.6具体实施方式”规定，对于产品的发明或者实用新型，实施方式或者实施例应当描述产品的机械构成、电路构成或者化学成分，说明组成产品的各部分之间的相互关系。对于可动作的产品，只描述其构成不能使所属技术领域的技术人员理解和实现发明或者实用新型时，还应当说明其动作过程或者操作步骤，可见各技术特征之间需要的相互关系是专利的技术方案必须明确的。

②全国中华代理人协会做出的全专协处字〔2019〕第006号处罚决定中，该处罚决定书中指出“……设备的基本结构完全一致，所植入的区别技术特征具有简单拼凑的特点……该两份专利申请与上述55件抄袭现有技术的专利申请均属于典型的低质量申请范畴……”。

③参见思博论坛中相关主题的讨论，部分实务人士认为专利申请实务中遇到引用第二十六条第三款的审查意见时，专利申请案通过答复审查意见获得授权的难度极大。https：//bbs.mysipo.com/thread-844660-1-1.html，访问时间：2020年12月28日。

④见北京知识产权法院（2016）京73行初6004号判决书。

⑤见北京知识产权法院（2017）京73行初2936号判决书。

⑥见北京知识产权法院（2016）京73行初6785号，另见北京市高级人民法院（2018）京行终5545号判决书。

⑦见北京市高级人民法院（2014）高行终字第1545号判决书。

⑧See 35 U.S.C.§251（pre-AIA）。

⑨See 104 U.S.350（1881）。

⑩See112 U.S.354（1884）。

⑪见北京知识产权法院（2015）京知民初字第1674号判决书。

⑫ See PSC Computer Prods.，Inc.v.Foxconn Int'l，Inc.355 F.3d 1353（Fed.Cir.2004）；Also see Reckitt Benckiser Pharmaceuticals Inc.v.Dr.Reddy's Laboratories S.A.，2017 WL 3782782（United States District Court，D.Delaware.2017）。

⑬见最高人民法院（2020）最高法知民终981号判决书。

⑭见北京市高级人民法院（2016）京民终237号判决书。