宽严相济的专利实用性审查标准的构建

刘明江

(河南牧业经济学院 文法学院，河南 郑州 450044)

在人类历史上，专利制度备受质疑，甚至在个别国家曾一度遭到废弃，发展到当今时代也没有完全摆脱社会公众的质疑。然而，专利制度依然存在于人类社会中，其持续存在的强大根基就在于专利制度对于经济增长和社会进步作出的巨大贡献，就在于社会公众在发出质疑的同时也从实用性中发现了专利制度存在的合理性。[1]在专利法上，实用性是发明或者实用新型获得授权应当具备的不可或缺的条件之一，其发挥的作用并不比其他条件小，古今中外概莫能外。然而，与其重要性不相匹配的是，实用性较少受到研究人员的关注，我国实用性审查标准如何改进，以及实用性与充分公开之间的适用关系如何处理，更是少人问津。笔者注意到了这一研究现状，也注意到，在中外专利法以及区域性或者国际性专利文件中，概括专利“实用性”的用语有所不同，这些用语的含义也有所差异。

本文立足于这些“不同”和“差异”，剖析我国实用性审查标准存在的问题，提出构建一个宽严相济的实用性审查标准的设想，该标准既能与国际协议要求保持一致，也能适合我国的现实需要，既不宽松，也不严苛，以宽严相济为目标。

一、我国实用性审查标准的现状

在我国专利法上，实用性是指，申请专利的发明或者实用新型，一方面要具备“能够制造或者使用”的特性，另一方面还要具备“能够产生积极效果”的特性。我国专利法虽经多次修改，但对于实用性含义的规定从没有改变过。实用性不仅可以在专利权的授予中起决定性作用，而且也可以在专利权的无效中同样具有决定性的作用。若发明或者实用新型不具备实用性，专利申请会被驳回，授权专利也会被宣告无效。准确把握实用性这一要件的含义，具有非常重要的意义。

《中华人民共和国专利法释义》一书对2000年第二次修改后的专利法进行了细致入微的解释。根据该书对实用性的解释，发明或者实用新型是否具有实用性，取决于该发明或者实用新型是否能够在产业上制造出来(仅就产品专利而言)，或者在产业上投入使用(仅就方法专利而言)，以及该发明或者实用新型是否能够在产业上产生与“现有技术”相比的积极效果。[2]尤为惹人注意的是，该解释引入“现有技术”，将其作为“积极效果”有没有产生的参照对象。后文对此还有批评性分析。

上述解释也是我国学术界对实用性的惯常两要素(重复再现和积极效果)解释，见诸各类文献。以教科书为例，王迁教授在其所著的《知识产权法教程》中指出：“一项发明或者实用新型是否具有实用性，应当看其能否在产业上制造或者使用并解决技术问题，以及能否达到积极和有益的效果。”[3]

可以看到，在我国的专利法上，实用性的内涵体现在两个方面，一个是重复再现，另一个是积极效果。值得注意的是，对实用性的惯常解释均突出了“产业”的要求，尽管可以在最宽泛的意义上解释“产业”的内涵，对实用性的解释也仅产生少许的限定作用，但这个“产业”的限定用语在我国的专利法中从来没有存在过。这一点在下文的评价部分还会提及。

国家知识产权局依据我国专利法及专利法实施细则的规定，制定了一部具有部门规章属性的专利审查指南，并根据实际需要及时进行修改完善。该指南细化了专利法及专利法实施细则的各项规定，是各类专利申请的审查依据和标准，毫无疑问具有权威性及规范性。《专利审查指南2010(2019年修订)》(以下简称专利审查指南)规定有实用性审查适用的指引。[4]从中可以发现，专利审查指南对实用性的规定与专利法上的规定和上述解释均是一致的，都强调了“能够在产业上制造或者使用”和“能够产生积极效果”两项实质内容，同时列举了不具备实用性的6种情形。

在叙述了有关实用性的规定及解释之后，本文在此还要提及我国专利法针对充分公开的规定。我国专利法第26条规定，说明书应当对发明或者实用新型作出“清楚、完整的说明”，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。所属技术领域的技术人员是否能够实现发明或者实用新型，就成为判断说明书是否满足充分公开要求的基本依据。这就是说，发明或者实用新型应当满足充分公开的要求，若这一要求得不到满足，专利申请会被驳回，授权专利也会被宣告无效。在此提出充分公开的问题，是因为本文认为充分公开与实用性存在有内在联系，需要一并进行分析。

我国专利法在不同的条款中分别规定了发明或者实用新型应当具备的实用性要件和应当满足的充分公开要求，但没有处理好实用性与充分公开之间的关系，致使专利申请同时涉及实用性和充分公开问题时审查员不能正确适用这些条款。我国专利审查指南指出：“因不能制造或者使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书公开的程度无关。”换言之，发明或者实用新型不具备实用性若系技术方案本身固有的缺陷造成的，就以不具备实用性为由驳回专利申请，根本不需考虑说明书公开是否充分的问题。本文质疑的是，实用性与充分公开真的没有牵连吗？

二、美国和欧洲的实用性审查标准

美国专利商标局和欧洲专利局位于获得普遍认可的五大专利局之列，这两个专利局适用的实用性审查标准对我国来说具有较高的借鉴价值，因此成为本文的分析对象。本文主要参照美国专利商标局适用的专利法(35 U.S. Code Title 35- PATENTS，简称美国专利法)和欧洲专利局适用的欧洲专利公约(European Patent Convention，简称EPC公约)，以及这两个专利局各自发布的专利审查指南。

(一)美国的实用性审查标准

美国法上的实用性(utility)规定植根于三个渊源：其一，美国宪法第1条第8款第8项的规定，将一定期限的专有权利授给有用技术(useful arts)的发明人；其二，美国专利法第101条的规定，将专利授给有用的(useful)发明；其三，以普通法形式发展而成的实用性标准，系美国最高法院(US Supreme Court)和美国联邦巡回上诉法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit)在判决中确立的实用性标准。

一般认为，美国专利法上的实用性要求体现在美国专利法第101条的规定：“凡是发明或者发现任何新颖且有用的(useful)方法、机器、制造物、物质组合或者上述任何新颖且有用的(useful)改进者，……均可以获得专利。”其中，“有用的”一语就成为美国实用性要件的法律依据。学说和判例一般将useful视为实用性(utility)的渊源，意在强调发明的有用性(usefulness)。

在美国专利商标局的专利审查实践中及在美国最高法院和美国联邦巡回上诉法院的审判实践中，实用性先后延伸出以下含义：(1)可操作的实用性(operable utility)，即发明是否能够实施；(2)有益的实用性(beneficial utility)，即发明是否能够提供可识别的益处；(3)特定/实在的实用性(specific/substantial utility)，即发明是否具有特定和实在的用途。[5]有益的实用性在早期的判例中还包括“道德的实用性”的含义，但在后来的判例中“道德的实用性”的适用遭到了否定，美国专利商标局的专利审查程序手册(Manual of Patent Examining Procedure，简称MPEP)也不赞成发明因格调低下、具有欺骗性或者有悖公共政策而不具有实用性的判定。特定和实在的实用性释义的出现是为了应对化学及生物领域一些未知用途的发明专利申请，要求发明具有可信的(credible)特定且实在的用途，若欠缺这种用途，就以不具备实用性为由驳回专利申请。特定实用性是指一项发明的用途必须是非常具体的，而不能是抽象的；实在实用性是指一项发明的用途必须是现实性的，而不能是潜在性的。[6]

在充分公开方面，美国专利法第112条规定，说明书应当使用完整、清晰、简洁、准确的术语，对发明、制造、使用该发明的方式和方法进行书面描述，以使所属领域或者最接近领域的技术人员能够制造和使用该发明，还应当披露发明人深思熟虑的实施该发明的最佳方案。根据美国专利法第282条在2011年修改前的规定，未充分公开发明或者未披露最佳实施方案，均可导致专利权利要求被撤销、无效或者不可执行；但第282条经过2011年修改之后，情况就不同了，未充分公开发明可导致专利权利要求被撤销、无效或者不可执行，未披露最佳实施方案则不会产生如此后果。第282条的修改对第112条要求的最佳实施方案的披露产生了极大的影响，使得最佳方案的披露徒具形式意义，“不再具有实质性意义”。[7]

MPEP澄清了美国专利法第101条(实用性)与第112条(充分公开)之间的适用关系。一项发明欠缺第101条所要求的实用性，同时也会造成该发明欠缺第112条所要求的充分公开。在发明不具备实用性的情况下，本领域普通技术人员不可能将发明付诸实施，进而也不可能在说明书中教导技术人员如何使用该发明。根据MPEP提供的指引，对于这类发明专利申请，基于第101条规定以不具备实用性为由驳回专利申请，同时基于第112条规定以未充分公开为由驳回专利申请。实际上很清楚，专利申请因缺乏实用性而被驳回，无论是依据第101条规定，还是依据第112条规定，都建立在同一个基础上，即申请人声称的实用性不能令人信服。为了避免混淆起见，凡是依据第101条规定以不具备实用性为由作出的驳回决定，都伴随有依据第112条规定以未充分公开为由作出的驳回决定。

在实用性要件得以满足的情况下，如何判定说明书的充分公开情况？MPEP明确回答了这个问题。申请人披露了发明的一项特定用途，并提供了令人信服的证据支持了这种特定用途，毫无疑问满足了第101条的实用性要求，但并不意味着第112条的充分公开要求也得到了满足。以一项某种化合物治疗某种疾病的发明为例，专利申请人提供了令人信服的证据证实了该化合物的治疗作用。若所属技术领域的技术人员必须进行过量(undue amount)的实验，获得足够的实验数据，才能实现该化合物声称的治疗作用，那么，可以说，该发明申请欠缺第112条要求的充分公开，但不能说该发明欠缺第101条要求的实用性。在专利审查中，为了避免混淆起见，凡是基于“欠缺实用性”之外的原因依据第112条规定提出的驳回决定应当单独作出，以与基于“欠缺实用性”依据第101条规定和第112条规定提出的驳回决定相区分。

(二)欧洲的实用性审查标准

欧洲专利公约，顾名思义，是一个关于欧洲专利局据以授予欧洲专利的公约，也是一个区域性的专利公约。欧盟成员国全都是EPC公约成员国，因此受EPC公约拘束。分析EPC公约针对实用性的规定，也就相当于分析各个欧盟成员国的专利法中有关实用性的规定。本文只援引EPC公约及相应审查指南的有关规定，不触及欧盟成员国的专利法。

EPC公约在第52条第1款中规定，在任何技术领域内，凡是具备新颖性、创造性并适于产业应用(susceptible of industrial application)的发明，均应当授予欧洲专利；并在第57条中规定，如果发明能够在任何类别的产业中制造或者使用，包括能够在农业中制造或者使用，即可认为发明适于产业应用。

关于发明的充分公开，EPC公约作出了明确规定。EPC公约第83条规定，欧洲专利申请应当以足够清晰且完整的方式公开发明，以使本领域的技术人员能够实施该发明。与美国专利法不同的是，EPC公约没有对实施发明的最佳方案的披露提出什么要求。

欧洲专利审查指南(Guidelines for Examination)澄清了EPC公约第57条(产业应用性)和第83条(充分公开)之间的适用关系。对于违背公认的物理定律(well-established physical laws)的发明(如永动机)，区分不同情况，提出反对意见，或是单独以不具备产业应用性为由提出反对意见，或是单独以不满足充分公开要求为由提出反对意见，或是同时以不具备产业应用性且不满足充分公开要求为由提出反对意见。

根据欧洲专利审查指南G部分第三章就“产业应用性”审查提供的指引，对于明显违背公认的物理定律的产品发明或者方法发明(如永动机)，这类发明将被排除在适于产业应用的发明之外。若权利要求保护的对象仅仅是该发明的功能或者目的，就援引EPC公约第57条规定，以不具备产业应用性为由提出反对意见；若权利要求保护的对象仅仅是该发明物件的特定构造，就援引EPC公约第83条规定，以不满足充分公开要求为由提出反对意见。

欧洲专利审查指南在“充分公开”审查指引部分也提到了上述永动机式的发明，这类发明存在固有缺陷，没有实施可能性，原因就在于违背了公认的物理定律。根据欧洲专利审查指南F部分第三章就“未充分公开”审查提供的指引，如果永动机发明权利要求的保护对象指向了永动机的功能，而不是仅仅指向了永动机的结构，那么，不仅援引EPC公约第57条规定以不具备产业应用性为由提出反对意见，而且援引EPC公约第83条规定以不满足充分公开要求为由提出反对意见。

(三)美国和欧洲的实用性审查标准对比分析

欧洲的“产业应用性”标准，也就是“在产业中制造或者使用”标准，实质上是要求发明申请描述的技术方案能够在产业中实现，强调发明的重复再现性。美国的“实用性”或称“有用性”标准要求发明具有使用价值，能够解决技术问题，强调发明的价值性。尽管这两个标准具有各自的侧重点，但经过解释性适用之后，两者的含义有趋同的倾向，均要求授予专利权的发明不仅要具有再现性，而且也要具有价值性。那么，这两个标准，孰优孰劣？本文认为，只能视技术领域而定。在传统的技术领域(如机械、电子)，“产业应用性”标准较优一些，意在强调发明的可制造或者可使用，而在新兴的技术领域(如生物、化学)，“实用性”标准较优一些，意在强调发明的可利用价值。

对于违反物理定律的发明专利申请，欧洲专利审查指南区分专利权利要求保护的对象，保护对象不同，就以不同的理由提出反对意见，产业应用性条款及充分公开条款或是单独援引为反对理由，或是同时援引为反对理由。MPEP则不做这种区分，一律以不具备实用性且不满足充分公开要求为由驳回专利申请。这表明，对于实用性与充分公开之间的内在关系，欧洲专利局与美国专利商标局存在着不同的认识。本文认为，MPEP对实用性与充分公开之间的关系的处理，较具合理性，值得我国借鉴。

三、TRIPS协议和SPLT条约草案中的实用性审查标准

TRIPS协议(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，与贸易有关的知识产权协议)和SPLT条约草案是(Draft Substantive Patent Law Treaty，实体专利法条约草案)与专利有关的比较重要的国际协议和国际条约，其中的实用性规定在统一协调各国的实用性审查标准方面具有重要的作用。TRIPS协议是一个已生效的国际协议。SPLT条约草案在磋商阶段即遭搁置，但在磋商过程中呈现的各方观点，一方面表明在国际层面上统一实用性条件的重重困难，另一方面提示各方为达成实用性条件的统一而应努力的方向，其中孕育着实用性审查标准的国际发展趋势。

(一)TRIPS协议中的实用性审查标准

TRIPS协议首次在国际层面上统一规定了授予专利权的实质条件。TRIPS协议第27条规定，在所有技术领域内，任何发明，不论是产品发明，还是方法发明，只要具备新颖性、创造性并可付诸产业应用(capable of industrial application)，均应当授予专利；在为第27条提供的注释中，TRIPS协议指出：“可付诸产业应用的”可以被成员国视为“有用的(useful)”的同义语。TRIPS协议的这一注释清楚地表明，“可付诸产业应用的”与“有用的”在本质上还是有所区别的，只是在TRIPS协议中被作为同义语看待而已。“可付诸产业应用的”与“有用的”之间的关系类似于我国著作权法上“著作权”与“版权”之间的关系，尽管“著作权”和“版权”实质上具有不同的内涵，但在我国的著作权法上“著作权”和“版权”就能成为同义语。

TRIPS协议也有对发明充分公开的规定。TRIPS协议第29条规定，成员国应当要求专利申请人采用足够清晰且完整的方式披露其发明，以使本领域的技术人员能够实施该发明，并可以要求专利申请人披露发明人在专利申请日或者优先权日知晓的实施发明的最佳模式。从语言表述上看，TRIPS协议对发明充分公开的要求与美国专利法第112条的要求是一样的。

(二)SPLT条约草案中的实用性审查标准

虽然SPLT条约草案远不如TRIPS协议知名，但却是在国际专利一体化进程中取得的阶段性重要成果，体现了国际专利法从协调各国专利法到统一各国专利法转变的动向。本文参考的SPLT条约草案系世界知识产权组织(WIPO)专利法常设委员会(Standing Committee on the Law of Patents，简称SCP)于2001年5月14—19日在瑞士日内瓦召开的第5次会议上讨论的SPLT条约草案(Draft Substantive Patent Law Treaty，SCP/5/2)，同时参考的还有SPLT条约草案实施细则和实践指南草案(Draft Regulations and Practice Guidelines under the Draft Substantive Patent Law Treaty，SCP/5/3)。

SPLT条约草案在三个条款(第16—18条)中分别对发明应具备的实用性、新颖性和创造性做出了明确规定。依据第16条的备选条款A，一项发明，就其性质而言，如果可以“在任何类别的产业上制造或者使用”“拥有一项特定的、实在的和可信的用途”，就应当被视为适于产业应用的(有用的)①；第16条的备选条款B则是“删除产业应用性/实用性要求”，也就是说，对实用性不做任何规定。与TRIPS协议采用脚注的方式不同，SPLT条约草案直接将“适于产业应用的”和“有用的”两个术语并列置于第16条备选条款A之中，第16条就是以“产业应用性/实用性”(Industrial Applicability/Utility)作为条目标题的，将“产业应用性”和“实用性”等同看待的意图非常明显。

SPLT条约草案第11条系对发明充分公开的规定，它的备选条款A规定，申请人应当采用足够清晰且完整的方式披露其发明，以使本领域的技术人员能够实施该发明。比较而言，该草案第11条备选条款A的文字表述与TRIPS协议第29条没有什么不一样。然而，第11条备选条款A对实施发明的最佳方案的公开没有提出要求，这是与TRIPS协议第29条不一样的地方。SPLT条约草案第11条的备选条款B采用不同的措辞对发明的充分披露提出要求：对申请专利的发明的披露应当是充分的，申请专利时提交的说明书、权利要求书和附图足以使本领域的技术人员不需进行过量试验即可将该发明付诸制造和使用。SPLT条约草案第11条备选条款B也没有对实施发明的最佳方案的公开提出要求。

(三)TRIPS协议和SPLT条约草案中的实用性审查标准对比分析

产业应用性强调发明能够在产业上制造或者使用，在意的是发明的再现性，而实用性强调发明能够具备实际的用途，在意的是发明的价值性。在传统的技术领域(如机械、电子)，能够在产业上制造或者使用的发明一般都具有不证自明的用途，而在新兴的技术领域(如化学、生物)，发明的再现性常常是不证自明的，但发明的用途却不那么清晰可见，有待实验数据证明。正如前文已述，“产业应用性”和“实用性”在内涵上本不相同，但被人们视为同义语了。

尽管TRIPS协议和SPLT条约草案均将“产业应用性”和“实用性”视为同义语，但两个用语背后的观念已经根深蒂固，双方(主要是美欧各自代表的双方)固执己见，不肯妥协，因此要把这两个用语的内涵真正统一起来并非易事。TRIPS协议没有在国际层面上实现实用性要件的真正统一。在SPLT条约草案讨论中，缔约磋商各方未能就调和产业应用性和实用性两个术语内涵的统一条款达成一致意见，直到2005年5月第11次专利法常设委员会会议上，仍没有就产业应用性和实用性的协调统一达成共识，致使SPLT条约草案的协商工作自2006年起暂停至今。

若SPLT条约能够达成，存在一种可能性，那就是需要调和欧洲的产业应用性标准与美国的实用性标准，方法就是，在SPLT条约中将产业应用性(实用性)规定为发明能够在任何类别的产业上制造或者使用的特性，在SPLT条约实施细则或者实践指南中将产业应用性(实用性)解释为发明具有特定的、实在的和可信的用途。可以预料的是，按照这样一个解释思路走下去，SPLT条约在形式上采纳了欧洲的产业应用性标准，但在各国的专利审查实践中，审查员实际适用的是美国的实用性标准。不过，这是不是可以反映出产业应用性标准渐渐向实用性标准靠拢的发展态势呢？

对于实用性与充分公开之间的关系，不管是TRIPS协议，还是SPLT条约草案，均没有提及，SPLT条约草案实施细则和实践指南草案也没有提及。因此，对于违背自然规律的发明专利申请，以什么样的理由做出驳回决定，悉数交由各国自行规定，TRIPS协议和SPLT条约草案不持任何立场。本文认为，原因可能在于，TRIPS协议不是各国专利局授予专利权的直接法律依据，即便SPLT条约将来能够达成，也不可能成为各国专利局授予专利权的直接法律依据，实用性与充分公开之间的关系可以交由各国自行处理。

四、对我国实用性审查标准的评价

我国专利法上的实用性的含义与欧洲的产业应用性较为接近一点，与美国的实用性相对来说较远一些。从整体上看，与美国和欧洲，以及TRIPS协议和SPLT条约草案的实用性审查标准相比，我国的实用性审查标准存在三大明显的不同。

(一)要求发明或者实用新型“能够产生积极效果”

不管是“产业应用性”标准，还是“实用性”标准，根本就没有发明“能够产生积极效果”的规定，只要求发明在产业上能够实现(“产业应用性”标准)或者在产业上有用(“实用性”标准)。以比较的眼光观察，会惊奇地发现，仅有我国的专利法针对发明或者实用新型提出了“能够制造或者使用”并且“能够产生积极效果”的双重要求。很明显，我国的实用性审查标准高于“产业应用性”标准和“实用性”标准，换言之，我国的实用性门槛高于美国和欧洲，也高于TRIPS协议和SPLT条约草案设定的标准。这已成为一个不争的事实。

本文认为，对“积极效果”的要求系对实用性内涵的误读。实用性审查的重点是，判断发明或者实用新型是否能够在产业上制造或者使用(“产业应用性”标准)或者在产业上解决实际问题(“实用性”标准)。至于解决问题的效果怎么样，是积极的，还是消极的，也就是说，发明或者实用新型在产业上能够产生什么样的技术效果，是积极的技术效果，还是消极的技术效果，则不属于实用性审查的范围。强行植入“能够产生积极效果”的内容，系对实用性的错误理解造成的，为实用性赋予了不应有的内涵。

(二)在“制造或者使用”前面没有使用“产业”限定语

EPC公约、TRIPS协议和SPLT条约草案在规定实用性时，均使用了“产业”这一限定语，意在强调，不管是在制造过程中，还是在使用过程中，发明的制造或者使用均能够在产业上重复再现，既不是一次性制造，也不是一次性使用。其中的“产业”从来都是从最宽泛的意义上去解释的。SPLT条约草案明确指出，按照《巴黎公约》第1条第3款解释工业产权的方式，从最广泛的意义上去解释“产业”。依据《巴黎公约》第1条第3款对工业产权的解释，最广泛意义上的“产业”不仅仅是指严格意义上的工业和商业，而且也是指农业和采掘业及所有的制造产品或者自然产品，例如葡萄酒、谷物、烟叶、水果、牛、矿物质、矿泉水、啤酒、花卉和面粉。

本文注意到，与EPC公约、TRIPS协议和SPLT条约草案迥然不同的是，我国专利法在界定实用性时，没有使用“产业”一词，仅强调发明或者实用新型能够“制造或者使用”。那么，在“制造或者使用”前面没有“产业”限定语，是不是我国专利法上实用性的“产业”特性就没有了呢？答案自然是否定的。对于我国专利法上的实用性，学术界和实务部门均是在“产业”的层次上解释“制造或者使用”的，也是在最广泛的意义上解释“产业”。比如，我国专利审查指南将实用性解释为“发明或者实用新型……能够在产业上制造或者使用”，并认为“产业……包括工业、农业、林业、水产业、畜牧业、交通运输业，以及文化体育、生活用品和医疗器械等行业。”

基于上述分析，对“产业”的最广泛解释在国际国内都是一致的，没有“产业”限定语并没有对我国的发明或者实用新型的实用性审查产生什么实质性的影响，甚至连形式上的影响都没有。然而，不得不指出的是，我国的实用性标准实质上是倾向于欧洲的产业应用性标准的，着重评价的是发明或者实用新型的“能够制造或者使用”特性。生物、化学领域发明的出现凸显了将实用性内涵局限于“能够制造或者使用”特性的缺陷，消除该缺陷需要学习美国专利法上的实用性标准，在我国的实用性审查标准中引入“实际用途”特性的评价，用以替代“积极效果”特性的评价。本文主张，重新诠释我国专利法上的实用性概念，将其解释为“实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且具有实际用途”。前半部分着重考察发明或者实用新型在产业上的再现性，后半部分将我国现行专利法上的“能够产生积极效果”文字表述替换下来，着重考察发明或者实用新型在产业上的有用性，即发明或者实用新型具有可信的特定且实在的用途。此一主张与后文“引入发明或者实用新型用途披露一般规定”的建议是遥相呼应的。

(三)忽略了充分公开与实用性之间的内在联系

美国专利审查程序手册和欧洲专利审查指南均明示了各自的专利法及专利公约中发明实用性条款与说明书充分公开条款之间的适用关系。对于我国专利法第22条第4款(实用性)和第26条第3款(充分公开)之间的适用关系，我国的专利审查指南仅仅指出：“因不能制造或者使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书公开的程度无关。”很显然，我国专利审查指南置说明书公开的程度于不顾，根本不考虑发明或者实用新型不具备实用性必然导致说明书公开不充分的情况，完全忽略了第22条第4款和第26条第3款之间的内在联系。在专利审查实践中，审查员常常感到迷茫，遇到技术方案存在固有缺陷的专利申请时，难以准确适用实用性条款和充分公开条款，更难以把握实用性条款和充分公开条款之间的关系。[8]

比较充分公开条款中的“能够实现”和实用性条款中的“能够制造或者使用”，可以发现，两者的落脚点存在共同之处，那就是，都着眼于发明或者实用新型的实施，只是两者的出发点存在不同而已，充分公开从信息披露出发，实用性从技术方案再现出发。然而，我国专利审查指南完全无视实用性与充分公开之间存在的联系，将两者武断地割裂开来。当申请专利的发明或者实用新型因技术方案存在固有缺陷而不具备实用性时，一律将不具备实用性作为驳回专利申请的理由，根本不考虑同时还存在着未充分公开的问题。

五、我国实用性审查标准的重构

本文提出构建一个宽严相济的实用性审查标准的设想，这样一个标准既不能失之于过宽，也不能失之于过严，要能够适应我国的国情及现实需要，有利于推动科技创新。为达此目的，需要对我国现行的实用性审查标准进行重构。

(一)取消“能够产生积极效果”的要求

“能够产生积极效果”本来就不应当是实用性要件应该包含的内容。本文主张，不再对发明或者实用新型提出“能够产生积极效果”的要求，将“能够产生积极效果”的文字表述替换为“具有实际用途”，让实用性要件恢复其应有的面貌，评价发明或者实用新型的可再现性，也评价发明或者实用新型的有用性。凭借实用性审查应当达到的目标是，奖励发明人为社会公众作出的贡献，将专利权真正授给在产业上能够制造或者使用同时在产业上具有实际用途的发明或者实用新型，杜绝将专利权授给虽然在产业上能够制造或者使用但在产业上缺乏实际用途的发明或者实用新型。

美国专利法上的“实用性”(utility)源于“有用的”(useful)一语，要求发明具有某种或者某些可信的特定且实在的用途，并没有积极效果的要求。欧洲的“产业应用性”(industrial applicability)要求发明能够在产业上予以制造或者投入使用，也没有积极效果的要求。相比较而言，仅有我国的实用性要件关注发明或者实用新型的积极效果。

“积极效果”是相对于“消极效果”而言的，这提示我们，实用性应当像专利新颖性和创造性一样，是一个有参照对象可供做比较分析的对比性概念。在我国专利法上，专利新颖性和创造性均有一个参照对象可供进行对比分析，这个参照对象就是“现有技术”。然而，我国专利法并没有为实用性设立一个参照对象，没有参照对象的话，“积极效果”的判断就无从说起。

我国专利法从来没有为实用性设立过什么参照对象，只有1993年版本的专利审查指南曾经将“现有技术”确定为实用性的参照对象：“积极效果，是指发明或者实用新型……产生的经济、技术和社会的效果……同现有技术相比，这些效果应当是积极的和有益的。”不过，在2001年版本的专利审查指南中，再也见不到“同现有技术相比”这样的文字表述了。原因在于，我国专利行政机关对于实用性要件的认识发生了明显的改变，真正认识到实用性本来就不是一个对比性概念。

实用性不评价发明或者实用新型的“积极效果”，那么，哪个指标可用来评价发明或者实用新型的“积极效果”？答案无他，这个指标就是同属专利“三性”之一的创造性。创造性定义中的“显著的进步”(发明)和“进步”(实用新型)分别有对于发明所产生的技术效果和实用新型所产生的技术效果的评价。以发明为例，我国专利审查指南指出：“发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果”；“在评价发明是否具有显著的进步时，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果”。由此看来，创造性本来就有评价发明或者实用新型技术效果的内容，完全没有必要再在实用性中进行重复评价。

将“能够产生积极效果”的要求从实用性要件中剔除出去以后，发明或者实用新型的技术效果的评价，就从实用性要件转移到了创造性要件那里去了。实用性要件和创造性要件各司其职，不仅能够避免法律规定的相互重叠，而且也能够体现立法资源节约的原则。

(二)澄清充分公开与实用性之间的适用关系

我国的专利审查指南割裂了充分公开与实用性之间的联系，没有就如何处理两者之间的适用关系做出恰当的规定。然而，本文认为，充分公开与实用性之间存在着难以割裂的内在联系。

一方面，专利说明书公开充分与否，对包括实用性在内的专利“三性”的判断会产生重要的影响。仅就实用性而言，如果所属技术领域的技术人员根据说明书记载的内容，不能将发明或者实用新型付诸实施，必须进行过量的实验才能实现，那就表明说明书公开不充分，在这种情况下，审查员就会认为申请专利的发明或者实用新型没有制造或者使用的可能性，做出不具备实用性的判断就成为一种必然，这显然是专利说明书公开不充分造成的。说明书公开不充分，继而怀疑发明或者实用新型的实用性，是有“足够的理由”的[9]，因为所属技术领域的技术人员凭借未充分公开的说明书，不知道而且也不可能知道如何将发明或者实用新型付诸实施。对于这类专利申请，应当以不具备实用性且未满足充分公开要求为由做出驳回决定。

另一方面，发明或者实用新型因其技术方案存在固有缺陷而当然不具备实用性，必然导致专利说明书公开不充分。不管是发明，还是实用新型，只要技术方案存在固有缺陷，就没有制造或者使用的可能性，也就是说，不具备实用性。在这种情况下，任凭专利申请人对发明或者实用新型作出怎样的说明，也不可能使所属技术领域的技术人员将该发明或者实用新型予以实现，这意味着说明书没有，实际上也不可能满足“清楚、完整”的要求。因此，因技术方案固有的缺陷引起的实用性的缺失总是与充分公开的缺位相伴而生的。

我国专利法上的实用性条款与充分公开条款之间的关系长期令人困惑。正确处理实用性条款与充分公开条款之间的适用关系，实质上是要明确，当发明或者实用新型因技术方案存在固有缺陷而欠缺实用性时，以什么样的理由做出驳回专利申请的决定：是不具备实用性？还是公开不充分？抑或两者并用？本文认为，学习美国的做法，摒弃欧洲的做法，我国的选择应当是“两者并用”，同时以不具备实用性和公开不充分两个理由做出驳回专利申请的决定，因为在这类专利申请中不具备实用性和公开不充分是同时存在的。

建议在我国专利审查指南第二部分第二章“2.1.3能够实现”(涉及公开不充分的情形)一节中，增加一项内容：“(6)说明书给出的技术方案明显违背自然规律，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容不能够实现。以第(6)项理由驳回专利申请时，也以不具备实用性为由驳回专利申请。”同时，建议在我国专利审查指南第二部分第五章“3.2审查基准”(涉及不具备实用性的情形)一节中，将“因不能制造或者使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书公开的程度无关”替换为“申请专利的发明或者实用新型违背自然规律时，应当以不具备实用性为由驳回专利申请，也以未充分公开为由驳回专利申请”。

需要说明的是，发明或者实用新型经过实用性审查，获得了具备实用性的认定结果，是不是意味着充分公开的要求也得到了满足？答案是不一定。所属技术领域的技术人员必须进行过量的试验，才能将发明或者实用新型付诸实施，这样的专利申请难以满足充分公开的要求，但不能说实用性的要求没有得到满足。在这种情况下，应当单独以说明书公开不充分为由驳回专利申请，以与实用性和充分公开均不具备的专利申请有所区别。

有必要在此提及的是，TRIPS协议及美国专利法在发明充分公开条款中，要求发明人披露在专利申请日或者优先权日所知的实施发明的最佳方案。那么，我国专利法要不要在第26条第4款充分公开要求中增加类似规定呢？从积极的一面来看，要求发明人披露实施发明的最佳方案，一来可以预防发明人将最佳的实施方案隐藏起来，二来方便同行业的竞争对手将创新建立在最佳方案的基础上。尽管如此，本文还是不主张增加要求发明人披露实施发明的最佳方案的规定。不主张增加的第一个原因是，最佳方案系一个主观上的判断，披露的方案只要是发明人主观认为已属最佳即符合披露要求，但是否属最佳方案难以判断。不主张增加的第二个原因是，实施发明的最佳方案是动态变化着的，在申请日或者优先权日披露的最佳方案不会一直最佳下去，或许一过申请日或者优先权日就不再是最佳方案了。美国专利法对最佳方案披露的规定，由极具实质意义转向仅具形式意义，富有启发意义。不主张增加的第三个原因是，TRIPS协议第29条规定，成员国“可以”(may)而不是“应当”(shall)要求专利申请人指明最佳实施方案。成员国有权自主决定是否在其国内法中做出要求专利申请人披露最佳实施方案的规定，要求或者不要求专利申请人披露最佳实施方案都符合TRIPS协议的要求。

本文注意到，依据我国专利法实施细则的规定，在专利说明书应当包括的内容中，“发明或者实用新型的具体实施方式”赫然在列，该实施方式应当是申请人认为的“实现发明或者实用新型的优选方式”，必要时，举例说明。另外，我国专利审查指南仔细解释了“实现发明或者实用新型的优选的具体实施方式”及“实施例”，并专门规定化学领域发明专利申请的实施例要求。本文认为，包括“实施例”在内的“具体实施方式”尽管有“优选”的要求，但没有“最佳”的限定，因而不会出现像“最佳方案”那样难以判断的问题。更重要的是，尽管“具体实施方式”是专利说明书的重要组成部分，对充分公开与否的判断具有决定性的作用，但其作用并没有被提升至不应有的可导致专利权被撤销、无效或者不可执行的程度。在我国专利法上，没有提供“具体实施方式”，或者提供的具体实施方式不是优选的实施方式，仅会影响说明书公开是否充分，以及实用性是否具备的判断，但不会产生专利权被撤销、无效或者不可执行的后果。因此，本文主张，有关“具体实施方式”的规定可继续保留下去。

(三)引入发明或者实用新型用途披露一般规定

我国专利法上的实用性强调发明或者实用新型能够制造或者使用，这只回应了社会公众对于发明或者实用新型可实施性的关切。但是，社会公众对于发明或者实用新型有何用途的关切，现行的实用性规定没有给予回应。本文认为，引入发明或者实用新型用途披露机制，以此回应社会公众的后一个关切。

以往的发明或者实用新型集中在机械、电子等领域，其实际用途可以较为直观地呈现出来，即使专利申请人不在专利说明书中披露，社会公众特别是所属技术领域的技术人员也能够从专利申请文件中识别出来。然而，随着生物、化学等领域新兴技术的问世，这些新兴领域的发明或者实用新型(在生物、化学领域，主要是发明，罕有实用新型)在申请专利的时候，如果申请人不披露实际用途，所属技术领域的技术人员就难以从专利申请文件中明了这些发明或者实用新型究竟有何用途，更别说社会公众了。因此，在我国专利法上，要求专利申请人在专利说明书中披露发明或者实用新型的实际用途是非常必要的。

专利申请人应当在说明书中披露发明或者实用新型的实际用途，专利法可不限制披露的实际用途的数量，但可要求至少披露一种实际用途。在专利审查实践中，审查员要审查申请人披露的实际用途是否符合实用性判断要求，即该实际用途是不是可信的特定且实在的用途。②若审查结果是肯定的，就作出发明或者实用新型具备实用性的认定，若审查结果是否定的，就不应作出发明或者实用新型具备实用性的认定。当申请人披露了多种实际用途时，只要一种用途或者部分用途满足了实用性要求即可。

欧洲专利审查指南规定，根据说明书记载的内容或者基于发明的特性，发明适于产业应用的方式(用途)不易被发现，即不是显而易见的，就应当在说明书中清楚地披露出来。在大多数情况下(如机械、电子领域的发明)，发明适于产业应用的方式具有自显性，无须再在说明书中描述；仅在少数情况下(如生物、化学领域的发明)，发明适于产业应用的方式不具有显而易见性，如某些涉及基因序列的生物技术发明，就必须作出清晰的披露。这说明，不是发明的所有用途都应当在说明书中披露，要求披露的仅限于不具有自显性的用途。我国专利法或者专利审查指南也应如此规定：发明或者实用新型的实际用途不具有自显性的，专利申请人应当在说明书中明确披露。

基于前面的分析，即使专利申请人没有在说明书中披露发明或者实用新型的任何实际用途，审查员也不能径直判定发明或者实用新型不具备实用性，因为没有披露并不意味着发明或者实用新型真的没有实际用途。在这种情况下，审查员依然应当审查发明或者实用新型是否具有所属技术领域的技术人员能够识别的实际用途，并做出发明或者实用新型有无实用性的判断。同样，即使专利申请人在说明书中披露了多种实际用途且这些实际用途全都不符合实用性要求，审查员也应审查在已披露的实际用途之外是否存在所属技术领域的技术人员能够识别的实际用途。只有在披露的实际用途之外，没有发现所属技术领域的技术人员能够识别的实际用途，审查员才可以推定发明或者实用新型不具备实用性。当然，不披露用途或者用途披露不当引起的法律后果应当由专利申请人承担，这其中的法律后果就是，审查员没有发现所属技术领域的技术人员能够识别的实际用途，可以据此做出发明或者实用新型不具有实用性的判定。

关于发明用途的披露，我国专利审查指南针对涉及化学产品和遗传工程产品的发明明确提出了披露的要求，这两类发明的用途应当在说明书中予以披露。“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”指出，要求保护的发明为化学产品本身的，说明书中应当记载化学产品的用途……至少记载一种用途。另外，根据“有关生物技术领域发明专利申请的审查指引”，对于涉及基因……的发明，应在说明书中描述其用途……

与欧洲专利审查指南相比，我国专利审查指南关于发明用途披露的规定仅限于化学和生物技术领域的发明，应当将此规定适用于全部技术领域。同时，应当考虑到这样一种情况，即大多数的发明或者实用新型的实际用途具有自显性，所属技术领域的技术人员能够识别出来，只有不具有自显性的用途，难以被所属技术领域的技术人员识别，才有披露的必要。因此，建议在我国专利审查指南第二部分第二章“2.1说明书应当满足的要求”一节中，在“充分公开”条款之后，紧接着增加一款内容，作为发明或者实用新型用途披露的“一般规定”。该“一般规定”的具体表述建议为：发明或者实用新型的实际用途，对于所属技术领域的技术人员来说，是难以识别的，应当在说明书中予以描述。“一般规定”增加之后，专利审查指南关于化学和生物技术领域发明用途披露的规定就有了正当性基础，同时也体现了法律规定的一体适用特性。

我国专利法实施细则也有发明或者实用新型用途披露的相关规定。专利法实施细则第23条(涉及说明书摘要应当写明的内容)规定，“说明书摘要应当……写明发明或者实用新型的……主要用途”，但专利法实施细则第17条(涉及说明书应当包括的内容)却没有把发明或者实用新型的“主要用途”列为说明书应当包括的内容。将发明或者实用新型的“主要用途”写在说明书摘要中，而不是写在说明书中，有本末倒置之嫌。按理说，发明或者实用新型的主要用途应当在说明书中披露，且根据发明或者实用新型的内容及特性，应当要求披露非自显性的用途。因此，建议在专利法实施细则第17条中增加一项内容：“(六)主要用途：写明发明或者实用新型的主要用途，但具有自显性的用途除外。”

(四)坚持高度盖然性的实用性证明标准

在实用性审查过程中，至关重要的一个问题是，对于发明或者实用新型实用性存在与否的证明，应当采取什么样的标准？是排除合理怀疑的证明标准，还是高度盖然性的证明标准(或称盖然性占优势的证明标准)？

若要采取排除合理怀疑的证明标准，对专利申请人来说，最有效的举证方法是，将专利产品制造出来，或者将专利方法投入实际使用，让社会公众能够感受发明或者实用新型的实际用途，以此方式证明发明或者实用新型的实用性方能达到排除一切合理怀疑的程度。若真要求申请人这样证明其发明或者实用新型的实用性，那么，这与专利制度发展初期威尼斯政府和美国政府要求发明人提供发明“模型”或者“样品”有什么两样？专利制度发展到现在，提供发明“模型”或者“样品”的要求早已成为历史。中外专利法上的实用性仅要求发明或者实用新型具有可付诸制造或者使用的可能性，而不要求实际制造出来或者实际投入使用。何况，排除合理怀疑的证明标准一般适用于刑事案件，而在发明或者实用新型实用性审查中则没有适用的余地。

若要采取高度盖然性的证明标准，就要均衡考虑专利申请人作为一方当事人提出的发明或者实用新型具有实用性的证据与另一方当事人提出的发明或者实用新型不具有实用性的证据。在双方当事人都没有足够的依据否定对方证据时，需要判断一方证据的证明力是否明显大于另一方证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认。因此，基于高度盖然性的证明标准，均衡考虑双方当事人提供的证据，若发明或者实用新型具有实用性的可能性高于不具有实用性的可能性，也就是说，具备实用性的证据的证明力大于不具有实用性的证据的证明力，就应认定发明或者实用新型具有实用性，否则，就应做出不具有实用性的认定。

我国专利审查指南确立了专利权无效宣告程序中证据运用的若干规则，但没有指明应当采用何种证明标准。专利审查指南第四部分第八章规定，对于同一个事实，双方当事人提出了相反的证据，但都不足以否定对方的证据，“专利复审委员会应当结合案件情况，判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认”。这清楚表明，专利审查指南对于高度盖然性的证明标准是予以认可的，这一标准不但能够适用于专利复审及无效宣告程序中，也应当能够适用于其他类型的专利案件中，如专利侵权纠纷案件。

基于上述分析，高度盖然性的证明标准应当成为我国实用性审查中有关证据审核认定的证明标准，并应当予以坚持。

六、结语

为了重构我国实用性审查标准而建议的上述四项措施，就其所能产生的效应而言，有的产生松绑的效应，有的产生紧缩的效应，有的产生复原的效应。毫无疑问，取消“能够产生积极效果”的要求，将发明或者实用新型的“积极效果”交由“创造性”去评价，必定能对实用性审查标准产生松绑的作用。澄清实用性与充分公开之间的适用关系，以合适的理由驳回技术方案存在固有缺陷的专利申请，可令实用性审查标准回归其原有的本位。引入发明或者实用新型用途披露一般规定，拒绝用途不明的专利申请，在一定程度上收紧了实用性审查标准，尤其是抬升了生物、化学领域发明的实用性门槛。坚持高度盖然性的实用性证明标准，实际上就是将实用性审查标准建立在审查员“对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断”的基础上，并在实用性审查标准上打上了审查员自由心证的烙印，相较于采取排除合理怀疑的证明标准，使实用性审查标准呈现出一定的灵活性。

本文认为，综合运用上述四项措施，可以构建出一个既不过于宽松又不过于严苛并具有一定灵活性的实用性审查标准，这样的标准即属于本文主张的宽严相济类型，可以因应经济社会发展的实际需要，促进创新驱动和科技强国战略的实施。

注释：

①industrially applicable (useful)。

②特定用途是相对而言的，要“特定”到什么程度才能满足特定用途的要求，取决于说明书中披露的用途能否在产业上或者生活中直接应用，而无须进一步的实验。例如，将一种化学物质的用途描述为可以用来治疗感冒，是不符合特定用途要求的，因为感冒有很多种，若描述为可以用来治疗病毒性感冒，则符合特定用途的要求。