论惩罚性赔偿在专利法中的引入

朱木阑

（华东政法大学知识产权学院，上海 200050）

截至2018年7月1日，在“中国裁判文书网”中，利用“高级检索”，在“法律依据”中输入“《中华人民共和国商标法》第六十三条”，共检索出15491条记录，然后在搜索框中输入“惩罚性赔偿”，进行全文检索，共发现84条记录。对检索出的84条记录逐一进行查阅，仅发现4个获得支持的“惩罚性赔偿”判决。这一现象引起了我们对《商标法》规定的“惩罚性赔偿”的合理性与必要性的思考。同时也使我们对知识产权全面引入“惩罚性赔偿”的必要性产生了疑惑：在这种情况下，《专利法》是否有必要引入“惩罚性赔偿”？若有必要，其制度如何设计才更能发挥效用，如对适用条件中的“故意”应作何理解，与法定赔偿的关系应如何定位（是否兼容），与举证责任如何衔接，与侵权法奉行的“填平原则”如何适配，这些问题都值得思考。

一、惩罚性赔偿的立法现状

（一）国外立法

1.美国法律。美国《兰哈姆法》第35（a）条（美国联邦法典15篇第1125（a）条）规定在估算损害赔偿时，法院可以依据衡平的原则，在已经裁定的损害数额的基础上，判给更多的损害赔偿金，但不得超过已裁定数额的3倍。①很多人将其视为美国商标法规定惩罚性赔偿的依据，但该法条明确规定，3倍的损害赔偿只是依据衡平原则对商标所有权人的补偿，而非对侵权人的惩罚。可见，《兰哈姆法》不允许惩罚性的损害赔偿。

根据美国专利法第284条，法院可以将损害赔偿的数额增加到2～3倍。法条本身并没有明确其性质，是通过了一系列的判例确定该加重赔偿为惩罚性。在1952年专利法后，该赔偿为惩罚性质基本无争议。在判断是否该适用惩罚性赔偿时，是否有意（willful）侵权是重要因素。

综上所述，美国在专利法中明确规定了惩罚性赔偿，其商标法即《兰哈姆法》并不支持惩罚性赔偿，但各州普通法商标领域并不排斥惩罚性赔偿。

2.加拿大法律。加拿大《著作权法》明确规定了著作权侵权可能承担惩罚性赔偿责任。其第38条第1款规定：“第（1）项规定的适用并不影响版权所有人可能获得示范性或惩罚性损害赔偿的任何权利。”②第一项的规定是关于法定赔偿的。这一条文不仅明确表示加拿大著作权法认可惩罚性赔偿，还说明其采取了一种法定赔偿与计算赔偿并行为基础的立法模式。

3.德国的规定。德国知识产权法不论是在立法上还是在司法上都体现了传统大陆法系国家的态度，支持填平原则。完全补偿原则是处理损害赔偿的基本原则，不接受和不承认“公私法混合体”的惩罚性赔偿，其专利法中的损害赔偿制度就是如此。

4.日本的规定。日本的特许法第102条对侵犯发明专利的损害赔偿做出了规定，第一款为根据权利人的损失，第二款为根据侵权人获得的利润，第三款是可能的许可费，该条款总体采取填平原则。平成九年日本最高裁判所做出的判决对民事案件（包括知识产权案件）正面否定了惩罚性赔偿。

（二）国内立法

惩罚性赔偿这一制度在国内最先出现在《消费者保护法》中，其后出台的《合同法》《侵权责任法》《食品安全法》中也都有所体现。在知识产权领域，2013年《商标法》修改后，正式在第63条中明确规定：“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”③该条款被许多人视为明确规定惩罚性赔偿。但其实这种多倍数赔偿是否为“惩罚性”值得探究。《著作权法》修改草案送审稿（修改稿）第五十三条规定：“对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下给予赔偿。”而在2015年12月2日国家知识产权局发布的《中华人民共和国专利法》修改草案征求意见稿中，同样规定了多倍赔偿，第68条第1款规定：对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，在按照上述方法确定数额的1倍以上3倍以下确定赔偿数额。④

二、《专利法》引入惩罚性赔偿的必要性

“惩罚”带有明显的公法属性，所以在考虑是否要在我国专利法中引入惩罚性赔偿时，很重要的一点就是探究公法对于恶意侵犯专利权的行为是否做出了足够的规制，该惩罚力度是否与该侵权行为相匹配。这种立法原则是可以从其他国家的立法经验中得出的。德国和日本作为传统的大陆法系国家坚守民事领域的填平原则，认为侵权人进行损害赔偿目的就是为了填平被侵权人的损失，如果这种损害赔偿的结果具有一定的威慑和预防作用，那也只是派生的、附属的效果。而惩罚性赔偿制度的出发点就是在对恶意侵权人进行制裁的同时通过高额的损害赔偿额达到一般预防的作用。二者有着本质的不同，从这样的指导思想出发，传统的大陆法系国家认为刑法和行政法才是制裁恶意侵权人并预防恶意侵权行为发生的解决办法。

而对于我国而言，虽然我国总体上来说是大陆法系国家，但我国刑法并未将专利侵权视为刑事犯罪。与之不同的是《中华人民共和国刑法》第213条、第214条为商标侵权构成犯罪的规定；第215条、第217条和第218条是关于著作权侵权构成犯罪的规定；第219条则规定了“侵犯商业秘密罪”。而第216条虽然与专利有关，但其规定的假冒专利不属于侵犯他人专利权的行为。由于刑事救济缺位，完善民事领域对恶意的专利侵权行为的惩罚制度意义重大。

三、《专利法》中惩罚性赔偿的修改建议

（一）对“惩罚性”的强调

在2015年形成的《专利法修订草案（送审稿）》中，第68条增加了多倍赔偿的规定，⑤其经过反复，最终采取了与《商标法》同样的规定，只不过适用条件更改为了“故意侵犯专利权的”。该条文的规定存在一定的问题，商标法与专利法中的多倍赔偿条款的目的和性质并不尽相同。采取该种定义和描述与惩罚性赔偿在专利法中应实现的目标有一定的出入，正如前文所述，立法机关在增添这一条款时并未强调其惩罚性反而侧重于其补偿性。但是，我们需明确多倍赔偿条款在专利法中所应起到的作用是在被侵权人不能获得刑事救济的情况下通过民事手段来部分实现公法的功能，也就是说，在条文中一定要强调其“惩罚性”。

（二）适用条件

除了强调惩罚性之外，还有一点值得注意的就是惩罚性赔偿的适用条件。美国在司法实践中有众多专利惩罚性赔偿的案例，立法经验值得我们借鉴。美国通过一系列判例确定了《专利法》284条的规定为惩罚性赔偿并明确了其适用条件为“有意（willful）”，但对“有意”的认定也经历了一系列变化，从最初的较低的过失标准到实质上近乎较低的“疏忽过失”再到目前的“轻率”标准。显然“轻率”（reckless）的程度是比故意要轻的，而是接近于重大过失，所以草案中采取“故意”一词并非最佳选择。

（三）计算基础的完善

虽然专利法与商标法多倍赔偿条款的性质不同，但计算基础是相同的，若要避免条文修改后成为“具文”的现象，势必要增强权利人损失和侵权人受益认定的有效性，这需要对我国现行损失计算方式做出一定的修改与完善，同时细化专利侵权举证责任或适当改变其举证责任设计。这样才能真正发挥惩罚性赔偿的作用。

根据《2018最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，不论是计算所失利润还是非法获利时都提到了一个概念即“合理利润”，在我国一般将合理利润解释为“平均利润”，这是与世界主流不符的，“边际利润”正逐渐成为计算赔偿金额的主流。在所失利润的计算方式上，英、美两国都采用了边际利润的方法；德国、日本则逐渐将边际利润的概念运用到非法获利的计算上。从各国司法实践来看，采取边际利润计算的赔偿计算方式往往是权利人最倾向选择的一种方式。基于我国法律规定了适用顺位的现实，笔者建议将所失利润计算中的“合理利润”解释为“边际利润”。由于边际利润远高于平均利润，采取边际利润计算法的结果往往远高于法定赔偿和非法获利，这种计算方式将大幅提高原告维权积极性，继而所失利润这种计算方式能更多地得到运用，更好地反映专利侵权损害的真实水平以实现法律设计的初衷。

当然，惩罚性赔偿制度的引入绝不意味着对权利人进行过度保护，过度保护只会影响社会创新的激情。法院在司法实践中对于是否判处惩罚性赔偿享有充分的自由裁量权，侵权者的主观过错是惩罚性赔偿的必要不充分条件，根据具体案情的不同法院可以做出不同的裁决。

四、结语

通过分析与对比，发现专利法草案中新增的惩罚性赔偿规定有不足之处，应予以修正，除明确多倍赔偿的惩罚性外，还不应将客观因素作为惩罚前提而只作为判断主观因素的辅助条件。同时，要完善计算基础的计算方式才能真正发挥惩罚性赔偿应有的作用。当然，该条款的适用绝不应导致对专利权利人的过度保护，这需要法官在自由裁量权范围内做出合理决定，同时立法机关也应明确实施细则。我们有充分理由相信惩罚性赔偿条款的引入会对我国专利的发展带来正面的影响，最终塑造一个尊重专利、维护专利、创新专利的环境。

注释：

①See 15 U.S.C.1117 (SECTION 35 OF THE LANHAM ACT)： RECOVERY FOR VIOLATION OF RIGHTS.

②See Section 38.1(7)，Copyright Act of Canada.

③《中华人民共和国商标法》。

④《中华人民共和国专利法》修改草案征求意见稿。

⑤《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》第六十八条：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。